智慧財產及商業法院民事判決113年度民商上字第20號上訴人即附帶被上訴人 敲金工珠寶有限公司兼法定代理人 詹怡玲上二人共同訴訟代理人 蔡億達律師被上訴人即附帶上訴人 施懿芳訴訟代理人 張嘉哲律師上列當事人間侵害商標權有關財產權爭議等事件，上訴人對於中華民國113年8月28日本院113年度民商訴字第7號第一審判決不利部分提起上訴，被上訴人為附帶上訴，本院於114年6月5日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
一、原判決不利於上訴人部分廢棄。
二、上開廢棄部分，被上訴人在第一審之訴及假執行之聲請均駁回。
三、被上訴人之附帶上訴及假執行之聲請均駁回。
四、第一審、第二審上訴及附帶上訴訴訟費用均由被上訴人負擔。
事實及理由
壹、實體事項：
一、被上訴人即附帶上訴人施懿芳（下稱其名）主張：施懿芳為註冊第02157959號、02159719號、02159482號「敲敲金工」商標（以下合稱系爭商標）之商標權人，指定使用於貴重金屬零售批發、戒指、手環、手鍊、耳環、首飾、珠寶等商品，專用期間自民國110年8月1日起至120年7月31日止。施懿芳打造之金工銀匠品牌敲敲金工已持續經營長達15年之久，並提供工藝教學體驗，於新北板橋、新竹、臺南等店，販售上開商品，全臺十大金工均有系爭商標品牌，系爭商標已然達知名之程度。上訴人即附帶被上訴人詹怡玲（下稱其名）明知與系爭商標相同文字「敲金工」商標，業經經濟部智慧財產局（下稱智慧局）核駁，卻仍於111年1月3日使用「敲金工」文字，將其原已設之巧食代有限公司（下稱巧食代公司）變更名稱為敲金工珠寶有限公司（即上訴人即附帶被上訴人，下稱敲金工公司，與詹怡玲合稱敲金工公司等），施懿芳於111年5月19日向詹怡玲寄發律師函禁止使用系爭商標後，敲金工公司等竟於112年9月間仍在網路販售近似系爭商標名稱之「敲金工」之戒指等商品，經營與施懿芳販售同類型之戒指商店，甚至於其銷售之Pinkoi網頁、痞客邦部落格等網頁上標示「敲金工」文字，兩商標消費族群、行銷管道、銷售場所及產製者等均有高度重疊情形，造成消費者之混淆誤認。另敲金工公司等雖稱早於西元2009年（即98年）即已使用「敲金工」，然並無佐證資料，且敲金工公司等提出之資料時間點（105年、107年、109年）（乙證1-乙證11）均晚於施懿芳網路店開幕時間(101年)，其等使用「敲金工」名稱，未使用「敲金工公司」文字，不符合公司名稱之使用方式，實難認善意先使用，而由甲證30、31、32、34，發現敲金工公司等除使用系爭商標外，還同時使用施懿芳註冊第01847146、02225617、0222623、02226504號「CHOCCY(Choccy)」商標於廣告文案上。又詹怡玲為敲金工公司負責人，應與敲金工公司負連帶賠償責任。爰依商標法第68條第3款、第69條第1項、第2項、第3項、第70條第2款、第71條第1項第3款及公司法第23條第2項規定提起本件訴訟。
二、敲金工公司等辯以：㈠敲金工公司等於98年開始使用「敲金工」於金工藝品，既早
於敲敲金工的成立時間（99年），敲金工公司等當無可能基於仿襲之意圖，使用系爭商標，敲金工公司等於105年將「敲金工」商標使用於店面橫幅、店面招牌、收納金工首飾之皮套、商品吊牌及首飾外盒。並於107年間以敲金工品牌參與「2018年工藝新秀˙璀璨揚星」聯展，亦曾於109年5月29日向大師策略行銷股份有限公司購買一頁式網頁廣告，而110年1月7日「Ciao金工影音」影片中可見經設計之「敲金工」商標文字，使用於商品上，敲金工公司等使用敲金工商標自98年起至今，並未間斷，早於系爭商標之申請日（110年3月3日），敲金工公司等依商標法第36條第1項第4款規定得主張「敲金工」商標不受系爭商標權效力所拘束。敲金工公司等於98年使用敲金工商標的意圖是否為善意，在行為當下就已經確定。至敲金工公司於111年1月3日將公司改名的事實，並不會影響敲金工公司等於98年使用敲金工商標的意圖。
㈡施懿芳提出之諸多證據，有關系爭商標都是作為眾多新竹店
家之一、某百貨的眾多專櫃之一，與其他品牌一併被介紹，介紹內容僅提及系爭商標提供之服務，且系爭商標所占的篇幅極小，無法看出系爭商標有何卓著之知名度。又施懿芳主張系爭商標著名時點為111年1月3日以前，然施懿芳提出的諸多證據，皆在該日以後。施懿芳另稱系爭商標獲臺南文化部優良產品、新竹市政府優良店家，然政府對優良產品的評審基準，與著名商標的審查基準截然不同，銷量或知名度不一定被考量在內，在標準不明的情況下，逕謂其足資證明系爭商標為著名，稍嫌速斷。系爭商標非著名商標，敲金工公司等將非著名商標使用為自己公司之特取名稱，並未違反商標法第70條第2款規定。況且敲金工公司等長期使用敲金工商標，將自己公司名稱與長期使用之商標名稱統一，符合一般商業常理。然若如原審判決類推適用商標法第70條第2款規定將系爭商標認定為著名商標，敲金工公司等將無法證明系爭商標非著名，也無法證明行為時(111年1月3日)系爭商標未臻於著名，是以，類推適用的結果，將使敲金工公司等無法防禦。
㈢又為了在情人節行銷代表愛情之戒指，才使用描述情人節相
關元素之文字例如巧克力(choccy)、愛情(love)、紀念日(anniversary)以及戒指(ring)作為hashtag。上開文字僅是描述情人節元素之描述性文字，並非用以指示商品來源，亦非作為商標使用，並無違反商標法第68條之問題。
三、原審判決：㈠敲金工公司不得使用「敲金工」文字作為其公司名稱，及不得使用含有相同或近似於系爭商標所示「敲敲金工」圖樣之商品、包裝、廣告、招牌、目錄或其他行銷表徵。㈡敲金工公司與詹怡玲應連帶給付施懿芳新臺幣（下同）33萬6仟元及自112年12月19日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息。㈢施懿芳其餘之訴駁回。㈣訴訟費用由敲金工公司等負擔二分之一，其餘由施懿芳負擔。㈤本判決主文第二項得假執行，但敲金工公司等如以33萬6仟元為施懿芳預供擔保，得免為假執行。㈥施懿芳其餘假執行之聲請均駁回。敲金工公司等上訴聲明：㈠原判決不利於敲金工公司等部分廢棄。㈡上開廢棄部分，施懿芳在第一審之訴及假執行之聲請均駁回。㈢第一、二審訴訟費用由施懿芳負擔。施懿芬就上訴部分之答辯聲明：㈠上訴駁回。㈡如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。㈢第二審上訴費用由敲金工公司等負擔。施懿芬附帶上訴聲明：㈠原判決不利於施懿芳之部分廢棄。㈡上開廢棄部分，敲金工公司等應再連帶給付施懿芳66萬4,000元，及自起訴狀繕本送達最後敲金工公司等翌日起(即112年12月19日)起至清償日止，按年息百分之5計算之利息。㈢第二項請求，施懿芳願供擔保，請准宣告假執行。㈣附帶上訴費用由敲金工公司等連帶負擔。敲金工公司就附帶上訴部分之答辯聲明為：㈠附帶上訴駁回。㈡附帶上訴費用由施懿芳負擔。㈢如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。
四、本件法官依民事訴訟法第463條準用同法第270條之1第1項第3款、第3項規定，整理兩造不爭執事項並協議簡化爭點如下：
㈠不爭執事項（見原審卷第339頁）：
⒈施懿芳為系爭商標(即註冊第02157959號、第02159719號、第
02159482號「敲敲金工」)之商標權人，指定使用於貴重金屬零售批發、戒指、手環、手鍊、耳環、首飾、珠寶等商品，專用期間自110年8月1日起至120年7月31日止。
⒉敲金工公司於111年1月3日將其公司名字稱由「巧食代有限
公司」，變更為敲金工公司，法定代理人均為詹怡玲(原證6)。
⒊施懿芳於111年5月19日委請律師發函通知敲金工公司更改公司名稱(原證8)。
⒋施懿芳前就詹怡玲侵害系爭商標行為提起刑事告訴，經臺灣
臺中地方檢察署檢察官以112年度偵字第6572號為不起訴處分。
㈡本件爭點（見原審卷第339頁）:
⒈敲金工公司使用「敲金工」文字作為公司名稱及在商品上使
用該名稱之行為，是否構成商標法第68條第3款或同法第70條第2款侵害商標權之行為？⒉敲金工公司等依商標法第36條第1項第4款規定主張「敲金工
」商標不受系爭商標權效力所拘束，是否有理由? (見本院卷三第517頁第1至3行言詞辯論筆錄)⒊施懿芳依商標法第69條第1至2項規定，請求敲金工公司排除
、防止侵害系爭商標，有無理由？⒋施懿芳依商標法第69條第3項、公司法第23條第2項請求敲金
工公司、詹怡玲連帶賠償，有無理由？⒌如認敲金工公司侵害商標成立，施懿芳得請求之賠償金額為
何？
五、本院得心證之理由：㈠按「下列情形，不受他人商標權之效力所拘束：…四、在他
人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似商品或服務。」商標法第36條第1項第4款定有明文。次按，「商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標：一、將商標用於商品或其包裝容器。二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。三、將商標用於與提供服務有關之物品。四、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同」同法第5條亦有明文。本規定立法理由以：「商標之使用，可區分為商標權人為維持其權利所為之使用及他人侵害商標權之使用兩種樣態，二者之規範目的雖有不同，惟實質內涵皆應就交易過程中，其使用是否足以使消費者認識該商標加以判斷。本條之目的在於規範具有商業性質之使用商標行為，所謂『行銷之目的』，與貿易有關之智慧財產權協定第16條第1項所稱交易過程（in the course of trade）之概念類似」。商標之使用，係於交易過程中，使用人於主觀上須基於表彰商品或服務來源之意圖，客觀上亦須使商品或服務之相關消費者，認識其係用以表彰商品或服務之來源，並藉以與他人之商品或服務區別。某行為是否為商標之使用，應審酌其目的與方法，依一般社會通念及市場交易情形予以判斷。
㈡由本判決附表「兩造證據資料比對表」編號2、6、7、17至
21、33至35所示內容可知詹怡玲及敲金工公司之前身巧食代公司於系爭商標申請日110年3月3日之前，自94年5月起至110年1月7日期間，其於行銷之目的，有使用「敲金工」文字及圖樣為商標於商品或其包裝容器，並持有、陳列、販賣前款之商品，將「敲金工」商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告，包括電子媒體、網路，符合商標法第5條規定商標之使用，雖施懿芳主張詹怡玲明知與系爭商標相同文字「敲金工」商標，業經智慧局於110年10月29日核駁，卻仍於111年1月3日使用「敲金工」文字，將其原已設之巧食代公司變更名稱為敲金工公司，施懿芳於111年5月19日向詹怡玲寄發律師函禁止使用系爭商標後，敲金工公司等竟於112年9月間仍在網路販售近似系爭商標名稱之「敲金工」之戒指等商品，經營與施懿芳販售同類型之戒指商店，甚至於其銷售之Pinkoi網頁、痞客邦部落格等網頁上標示「敲金工」文字字，兩商標消費族群、行銷管道、銷售場所及產製者等均有高度重疊情形，造成消費者之混淆誤認，實難認善意先使用等語。惟查，詹怡玲及敲金工公司之前身巧食代公司於系爭商標申請日前已使用與系爭商標近似之「敲金工」商標於同一或類似商品或服務，不會因為其等於系爭商標申請註冊後申請「敲金工」商標而遭智慧局核駁，以及於111年1月3日將巧食代公司變更名稱為敲金工公司，而影響其於系爭商標申請日前善意先使用「敲金工」為商標，因此，敲金工公司等辯稱其等使用「敲金工」商標符合商標法第36條第1項第4款規定，不受系商標權之效力所拘束，為有理由。
㈢又按「未得商標權人同意，明知為他人著名之註冊商標，而
以該著名商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱，有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞者，視為侵害商標權，商標法第70條第2 款定有明文。又按本法所稱著名，指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者，商標法施行細則第31條定有明文。商標或標章是否廣為相關事業或消費者所普遍認知，應以國內消費者之認知為準（參照大法官釋字第104號解釋）。參諸國內消費者得普遍認知該商標之存在，通常係因其在國內廣泛使用之結果，故應參酌如後因素：①商標識別性之強弱；②相關事業或消費者知悉或認識商標之程度；③商標使用期間、範圍及地域；④商標宣傳之期間、範圍及地域；⑤申請註冊之期間、範圍及地域；⑥商標成功執行其權利之紀錄；⑦商標之價值；⑧其他足以認定著名商標等因素。準此，本院應審酌上揭因素，判斷系爭商標是否已廣為國內相關事業或消費者普遍認知。再按註冊商標或公司名稱是否已廣為相關事業或消費者所普遍認知，可參酌使用該商標或公司名稱之商品、服務或營業，在市場上之行銷時間、廣告量、銷售量、占有率、商標或公司名稱之註冊或登記時間、識別性、價值、媒體報導量、消費大眾之印象等有關事項，並參酌市場調查資料，以綜合判斷之。倘僅商標或公司名稱特殊，雖經媒體多次報導，或曾獲得獎項，並不當然達成使消費者普遍認知之效果（最高法院104年度台上字第973號民事判決意旨參照）。
㈣經查，施懿芳主張系爭商標於敲金工公司111年1月3日為商工
登記時為著名商標(本院卷三第6頁第2至11行準備程序筆錄)，並提出本判決附表編號4、5、8至16、22至32、36、37、3
8、41至62、65為證，然觀諸施懿芳所提出之上開資料，本判決附表編號41至62、65為晚於111年1月3日之證據，不得作為系爭商標於敲金工公司111年1月3日為商工登記時是否為著名商標之證據，至於本判決附表編號4係敲敲金工開幕日之網頁報導、本判決附表編號5、8分別係關於Choccy故事之報導及CHOCCY商標之註冊(與系爭商標是否著名無關)、本判決附表編號9、10、12至16係敲敲金工網路或廣告之報導、本判決附表編號11係敲敲金工之各據點資料、本判決附表編號22至32係媒體、網路、雜誌、百貨關於敲敲金工之報導、本判決附表編號38係Pinkoi邀請信，雖均係施懿芳就系爭商標之使用資料，僅可知施懿芳就系爭商標之宣傳行為，然無從得知系爭商標商品之銷售量、市場占有率、系爭商標之價值、相關事業或消費者知悉或認識系爭商標之程度，揆諸前開見解尚不足以認定系爭商標均已達著名之程度。系爭商標既均非著名商標，則與商標法第70條第2款之構成要件不符，故施懿芳此部分主張尚不足採。
㈤原審判決雖然認為本件可類推適用商標法第70條第2款規定
，施懿芳於本件第二審亦依而主張敲金工公司不得使用「敲金工」文字作為公司名稱等語。然按，對於類推適用，最高法院有113年度台抗字第842號裁定、109年度台抗字第253號裁定，明確提及所謂類推適用是就法律未規定事項比附援引以其相類似事項之規定，加以適用，為基於平等原則及社會通念，以填補法律漏洞之方法。得否類推適用，應先探求法律規定之規範目的，再判斷得否基於「同一法律理由，依平等原則將該法律規定，類推及於該未經法律規範之事項。」經查，施懿芳於起訴時原以92年5月28日修正前商標法第61條第1項、第62條第2款規定為依據，主張敲金工公司等使用敲金工名稱作為公司名稱侵害系爭商標，嗣於原審準備程序更正並增加為依現行商標法第68條第3 款、第69條第1、3項及第70條第2款規定為憑藉。上開修正前商標法第62條規定內容為：「未得商標權人同意，有下列情形之一者，視為侵害商標權：一、明知為他人著名之註冊商標而使用相同或近似之商標或以該著名商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致減損著名商標之識別性或信譽者。二、明知為他人之註冊商標，而以該商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致商品或服務相關消費者混淆誤認者。」，該規定於100年6月29日修正，其第1款規定修正為現行商標法第70條第2款規定，第2款規定則予以刪除，理由為：「現行條文第2款規定僅明知為他人之『註冊商標』，而未得商標權人同意，逕以該商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致商品或服務相關消費者混淆誤認者，即視為侵害商標權，對註冊商標之保護範圍顯然過廣，使得實務上有商標權人濫行寄發存證信函之情形，且法院曾以商標註冊需經公告，該公告之公示效果已足以使第三人知悉該註冊商標之存在，而認定第三人符合『明知』之主觀要件，更加深商標權人濫用該款規定之情形，為避免過度保護註冊商標，並造成權利濫用之問題，爰予刪除。」，是以刪除之緣由係為防止註冊商標權人濫用權利而排除，既然就未達著名程度之註冊商標作為自己公司名稱，即不符合現行商標法第70條第2款規定，若再行加以類推適用，並不符合基於平等原則及社會通念，以填補法律漏洞之方法。因此，施懿芳循原審判決理由主張本件可類推適用商標法第70條第2款規定，請求敲金工公司不得使用「敲金工」文字作為公司名稱，為無理由。
㈥施懿芳另主張敲金工公司以系爭商標作為自己公司名稱，構
成商標法第68條第3款侵害商標權規定等情（見原審卷第491頁）。然按未得商標權人同意，於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者，為侵害商標權，同法第68條第3款定有明文。本款所謂使用商標之使用，指使用人須有表彰自己商品或服務來源的意思，且客觀上標示的商標，足以使相關消費者認識其為商標。本件以近似於系爭商標圖樣文字作為敲金工公司名稱應認非屬本款規定之商標使用。按公司名稱之法律意義及功能亦在於識別企業之主體性，得以與其他企業主體區別；公司名稱依上開具有之意義與功能予以普通使用，與作為表彰商品或服務來源賦予表徵（商標）之積極使用，二者迥異（最高法院101年度台上字第1868號民事判決意旨參照）。次按商標使用是指示商品或服務來源，讓消費者可以和他人的商品或服務來源相區辨，而公司行號名稱的作用，則是表示營業主體，目的在於跟其他的企業主體相區別，與商標的性質並不相同。因之，使用他人商標圖樣文字作為公司名稱，在本質上尚非屬商標使用。是以，施懿芳此部分之主張為無理由。
㈦綜上，敲金工公司使用「敲金工」文字作為公司名稱及在商
品上使用該名稱之行為，並未構成商標法第68條第3款或同法第70條第2款侵害商標權之行為，且敲金工公司等依商標法第36條第1項第4款規定主張其不受系爭商標權效力所拘束，為有理由，亦無侵害施懿芳之系爭商標，故施懿芳依商標法第69條第1至2項規定，請求敲金工公司排除、防止侵害系爭商標，依商標法第69條第3項、公司法第23條第2項請求敲金公司等連帶賠償，均為無理由。㈧施懿芳雖主張敲金工公司等除使用系爭商標外，還同時使用
其註冊第01847146、02225617、0222623、02226504號「CHOCCY(Choccy)」商標於廣告文案上，違反商標法第68條規定等語。惟查，敲金工公司等係為了在情人節行銷代表愛情之戒指，才使用描述情人節相關元素之文字例如巧克力(choccy)、愛情(love)、紀念日(anniversary)以及戒指(ring)作為hashtag，上開文字僅是描述情人節元素之描述性文字，並非用以指示商品來源，亦非作為商標使用，並無違反商標法第68條之問題，況敲金工公司等收受施懿芳之114年3月31日律師函(甲證62，同本判決附表編號63)後，即於114年4月8日委由律師函覆其等已移除IG、Meta網站上所有含有CHOCCY字樣之標籤(甲證63，同本判決附表編號64)，且此部分施懿芳並非要追加主張敲金工公司等有侵權行為，而是要佐證非善意使用(見本院卷三第6頁第12至26行準備程序筆錄、本院卷三第517頁第5至14 行言詞辯論筆錄)，而敲金工公司等係善意先使用「敲金工」商標，已如前述，是施懿芳前開主張，洵非有據，附此敘明。
六、綜上所述，敲金工公司使用「敲金工」文字作為公司名稱及在商品上使用該名稱之行為，並未構成商標法第68條第3款或同法第70條第2款侵害商標權之行為，且敲金工公司等依商標法第36條第1項第4款規定主張其不受系爭商標權效力所拘束，為有理由，亦無侵害施懿芳之系爭商標，故施懿芳依商標法第69條第1至2項規定，請求敲金工公司排除、防止侵害系爭商標，依商標法第69條第3項、公司法第23條第2項請求敲金公司等連帶賠償，均為無理由。從而，施懿芳於本件之請求均為無理由，不應准許。其假執行之聲請亦失所附麗，應併予駁回。原審為敲金工公司等敗訴之判決，及諭知准免假執行，於法不合。敲金工公司等上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為有理由，自應由本院予以廢棄，改判如主文第2項。施懿芳附帶上訴為無理由，不應准許。其此部分假執行之聲請亦失所附麗，應併予駁回。
七、本件事證已明，當事人其餘主張、答辯或援引之證據經本院審酌後認對判決結果不生影響，爰毋庸一一論列，併此敘明。
八、據上論結，本件上訴為有理由、附帶上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第2條，民事訴訟法第449條第1項、第450條、第78條，判決如主文。
中 華 民 國 114 年 6 月 26 日
智慧財產第一庭
審判長法 官 汪漢卿
法 官 吳俊龍法 官 曾啓謀以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1 第1 項但書或第2 項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中 華 民 國 114 年 7 月 4 日
書記官 丘若瑤附註：
民事訴訟法第466 條之1（第1項、第2項）：
對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其他法定代理人具有律師資格者，不在此限。
上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。