智慧財產及商業法院民事判決113年度民商訴字第56號原 告 台灣菠丹妮股份有限公司法定代理人 李融憲被 告 王皓宇訴訟代理人 簡旭成律師上列當事人間侵害商標權有關財產權爭議事件，本院於民國114年9月23日言詞辯論終結，判決如下：
主 文原告之訴及假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
壹、程序方面
一、按不變更訴訟標的，而補充或更正事實上或法律上之陳述者，非為訴之變更或追加，民事訴訟法第256條定有明文。查原告起訴時，訴之聲明第一項原為：「被告應連帶賠償原告新臺幣（下同）150萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息」（本院卷第11頁），嗣因本件被告僅有1人，而於民國114年5月26日、114年9月23日當庭刪除「連帶」二字（本院卷第351、455頁），核屬更正其法律上之陳述，非屬訴之變更或追加。
二、次按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但經被告同意者、擴張或減縮應受判決事項之聲明者，不在此限，民事訴訟法第255條第1項第1款、第3款定有明文。查原告起訴時，原請求被告賠償150萬元（本院卷第11頁），嗣於114年9月23日當庭將請求金額變更為100萬元（本院卷第456頁），核屬減縮應受判決事項之聲明，且經被告當庭表示同意（本院卷第456頁），揆諸前揭規定，核無不合，應予准許。
貳、實體方面
一、原告主張：原告為中華民國註冊第00177063號「菠丹妮」商標（下稱系爭商標1，如附圖一所示）、第01021657號「BOTANICUS」（下稱系爭商標2，如附圖二所示）、第00176625號「BOTANICUS」商標（下稱系爭商標3，如附圖三所示）、第01546577號「菠丹妮」商標（下稱系爭商標4，如附圖四所示）、第02117489號「BOTANICUS」商標（下稱系爭商標5，如附圖五所示）、第02113982號「botanicus」商標（下稱系爭商標6，如附圖六所示，上開系爭商標1至6下合稱系爭商標）之商標權人，現仍在商標專用期內。詎被告未經原告同意或授權，即在蝦皮賣場以「捷克老弟捷克代購」商家，販售有系爭商標2、3、5、6圖樣之如附表所示商品（下稱系爭商品），致相關消費者有混淆誤認之虞，被告所為應構成商標法第68條第2款、第3款之侵害原告商標權行為。又依商標法第71條第1項第4款之規定，原告以曾將系爭商標2授權他人使用所收受之權利金100萬元計算損害賠償額等語。
為此，爰依商標法第69條第3項提起本件訴訟，並聲明:㈠被告應賠償原告100萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。㈡願供擔保，請准宣告假執行。
二、被告則以：被告於蝦皮賣場銷售之商品，皆源自於捷克原廠公司「BOTANICUS,spol.s.r.o」（下稱捷克BOTANICUS公司)，並清楚標示商品來源於蝦皮銷售頁面，且為免侵害系爭商標，被告皆會於商品外貼上「捷克國寶菠家」貼紙以隔絕原廠真品商標，網站之商品品名亦一律以「捷克國寶菠家」取代，同時將商品照片之捷克BOTANICUS公司原廠商標模糊化；而原告主張之系爭商品，其中甲證11為買家自己在國外購買之商品，並非被告販賣代購之商品，甲證12、28都是買家購買後，撕開外包裝才顯露出原廠商品本身之「botanicus」字樣，是被告所販售之系爭商品未表彰商品來源為原告之標識，並無商標使用行為。又訴外人雙鴻元國際事業有限公司（下稱雙鴻元公司）與捷克BOTANICUS公司彼此間曾具有授權或獨家銷售等關係，而原告自雙鴻元公司受讓系爭商標1至3後，即繼受雙鴻元公司與捷克BOTANICUS公司之間權利義務關係，亦曾向捷克BOTANICUS公司進貨，是原告既曾代理、銷售捷克BOTANICUS公司相關商品，而與捷克BOTANICUS公司存在經濟上或法律上關係，縱因商標權屬地主義，導致系爭商標分屬不同商標權人，惟系爭商標2、3、5、6圖樣與系爭商品所標示之商標圖樣相同或類似，本質上排他權之發生係源自同一權利人，則系爭商品已發生權利耗盡結果，原告自不得主張系爭商品有侵害其商標權等語資為抗辯，並聲明：㈠原告之訴及假執行之聲請均駁回。㈡如為不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。
三、兩造不爭執事項（本院卷第458至459頁）：㈠原告為系爭商標之商標權人。
㈡雙鴻元公司經捷克BOTANICUS公司同意在中華民國註冊系爭商
標1至3，原告並於97年自雙鴻元公司受讓系爭商標1至3之商標權。
㈢被告自104年6月10日起在蝦皮購物平台註冊商店名稱為「捷
克老弟 捷克代購」之商店，經營代購商品業務，並販售如甲證11、12、28所示之商品。
四、得心證之理由原告主張被告未經其同意或授權，即於蝦皮賣場上使用相同或近似於系爭商標之商標，且被告販售系爭商品與系爭商標指定之商品或服務為同一或類似，有致相關消費者混淆誤認之虞，已侵害原告商標權等語，則為被告所否認，並以前詞置辯，是本件經兩造協議並簡化爭點後（本院卷第459頁），所應審究者為：㈠被告在其經營之「捷克老弟 捷克代購」蝦皮賣場販售標示有「botanicus」字樣之系爭商品，是否為商標使用行為？㈡被告向捷克BOTANICUS公司進口並販賣系爭商品，是否有商標法第36條第2項前段規定（商標權利耗盡原則）之適用？㈢被告在其所經營之「捷克老弟 捷克代購」蝦皮賣場販售系爭商品，有無商標法第68條第2款、第3款侵害商標權之情形？㈣被告是否有侵害系爭商標之故意或過失？原告依商標法第69條第3項之規定，請求被告負損害賠償責任，有無理由？若有，其損害賠償金額應如何計算？以若干為適當？茲分述如下：
㈠被告在其經營之「捷克老弟 捷克代購」蝦皮賣場販售標示有
「botanicus」字樣之系爭商品，為商標使用行為⒈按商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足
以使相關消費者認識其為商標：一、將商標用於商品或其包裝容器。二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。
三、將商標用於與提供服務有關之物品。四、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告；而以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同，商標法第5條第1
項、第2項分別定有明文。是以商標法第5條所規定之商標使用，可歸納為三要件：⑴使用人係基於行銷商品或服務之目的而使用；⑵需有使用商標之行為；⑶需足以使相關消費者認識其為商標。所稱「需足以使相關消費者認識其為商標」，意指不論該條第1項或第2項所示之情形，客觀上均足以使相關消費者認識其為商標，才具有商標的識別功能，達到商標使用之目的。
⒉查就系爭商標2、3、5、6部分，原告主張被告侵害其商標權
之行為及商品為販賣如附表所示之系爭商品即甲證11、12、28商品（本院卷第457至458頁），而觀諸系爭商品照片上，均有「botanicus」字樣（本院卷第57、59頁、第327至328頁），且足以使相關消費者認識商品之來源即為「botanicus」，可知被告所販賣者為將商標「botanicus」用於商品及其包裝容器上之商品，自符合商標法第5條第1項第2款之商標使用行為。另就系爭商標1、4部分，被告在蝦皮賣場之網頁或販售之系爭商品中（本院卷第47至59頁、第107至123頁、第327至328頁），均未有使用系爭商標1、4之情形，此部分自難認被告有商標使用行為。
⒊至被告雖辯稱甲證11為買家自己在國外購買之商品，並非被
告販賣代購之商品，甲證12、28都是買家購買後，撕開外包裝才顯露出原廠商品本身之「botanicus」字樣，是被告並無商標使用行為等語，惟查，甲證11之商品評論係記載「我哥哥蜜月旅行帶回來的商品然後我媽覺得還不錯就持續在蝦皮購買」（本院卷第57頁），可知該消費者特地在蝦皮賣場留言評論，應係有實際在該賣場購入商品始會有此舉措，且其留言內容係表述其購入甲證11商品之緣由，並稱其有持續在蝦皮購買，非如被告所稱該消費者並未向被告購買之意；再觀之系爭商品照片（本院卷第57、59頁、第327至328頁），雖均為消費者或原告在購買商品後，將商品外包裝拆封後之商品照片，並非被告實際將照片上傳至其蝦皮賣場，惟如前所述，被告所販賣之商品即為其上有標示商標之商品，而屬商標使用行為甚明。
㈡被告向捷克BOTANICUS公司進口並販賣系爭商品，有商標法第
36條第2項前段規定（商標權利耗盡原則）之適用⒈按附有註冊商標之商品，係由商標權人或經其同意之人於國
內外市場上交易流通者，商標權人不得就該商品主張商標權。但為防止商品流通於市場後，發生變質、受損或經他人擅自加工、改造，或有其他正當事由者，不在此限，商標法第36條第2項定有明文。觀其立法意旨，採商標權國際耗盡原則，指商標權人對於經其同意而流通於市場之商品，倘無同條項但書之情形，不問第一次投入市場在國內或國外，都不能再主張其權利，明文承認真品平行輸入之正當性。又商標權人以相同圖樣自行或授權他人於不同國家註冊商標，雖然在屬地主義概念下是不同的商標權，但其圖樣相同，本質上排他權的發生亦源自於同一權利人，不同國家之商標權人，只要彼此具有授權或法律上關係，亦對經授權註冊之商標權人發生耗盡結果（最高法院108年度台上字第397號民事判決意旨參照）。
⒉查被告販賣之系爭商品上有使用「botanicus」商標圖樣，業
如前述，且系爭商品上之「botanicus」商標圖樣係相同或近似於系爭商標2、3、5、6，惟系爭商標1至3係原告於97年間自雙鴻元公司受讓而來，而雙鴻元公司係經捷克BOTANICUS公司同意在中華民國註冊系爭商標1至3，為兩造所不爭執（本院卷第459頁），並有商標專用權暨服務標章讓與契約書、捷克BOTANICUS公司同意書及原告與捷克BOTANICUS公司電子郵件往來資料在卷可參（本院卷第273至279頁），且雙鴻元公司確曾係捷克BOTANICUS公司之亞洲總代理、訴外人菠丹妮國際事業有限公司（下稱菠丹妮國際公司）則經雙鴻元公司授權為臺灣總代理，嗣雙鴻元公司、菠丹妮國際公司於97年5月13日同意將臺灣代理權讓與原告之前身即麥士登威峰有限公司，原告並於受讓代理權及系爭商標權1至3後，曾向捷克BOTANICUS公司進貨，亦有品牌代理權轉讓合約書、捷克BOTANICUS公司開立予原告之發票及原告之進口報單附卷可稽（本院卷第271頁、第237至239頁），可知捷克BOTANICUS公司係原始使用「botanicus」、「BOTANICUS」商標圖樣於商品上之人，並同意雙鴻元公司註冊系爭商標1至3，原告則自雙鴻元公司受讓系爭商標1至3，並與捷克BOTANICUS公司曾有代理之經濟上或法律上關係，後續原告並進而申請系爭商標4至6（本院卷第33、37、41頁），先予敘明。
⒊又標示有「botanicus」商標圖樣之系爭商品係被告向捷克BO
TANICUS公司所購買，為原告所不爭執，而系爭商品所標示之「botanicus」商標圖樣雖與系爭商標2、3、5、6相同或近似，惟商標權係因屬地主義原則而分屬不同之商標權人，本質上排他權之發生仍源自於同一權利人即捷克BOTANICUS公司，且原告與捷克BOTANICUS公司彼此間曾具有代理之經濟上或法律上關係，復無證據證明系爭商品流通市場後，已有發生變質、受損之情形，揆諸前揭規定及說明，應認系爭商品已發生商標權利耗盡結果，原告自不得對系爭商品主張商標權。至原告雖主張被告就系爭商品有為擅自加工或改造之情形等語，惟觀諸被告之蝦皮賣場公告及所銷售之商品照片（本院卷第191、199、201頁），可知被告係因國內之商標權人與捷克BOTANICUS公司係屬不同人，為免紛爭，始在其出貨商品外包裝上之「botanicus」商標圖樣貼上「The World of 捷克國寶菠家is The World of Plants」貼紙，該貼紙並非不可卸除，實無變更原廠商品外包裝或內容物之情事，此觀原告購買之甲證28肥皂商品上仍保有完整之「botanicus」商標圖樣即明（本院卷第327至328頁），自難認被告貼上貼紙之行為已達擅自加工或改造之情形。
⒋另原告再主張其自109年7月17日向捷克BOTANICUS公司最後一
次進貨後，即未再向捷克BOTANICUS公司進貨，其等目前已無代理之經濟上或法律上關係，且原告設立化粧品工廠，自行在臺灣生產、銷售系爭商標商品，已建立自己之商譽，被告自不得主張商標權利耗盡等語，惟系爭商標1至3之所以得在中華民國註冊係因捷克BOTANICUS公司同意而來，業如前述，倘僅因後續原告與捷克BOTANICUS公司不再存續代理之經濟上或法律上關係，即認捷克BOTANICUS公司之原廠商品不得繼續以真品平行輸入之方式在國內市場加以流通，顯有違事理之平；況且，原告迄今仍保有系爭商標之商標權，卻於109年10月1日將與捷克BOTANICUS公司之代理權讓與訴外人華漢春暉有限公司（嗣更名為辛默融有限公司，下稱辛默融公司），再由辛默融公司持續向捷克BOTANICUS公司進口原廠商品至國內銷售，而辛默融公司與原告之法定代理人實為同一人，有品牌代理權轉讓契約書、捷克BOTANICUS公司開立予辛默融公司之發票及辛默融公司之進口報單、經濟部公司登記公示資料查詢結果等在卷可稽（本院卷第403至417頁、第451頁），顯見原告係刻意將國內之代理權與商標權分屬不同權利人，企圖切斷其與捷克BOTANICUS公司間代理之經濟上及法律上關係，藉以排除其他真品平行輸入賣家得在國內銷售捷克BOTANICUS公司原廠商品之權利，欲獨占捷克BOTANICUS公司原廠商品之市場，顯非正當，自無從以其與捷克BOTANICUS公司現已無代理之經濟上及法律上關係，即認被告不得主張商標權利耗盡。又原告雖已自行生產、銷售系爭商標商品，惟觀諸被告蝦皮賣場資料（本院卷第47至59頁、第183至189頁），可知相關消費者所認知之「botanicus」、「BOTANICUS」品牌均係來自捷克BOTANICUS公司之原廠商品，而非原告生產、銷售之商品，自難認原告已建立相當之商譽而得使國內消費者區辨其商品來源與捷克BOTANICUS公司原廠商品無關。
五、綜上所述，被告於蝦皮賣場販售標示有「botanicus」商標圖樣之系爭商品，既係來自捷克BOTANICUS公司，且原告與捷克BOTANICUS公司復曾存在代理之經濟上或法律上關係，縱使國內外之商標權分屬不同人，惟實係源自於同一權利人，是依商標法第36條第2項規定，原告自不得就系爭商品主張商標權。從而，原告依商標法第69條第3項、第71條第1項第4款規定，請求被告給付100萬元及法定遲延利息，為無理由，應予駁回。原告之訴既經駁回，其假執行之聲請亦失所附麗，應併予駁回。
六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所提證據，經本院審酌後，核與判決結果不生影響，爰不另逐一論述，附此敘明。
訴訟費用負擔之依據：智慧財產案件審理法第2條，民事訴訟法第78條。中 華 民 國 114 年 10 月 28 日
智慧財產第二庭
法 官 林怡伸以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，上訴時應提出委任律師或具有智慧財產案件審理法第10條第1項但書、第5項所定資格之人之委任狀；委任有前開資格者，應另附具各該資格證書及釋明委任人與受任人有上開規定（詳附註）所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中 華 民 國 114 年 10 月 28 日
書記官 林佳蘋附註：
智慧財產案件審理法第10條第1項、第5項智慧財產民事事件，有下列各款情形之一者，當事人應委任律師為訴訟代理人。但當事人或其法定代理人具有法官、檢察官、律師資格者，不在此限：
一、第一審民事訴訟事件，其訴訟標的金額或價額，逾民事訴訟法第四百六十六條所定得上訴第三審之數額。
二、因專利權、電腦程式著作權、營業秘密涉訟之第一審民事訴訟事件。
三、第二審民事訴訟事件。
四、起訴前聲請證據保全、保全程序及前三款訴訟事件所生其他事件之聲請或抗告。
五、前四款之再審事件。
六、第三審法院之事件。
七、其他司法院所定應委任律師為訴訟代理人之事件。當事人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或當事人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格，並經法院認為適當者，亦得為第一項訴訟代理人。
附圖：
附圖一（即系爭商標1) 註冊號: 00177063 商標名稱:菠丹妮 申請日: 90年11月6日 註冊公告日: 92年3月16日 商標圖樣顏色:墨色 指定使用類別及名稱 第35類: 代理進出口服務及代理國內外廠商各種產品之報價、投標、經銷、商情之提供。五金及家庭日常用品零售。 附圖二（即系爭商標2) 註冊號: 01021657 商標名稱: BOTANICUS 申請日: 90年10月31日 註冊公告日: 91年12月16日 商標圖樣顏色:墨色 指定使用類別及名稱 第3類:人體用肥皂、洗髮精、乳液、化妝水、沐浴用浴油、浴鹽、按摩油、沐浴乳、泡泡乳、香水精。 附圖三（即系爭商標3) 註冊號: 00176625 商標名稱: BOTANICUS 申請日: 90年10月31日 註冊公告日: 92年3月1日 商標圖樣顏色:墨色 指定使用類別及名稱 第35類: 代理進出口服務及代理國內外廠商各種產品之報價、投標、經銷、商情之提供、家庭日常用品零售、化粧品零售。 附圖四（即系爭商標4) 註冊號: 01546577 商標名稱:菠丹妮 申請日: 101年5月4日 註冊公告日: 101年11月1日 商標圖樣顏色:墨色 指定使用類別及名稱 第3類:化粧水、香水、乳液、護手霜、沐浴用浴油、眼霜、按摩油、眼膠、沐浴精、沐浴乳、人體用肥皂、洗髮精、浴鹽、香水精、護唇膏、洗面乳、清潔乳液、保濕液。 第44類:髮型設計、燙髮、染髮、剪髮、美髮、理髮、化粧、皮膚保養、修指甲、紋身、紋眉、美容、澡堂、三溫暖、提供水療浴池、衛生公共浴室、土耳其蒸汽浴場、蒸汽浴、桑拿浴服務、露天溫泉浴池、健康溫泉浴場服務、日光浴服務、減肥塑身、美容諮詢顧問、按摩、芳香療法服務。 附圖五（即系爭商標5) 註冊號: 02117489 商標名稱: BOTANICUS 申請日: 109年6月15日 註冊公告日:110年1月16日 商標圖樣顏色:墨色 指定使用類別及名稱 第3類:面霜；潤膚油；香膏；唇膏；按摩霜；清潔乳液；護手霜；沐浴用浴油；護膚保養品；精油；空氣芳香劑；薰衣草精油；薄荷精油；眼霜；面膜；潤唇油；眼膠。 第30類: 茶葉；茶包；茶；花茶；花茶茶包；玫瑰花茶；茶葉包；作為代用茶之花葉；咖啡豆；可可粉；水果茶；香片茶；茶葉粉；蔬菜茶包；薄荷茶；烏龍茶；龍井茶；鐵觀音茶；紅茶。 附圖六（即系爭商標6) 註冊號: 02113982 商標名稱: botanicus 申請日: 109年6月16日 註冊公告日:110年1月16日 商標圖樣顏色:墨色 指定使用類別及名稱 第3類: 面霜；潤膚油；香膏；唇膏；按摩霜；清潔乳液；護手霜；沐浴用浴油；護膚保養品；精油；人體用肥皂；洗髮精；乳液；化粧水；沐浴乳；髮油；化粧水；眼霜；面膜；潤唇油；眼膠；浴鹽；按摩油；潤膚油；晚霜。附表：
編號 原告主張被告使用系爭商標之行為 證據出處（卷頁） 1 甲證11：被告蝦皮賣場留言評論區之內容 本院卷第57頁 2 甲證12：被告蝦皮賣場留言評論區之內容 本院卷第59頁 3 甲證28：公證人公證書