智慧財產及商業法院民事判決113年度民專訴字第58號原 告 韶輝企業有限公司法定代理人 胡玲綺訴訟代理人 鄒純忻律師複代 理 人 郭驊漪律師輔 佐 人 張仲謙被 告 懋莉工業股份有限公司法定代理人 林重榮訴訟代理人 陳又新律師
林怡婷律師上列當事人間請求確認專利權等事件，本院於民國114年4月16日言詞辯論終結，判決如下：
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
甲、程序部分：
壹、按確認法律關係之訴，非原告有即受確認判決之法律上利益者，不得提起之，民事訴訟法第247條第1項前段定有明文。
而所謂即受確認判決之法律上利益，係指法律關係之存否不明確，原告主觀上認其在法律上之地位有不安之狀態存在，且此種不安之狀態，能以確認判決將之除去者而言，若縱經法院判決確認，亦不能除去其不安之狀態者，即難認有受確認判決之法律上利益（最高法院52年台上字第1240號判決先例、最高法院106年度台上字第2060號民事判決要旨參照）。查本件原告主張中華民國第I763022號「用於觸控螢幕之觸控旋鈕」發明專利(下稱系爭專利)之專利申請權、專利權為原告所有，而為被告所否認；準此，兩造間就系爭專利之專利申請權、專利權歸屬之法律關係即有不明確，導致原告私法上之地位有受侵害之危險，非經判決確認，無以除去，且原告為除去上開危險，除提起確認請求權不存在之訴外，無從提起其他訴訟，則原告提起本件確認之訴，於法即無不合。
乙、實體部分：
壹、原告主張：原告為開發及銷售客製化觸控螢幕之廠商，由原告員工Riccardo Proserpio於民國109年4月28日就系爭專利請求項1至5的結構設計提出具體且可達成該構想之技術手段，並繪製如甲證8第4、5頁之Top Inner Ring及甲證7第7頁與甲證10第6頁之圖示(下稱系爭圖示)，原告於109年委託被告製作觸控面板中客製化旋鈕，同年6月至8月間雙方溝通過程中，被告公司依據系爭圖示畫出如甲證6第2頁、甲證8、甲證10第2頁之圖示，然被告所提供之圖示無法達成導電功能，原告員工Riccardo Proserpio分別於109年7月7、8日信件中夾帶附件方式向被告公司說明相關概念，對系爭專利請求項1至5有實質貢獻，又Riccardo Proserpio前開行為屬職務上發明，依專利法第7條第1項之規定，原告為系爭專利之專利權人。詎被告明知系爭專利申請權為原告所有，竟於109年9月3日以系爭專利向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）提出申請，經智慧局核准後取得系爭專利，專利期間自111年5月1日起至129年9月2日；被告擅自以原告之系爭專利申請專利，已侵害原告就系爭專利之申請權及專利權，爰依民法第247條之規定，請求確認系爭專利之專利申請權及專利權為原告所有等語。並聲明：一、確認中華民國第I763022號「用於觸控螢幕之觸控旋鈕」發明專利之專利申請權及專利權皆為原告所有。二、訴訟費用由被告負擔。
貳、被告則以:系爭專利請求項1至5之設計初稿是由被告所設計，系爭圖示為被告所繪製，被告為系爭專利之單獨發明人，原告就系爭專利請求項1至5之技術僅提供熟習該項技術中具有通常知識者所能輕易完成之常態與必然之事，並未有任何具體實質上貢獻，並非系爭專利發明人，又原告委託被告設計旋鈕時，僅是以一般旋鈕作為雙方初步溝通材料，並未涉及系爭專利實體發明之內容，是原告為本件確認系爭專利歸屬之請求，並無理由等語，資為抗辯。並聲明：一、原告之訴駁回。二、訴訟費用由原告負擔。
參、兩造不爭執事項(本院卷第225至226頁，並依本院論述與妥適調整文句)：
一、被告於109年9月3日提出系爭專利之專利申請，並於111年5月1日獲准公告為中華民國第I763022號發明專利，專利權期間自111年5月1日起至129年9月2日。
二、原告於109年6月15日以電子郵件委託被告製作觸控面板中客製化旋鈕，具有一可旋動區域及一固定區域，且固定區域中間具有一孔洞。
三、原告於109年6月16日以電子郵件提供轉動外環後可觸發觸控螢幕做相應溫度的調解影片與被告，並邀請被告討論觸控設備上實現旋鈕之設計理念。
四、原告於109年7月7日以電子郵件針對被告同年月6日所提供之初步提案提出3張投影片。
五、原告於109年7月15日以電子郵件提供參考圖、更新簡報和設計兩種不同尺寸與被告，並表示應遵循工業規範(藍色)。
六、原告於109年7月24日以電子郵件表示等待被告提供3D繪圖，原告正在制定尺寸和用量算法，被告同日回信表示將於同年同月31日提供3D繪圖，嗣原告於109年8月7日彙總兩造各自應提供系爭專利設計的資訊。
肆、本件爭點(本院卷第226頁，並依本院論述與妥適調整文句)：
一、原告是否就系爭專利請求項1至5單獨有全部實質貢獻?
二、原告是否就其受僱人Riccardo Proserpio於職務上之發明享有系爭專利之專利申請權及專利權而應為系爭專利之專利申請權人及專利權人？
伍、得心證之理由：
一、系爭專利技術分析：㈠系爭專利所欲解決的問題：
系爭專利揭示有：一種觸控筆結構及其筆尾單元，觸控筆結構包括：一筆殼單元、一筆芯單元、一按鍵單元以及一筆尾單元。筆殼單元的一端的側邊向外凸出而形成一凸出部。筆芯單元穿設於筆殼單元的另一端。按鍵單元能活動地設置於筆殼單元的本體。筆尾單元包括一遮蔽件以及連接於遮蔽件的一接合件，接合件能拆卸地連接於筆殼單元的該一端，以使得遮蔽件與筆殼單元接合。該專利雖有著上述之優點，然而，當該觸控螢幕顯示有虛擬旋鈕時，使用此種觸控筆將難以順暢地於該觸控螢幕上畫出弧線，而無法有效控制該虛擬旋鈕，也因此，本發明創作者認為此種問題實有解決之必要（本院卷第36頁）。
㈡系爭專利之技術手段：
一種用於觸控螢幕之觸控旋鈕，包括：一圓柱體：該圓柱體沿頂底二端緣外側分別向外設有一唇緣，且該圓柱體一端設有一連結件用以連結觸控螢幕表面。一外環體：該外環體套設於該圓柱體外側，且各唇緣分別夾制該外環體之頂底二側，該外環體外側設有一可導電之操作部，以供人體手指控制該外環體沿該圓柱體轉動，該外環體底部設有一輸電端，該輸電端電性連接該操作部，且該觸控旋鈕設置於該觸控螢幕之狀態下，該輸電端與該觸控螢幕之間具有一間隙，以供人體手指、操作部、輸電端及該觸控螢幕共同形成一導電迴路。本發明創作主要係透過人體手指控制該外環體轉動時，透過手指與該操作部、該輸電端、及該觸控螢幕共同形成一導電迴路，如此一來，當該觸控旋鈕設置於觸控螢幕表面時，便可透過轉動該外環體來達到操作該觸控螢幕之目的，以令該觸控螢幕之操作方式得以更為多元、擬真（本院卷第36至37頁）。
㈢主要圖示：
圖1係本發明創作之外觀圖圖2係本發明創作之分解圖圖3係本發明創作之轉動示意圖
圖4係本發明創作之剖示圖圖5係本發明創作設置於觸控螢幕之示意圖圖6係本發明創作設置於觸控螢幕狀態下之操作示意圖
㈣專利範圍分析：
系爭專利申請專利範圍共計5個請求項，其中請求項1為獨立項，其餘為附屬項。請求項內容如下：
⒈請求項1：一種用於觸控螢幕之觸控旋鈕，包括：一圓柱體：沿頂底二端緣外側分別向外設有一唇緣，且該圓柱體底端設有一連結件用以連結觸控螢幕表面；一外環體：套設於該圓柱體外側，且各唇緣分別夾制該外環體之頂底二端，該外環體外側設有一可導電之操作部，以供人體手指控制該外環體沿該圓柱體轉動，該外環體底部設有一輸電端，該輸電端電性連接該操作部，且該觸控旋鈕設置於該觸控螢幕之狀態下，該輸電端與該觸控螢幕之間具有一間隙，以供人體手指、操作部、輸電端及該觸控螢幕共同形成一導電迴路。
⒉請求項2：如申請專利範圍第1項所述用於觸控螢幕之觸控旋
鈕，其中於該外環體外側、該操作部表面、及該外環體之內環壁直接或間接連續設有一導電層，且該導電層於該內環壁形成一條狀導電層，該條狀導電層之底端界定為該輸電端。⒊請求項3：如申請專利範圍第2項所述用於觸控螢幕之觸控旋
鈕，其中於該外環體外側、該操作部、及該外環體之內環壁間接設有一導電層之條件下，該外環體外側、該操作部表面及該外環體之內環壁設有一覆蓋層，且該覆蓋層於該內環壁形成一條狀覆蓋層；該覆蓋層為可電鍍材質所製，該外環體為非可電鍍材質所製，且該導電層電鍍設於該覆蓋層表面，該條狀導電層電鍍設於該條狀覆蓋層表面。
⒋請求項4：如申請專利範圍第1項至第3項任一項所述用於觸控
螢幕之觸控旋鈕，其中該外環體頂部外側設有一凸肋以形成該操作部。
⒌請求項5：如申請專利範圍第1項至第3項任一項所述用於觸控
螢幕之觸控旋鈕，其中該外環體頂部外側設有一向內凹陷之缺陷部以形成該操作部。
二、原告請求確認就系爭專利申請權、專利權為其所有，為無理由：
㈠按專利申請權人，除本法另有規定或契約另有約定外，指發
明人、新型創作人、設計人或其受讓人或繼承人，專利法第5條第2項定有明文。由上開規定可知，專利申請權人係指發明人或創作人，所謂「發明人」係指實際進行研究發明之人，「創作人」係指實際進行研究創作新型之人，發明人或創作人均須係對申請專利範圍所記載之技術特徵具有實質貢獻之人，其須就發明或新型所欲解決之問題或達成之功效產生構想，並進而提出具體而可達成該構想之技術手段。㈡原告之員工Riccardo Proserpio就系爭專利請求項1至5並無
全部實質貢獻：⒈原告就系爭專利請求項1不足以認定單獨有全部實質貢獻：
⑴系爭專利請求項1可分為以下技術特徵：
①要件編號1A：一種用於觸控螢幕之觸控旋鈕，包括：
②要件編號1B：一圓柱體：沿頂底二端緣外側分別向外設有
一唇緣，且該圓柱體底端設有一連結件用以連結觸控螢幕表面；③要件編號1C：一外環體：套設於該圓柱體外側，且各唇緣
分別夾制該外環體之頂底二端，該外環體外側設有一可導電之操作部，以供人體手指控制該外環體沿該圓柱體轉動，④要件編號1D：該外環體底部設有一輸電端，該輸電端電性
連接該操作部，且該觸控旋鈕設置於該觸控螢幕之狀態下，該輸電端與該觸控螢幕之間具有一間隙，以供人體手指、操作部、輸電端及該觸控螢幕共同形成一導電迴路。
⑵Riccardo Proserpio就系爭專利請求項1有實質貢獻部分：
①關於要件編號1A：觀之甲證4(本院卷第51頁)記載原告委託
被告協助製作用於觸控設備之旋鈕，其中右圖揭露內環為黑色固定區域，外環為白色旋轉區域，旋轉區域可相對於固定區域而旋轉，黑色固定區域底部有黃色雙面膠區域可黏貼於觸控設備，是甲證4已揭露要件編號1A，然甲證4僅提及被告有製造旋鈕，並未揭露被告製作旋鈕用於觸控螢幕。又甲證4係Riccardo Proserpio於系爭專利申請日前寄送予被告，甲證4所揭露要件編號1A應視為Riccardo Proserpio之創作，即Riccardo Proserpio對系爭專利請求項1「一種用於觸控螢幕之觸控旋鈕」之1A技術特徵具有實質貢獻。②關於要件編號1B：觀諸甲證4(本院卷第51頁)記載旋鈕內環
為黑色固定區域，黑色固定區域底部有黃色雙面膠區域，可用於黏貼於觸控設備，旋鈕外環為白色旋轉區域，甲證5(本院卷第53頁)揭露以旋鈕方式在觸控面板上調整溫度，可對應系爭專利要件編號1B之旋鈕底端有連接件接觸觸控面板之表面，甲證6第5頁(本院卷第61頁)記載藍色內環具有LARGE Base由底部內側向外側延伸，已揭露系爭專利要件編號1B之沿底端緣外側向外設有一唇緣(下稱底端唇緣)，又Riccardo Proserpio於系爭專利申請日前以電子郵件將甲證4、5、6寄送被告，前開甲證4、5、6所揭露要件編號1B應視為Riccardo Proserpio之創作，即Riccardo
Proserpio對系爭專利請求項1「一圓柱體：沿頂底二端緣外側分別向外設有一唇緣，且該圓柱體底端設有一連結件用以連結觸控螢幕表面」之1B部分技術特徵具有實質貢獻。然甲證4、5、6未揭露頂端緣外側向外設有一唇緣(下稱頂端唇緣)，由甲證8第1頁雙方電子郵件內容(本院卷第73頁)可知甲證8第4、5、8頁(本院卷第76、77、80頁)之AutoCAD繪圖設計為被告公司員工所提供，而上開圖示顯示大小旋鈕頂端緣外側向外皆設有一唇緣(Top Inner Ring，即頂端唇緣)，然細譯前開郵件中Riccardo Proserpio與被告員工之討論內容，無法認定該頂端唇緣是由Riccar
do Proserpio亦或被告員工所提出之構想，是無法據此認定Riccardo Proserpio對系爭專利請求項1「一圓柱體：
沿頂底二端緣外側分別向外設有一唇緣，且該圓柱體底端設有一連結件用以連結觸控螢幕表面」之1B全部技術特徵具有單獨實質貢獻。③關於要件編號1C：甲證4第1頁右圖(本院卷第51頁)揭露外
側為白色旋轉區域，甲證6第3頁(本院卷第59頁)揭露綠色塑料柱狀物，已揭露系爭專利要件編號1C之外環體，甲證6第5頁(本院卷第61頁)藍色內環具有LARGE Base由底部內側向外側延伸，已揭露系爭專利要件編號1C之底端唇緣，甲證6第3頁下方立體圖(本院卷第59頁)揭露灰色導電塗層包覆綠色塑料柱狀物外側並延伸至上方，已揭露系爭專利要件編號1C可導電之操作部，又甲證4、6係Riccardo Proserpio於系爭專利申請日前寄送予被告，甲證4、6所揭露之前開技術特徵應視為Riccardo Proserpio之創作，並具有實質貢獻。然甲證4、6未揭露頂端緣外側向外設有一唇緣(即頂端唇緣)，而由甲證8第4、5、8頁(本院卷第76、7
7、80頁)之AutoCAD繪圖設計為被告員工所提供，其中第4、5、8頁之圖示雖有顯示頂端唇緣，可與底端唇緣夾制外環體，頂端唇緣、底端唇緣分別夾制該外環體之頂底二端，然前述頂端唇緣無法認定是由Riccardo Proserpio亦或被告員工所提出之構想乙情，業如前述，是無法據此認定Riccardo Proserpio對系爭專利請求項1「一外環體：套設於該圓柱體外側，且各唇緣分別夾制該外環體之頂底二端，該外環體外側設有一可導電之操作部，以供人體手指控制該外環體沿該圓柱體轉動」之1C全部技術特徵具有單獨實質貢獻。④關於要件編號1D：甲證6第3頁右方底視圖(本院卷第59頁)
揭露黑色導電橡皮/金屬，甲證6第3頁左方側面圖(本院卷第59頁)揭露黑色導電橡皮/金屬由外環底部延伸至頂端，其中黑色導電橡皮/金屬底部已揭露系爭專利要件編號1D之輸電端；甲證6第4、5頁左下局部放大圖(本院卷第60、61頁)顯示紅色部分雙面膠貼附觸控螢幕，甲證6第4頁左下放大圖(本院卷第60頁)顯示黑色導電橡皮/金屬底部與觸控螢幕間仍有不導電之綠色塑料，甲證6第5頁(本院卷第61頁)左下放大圖顯示黑色導電橡皮/金屬底部與觸控螢幕之間，由上而下，仍有不導電之綠色塑料、藍色不導電內圈與紅色雙面膠，即圖4、5左下局部放大圖顯示黑色導電橡皮/金屬並未直接接觸觸控螢幕，已揭露系爭專利要件編號1D之間隙；甲證6第4、5頁圖式(本院卷第60、61頁)揭露黑色導電橡皮/金屬底部至頂部，頂部上方接觸灰色導電塗層，導點塗層由綠色塑料柱狀物上方延伸至外側，旋鈕外側接觸使用者手指，已揭露系爭專利要件編號1D導電迴路；又甲證6係Riccardo Proserpio於系爭專利申請日前寄送予被告，甲證6所揭露要件編號1D應視為Riccard
o Proserpio之創作，即Riccardo Proserpio對系爭專利請求項1「該外環體底部設有一輸電端，該輸電端電性連接該操作部，且該觸控旋鈕設置於該觸控螢幕之狀態下，該輸電端與該觸控螢幕之間具有一間隙，以供人體手指、操作部、輸電端及該觸控螢幕共同形成一導電迴路。」之1D技術特徵具有實質貢獻。
⑤綜上所述，足認Riccardo Proserpio就系爭專利請求項1要
件編號1A、1D具有全部實質貢獻；然不足以認定Riccardo
Proserpio就系爭專利請求項1要件編號1B、1C具有全部實質貢獻。
⒉系爭專利請求項2至5係直接或間接依附請求項1，包含系爭專
利請求項1全部技術特徵，而Riccardo Proserpio就系爭專利請求項1不足以認定單獨有全部實質貢獻乙情，業如前述，故亦不足以認定Riccardo Proserpio就系爭專利請求項2至5單獨有全部實質貢獻。
⒊綜上，因無法認定Riccardo Proserpio就系爭專利請求項1至
5單獨有全部實質貢獻，故原告主張Riccardo Proserpio所為之發明屬職務上發明，依專利法第7條第1項之規定，其為系爭專利之專利權人，顯無理由。
⒋原告雖主張：甲證8之圖示(本院卷第76至77頁)係被告依據Ri
ccardo Proserpio所提供之甲證4、6第3至5頁圖示所繪，故此部分亦為Riccardo Proserpio之發明云云。然觀之甲證4、6第3至5頁(本院卷第51、59至61頁)之大小旋鈕概念性立體圖皆無揭示頂端唇緣，又甲證7第2頁(本院卷第64頁)由Riccardo Proserpio設計之pdf與AutoCAD圖面亦無頂端唇緣之揭示。甲證4、6、7均為甲證8出現前之資料，是在甲證8出現前Riccardo Proserpio所設計之圖面均無揭示頂端唇緣，自無法據此認定甲證8始出現之頂端唇緣係依據甲證4、6第3至5頁圖示所繪，故原告此部分主張尚不足採。
⒌原告又主張：依甲證5影片可知「銀色、黑色及銅色部分組成
之旋鈕在把玩過程中始終維持相互結合狀態，並未因被把玩而解體，旋鈕在使用時各構件不能解體之概念」，又內環底端向外設有內環大底(唇緣)，可推知「以兩內環之相對內環大底分別夾制外環體之頂底二端」，是要件編號1B「頂底二端緣外側分別向外設有一唇緣」、要件編號1C「各唇緣分別夾制該外環體之頂底二端」未逸脫原告之創作構思云云(本院卷第305至308頁)。惟經查，甲證5影片之旋鈕雖在把玩過程中始終維持結合狀態，屬於習知技術，並非原告所提之概念，又該影片中並無將旋鈕進行分解，無法確認影片中旋鈕與系爭專利請求項界定之旋鈕具有相同「沿頂底二端緣外側分別向外設有一唇緣」、「各唇緣分別夾制該外環體之頂底二端」結構，如甲證6第2頁之客製觸控旋鈕概念即不具有「上下唇緣夾制外環體之頂底二端」結構，而以卡入式設計，依然可使觸控旋鈕完成使用時不解體，因此由甲證5影片使用觸控旋鈕之內容，無法直接推導旋鈕一定是以上下唇緣夾制頂底兩端的結構。且在甲證8出現前，原告所提供之設計圖僅有單一內環，完全未有相關夾制頂底兩端之技術手段，尚不足以認定原告在委託被告設計訂製觸控旋鈕前有此部分之構想，故原告此部分主張，亦不足採。
陸、綜上所述，原告所提之證據尚不足以認定原告就系爭專利請求項1至5單獨有全部實質貢獻，故原告訴請確認其為系爭專利之專利申請權人及專利權人，即非有據，不應准許。
柒、本件判決事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及舉證，均已無礙本院上開審認，自毋庸逐一論駁，附此敘明。
據上論結，原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第2條、民事訴訟法第78條，判決如主文。中 華 民 國 114 年 5 月 15 日
智慧財產第二庭
法 官 王碧瑩以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，上訴時應提出委任律師或具有智慧財產案件審理法第10條第1項但書、第5項所定資格之人之委任狀；委任有前開資格者，應另附具各該資格證書及釋明委任人與受任人有上開規定（詳附註）所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中 華 民 國 114 年 5 月 15 日
書記官 張君豪附註：
智慧財產案件審理法第10條第1項、第5項智慧財產民事事件，有下列各款情形之一者，當事人應委任律師為訴訟代理人。但當事人或其法定代理人具有法官、檢察官、律師資格者，不在此限：
一、第一審民事訴訟事件，其訴訟標的金額或價額，逾民事訴訟法第四百六十六條所定得上訴第三審之數額。
二、因專利權、電腦程式著作權、營業秘密涉訟之第一審民事訴訟事件。
三、第二審民事訴訟事件。
四、起訴前聲請證據保全、保全程序及前三款訴訟事件所生其他事件之聲請或抗告。
五、前四款之再審事件。
六、第三審法院之事件。
七、其他司法院所定應委任律師為訴訟代理人之事件。當事人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或當事人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格，並經法院認為適當者，亦得為第一項訴訟代理人。