智慧財產及商業法院民事判決114年度民商訴字第25號原 告 王品寵物用品有限公司法定代理人 王明郎訴訟代理人 江映萱律師被 告 極寵有限公司兼 法 定代 理 人 鄭智昇共 同訴訟代理人 曾郁恩律師
徐仕瑋律師上 一 人複 代理人 王千謙律師上列當事人間排除侵害商標權行為等事件，本院於民國115年4月2日言詞辯論終結，判決如下：
主 文被告極寵有限公司不得使用相同或近似於註冊第01579423號「巔峰」商標、第02332257號「超越巔峰」商標之文字於該註冊商標指定之商品，或於招牌、名片、廣告文書、網頁及其他行銷物品上使用相同或近似於上開註冊商標之文字。
被告應連帶給付原告新臺幣肆拾捌萬柒仟壹佰伍拾元，及自民國一一四年四月九日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。
訴訟費用（減縮部分除外）由被告連帶負擔。
本判決第二項得假執行。但被告如以新臺幣肆拾捌萬柒仟壹佰伍拾元為原告預供擔保，得免為假執行。
事實及理由
壹、程序事項：按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴。但擴張或減縮應受判決事項之聲明者，不在此限；不變更訴訟標的，而補充或更正事實上或法律上之陳述者，非為訴之變更或追加，民事訴訟法第255條第1項第3款、第256條定有明文。經查，本件原告訴之聲明原為：㈠、被告極寵有限公司（下稱被告公司）不得使用相同或近似於註冊第01579423號「巔峰」商標（下稱系爭商標1）、第02332257號「超越巔峰」商標（下稱系爭商標2，與系爭商標1合稱系爭商標）文字及圖樣之招牌、名片、廣告、網頁及其他行銷物品，並應除去及銷毀相同或近似於系爭商標文字及圖樣之招牌、名片、廣告、網頁及其他行銷物品；㈡、被告公司、鄭智昇（下稱被告，與被告公司合稱被告等）應連帶給付原告新臺幣（下同）150萬元及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息；㈢、願供擔保，請准宣告假執行。嗣於114年3月19日具狀變更訴之聲明第1項為：被告公司不得使用相同或近似於系爭商標之文字於該註冊商標指定之商品，或於招牌、名片、廣告文書、網頁及其他行銷物品上使用相同或近似於上開註冊商標之文字，並於114年12月24日本院準備程序時將聲明第3項有關宣告假執行之範圍限於第2項損害賠償部分（本院卷一第463頁），嗣於115年3月27日具狀減縮訴之聲明第2項之金額為488,824元（本院卷二第313頁），於115年4月2日本院言詞辯論時再減縮為487,150元（本院卷二第329頁），核原告前開所為，係更正法律上之陳述及減縮應受判決事項之聲明，非為訴之追加變更，合先敘明。
貳、實體事項：
一、原告主張：原告為系爭商標之商標權人（名稱、註冊號、註冊公告日、專用期限、指定使用商品類別如附表所示），被告公司未經原告之授權或同意，基於行銷之目的，將來自紐西蘭品牌「ZIWI PEAK」商品，取名為「ZIWI 巔峰」(下稱系爭商品)，透過官網、MOMO賣場、PCHOME賣場等網路平台及寵物店等行銷、販售，甚至在寵物展上，使用「巔峰」二字作為展場名稱。被告前開使用「巔峰」二字之態樣（下稱被告商標）與系爭商標皆有使用「巔峰」二字，已屬近似之商標，近似程度不低。原告雖於112年5月1日始正式取得系爭商標1，然在系爭商標1正式移轉予原告以前，系爭商標1亦是指定使用在第31類別，此有原告與系爭商標1之原商標權人健聖興業有限公司（下稱健聖公司）簽署之「巔峰商標轉讓協議書」、原商標權人健聖公司98年至102年銷售「巔峰皮力素」商品之銷售明細、產品簡介及廣告資料等為證，原告受讓系爭商標1後，亦繼續將系爭商標1使用在該類別，顯見系爭商品與系爭商標指定使用於第31類之動物飼料、寵物飼料、動物用等商品相同或類似，二者於功能、用途、產製者、銷售管道及場所等因素上，具有共同或關聯之處，自屬同一或類似之商品，堪認系爭商品已有使具有普通知識經驗之相關消費者誤認被告公司所提供之商品來源與原告相同或二者間有授權、加盟或關係企業等類似關係存在，致相關消費者混淆誤認之虞，構成商標法第68條第3款之商標侵權行為。又被告公司於其粉絲專頁之貼文提及：「『ZIWI 巔峰』、『OO巔峰』傻傻分不清楚？！」、「收到許多消費者反應被誤導為『ZIWI 巔峰』，為了不讓大家再被混淆，我們決定引入『ZIWI巔峰防偽貼紙』，這樣就能輕鬆辨別真正的高品質產品啦！」等語，亦可證明被告公司知悉系爭商標之存在，顯有侵害系爭商標之故意，爰依商標法第69條第1項、第69條第3項、第71條第1項第3款、公司法第23條第2項之規定，提起本件訴訟，並聲明如前開變更後之聲明。
二、被告等略以：原告之前手健聖公司提出系爭商標1之申請前，被告即以「SofyDOG蘇菲狗寵物精品」深耕寵物用品市場，並自紐西蘭進口「ZIWI Peak巔峰寵物食品」，此有被告公司經營之PIXNET部落格使用「巔峰」商標之貼文截圖、SofyDOG臉書粉絲專頁使用「巔峰」商標之貼文截圖、歷年來以「巔峰」名義參與寵物展之照片影本、消費者提及「ZIWI
Peak巔峰」寵物食品之臉書貼文截圖可資為憑。被告公司銷售之客戶遍及全臺，透過臉書使用被告商標，原告自不難藉由業務經營、參與活動或瀏覽網站資訊之方式，得知被告公司已使用被告商標之情形。原告既已知悉上開情事，竟於受讓系爭商標1後，於112年4月11日向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請註冊系爭商標2，因系爭商標1自註冊公告日起滿五年，被告固不得就系爭商標1主張應撤銷之事由，然系爭商標2顯有意圖仿襲申請註冊相同或近似於被告商標先使用之情事，違反商標法第30條第1項第12款之規定，而有應撤銷之事由。又被告於97年進口代理「ZIWI Peak巔峰」寵物食品之初，即考量我國國民不諳外文，Peak之中文含有「巔峰」之意，即將ZIWI Peak寵物食品命名為「ZIWI Peak巔峰」，並無造成相關消費者混淆誤認之意圖。再者，自被告公司部落格貼文截圖可知，被告於97年即已使用被告商標於動物飼料、寵物零食等產品，依據商標法第36條第1項第4款，不受原告商標權效力所拘束，原告不得對被告主張商標權，原告之訴無理由，並聲明：㈠、原告之訴及假執行之聲請均駁回；㈡、如受不利之判決，願供擔保請准宣告免為假執行。
三、兩造不爭執事項(本院卷一第472頁)：
㈠、原告為系爭商標之商標權人，系爭商標之申請日期、註冊公告日期、專用期限及指定使用商品類別如附表。
㈡、原告曾向被告提起違反商標法之告訴，業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以114年度偵字第618號為不起訴處分，再經臺灣高等檢察署智慧財產檢察分署以114年度上聲議字第173號駁回再議確定（下稱另案刑事案件）。
㈢、原告於112年5月1日自健聖公司受讓系爭商標1，原告於112年4月11日申請系爭商標2，並於同年11月1日取得系爭商標2之商標權。
㈣、被告鄭智昇為被告公司之法定代理人。
㈤、被告有於官網、MOMO賣場、PCHOME賣場等網路平台銷售系爭商品，並以「巔峰」名義參加寵物展，而以「巔峰」、「ZI
WI Peak巔峰」作為商標使用。
㈥、被告已於114年1月24日對系爭商標1以三年未使用為由提出廢止，現由智慧局審理中。
四、原告主張被告等使用近似於系爭商標之文字，於官網、MOMO賣場、PCHOME賣場等網路平台、寵物店，行銷、販售系爭商品迄今，並於寵物展上，以「巔峰」二字作為展場名稱，致消費者混淆誤認之虞，侵害系爭商標等情，為被告等所否認，並以前詞置辯，本件經兩造協議簡化爭點後（本院卷一第473頁），本院所應審酌者為：㈠、系爭商標2有無商標法第30條第1項第12款規定之情事（被告等就此爭點部分僅就系爭商標2主張，本院卷二第3頁）？㈡、被告等可否依據商標法第36條第1項第4款之規定主張不受系爭商標權之效力所拘束？㈢、原告可否依據商標法第69條第1項之規定，請求被告公司防止侵害？㈣、原告可否依商標法第69條第3項、第71條第1項第3款、公司法第23條第2項之規定，請求被告等連帶賠償487,150元及法定利息？茲分述如下：
㈠、系爭商標2並無商標法第30條第1項第12款不得註冊事由：
１、按當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定。前項情形，法院認為有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利，智慧財產案件審理法第16條定有明文。查被告抗辯系爭商標之註冊違反商標法第30條第1項第12款規定，有應撤銷之原因，本院即應就系爭商標之註冊有無該應撤銷之原因自為判斷。又系爭商標2申請日為112年4月11日，嗣經智慧局於112年11月1日核准註冊公告，有商標單筆詳細報表乙紙在卷可參（本院卷一第65頁），則系爭商標2之註冊有無違法事由而應撤銷，應依註冊時之商標法第30條第1項第12款之規定為斷（即105年12月14日修正公布，於同年12月15日施行，下逕稱商標法）。
２、再按相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者。但經其同意申請註冊者，不在此限，商標法第30條第1項第12款亦有明定。被告等雖辯稱系爭商標2之「巔峰」業經其等使用在寵物食品之類別，與原告商標之商品用途相同，原告有意圖仿襲申請註冊，並提出前開PIXNET部落格貼文截圖、SofyDOG臉書粉絲專頁貼文截圖、歷年來參與寵物展之照片、消費者臉書貼文截圖等為證（乙證1至4），然上開資料雖有提及「ZIWI Peak巔峰」字樣，惟其係「SofyDOG蘇菲狗寵物精品」之貼文（乙證1）、SofyDOG臉書（乙證2）、Docky寵物精品貼文及消費者留言（乙證4），並無被告公司，且寵物展之照片（乙證3）亦無從得知參展方之名稱，已難認係被告公司使用被告商標之情形。被告等復主張原告可藉由業務經營、參與寵物展或瀏覽網站資訊之方式，得知被告公司使用被告商標乙節，惟前開證據方法既難以與被告公司勾稽，被告等復未舉證其與原告間有契約或業務往來關係，是依卷內現有事證，尚難認定原告因地緣關係知悉他人商標存在而有意圖仿襲註冊之情事，是被告等所辯並不可採。
㈡、被告公司主張商標法第36條第1項第4款不可採：
１、「在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者。但以原使用之範圍為限；商標權人並得要求其附加適當之區別標示。」商標法第36條第1項第4款有明文。準此，成立善意先使用之要件，應包含在他人商標註冊申請日之前使用，其使用屬於善意，即不知他人商標存在，且以原使用之商品或服務為限，商標權人並得要求其附加適當之區別標示，使相關消費者足以區辯善意先使用人之商品或服務，與商標權人之商品或服務，係來自不同之來源。又當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任，但法律別有規定，或依其情形顯失公平者，不在此限，民事訴訟法第277條亦有明文規定。本件被告公司為善意先使用之抗辯，為原告所否認，是被告公司應就此部分負舉證之責任。
２、經查，被告公司雖提出善意先使用之證據方法除前開PIXNET部落格貼文截圖、SofyDOG臉書粉絲專頁貼文截圖、歷年來參與寵物展之照片、消費者臉書貼文截圖等（乙證1至4）為證外，另引用另案刑事案件之被證3、被證7為依據，惟查，上開證據資料之時間點最早為97年12月15日（乙證1）、同年10月15日（刑案被證3），為被告等所自承（本院卷一第646頁），然使用者及簽約者分別為SofyDOG蘇菲狗寵物精品、SofyDOG LIMITED（本院卷一第303、655頁），並非被告公司，況被告公司於108年2月19日始設立，有經濟部商工登記公示資料查詢服務在卷可參（本院卷一第119頁），被告公司設立在後，自無成立善意先使用之餘地。被告等固辯稱係由被告成立古迪寵物食品有限公司（下稱古迪公司）後先使用系爭商標1，再由古迪公司實質分割業務而成被告公司等情，惟古迪公司成立在前，被告公司成立在後，二者為不同之法人格，縱認被告等前開抗辯為真，被告公司亦無從以古迪公司使用情形為善意先使用之抗辯（最高法院108年度台上字第744號民事判決意旨參照），是被告等前開抗辯，應非可採。
㈢、原告依商標法第69條第1項請求排除侵害為有理由：
１、按商標權人對於侵害其商標權者，得請求除去之，有侵害之虞者，得請求防止之，商標法第69條第1項定有明文。所謂侵害，乃第三人不法妨礙商標專用權之圓滿行使，而商標專用權人無忍受之義務。侵害須已現實發生，且繼續存在。所謂有侵害之虞，係侵害雖未發生，就現在既存之危險狀況加以判斷，其商標專用權有被侵害之可能，而有事先加以防範之必要，但不以侵害曾一度發生，而有繼續被侵害之虞為必要（最高法院87年度台上字第2319號民事判決意旨參照）。
準此，商標權人排除侵害的態樣有二，一為排除侵害請求權，旨在排除現實已發生之侵害；另一為防止侵害請求權，旨在對現實尚未發生之侵害予以事先加以防範。無論是排除侵害、防止侵害，均不以侵害人主觀上有故意或過失為要件。
２、被告等確有上開使用被告商標之行為，為被告等所不否認（不爭執事項㈤），而被告等既曾為侵害原告商標權之行為，則原告依上開規定，請求被告公司不得使用相同或近似於系爭商標之文字於該註冊商標指定之商品，或於招牌、名片、廣告文書、網頁及其他行銷物品上使用相同或近似於上開註冊商標之文字，即無不合，應予准許。
㈣、原告請求被告等連帶負賠償責任為有理由：
１、按商標權人對於因故意或過失侵害其商標權者，得請求損害賠償；商標權人請求損害賠償時，得就查獲侵害商標權商品之零售單價1500倍以下之金額。但所查獲商品超過1,500件時，以其總價定賠償金額；前項損害賠償金額顯不相當者，法院得予酌減之，商標法第69條第3項、第71條第1項第3款及第2項分別定有明文。系爭商標1於102年5月16日即註冊公告在案，被告公司將與系爭商標1近似之被告商標使用於與系爭商標指定使用商品相同或類似之系爭商品上，至少顯有侵害原告商標權之過失甚明，而被告為被告公司之負責人，依公司法第23條第2項，應與被告公司負連帶賠償責任，是原告依商標法第69條第3項、公司法第23條第2項之規定，請求被告等負連帶賠償責任，應屬有據。
２、原告主張系爭商品之零售單價如115年3月31日民事陳報狀之附表所示（本院卷二第335至337頁），有莫奧數位股份有限公司115年2月23日莫字第0000000000號函檢附之銷售資訊在卷可參（本院卷二第251至287頁），且為被告等所不爭執（本院卷二第328頁），而前開附表侵害商標權商品已超過1,500件，則計算其總價為487,150元（計算式如該書狀之附表，本院卷二第335至337頁，原告於115年4月2日審理時更正第14欄位之單價及總金額為，本院卷二第329頁），被告等就更正部分亦無意見（本院卷二第329頁），上開賠償金額並無顯不相當情形。被告等雖辯稱應扣除系爭商品之成本等語，惟商標權人選擇依商標法第71條第1項第3款之規定計算損害賠償，該款已明定以商品零售單價計算賠償金額，自無再主張扣除成本或費用之餘地，是被告等前開辯解，應非可採。是原告請求被告等應連帶給付487,150元，為有理由，應予准許。
３、再按給付無確定期限者，債務人於債權人得請求給付時，經其催告而未為給付，自受催告時起，負遲延責任。其經債權人起訴而送達訴狀，或依督促程式送達支付命令，或為其他相類之行為者，與催告有同一之效力，民法第229條第2項定有明文。而遲延之債務，以支付金錢為標的者，債權人得請求依法定利率計算之遲延利息；應負利息之債務，其利率未經約定，亦無法律可據者，週年利率為百分之5，民法第233條第1項、第203條所亦有明定。本件原告請求被告等連帶賠償之金額，並未定有給付期限，而本件起訴狀繕本係於114年4月8日送達於被告等，有本院送達證書在卷可參（本院卷一第131頁），是被告等應自本件民事起訴狀繕本送達之翌日即114年4月9日起負遲延責任。是以，原告請求被告等應自114年4月9日給付法定遲延利息，即屬有據，應予准許。
五、綜上所述，原告爰依商標法第69條第1項、第3項、第71條第1項第3款、公司法第23條第2項，請求被告等應連帶給付原告487,150元，及自114年4月9日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息，並請求如主文第1項所示之防止侵害，即為有理由，應予准許。本判決如主文第2項所示原告勝訴部分，所命給付金額未逾50萬元，爰依民事訴訟法第389條第1項第5款規定，依職權宣告假執行，被告聲請宣告免為假執行核無不合，爰依民事訴訟法第392條第2項規定，依聲請為被告預供擔保後得免為假執行之宣告。
六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所提證據，經本院斟酌後，核與判決結果不生影響，爰不另逐一論述，附此敘明。訴訟費用負擔之依據：智慧財產案件審理法第2條，民事訴訟法第78條、第85條第2項。中 華 民 國 115 年 4 月 23 日
智慧財產第二庭
法 官 林惠君以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，上訴時應提出委任律師或具有智慧財產案件審理法第10條第1項但書、第5項所定資格之人之委任狀；委任有前開資格者，應另附具各該資格證書及釋明委任人與受任人有上開規定（詳附註）所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中 華 民 國 115 年 4 月 23 日
書記官 余巧瑄附註：智慧財產案件審理法第10條第1項、第5項智慧財產民事事件，有下列各款情形之一者，當事人應委任律師為訴訟代理人。但當事人或其法定代理人具有法官、檢察官、律師資格者，不在此限：
一、第一審民事訴訟事件，其訴訟標的金額或價額，逾民事訴訟法第四百六十六條所定得上訴第三審之數額。
二、因專利權、電腦程式著作權、營業秘密涉訟之第一審民事訴訟事件。
三、第二審民事訴訟事件。
四、起訴前聲請證據保全、保全程序及前三款訴訟事件所生其他事件之聲請或抗告。
五、前四款之再審事件。
六、第三審法院之事件。
七、其他司法院所定應委任律師為訴訟代理人之事件。當事人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或當事人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格，並經法院認為適當者，亦得為第一項訴訟代理人。
附表：
系爭商標1(註冊第01579423號) 系爭商標2(註冊第02332257號) 註冊號：商標01579423 註冊公告日期：102/05/16 專用期限：122/05/15 商標權人：王品寵物用品有限公司 申請日期：101/09/07 商品類別：031 商品或服務名稱：豆餅、豆粉、豆片、動物飼料、家禽飼料、家畜飼料、寵物飼料、混合飼料、輔助飼料、完全飼料、完全配合飼料、非醫用飼料添加物、動物用食品、動物用飼養劑、動物用酵母、狗飼料、狗餅乾、動物可食用咀嚼物、寵物用飲料。 註冊號：商標02332257 註冊公告日期：112/11/01 專用期限：122/10/31 商標權人：王品寵物用品有限公司 申請日期：112/04/11 商品類別：031 商品或服務名稱：狗飼料；狗餅乾；家畜飼料；動物可食用咀嚼物；動物食用魚粉；動物食用穀物；動物食用穀類加工副產品；動物食用糠類混合飼料；寵物食品；動物零食；動物飼料；飼料；飼料用奶粉；貓飼料；動物食品；寵物飲料；寵物零食；供動物便溺用貓砂；貓砂；鳥食。 系爭商標1與系爭商標2合稱系爭商標