智慧財產及商業法院民事判決114年度民專上字第15號上 訴 人 酷特科技股份有限公司法定代理人 林胤臣訴訟代理人 黃沛頌律師
謝瑋玲律師（兼上二人之送達代收人）被上訴人 冠鼎科技股份有限公司法定代理人 潘冠達訴訟代理人 徐立晟律師（兼上一人之送達代收人）上列當事人間給付權利金事件，上訴人對於中華民國114年6月16日本院113年度民專訴字第51號第一審判決提起上訴，本院於114年12月24日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
一、上訴駁回。
二、第二審訴訟費用由上訴人負擔。事實及理由
壹、程序方面：
一、上訴人公司之法定代理人原為許凱琳，於民國114年6月4日變更為林胤臣，此有臺北市政府函及公司變更登記表附卷可稽（本院卷第112至119頁），經林胤臣聲明承受訴訟（本院卷第108頁），經核並無不合，應予准許。
二、本件相關證據編號及所在卷冊頁碼如附表一所示。
貳、被上訴人主張：被上訴人為中華民國第M571911號「水冷式」新型專利（下稱系爭專利）專利權人，專利權期間為107年12月21日至117年8月21日為止。被上訴人將系爭專利非專屬授權上訴人使用，期限為112年6月14日至113年6月13日，用以製造、販售水冷散熱產品（料號13RC00U0AM0101、13RC00M0AM0101，下稱系爭產品）予訴外人華碩電腦股份有限公司（下稱華碩公司），自應依雙方間之約定，按其實際出貨系爭產品予華碩公司之數量乘以每件美金（下同）2.6元，給付計量權利金予被上訴人，依華碩公司114年1月21日碩法函字第11400001號函，上訴人自112年6月14日起至113年1月16日止實際交付系爭產品予華碩公司之數量為4萬3,556件，扣除經旭品科技股份有限公司（下稱旭品公司）同意所出貨之2,016件，餘41,540件（43,556-2,016=41,540）。爰依雙方間之非專屬授權契約、民法第229條第2項及第233條第1項規定，請求上訴人給付權利金10萬8,004元本息【計算式：$2.6X41,540件=$108,004】。（被上訴人原請求上訴人給付13萬668元本息，經原審判准10萬8,004元本息，被上訴人就上開被駁回部分並未上訴，自非本院審究範圍，併此敘明）
參、上訴人之抗辯：兩造並未有任何專利授權金約定，被上訴人負責人已自承除甲證6授權書外，別無其他合約，縱認上訴人應給付專利授權金，兩造亦未約定有何授權金計算方式，參照被上訴人與旭品公司所簽署之專利專屬授權契約書，就相同之專利權，同樣出貨予華碩公司，其授權金每件僅為0.5元。而就華碩公司函覆上訴人總出貨數量為4萬3,556件乙事，其中2,016件為上訴人經旭品公司同意所出貨，該部分出貨數量與被上訴人無涉，被上訴人自不得請求該部分數量之權利金。再者，被上訴人將系爭專利專屬授權予旭品公司，致上訴人難以於系爭專利授權期限內使用，上訴人至少受有26萬2,397元之營業利益損害，及無法回收之模具成本損害人民幣23萬8,
568.61元，被上訴人應依民法第227條第1項準用第226條第1項規定，就上訴人所受損害負不完全給付之損害賠償責任，縱認上訴人應給付授權金，上訴人得以前揭損害賠償債權為抵銷。
肆、兩造之聲明：
一、原審為上訴人部分敗訴之判決，上訴人提起上訴，聲明如下：
㈠原判決不利上訴人部分廢棄。
㈡上開廢棄部分，被上訴人在第一審之訴及假執行之聲請均駁回。
二、被上訴人之答辯聲明：㈠上訴人之訴駁回。㈡被上訴人願供擔保，請准宣告假執行。
伍、兩造之不爭執事項（本院卷第214、222至223頁）：
一、被上訴人為系爭專利專利權人，專利權期間為107年12月21日至117年8月21日為止，系爭專利優先權為中國大陸000000000000.4，即中國大陸實用新型專利（專利權號：ZZ000000000000.4，授權公告號：CZ000000000U)。
二、被上訴人將系爭專利非專屬授權上訴人使用，非專屬授權期限為112年6月14日至113年6月13日（甲證6）。
三、被上訴人於112年11月15日與旭品公司簽署「專利專屬授權契約書」，將包括系爭專利在内之專利專屬授權予旭品公司，授權區域為中華民國境内、中華人民共和國境内及美國境内、德國境内，授權期間為自簽約日起至專利權消滅為止，並指定係授權予旭品公司出貨給華碩公司之用，但該專屬授權並未向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）為登記。
四、上訴人自112年6月14日起至113年1月16日止實際交付系爭產品予華碩公司之數量為4萬3,556件【計算式：24,644＋18,912＝43,556件，丁證1】，其中2,016件為上訴人經系爭專利專屬授權人旭品公司同意出貨（乙證3）
五、旭品公司於112年12月13日寄發律師函予上訴人（乙證4），表示被上訴人已將系爭專利於同年11月15日專屬授權予旭品公司，上訴人不得再行使用生產，否則旭品公司將請求損害賠償及銷毁相關產品。
六、系爭產品一部分有使用系爭專利，而上訴人為開發設計系爭產品整體投入相當人力及物力，包含模具、打版及車間治具費用人民幣（下同）23萬8,568.61元，其中代工廠海明輝部分為14萬0,220元、代工廠億佳部分為9萬8,348.61元（乙證
8、9）。
七、上訴人因配合華碩公司及旭品公司有關系爭專利授權之要求而未再交付系爭產品，就尚未出貨部分之預期利益扣除代工成本後之金額為美金（下同）26萬2,397元，相關內容、計算式及證據詳見上訴人114年7月15日所提上訴理由(一)狀第7頁第24行至第9頁第17行（本院卷第30至32頁）所載。
陸、爭點（本院卷第214、223頁）：
一、被上訴人得否請求上訴人給付系爭專利之授權金108,004元？㈠兩造約定授權金如何計算？
⒈被上訴人主張：每件2.6元⒉上訴人抗辯：兩造間並無約定授權金數額及計算方式，則
參照被上訴人與旭品公司間每件0.5元之計量權利金模式，計算本件授權金。
㈡被上訴人得否依兩造間非專屬授權契約、民法第229條第2項
及第233條第1項規定，請求上訴人給付授權金108萬,004元？
二、如上訴人應給付授權金，則上訴人得否主張抵銷？㈠被上訴人有無未依非專屬授權契約之本旨為給付之不完全給
付情事？被上訴人與旭品公司間之授權約定是否依專利法第62條規定不得對抗上訴人？㈡上訴人得否依民法第227條第1項準用第226條第1項規定，請
求被上訴人賠償26萬2,397元之營業利益損害，及無法回收之模具成本損害人民幣23萬8,568.61元，進而主張抵銷？
柒、得心證之理由：
一、被上訴人得請求上訴人給付系爭專利之授權金美金（下同）10萬8,004元：
㈠兩造約定授權金之計算：
⒈按當事人互相表示意思一致者，無論其為明示或默示，契
約即為成立。當事人對於必要之點，意思一致，而對於非必要之點，未經表示意思者，推定其契約為成立，關於該非必要之點，當事人意思不一致時，法院應依其事件之性質定之，民法第153條定有明文。
⒉被上訴人將系爭專利非專屬授權上訴人使用，非專屬授權
期限為112年6月14日至113年6月13日（甲證6。第伍、二項之兩造不爭執事項）。惟兩造除甲證6之授權證書外，別無其他契約，甲證6僅記載授權標的（即系爭專利）、授權期限，並未記載授權金之數額及計算方式，被上訴人主張每件產品之授權金為2.6元云云，上訴人則抗辯：參照被上訴人與旭品公司間每件0.5元之計量權利金模式，計算本件授權金云云。
⒊上訴人已自承其出貨予華碩公司之機種即系爭產品係使用
系爭專利，復曾於112年11月24日向被上訴人傳送「7月的貨款，6524台x2.6USD，你給帳號，我隨可以安排，8月貨款12／5會到帳安排」、「下周可以先給我公司、帳號嗎？我先匯7月的專利權金，6524台x2.6USD＝16,962.4」等語之文字訊息(甲證8)，表明其將給付112年7月份之權利金，並以計量權利金之方式計算應給付予被上訴人之金額，且通知112年12月5日會安排給付112年8月份之權利金，顯見兩造間確實有系爭專利權利金之約定存在。參諸兩造均為以營利為目的、以電腦及事務性機器設備批發零售為業之公司（甲證1、4），上訴人亦非與被上訴人業務往來密切之合作廠商，被上訴人並無可能將系爭專利無償授權予上訴人實施，故被上訴人主張兩造已有約定系爭專利權利金等語，堪以採信。
⒋又被上訴人雖主張兩造採用每件3元之計量權利金模式為口頭約定，惟被上訴人就此無書面資料可佐，但上訴人既傳送上開甲證8之文字訊息予被上訴人，已自承系爭專利權利金應以每件2.6元計算，並乘以其所稱之出貨數量計算金額。況此縱僅為上訴人之要約，被上訴人對上開文字訊息亦回覆「就麻煩你這邊，給定明確的匯款日期」、「請按照這個數量將款項匯至下列帳戶」，並傳送匯款帳戶資料予上訴人，並未對上訴人以每件2.6元計算及其計算方式加以爭執，亦可自其請求告知匯款日期與提供指定帳戶等一定行為據以推知被上訴人同意上訴人以每件2.6元乘以出貨數量計算權利金（甲證8、10），則就兩造客觀可見之行為、舉止以觀，足以推知兩造有以每件2.6元乘以出貨數量計算權利金之效果意思，當已就每件2.6元乘以出貨數量之計量權利金模式默示意思表示合致。
⒌上訴人辯稱被上訴人與旭品公司間之專利權利金以每件0.5元計算，本件應可沿用該計價方式為授權金之給付云云。但被上訴人與旭品公司間之權利金以每件0.5元計算，係因其等專屬授權之標的多達包含系爭專利在內之64項專利，不以系爭專利為限，授權期間則自簽約日即112年11月15日起至專利權消滅止，最晚可至131年1月19日，授權區域亦涵蓋我國及中、美、德等國，不論標的、期間及區域均較被上訴人與上訴人間之非專屬授權為廣甚多，方產生交易上以量制價之效果，自能使被上訴人給予較大折讓空間，並因授權之標的甚多，旭品公司出貨予華碩公司之產品僅須使用64項專利之一即須給付授權金，未必均有使用系爭專利，方約定採用每件0.5元之計量權利金模式，與兩造間僅針對系爭專利之非專屬授權契約完全不同，不可一概而論。因此，被上訴人與旭品公司間基於私法自治及契約自由所為之約定，屬於其等業務往來合作之選擇，基於債之相對性，亦無任何拘束本件非專屬授權契約之法律效果，則甲證7專屬授權契約之權利金約定，要難比附援引，執為上訴人於本件所應給付之授權金之論據。
㈡被上訴人得依兩造間非專屬授權契約、民法第229條第2項及第233條第1項規定，請求上訴人給付授權金10萬8,004元：
⒈上訴人尚未給付權利金之產品數量為4萬1,540件：
上訴人自112年6月14日起至113年1月16日止實際交付系爭產品予華碩公司之數量為4萬3,556件【計算式：24,644＋18,912＝43,556件，丁證1】，其中2,016件為上訴人經系爭專利專屬授權人旭品公司同意出貨（乙證3。第伍、四項之兩造不爭執事項），故被上訴人就該2,016件並無向上訴人請求權利金之權利，應予扣除，則上訴人尚未給付權利金之產品數量為4萬1,540件【計算式：43,556-2,016=41,540】。
⒉綜上，上訴人尚未給付系爭專利權利金為10萬8,004元【計
算式：2.6元x41,540件=108,004元】，被上訴人依兩造間非專屬授權契約、民法第229條第2項及第233條第1項規定，請求上訴人給付授權金美金108,004元，於法有據。
二、上訴人應給付授權金，但不得主張抵銷：㈠按二人互負債務，而其給付種類相同，並均屆清償期者，各
得以其債務，與他方之債務，互為抵銷。但依債之性質不能抵銷或依當事人之特約不得抵銷者，不在此限。前項特約，不得對抗善意第三人，民法第334條定有明文。
㈡專利權之權利範圍及權能與授權：
⒈新型專利權為專利法所保護之主觀權利，新型專利權人有
積極利用權能（利用權）與消極排除他人干涉之權能（禁止權、排他權），此觀專利法第120條準用第58條第1、2、4項前段規定：「（第1項）新型專利權人，除本法另有規定外，專有排除他人未經其同意而實施該新型之權。（第2項）物之新型之實施，指製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物之行為。（第4項）新型專利權範圍，以申請專利範圍為準……」至明。準此，新型專利權人就新型專利專有實施新型之權利（例如自行實施或授權他人實施），同時專有排除他人實施該專利之權利，後者具有排他之效力，新型專利權人得以排除第三人對該受保護專利之利用，亦即，新型專利權人享有排除他人未經其同意而實施之權，未經其同意，不得實施其新型，故同法第120條準用第96條第1項規定：「新型專利權人對於侵害其專利權者，得請求除去之。有侵害之虞者，得請求防止之。」⒉專利法第120條準用第62條第1至3項規定：「（第1項）新
型專利權人以其新型專利權讓與、信託、授權他人實施或設定質權，非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人。（第2項）前項授權，得為專屬授權或非專屬授權。（第3項）專屬被授權人在被授權範圍內，排除新型專利權人及第三人實施該新型。」準此，專利授權可分為專屬授權及非專屬授權，其區別在於專屬被授權人在被授權範圍內，有權排除新型專利權人及第三人實施該新型，得以專利權人之地位行使權利，並得以自己名義為訴訟上之行為，新型專利權人在該專屬授權範圍內，不得行使權利；非專屬授權則否，非專屬被授權人，僅於授權範圍內實施專利權，而無法對第三人行使排他權，新型專利權人本身在授權範圍內仍得實施專利權，並行使權利，惟該授權契約拘束專利權人及非專屬被授權人，故於授權範圍內，非專屬被授權人得以授權契約對抗新型專利權人，新型專利權人應容忍非專屬被授權人之實施。
⒊關於新型專利權（即讓與、信託、授權他人實施或設定質
權）之異動，我國專利法第120條準用第69條第1項係採登記對抗要件。本條項所稱之非經登記不得對抗第三人，係當事人間就有關專利權之讓與、信託、授權或設定質權事項之法律關係有所爭執時適用之。蓋專利權為無體財產權，具有準物權性，無法依動產物權交付，乃依不動產物權採登記之公示方法，並採登記對抗主義，而所謂對抗，係指各種不同權利間，因權利具體行使時發生衝突、矛盾或相互抗衡之現象，以「登記」為判斷權利歸屬之標準，故本條規定旨在保護交易行為之第三人，而非侵權行為人。然非專屬授權及專屬授權即使未為登記，均得依授權契約對抗原專利權人。
㈢旭品公司所取得之專屬授權因未經登記不得對抗上訴人：
⒈兩造間就系爭專利之非專屬授權契約，以及被上訴人與旭
品公司間就系爭專利之專屬授權契約，均未向智慧局為登記（甲證11，智慧局專利權證案件明細），且為兩造所不爭執。上訴人所取得之非專屬授權，因未經登記，依專利法第62條第1項規定，無法對抗被上訴人以外之第三人（包含旭品公司）。然旭品公司所取得之專屬授權亦未經登記，依上開規定，亦無法對抗被上訴人以外之第三人（包含上訴人），易言之，上訴人與旭品公司皆無法以各自取得之非專屬授權與專屬授權對抗對方，此際即應從授權之本質定其效力。
⒉兩造間成立非專屬授權關係，不問有無登記，被上訴人本
即受此非專屬授權契約之拘束，亦即上訴人得以此非專屬授權對抗被上訴人，上訴人於授權範圍內得實施系爭專利，而被上訴人應容忍之，不得對上訴人行使排他權。因系爭專利已有此非專屬授權關係，此即存在於專利權之權利範圍內，而構成專利權之限制，被上訴人固然本於專利權人之地位依法本可於112年11月15日將系爭專利專屬授權予旭品公司，系爭專利權本涵蓋成立在先之非專屬授權關係，旭品公司自應承繼系爭專利權此一限制（即非專屬授權），蓋被上訴人無從將大於自身權利範圍之權利授與旭品公司。故旭品公司因專屬授權而於授權範圍內取得實施系爭專利權之權能，但其所取得之排他權能則僅限於被上訴人及其他第三人，而不包含非專屬授權之上訴人，亦即旭品公司應容忍上訴人依原非專屬授權範圍內（自112年6月14日起至113年6月13日止）實施系爭專利權，不得以專屬授權之被授權人之身分對上訴人行使排他權，旭品公司與被上訴人間甲證7專屬授權契約之債權債務關係，無從影響上訴人依非專屬授權契約所取得之實施權。
⒊旭品公司先於112年11月20日以乙證3之電子郵件通知華碩
公司有關取得專屬授權一事，再於同年12月13日寄發律師函予上訴人（乙證4），表示被上訴人已將系爭專利於同年11月15日專屬授權予旭品公司，上訴人不得再行使用生產，否則旭品公司將請求損害賠償及銷毁相關產品（第伍、五項之不爭執事項），嗣後上訴人因配合華碩公司及旭品公司有關系爭專利授權之要求而未再交付系爭產品（第
伍、七項之不爭執事項）。旭品公司已知上訴人取得非專屬授權、並使用系爭專利製造產品後販售予華碩公司乙節，此觀乙證4律師函第一、㈢項第1至3行自明。旭品公司雖依專利法第120條準用第62條第3項規定對外主張及行使其專屬被授權人之排他權利，然依前所述，因旭品公司未辦理授權登記，無法立於專屬授權之被授權人地位排除上訴人繼續實施系爭專利，上訴人於授權期間內仍可繼續實施系爭專利。上訴人辯稱被上訴人於授權期限内將系爭專利權利專屬授權予旭品公司（甲證7），使旭品公司依專利法第62條第3項取得排除上訴人使用系爭專利之權利，兩造間雖立有甲證6授權書約定在先，然因僅具債權效力，而無從對抗旭品公司，且該專屬授權契約已為上訴人及華碩公司所明知，同法第62條即應限縮解釋云云，應無可採。
㈣被上訴人並無上訴人所指未依非專屬授權契約之本旨為給付之不完全給付情事：
⒈民法第227條第1項規定：「因可歸責於債務人之事由，致
為不完全給付者，債權人得依關於給付遲延或給付不能之規定行使其權利。」第226條第1項規定：「因可歸責於債務人之事由，致給付不能者，債權人得請求賠償損害。」又不完全給付債務不履行責任，以可歸責於債務人之事由而給付不完全（未符債務本旨）為其成立要件，應由債權人就其所受領之給付未符合債務本旨致造成損害，負舉證責任（最高法院113年度台上字第2011號民事判決參照）。
⒉上訴人主張其明知已專屬授權，如再繼續生產出貨，豈非
明知而故意侵害旭品公司之專屬授權權利？依甲證7，被上訴人與旭品公司均有辦理專利授權登記之義務，上訴人無從預知是否已辦理登記或何時能辦理完成，如專屬授權登記完成，上訴人即不得使用系爭專利，則之前投入成本所生產之專利產品瞬間作廢不得出售；再觀諸甲證7之前言，顯乃在使旭品公司取代上訴人，益證被上訴人藉此排除上訴人依原授權關係得享有之權利云云。
⒊惟如前所述，上訴人僅取得非專屬授權，亦未辦理授權登
記，被上訴人仍為專利權人，自得再為授權（專屬授權或非專屬授權均可），且旭品公司因未辦理專屬授權之授權登記，無法立於專屬授權之被授權人地位排除上訴人繼續實施系爭專利，故被上訴人雖於非專屬授權期間，對旭品公司為專屬授權，然該專屬授權未經登記，則被上訴人所授與上訴人之非專屬授權，並無瑕疵。而兩造間之非專屬授權契約，除甲證6之外，別無其他書面契約，亦即兩造並未約定被上訴人不得再對第三人（如旭品公司）為授權，難認被上訴人有何未依債之本旨履行而為不完全給付之情事。至上訴人前開主張，核係其就未經登記而成立在先之非專屬授權可否對抗未經登記而成立在後之專屬授權的法律見解，進而作成不再實施系爭專利及販賣系爭產品之商業上判斷，致生所謂營業利益損害，及無法回收之模具成本損害，均非因被上訴人所為之給付不完全所生之損害，自無從依民法第227條第1項準用第226條第1項規定而課予被上訴人應負不完全給付責任。
⒋至被上訴人與旭品公司依甲證7專屬授權契約第6條約定，
有辦理專利授權登記之義務（原審卷第91頁），上訴人確難預知被上訴人與旭品公司是否辦理授權登記或何時完成登記，一旦辦妥專屬授權登記，旭品公司依專利法第62條第1項規定，確實可對抗上訴人，然倘上訴人就其非專屬授權向智慧局申辦授權登記，即得依上開規定對抗旭品公司，則上訴人捨此不為，任令其自身陷於是否侵害專利權之法律風險。又華碩公司未再向上訴人下單採購產品，上訴人配合旭品公司與華碩公司之要求，並稱113年1月12日後未再交付系爭產品，或許華碩公司就上訴人之非專屬授權及旭品公司之專屬授權而為選擇，亦可能有價格、品質、數量、折扣等其他考量，無足認屬可歸責於被上訴人之債務不履行。故上訴人所辯，難認可採。
㈤綜上，旭品公司所取得之專屬授權因未經登記不得對抗上訴
人，且被上訴人並無上訴人所指未依非專屬授權契約之本旨為給付之不完全給付情事，故上訴人不得依民法第227條第1項準用第226條第1項規定，請求被上訴人賠償26萬2,397元之營業利益損害，及無法回收之模具成本損害人民幣23萬8,
568.61元，自不得以之與其所負授權金債務主張抵銷。㈥上訴人聲請傳喚旭品總經理洪廷宏，擬證明旭品公司曾向上
訴人表達倘上訴人持續製造，將對之提出相關損害賠償請求，被上訴人迭與華碩公司、旭品公司協商，最終後續華碩公司因旭品公司已獲專屬授權，只能改由旭品公司承接，是上訴人根本無從再繼續使用系爭專利等等（本院卷第230至231頁）。因上開待證事實已有甲證7、乙證3、4等證據可稽，已於前述，且被上訴人已按其與上訴人間非專屬授權契約依其本旨而為給付，並無債務不履行之情事，上訴人及華碩公司所為商業上決策，與上訴人所為被上訴人不完全給付之主張無涉，已於前述，自無調查之必要。
捌、結論：綜上所述，被上訴人請求上訴人給付授權金10萬8,004元，為有理由。因被上訴人請求上訴人給付授權金之金額，並未定有給付期限，起訴狀繕本係於113年6月27日送達上訴人（原審卷第129頁），已生催告給付之效力，則被上訴人請求上訴人應負遲延責任，即自同年月28日起至清償日止按年息5%計算之利息，洵屬有據。原審因而為上訴人部分敗訴判決，並依兩造聲請分別准免假執行之宣告，核無不合。上訴人上訴為無理由，應予駁回。
玖、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所提證據，經本院斟酌後，認均不足以影響本判決之結果，爰不逐一詳予論駁，併此敘明。據上論結，本件上訴為無理由，依民事訴訟法第449條第1項、第78條，判決如主文。
中 華 民 國 115 年 1 月 30 日
智慧財產第一庭
審判長法 官 汪漢卿
法 官 陳端宜法 官 蔡惠如以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀(均須按他造當事人之人數附繕本)，上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1第1項但書或第2項(詳附註) 所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中 華 民 國 115 年 2 月 12 日
書記官 邱于婷附註：
民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。
上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。