智慧財產及商業法院民事判決114年度民專訴字第36號原 告 薄懷忻訴訟代理人 黃毓然律師被 告 耀然實業股份有限公司法定代理人 翁榮懋訴訟代理人 黃國益律師
許雅筑律師上列當事人間請求確認專利權等事件，本院於民國115年3月18日言詞辯論終結，判決如下：
主 文確認中華民國第I883342號「抗過敏組成物及抗過敏產品ANTI-ALLERGIC COMPOSITIONS AND ANTI-ALLERGIC PRODUCT」發明專利之專利申請權為原告與被告共有。
原告其餘之訴駁回。
訴訟費用由被告負擔二分之一，餘由原告負擔。
事實及理由
甲、程序方面：
壹、按確認法律關係之訴，非原告有即受確認判決之法律上利益者，不得提起之，民事訴訟法第247條第1項前段定有明文。
而所謂即受確認判決之法律上利益，係指法律關係之存否不明確，原告主觀上認其在法律上之地位有不安之狀態存在，且此種不安之狀態，能以確認判決將之除去者而言，若縱經法院判決確認，亦不能除去其不安之狀態者，即難認有受確認判決之法律上利益（最高法院52年台上字第1240號判決先例、最高法院106年度台上字第2060號民事判決要旨參照）。查本件原告主張中華民國第I883342號「抗過敏組成物及抗過敏產品ANTI-ALLERGIC COMPOSITIONS AND ANTI-ALLERG
IC PRODUCT」發明專利（下稱系爭專利）之專利申請權為原告所有，而為被告耀然實業股份有限公司(下稱被告公司)所否認；準此，兩造間就系爭專利之專利申請權歸屬之法律關係即有不明確，導致原告私法上之地位有受侵害之危險，非經判決確認，無以除去，且原告為除去上開危險，除提起確認請求權不存在之訴外，無從提起其他訴訟，則原告提起本件確認之訴，於法即無不合。
貳、按訴之變更或追加，非經他造同意，不得為之，但請求之基礎事實同一、不甚礙被告之防禦及訴訟之終結者，不在此限。民事訴訟法第255條第1項第2款、第7款定有明文。查本件原告先於民國114年11月5日準備程序時訴之聲明為：「一、確認系爭專利之專利申請權為原告所有。二、訴訟費用由被告公司負擔。」(本院卷第177頁)。復於115年1月14日當庭具狀追加備位聲明部分為「一、確認系爭專利之專利申請權為原告及被告公司共同所有。二、訴訟費用由被告公司負擔。」(本院卷第309、310頁)。查本件被告公司雖未同意聲明追加，惟就審酌其追加備位聲明部分，揆諸前揭法條規定，原告上開追加部分，請求之基礎事實為同一，且已經被告公司當庭充分表示意見，堪認不甚妨礙被告防禦及訴訟終結，是以，揆諸前揭規定，自應予准許。
乙、實體方面：
壹、原告主張：原告為保養品研發人員，於110年4月8日與訴外人王柏崴討論中，獲悉Tazman PepperTM AF原料可抑制TRPV1通道減緩發炎反應等症狀，遂以臺灣原生之馬告胡椒研發具類似功能之構想，於110年7月至11月間研發「敏膚癒」抗過敏產品，並將該產品交由訴外人福崴材料有限公司（原名為福崴商貿有限公司，下稱福崴公司）自111年至113年間出貨與被告公司，被告公司嗣將系爭產品改名為「敏必舒」。原告於111年2月23日提供被告公司之簡報記載抑制TRPV1之作用機轉、馬告之抗炎機能、含5%原料油劑與霜劑配方等敏膚癒之核心技術及研發流程，且其提供與被告公司之敏必舒之安全數據表(MSDS)、成分分析報告(COA)與系爭專利之專利權範圍之組成物成分、萃取量均相同，敏必舒與敏膚癒僅為名稱之不同，是為原告先行發想後並將上開資料提供與被告公司，故原告就系爭專利具有單獨實質貢獻，為系爭專利之專利申請權人。詎被告公司未經原告同意或授權，將敏膚癒向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）提出專利申請，將翁榮懋、趙景豪、王柏崴及原告列為發明人，嗣經智慧局核准後取得系爭專利，被告公司雖為符合申請專利要件而提供配方應用實施案例、安全報告及功效報告等資料之行為，僅為對已完成之發明所產生之貢獻，對系爭專利並無實質貢獻，自不能就系爭專利主張專利申請權，爰依民事訴訟法第247條第1項之規定，提起本件訴訟等語。並聲明：㈠先位聲明：⒈確認系爭專利之專利申請權為原告所有。⒉訴訟費用由被告公司負擔。㈡備位聲明：⒈確認系爭專利之專利申請權為原告及被告公司共同所有。⒉訴訟費用由被告公司負擔。
貳、被告公司則以：原告未就系爭專利向智慧局申請專利權，亦未提出取得專利權之依據，故提起本件訴訟欠缺確認利益。原告雖簡述敏膚癒開發時間序，然未提供證據資料證明其所開發之內容與系爭專利相關，原告所提之簡報內容僅為敏膚癒產品簡介、功效。被告公司之負責人翁榮懋先對抗敏止癢等化妝品原物料有開發想法，與王柏崴交流而研發出敏必舒，故敏必舒非原告單獨所研發。又安全數據表(MSDS)、成分分析報告(COA)資料，非原告一人始能提出，被告公司亦有能力撰寫，且該等資料非申請專利過程之必要資訊，尚須提供實驗數據及相關資料證明始符合申請專利之要件，是原告就系爭專利無單獨實質貢獻，並非系爭專利之發明人。再者，原告為福崴公司之員工，福崴公司之負責人王柏崴於111年3月22日以微信通訊軟體同意協助被告公司申請系爭專利一事，被告公司復將系爭專利完成申請案以電子郵件方式通知福崴公司，顯見福崴公司已同意讓與專利申請權予被告公司，被告公司自當然取得系爭專利申請權等語，置為抗辯。並聲明：㈠原告之訴駁回。㈡訴訟費用由原告負擔。
參、兩造不爭執事項（本院卷第180頁，並依本院論述與妥適調整文句)：
一、被告公司於111年8月8日，以翁榮懋、趙景豪、王柏崴、原告為發明人，被告公司為申請人，向智慧局提出系爭專利之申請。
二、系爭專利之申請日為111年8月8日，公告日為114年5月11日，專利權期間自114年5月11日至131年8月7日。
肆、本件兩造所爭執之處，經協議簡化如下（本院卷第295頁，並依本院論述與妥適調整文句)：
一、先位之訴：㈠原告就系爭專利是否有單獨實質貢獻?㈡原告是否為系爭專利之專利申請權人？
二、備位之訴：㈠原告就系爭專利是否有實質貢獻？㈡原告是否為系爭專利之共同申請權人？
伍、得心證之理由：
一、專利申請權歸屬之判斷：㈠按專利申請權，指得依專利法申請專利之權利。專利申請權
人，除本法另有規定或契約另有約定外，指發明人、新型創作人、設計人或其受讓人或繼承人，專利法第5條定有明文。由上開規定可知，專利申請權人係指發明人或創作人，所謂「發明人」係指實際進行研究發明之人，「創作人」係指實際進行研究創作新型之人，發明人或創作人均須係對申請專利範圍所記載之技術特徵具有實質貢獻之人，其須就發明或新型所欲解決之問題或達成之功效產生構想，並進而提出具體而可達成該構想之技術手段。
㈡專利權人非屬真正專利申請權人之情事，常見有：剽竊他人
創作，並提出專利申請；受雇人擅自或未依其與雇用人之約定，將其於職務上所完成之創作申請專利；雇用人將受雇人於非職務上所完成之創作申請專利；或受聘人未依其與出資人之約定，將其研究開發成果申請專利等。前述每一種情事在判斷歸屬時的考量均有差異，若為前述情形，應就被控行為人是否接觸主張為真正申請權之人（下稱主張者）的技術、被控行為人所申請之發明或創作是否和主張者之技術實質相同等予以探究；若為前述情形之雇傭關係中職務上之創作或非職務上之創作的歸屬判斷，主要是就受雇人之職務是否與其創作有關、該創作完成之時間點是否於雇傭之期間內、受雇人之創作與系爭專利是否實質相同、雙方當事人間有無契約約定專利申請權及專利權之權利歸屬等予以探究；若為前述情形之出資受聘關係下的歸屬判斷，主要是就雙方當事人間契約約定內容及是否依契約執行、出資研究開發工作內容與系爭專利是否實質相同等予以探究。至於「實質相同」之判斷，於理解技術內容時，不應侷限於系爭專利權和主張者所提之技術內容間形式上的文字記載或表達上是否相同為斷，若發明/新型所屬技術領域中具有通常知識者能判斷為二者均是敘述同一事項，或者差異未逸脫主張者已擁有之針對解決技術問題或達成功效所提出技術手段的內容，仍應認定為「實質相同」，其情況包括新穎性、擬制喪失新穎性之態樣，亦包括基於普遍使用或眾所周知技術的使用或基於普通技能的選擇，而對於所欲解決之問題或達成功效之技術手段沒有造成實質影響的情況但不包括進步性之態樣。又是否構成實質相同，於判斷時必須仔細探求、逐項認定主張者所擁有之技術內容與系爭專利申請專利範圍所載之技術之異同，以資認定。
二、系爭專利技術分析：㈠系爭專利之技術內容：
系爭專利提供一種抗過敏組成物及抗過敏產品。抗過敏組成物包括馬告萃取、丁香萃取、薄荷萃取、檀木萃取以及花椒萃取。(見系爭專利摘要，本院卷第19頁)㈡系爭專利申請專利範圍：
系爭專利申請專利範圍共計7項，其中第1、5項為獨立項，其餘為附屬項，如下所示：
⒈一種抗過敏組成物，包括：馬告萃取；丁香萃取；薄荷萃取
；檀木萃取；以及花椒萃取，其中以所述抗過敏組成物的總重量計，所述馬告萃取的含量為20wt%至50wt%，所述丁香萃取的含量為1wt%至10wt%，所述薄荷萃取的含量為1wt%至15wt%，所述檀木萃取的含量為1wt%至15wt%，所述花椒萃取的含量為1wt%至10wt%。
⒉如請求項1所述的抗過敏組成物，其中所述抗過敏組成物被包覆於載體內，所述載體包括脂質粒。
⒊如請求項1所述的抗過敏組成物，更包括天然樹脂。
⒋如請求項3所述的抗過敏組成物，其中以所述抗過敏組成物的總重量計，所述天然樹脂的含量為1wt%至5wt%。
⒌一種抗過敏產品，含有請求項1至請求項4中任一項所述的抗過敏組成物。
⒍如請求項5所述的抗過敏產品，其中所述抗過敏產品包括乳液、乳霜或保養油。
⒎如請求項5所述的抗過敏產品，其中以所述抗過敏產品的總重
量計，所述抗過敏組成物的含量為1wt%至5wt%。
三、先位部分：㈠原告就系爭專利請求項有貢獻之部分：
原告主張系爭專利與其所研發「敏膚癒」成分相同，又其曾提供被告公司「敏膚癒」成分、配方之簡報資料，且其提供與被告公司關於敏必舒之安全數據表(MSDS)、成分分析報告
(COA)與系爭專利之專利權範圍之組成物成分、萃取量均相同，故其就系爭專利具單獨實質貢獻云云。然觀諸原告所提出關於「敏必舒」、「敏膚癒」之成分資料(原證6即本院卷第49至57頁、原證7即本院卷第193至212頁)，可知「敏必舒」之主要成分為山雞椒(LITSEA CUBEBA)果油、丁香(EUGENI
A CARYOPHYLLUS)花萃取、檀香(SANTALUM ALBUM)油、竹葉花椒(ZANTHOXYLUM ALATUM)萃取及辣薄荷(MENTHA PIPEHITA)油(本院卷第55頁)；「敏膚癒」之主要成分為馬告萃取、丁香萃取、薄荷萃取、檀木萃取以及花椒萃取(本院卷第203頁)，兩者均有馬告(即山雞椒)、丁香、檀香及薄荷，且上開成分與系爭專利請求項1所界定之部分成分相同，然敏必舒係以同屬不同種之竹葉花椒及辣薄荷，分別替代敏膚癒之花椒及薄荷，再者，「敏必舒」之主要成分比例雖與系爭專利之成分比例非完全相同，然在系爭專利所界定之比例範圍內。故原告對於系爭專利實質上具有貢獻。
㈡原告對系爭專利未有實質貢獻之部分：
如前所述，「敏必舒」與系爭專利就主要成分之差異僅在於系爭專利將竹葉花椒以花椒取代，兩者係為同屬而不同種，而智慧局於系爭專利申請之初審階段即以「…在所屬技術領域中具通常知識者於參酌引證1-4內容後已知馬告萃取物(馬告精油)、丁香萃取(丁香油)、檀木萃取(檀香)以及花椒萃取皆具有抗過敏功能之前提下，後續進行前述各組成份之含量比例係該領域中具通常知識者以一般例行工作之普通手段即可完成者，且由本案說明書內容或申復理由並未見有任何比較例或比較試驗，佐證所請較先前技術具有無法預期功效，所請難謂具進步性，申復理由不足採」，而認定不具進步性為由核駁(本院卷第261至270頁)，可知系爭專利於提出申請時曾因欠缺功效試驗而無法符合進步性要件。被告公司於申請再審查時補充敏必舒舒緩霜人體功效評估試驗報告書(下稱SGS實驗報告)，而該報告書記載「受試者使用60分鐘後可降低實驗所引發紅斑程度達18.77%，優於空白組，使用14天後所引發紅斑程度亦遠低於空白組，問卷評估結果受試者反映舒緩功效之感受為優異」(本院卷第237至244頁)，被告公司提出SGS實驗報告補正智慧局對於系爭專利欠缺進步性之質疑，而核准系爭專利之申請，足認被告公司所提之SGS實驗報告，為系爭專利核准不可或缺之資料，而該份資料非原告所提供，故原告對此部分並無實質貢獻。
㈢綜上所述，原告僅對系爭專利之主要成分、部分比例之技術
具有實質貢獻，對申請系爭專利須具備之人體功效測試資料並無實質貢獻，因此，原告未就系爭專利請求項有全部實質貢獻。
㈣原告雖主張SGS實驗報告係針對「敏必舒舒緩霜」而非系爭專
利之主要內容，難認被告公司依原告所提供之資料委託他公司進行實驗報告之行為，即屬對發明專利之實質貢獻，又被告公司後續為符合申請專利要件而提供配方應用實施案例、安全報告及功效報告等資料之行為，僅係對已完成之發明所產生之貢獻，仍不足以使其列名為發明人云云。然SGS實驗報告係系爭專利不可或缺之部分，業如前述，是欠缺SGS實驗報告則系爭專利之構想便非為完整可操作且於未來可真正付諸實施之發明，故難謂該發明於原告交付被告公司時業已完成，且該實驗報告為人體試驗，涉及試驗設計、實驗流程及功效評估之構思，非僅為單純從事於將構思付諸實施之工作，更難稱該實驗報告僅為協助發明完成之相關行政工作，故原告前開主張尚不足採。㈤被告公司雖辯稱：原告為福崴公司之員工，福崴公司之負責
人王柏崴於111年3月22日以微信通訊軟體同意協助被告公司申請系爭專利，嗣被告公司將系爭專利完成申請案通知福崴公司，顯見福崴公司已同意讓與專利申請權予被告公司，故原告並無系爭專利之申請權云云。經查：證人王柏崴於本院審理時證稱：其於104年至106年、108年至113年2月農曆年後期間曾任職於被告公司，分別擔任業務主任、行銷業務經理，其因業務需要認識原告，原告係其客戶，被告公司都是透過其聯絡原告，110年4月間因被告公司有尋找止癢原料之需求，其便詢問原告，原告向其表示可以用臺灣馬告去做相關原料，當時被告公司尚未開始關於止癢原料或產品之研發，也沒有研發人員，原告有提供「敏必舒」之樣品、系爭專利主要成分、比例之資料，其再轉交被告公司；原告為個人研發，無設立公司，因被告公司需要原告提供發票作帳，所以原告透過其所設立之個人公司即福崴公司開立發票，其再向原告收取開立發票的手續費，一次一張發票抽票面金額5％，原告非福崴公司之員工；原證4之LINE對話紀錄中「福崴（薄小姐）」、「福崴採購對帳」係群組名稱，該名稱在群組內的人員都可修改，是由被告公司修改，被證2採購憑單為原告跟被告公司間之採購內容，因原告沒有開公司，故透過福崴公司為採購事項再開立發票等語明確(本院卷第295至304頁)，由證人王柏崴前開陳述可知原告非福崴公司之員工。又原證4所示之LINE對話群組名稱雖為「福崴（薄小姐）VS耀…」、「福崴採購對帳」(本院卷第29至45頁)，然觀諸上開群組之對話內容完全沒有原告為福崴公司員工之相關記載，是原告加入上開群組之原因眾多，而原告及證人王柏崴均否認原告為福崴公司員工，尚不足以前開群組名稱遽認原告為福崴公司之員工。被告公司雖又提出被證2之採購憑單上有原告之簽名主張原告為福崴公司之員工，惟觀諸該採購憑單(本院卷第115頁)，原告簽名處並未記載任何職稱或標明身分之文字，由該採購憑單之內容尚不足以認定原告係以何身分或緣由於該採購憑單簽名。且被告公司所提被證7之對話紀錄(本院卷第129頁)為被告公司法定代理人翁榮懋與王柏崴之對話內容，非與原告間之對話內容；被證8申請系爭專利之電子郵件(本院卷第131至133頁)收件人均無原告，難認原告已知悉系爭專利之申請，並同意將系爭專利之申請權讓與被告公司。另被證6所示之對話紀錄內容(本院卷第127頁)亦無法看出原告有同意被告公司為系爭專利之單獨申請權人，故被告公司前開所辯顯不足採。
四、備位部分：原告為系爭專利之共同發明人，原告請求確認就系爭專利之專利申請權為兩造共有有理由：
如前所述，原告對系爭專利請求項技術特徵具有部分實質貢獻，因此原告為系爭專利之共同發明人，故原告請求確認系爭專利之專利申請權為兩造共有，為有理由，應予准許。
陸、綜上所述，原告請求確認其為系爭專利之共同申請權人，為有理由，應予准許。至其餘部分，原告之請求為無理由，不應准許。
柒、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法，於本件判決結果不生影響，爰不予一一論述，附此敘明。
據上論結，原告之訴為一部有理由、一部無理由，依智慧財產案件審理法第2條，民事訴訟法第79條，判決如主文。中 華 民 國 115 年 4 月 22 日
智慧財產第二庭
法 官 王碧瑩以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，上訴時應提出委任律師或具有智慧財產案件審理法第10條第1項但書、第5項所定資格之人之委任狀；委任有前開資格者，應另附具各該資格證書及釋明委任人與受任人有上開規定（詳附註）所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中 華 民 國 115 年 4 月 22 日
書記官 江定宜附註：
智慧財產案件審理法第10條第1項、第5項Ⅰ智慧財產民事事件，有下列各款情形之一者，當事人應委任律
師為訴訟代理人。但當事人或其法定代理人具有法官、檢察官、律師資格者，不在此限：
一、第一審民事訴訟事件，其訴訟標的金額或價額，逾民事訴訟法第四百六十六條所定得上訴第三審之數額。
二、因專利權、電腦程式著作權、營業秘密涉訟之第一審民事訴訟事件。
三、第二審民事訴訟事件。
四、起訴前聲請證據保全、保全程序及前三款訴訟事件所生其他事件之聲請或抗告。
五、前四款之再審事件。
六、第三審法院之事件。
七、其他司法院所定應委任律師為訴訟代理人之事件。Ⅴ當事人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或當事人
為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格，並經法院認為適當者，亦得為第一項訴訟代理人。