智慧財產及商業法院民事判決115年度民商訴字第3號原 告 廣和顧問股份有限公司法定代理人 丁湘芹訴訟代理人 董德泰律師
楊婷婷律師被 告 陳廷維訴訟代理人 蘇奕全律師複 代理 人 湯竣羽律師上列當事人間請求侵害商標權有關財產權爭議等（勞動）事件，本院於民國115年7月8日言詞辯論終結，判決如下：
主 文被告應給付原告新臺幣伍拾萬元及自民國一百一十四年十月四日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。
原告其餘之訴駁回。
訴訟費用由被告負擔四分之一，餘由原告負擔。
本判決第一項得假執行。但被告如以新臺幣伍拾萬元為原告預供擔保，得免為假執行。
原告其餘假執行之聲請駁回。
事實及理由
一、原告主張：原告為我國註冊第02430743號「Grand Harbor Consulting及圖」商標(其名稱、申請日、註冊日、註冊公告日、指定使用類別，如附圖所示，下稱系爭商標)之商標權人，目前仍於商標專用期限內。訴外人廣興顧問股份有限公司與被告於113年2月2日簽訂「廣興顧問股份有限公司聘僱合約書(下稱系爭主約)」約定被告於同年3月1日起至原告擔任總經理，並於同年月31日簽訂薪資發放變更補充條款(下稱系爭附約)，約定被告自同年4月1日至訴外人中國上海廣和鉑(上海)企業諮詢有限公司(下稱中國廣和鉑公司)執行部分業務管理。詎被告於114年4月30日離職後，未經原告授權，於如附表一所示於LinkedIn網站(下稱系爭網站)上，使用如粉紅色螢光筆所標示內容之行為，故意致消費者對服務來源產生混淆誤認，違反商標法第68條第1款規定，侵害原告之商標權。又兩造於114年4月2日簽訂合意終止勞動契約協議書(下稱系爭協議)，約定被告於離職時應將任職期間所持有與業務及營運相關之機密資料交還原告，且不得將前開機密資訊，為自己或他人使用、從事或經營與原告相同之業務。詎被告於離職時，除繼續於系爭網站使用系爭商標外，未交還任職期間所持有之原告公司如附表二所示之資料、與訴外人高孟婕繼續使用訴外人官哲緯之資料，經營與原告相同之業務，違反系爭協議第5條第1至4款約定，爰依商標法第69條第1項請求排除、防止侵害、依系爭協議第7條給付懲罰性違約金等語，並聲明：㈠被告不得使用相同或近似於原證2所示之文字或圖樣於原證2所列類別之同一或類似服務，並不得用於與該服務有關之名片、網頁、廣告文宣、網站、社群媒體及其他行銷物件。㈡被告應給付原告新臺幣(下同)200萬元，及自起訴狀送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。㈢訴訟費用由被告負擔。㈣第二項聲明，原告願供擔保請准宣告假執行。
二、被告則以：其於113年3月31日至同年11月間同時擔任原告及中國廣和鉑公司之總經理，嗣於113年11月收購中國廣和鉑公司並擔任法定代理人迄今。因系爭商標係被告委託設計，並於被告入職時使用於我國設立之原告公司、中國設立登記之廣和鉑公司，是系爭商標為上開公司共同使用，則被告於收購中國廣和鉑公司時，已取得系爭商標之使用、收益、處分等權利，又被告使用系爭商標之個人頁面下均標註中國，為替中國企業媒合專業人才，是被告無於我國境內使用系爭商標，再者，附表一所示之行為僅為被告工作經歷等個人履歷資料之陳述，並非作為服務來源之標示而非商標使用，且系爭網站頁面，係被告輸入公司名稱時，系爭網站會直接顯示公司商標於前方，為系爭網站系統自動帶入之結果，非被告自行上傳或刻意使用，是無侵害系爭商標權。復被告於114年4月2日簽訂系爭協議後，已陸續建立數十個工作群組與客戶進行交接，並於離職前將資料交還與原告，原告未證明其因被告違反系爭協議第5條約定而受有何損害，是200萬元之違約金顯屬過高，依民法第252條規定請求酌減等語，置為抗辯。並答辯聲明：㈠原告之訴及假執行之聲請均駁回。㈡訴訟費用由原告負擔。㈢如受不利判決，被告願供擔保，請准予宣告免為假執行。
三、兩造不爭執事項(本院卷第223頁，並依判決格式修正或刪減文句)：
㈠原告為系爭商標之商標權人，專用期限自114年1月16日至124年1月15日。
㈡廣興顧問股份有限公司與被告於113年2月2日簽訂系爭主約，
嗣原告設立後由原告約定被告於同年3月1日擔任原告之總經理，復於同年月31日簽訂系爭附約，嗣於114年4月2日簽訂系爭協議，約定於同年月30日終止勞動契約。
㈢113年11月20日中國廣和鉑公司變更法定代理人為被告。
㈣被告於114年4月30日後迄今在系爭網站刊登如附表一所示之
內容。
四、兩造爭執事項(本院卷第223至224頁，並依判決格式修正或刪減文句)：
㈠被告於系爭網站上使用如附表一粉紅色螢光筆所標示內容之
行為，是否違反商標法第68條第1款規定？㈡被告有無侵害系爭商標之故意或過失？㈢原告依商標法第69條第1項規定請求被告排除、防止侵害，有
無理由？㈣被告於離職時是否有未交還任職期間所持有如附表二所示之
資料、被告於離職後是否有與高孟婕繼續使用官哲緯之資料？被告於離職後於系爭網站上使用如附表一粉紅色螢光筆所標示內容之行為是否為商標使用行為？㈤若有，被告有無違反系爭協議第5條第1至4款約定？若有，原
告請求給付違約金200萬元，有無理由？㈥若原告得請求被告給付違約金，違約金是否過高而應予酌減
？
五、得心證之理由：㈠被告於系爭網站上使用如附表一粉紅色螢光筆所標示內容之行為非商標使用或非被告所使用：
⒈按商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足
以使相關消費者認識其為商標：一、將商標用於商品或其包裝容器。二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。
三、將商標用於與提供服務有關之物品。四、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告；而以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同，商標法第5條第1
項、第2項分別定有明文。是以商標法第5條所規定之商標使用，可歸納為三要件：⑴使用人係基於行銷商品或服務之目的而使用；⑵需有使用商標之行為；⑶需足以使相關消費者認識其為商標。所稱「需足以使相關消費者認識其為商標」，意指不論該條第1項或第2項所示之情形，客觀上均足以使相關消費者認識其為商標，才具有商標的識別功能，達到商標使用之目的。茲就附表一所示之態樣是否為商標使用，分述如下。
⒉系爭網站係商業人士之行銷社群，獵人頭公司在尋找候選人
時幾乎都會在系爭網站尋找高階人才乙情，有系爭網站之簡介資料足憑(本院卷第253至254頁)，且為兩造所不爭執(本院卷第222頁)。附表一編號1中間粉紅色螢光筆標示處記載「Grand Harbor Consulting General Manager,Taiwan & Shanghai」係廣和顧問股份有限公司總經理，台灣&上海，其中「Grand Harbor Consulting」雖與系爭商標文字相同，然上開字樣並未凸顯或單獨使用，且整篇字形字體相同，並無特別突出而可供消費者識別其為商標之處，應係表示其曾經擔任職務之意，非商標使用。附表一編號2粉紅螢光筆處記載「Grand Harbor Consulting」，該等文字雖與系爭商標文字相同，然上開字樣並未凸顯或單獨使用，且整篇字形字體相同，並無特別突出而可供消費者識別其為商標之處，非商標使用。附表一編號1右上角、附表一編號3、4粉紅色螢光筆標示處雖有標示與系爭商標外型相同之圖樣(顏色不同)及文字，然被告辯稱其在系爭網站輸入之前工作經歷，該網站會自行代入所輸入公司之商標，並非其於系爭網站使用系爭商標等語。經查，系爭網站於工作經歷欄輸入原告名稱會自動帶入系爭商標乙情，有系爭網站截圖可考(本院卷第301頁)，且經兩造不爭執(本院卷第296頁)，而附表一前開所述欄位所示均是與工作經歷相關之欄位，足認附表一前開所述欄位係被告輸入其工作經歷後，由系爭網站系統自動代入，並非被告所為，難認被告有使用系爭商標之行為。
㈡被告於離職後有與高孟婕繼續使用官哲緯之資料：
系爭協議第5條第2款約定「乙方(即被告)於甲方(即原告)任職期間，於職務上，依個人資料保護法而蒐集、處理或知悉之他人個人資料，乙方離職後即無權繼續持有、使用，亦不得直接或間接使任何第三人持有、使用之(不論本人或該第三人是否出於營利目的)」(本院卷第48頁)。經查，被告於任職原告處期間，因職務關係取得官哲緯之個人資料，有附表二所列之清單可佐(本院卷第29至32頁)；而其離職後，仍利用前開資料與官哲緯聯繫伊關於Teleflex之求職事項，並未向官哲緯說明其已自原告處離職，嗣經官哲緯察覺後向被告反應有非法使用其個人資料之疑慮，而終止合作乙情，有通訊軟體Line對話紀錄可參(本院卷第103至107頁)，可知官哲緯之資料並非被告自原告處離職後自行開發取得，而係利用其任職於原告處期間所得之資料，為後續業務之接洽，被告前開行為顯已違反系爭協議第5條第2款約定。至於被告雖爭執上開通訊軟體Line對話紀錄之形式真正云云，惟原告業於審判期日提出前揭通話內容留存於手機之紀錄，經本院當庭核對無誤，有本院言詞辯論筆錄可稽(本院卷第298頁)，自難認被告此部分之爭執可採。㈢被告於離職時未將附表二所列人員之資料交接與原告：
原告主張被告未於114年4月30日離職日辦理交接，亦未將附表二所列之候選人之資料交與原告等語，為被告所否認，並辯稱：附表二所示之表格係其離職後自己製作，其工作係依其專業判斷，決定哪些候選人適合哪些企業，並非將未經篩選之推薦報告全部交給客戶，其於114年4月30日正式離職前已將附表二所列資料交接完畢云云。經查，被告並未爭執其於任職期間曾因職務取得附表二所列之客戶資料，惟辯稱其已交接完畢(本院卷第297頁)，然觀諸被告離職時之員工離職申請單其中離職人員移交清冊就業務部、人資部、財會部之交接處理狀態並未經經辦人或主管簽名確認完成，而行政總務IT部門就郵件信箱密碼、電腦登入密碼、其他帳號密碼等事項之交接處理狀態亦未經經辦人或主管簽名確認完成，且該清冊亦未經總經理簽章確認完成(本院卷第315頁)，難認被告於離職前已完成交接程序。被告雖辯稱其於114年4月22日曾至公司辦理交接，惟觀之原告之法定代理人丁湘芹與被告於114年4月22日之對話記錄，丁湘芹表示「明天是交接期限，尚未收到您的回覆?」，被告表示「現在人在海外 VPN不見得都跳訊息 可以的話，我回來的時候再聯繫嗎 30號進公司」(本院卷第199頁)，可知114年4月22日被告人在海外，如何至公司辦理交接，且被告亦未提出其已完成交接程序之其他證明，是被告前開所辯難認有據。是被告於離職後仍持有附表二所列之資料，故被告前開行為亦違反系爭協議第5條第2款約定。
㈣原告依系爭協議第7條約定請求給付懲罰性違約金在50萬元之範圍內，核屬有理：
⒈按懲罰性違約金係以強制債務履行為目的，確保債權效力之
強制罰，於債務不履行時，債權人除得請求支付違約金外，並得請求履行債務或不履行之損害賠償，此時該違約金具有懲罰性質，非僅為賠償總額之預定，債務人於違約時除應支付違約金外，其餘因契約之約定或其他債之關係應負之一切賠償責任，均不受影響。又約定之違約金額過高者，法院得依職權減至相當之數額，為民法第252條所明定。至是否相當，應依一般客觀事實、社會經濟狀況、當事人所受損害情形及債務人若能依約履行時，債權人可得享受之一切利益，以為衡量之標準，倘所約定之額數，與實際損害顯相懸殊者，法院自得酌予核減，並不因懲罰性違約金或賠償額預定性違約金而異（最高法院101年度台上字第74號判決意旨參照）。
⒉原告以被告有前開違反系爭協議第5條第2款約定之行為，請
求被告依系爭協議第7條約定應給付懲罰性違約金，即屬有據。至於兩造約定之懲罰性違約金雖為200萬元，惟被告抗辯過高。本院審酌原告就被告前述違約行為所造成實際損害並未提出相關證據，又被告離職之交接程序係部分未完成，而其於離職後僅使用官哲緯1人之個人資料，並經官哲緯通知被告仍欲與原告合作，及違約時之其他一切情狀，認原告請求違約金200萬元，尚屬過高，應酌減為賠償原告懲罰性違約金50萬元即已適當，至逾此範圍之請求，即屬無據，不應准許。⒊另按給付有確定期限者，債務人自期限屆滿時起，負遲延責
任。給付無確定期限者，債務人於債權人得請求給付時，經其催告而未為給付，自受催告時起，負遲延責任。其經債權人起訴而送達訴狀，或依督促程序送達支付命令，或為其他相類之行為者，與催告有同一之效力，民法第229條第1項及第2項分別定有明文。又遲延之債務，以支付金錢為標的者，債權人得請求依法定利率計算之遲延利息。但約定利率較高者，仍從其約定利率。應付利息之債務，其利率未經約定，亦無法律可據者，週年利率為百分之5，民法第233條第1項及第203條亦有明文。查本件係屬債務不履行損害賠償之債，核屬無確定期限之給付，且係以支付金錢為標的，則依前揭法律規定，既經原告提起本件訴訟，而原告所提民事起訴狀繕本係於114年10月3日送達被告，有本院送達證書在卷可參（本院卷第121頁），是被告應自本件民事起訴狀繕本送達之翌日即114年10月4日起負遲延責任。是以，原告請求被告應自114年10月4日起給付法定遲延利息，即屬有據，應予准許。
六、綜上所述，原告主張被告就附表一所示之情事侵害系爭商標之商標權等情，為不可採。從而，原告依商標法第69條第1項請求排除、防止侵害、依系爭協議第7條給付懲罰性違約金，均為無理由，應予駁回。另被告於離職後有與高孟婕繼續使用官哲緯之資料，及未將附表二所列人員之資料交接與原告之違約行為，是原告依系爭協議第7條請求被告給付懲罰性違約金50萬元及法定遲延利息，為有理由，應予准許。
至逾此部分之請求，為無理由，應予駁回。
七、本判決原告勝訴部分，所命給付金額未逾50萬元，爰依民事訴訟法第389條第1項第5款規定，依職權宣告假執行，被告陳明願供擔保請准宣告免為假執行，於法有據，爰酌定相當之擔保金額宣告供擔保後得免為假執行；至原告敗訴部分，原告此部分之訴既經駁回，其假執行之聲請亦失所附麗，應併予駁回。
八、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所提證據，經本院審酌後，核與判決結果不生影響，爰不另逐一論述，附此敘明。
據上論結，本件原告之訴為一部有理由、一部無理由，依智慧財產案件審理法第2條、民事訴訟法第79條、第389條第1項第5款、第392條第2項，判決如主文。中 華 民 國 115 年 8 月 5 日
智慧財產第二庭
法 官 王碧瑩以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，上訴時應提出委任律師或具有智慧財產案件審理法第10條第1項但書、第5項所定資格之人之委任狀；委任有前開資格者，應另附具各該資格證書及釋明委任人與受任人有上開規定（詳附註）所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中 華 民 國 115 年 8 月 5 日
書記官 江定宜附註：
智慧財產案件審理法第10條第1項、第5項Ⅰ智慧財產民事事件，有下列各款情形之一者，當事人應委任律
師為訴訟代理人。但當事人或其法定代理人具有法官、檢察官、律師資格者，不在此限：
一、第一審民事訴訟事件，其訴訟標的金額或價額，逾民事訴訟法第四百六十六條所定得上訴第三審之數額。
二、因專利權、電腦程式著作權、營業秘密涉訟之第一審民事訴訟事件。
三、第二審民事訴訟事件。
四、起訴前聲請證據保全、保全程序及前三款訴訟事件所生其他事件之聲請或抗告。
五、前四款之再審事件。
六、第三審法院之事件。
七、其他司法院所定應委任律師為訴訟代理人之事件。Ⅴ當事人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或當事人
為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格，並經法院認為適當者，亦得為第一項訴訟代理人。附圖：系爭商標(註冊第02430743號商標) 申請日期：113年6月25日 註冊日期：114年1月16日 註冊公告日期：114年1月16日 專用期限：124年1月15日 商標名稱：Grand Harbor Consulting及圖 商標權人：廣和顧問股份有限公司 商品類別：第035類 商品或服務名稱： 職業介紹；人力仲介；人員招募；人力派遣；企業管理顧問；工商管理協助；人力資源管理顧問；藉由網路提供企業資訊；專業企業諮詢；行銷研究諮詢顧問；為他人授權之商品及服務提供商業管理；提供企業加盟及連鎖經營管理之諮詢顧問；人事管理顧問；人事管理諮詢；媒合各種專業人士予客戶的商業仲介服務；企業買收之仲介及有關之諮詢顧問；行銷顧問；市場研究及分析；企業調查；提供商業和企業聯繫資訊；商業居間媒介服務；為他人協商商業合約；數位轉型的商業諮詢；投標行政協助；公司行政管理業務之承包；市場調查；民意調查；公關顧問；代理進出口服務；代理國內外廠商各種產品之報價投標經銷；提供商品行情；廣告；拍賣；為工商企業籌備商展服務；安排及舉行商業活動；網路購物；購物中心；郵購；電視購物；為消費者選擇商品服務提供資訊和諮詢；百貨商店；化粧品零售批發；食品零售批發；飲料零售批發；清潔用品零售批發；貴重金屬零售批發。附表一：
編號 被告侵權態樣 卷證出處 1 原證6(本院卷第51頁) 2 原證6(本院卷第52頁) 3 原證8(本院卷第61頁) 4 原證8(本院卷第63頁)附表二：
被告侵權態樣 卷證出處 本院卷第29至32頁