臺灣苗栗地方法院民事判決 94年度智字第4號原 告 偉宗有限公司法定代理人 戊○○訴訟代理人 陳銘釗律師複 代理人 庚○○被 告 安倉營造股份有限公司兼 法 定 丙○○代 理 人被 告 盛遠國際工程股份有限公司兼 法 定 甲○○代 理 人共 同 林見軍律師訴訟代理人上列當事人間請求侵害專利權損害賠償事件，本院於民國95年11月9 日言詞辯論終結，判決如下：
主 文原告之訴及假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但擴張或減縮應受判決事項之聲明者，不在此限，民事訴訟法第255條第1 項第3 款定有明文。本件原告於起訴狀請求被告應連帶給付原告新臺幣（下同）1,725,000 元，及自起訴狀繕本送達被告之翌日起至清償日止，按週年利率百分之5 計算之利息，嗣於民國95年7 月6 日本院開庭時以追加起訴狀就賠償金額部分之請求擴張為4,198,557 元，就利息部分之請求減縮為自追加起訴狀繕本送達被告之翌日起算，分別係擴張、減縮應受判決事項之聲明，核與上揭規定相符，應予准許。
二、原告起訴主張：㈠原告為發明專利第133281號「Ｚ型樓層板（D-Deck）之新施
工構造與方法」（下稱系爭專利）之專利權人，專利權期間自民國90年4 月21日起至108 年12月3 日止。緣因被告安倉營造股份有限公司（下稱安倉公司）承包臺灣鐵路管理局（下稱鐵路管理局）之「台灣鐵路更新軌道結構計劃（縱貫線下新港溪橋及引道改建第二期工程）」，並將其中「月台雨棚及天花浪板（月台雨庇）」工程（下稱系爭工程），轉包予被告盛遠國際工程股份有限公司（下稱盛遠公司），被告盛遠公司於進場施作前（工程地點：苗栗縣後龍火車站），曾繪製系爭工程施工圖7 紙，且依該施工圖進行施工。詎渠等明知原告為系爭專利之專利權人，竟未經原告同意，擅自仿冒系爭專利，並施工於系爭工程，已共同侵害原告之專利權。
㈡有關系爭工程施作是否侵害系爭專利乙節，經鑑定機關財團
法人中華營建基金會（下稱中華營建基金會）就系爭工程之施工圖為鑑定後，認：指定之「屋頂工程結構」，與發明專利公告編號第430706號「Ｚ型樓層板（D-Deck）之新施工構造與方法」之申請專利範圍獨立項第一項、獨立項第二項及獨立項第三項實質相同，與獨立項第四項、獨立項第五項及獨立項第六項實質不同等語。又因鑑定機關曾於95年3 月9日函請被告提出相關先前技術資料，惟至鑑定完成日95年3月24日止，被告並未提出，致無須進行「先前技術阻卻」之分析，復因系爭專利之申請過程，並無已限定或排除之事項，亦無須進一步作「禁反言」之分析，此有專利侵害鑑定報告書可稽，是系爭工程施作確實侵害原告之發明專利，事證明確。
㈢按專利法第84條第1 項前段規定：「發明專利權受侵害時，
專利權人得請求賠償損害」，核其性質固屬侵權行為之損害賠償，須加害人有故意或過失時始能成立，惟觀諸專利法第
1 條規定：「為鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展，特制定本法」可知，專利法之立法目的之一，即在保護專利權人之發明與創作，故專利法自屬保護他人之法律。行為人如有侵害專利權之行為時，自應推定其主觀上有過失，倘行為人欲免除侵權行為責任，依民法第184 條第2 項但書規定，即應舉證其行為無過失，方能免除其損害賠償責任，況被告對公告在專利公報之專利，應當查閱且能查閱，而竟沒有查閱，亦應認有過失，是被告就系爭工程之施作侵害原告之發明專利應有過失，已可認定。
㈣按因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任
；違反保護他人之法律，致生損害於他人者，負賠償責任；數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任；公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法令致他人受有損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責，民法第184 條、第
185 條、公司法第23條第2 項分別定有明文。本件被告安倉公司、盛遠公司共同侵害原告專利權之事證明確，依法應連帶負賠償責任，而被告丙○○係安倉公司之董事長，被告甲○○係盛遠公司之董事長，渠等均因各自所屬公司於業務之執行，即系爭工程之承包與施作，有違反法令致原告受有損害之情事，依法對原告亦應與各該公司負連帶賠償之責。而系爭工程依鐵路管理局函送鈞院之工程契約中工程詳細表項目叁「建築工程」第27項所示，其施工面積為4,700 平方公尺，每平方公尺之單價為2,977.70元，工程金額共計為13,955,190元。以百分之30之利潤比計，被告安倉公司因侵害原告專利所得之利益應為4,198,557 元，原告爰以前述計算方法作為系爭專利受侵害之損害賠償額，並依上開法律規定訴請被告連帶賠償。
㈤對被告抗辯所為之陳述：
按承攬人因執行承攬事項，不法侵害他人之權利者，定作人不負損害賠償責任。但定作人於定作或指示有過失者，不在此限，民法第189 條著有規定。從上可知承攬人執行承攬事項，有其獨立自主之地位，若其執行承攬事項，因故意或過失不法侵害他人之權利者，縱其行為係依定作人之定作或指示而為，而該定作或指示有過失時，雖定作人應負定作人之責任，但承攬人仍無免於其承攬人之責任。準此，承攬人之侵權行為之成立，應視其本身有無故意或過失而定，不能藉口其行為係依定作人之定作或指示而為，即認其所為無故意或過失。是縱使鐵路管理局對於其所發包之系爭工程之設計圖有侵害原告專利權之虞，惟實施者即被告是否侵害原告之發明專利，仍應視其本身有無故意或過失而定，換言之，本件縱將鐵路管理局之設計圖作為定作人之定作或指示，而其定作或指示有過失，此乃鐵路管理局應否因其過失行為而對原告同負侵權行為責任之情形，與被告應否因其本身之故意或過失行為而對原告負侵權行為責任之情形，究屬二事。並聲明：⑴被告應連帶給付原告4,198,557 元，及自追加起訴狀繕本送達被告之翌日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。⑵願供擔保，請准宣告假執行。
三、被告之抗辯：㈠系爭工程係業主鐵路管理局依政府採購法發包，由被告安倉
公司得標承攬，並交由被告盛遠公司施作。而因政府採購法第26條第3 項已明文規定：「招標文件不得要求或提及特定之商標、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者」，是被告安倉公司得標後完全信賴業主鐵路管理局委託建築設計師之圖說設計，不疑有他而委他人為後續之施工。孰知，原告主張系爭工程事涉侵害原告所有之系爭專利，此誠出乎被告安倉公司、盛遠公司之意料之外。
㈡按專利權之侵害本質上仍屬侵權行為之範疇，自以有故意或
過失為成立要件，是本件原告自應就被告是否有故意或過失之主觀侵權要件負舉證之責，要無疑義。而就故意、過失之舉證責任乙節，原告雖謂依民法第184 條第2 項規定，被告應受推定有過失，惟不論公法或私法上，有關因權益受不法侵害而得請求賠償損害之規定，莫不以保護個人之權益為目的，各該規定，當然屬於保護他人之法律，苟認為加害人有各該等法律所規定之侵害行為時，除非能證明其行為無過失，否則，即應依民法第184 條第2 項之規定負侵權行為損害賠償責任，則在侵權行為法領域，因均可適用該條項之規定，其他獨立之損害賠償請求權之規定，即屬多餘，舉證責任分配之法則，亦已名存實亡！本件原告徒以專利法在於保障專利權，並賦與專利權人排他性權利，因而認為依民法第18
4 條第2 項之規定，被告應負證明其行為無過失之舉證責任，自非可取，關於被告侵害行為是否有故意或過失，仍應由原告負舉證責任。
㈢退步言之，縱認原告所謂被告應受推定有過失之論述可採，
但既是過失之推定，依法亦非不可藉由反證加以證明「無過失」，而經鈞院傳訊證人己○○、丁○○，自渠等證言可明白確認後述事實：⑴系爭工程乃業主鐵路管理局於89年12月間委由聯合大地工程顧問股份有限公司（下稱聯合大地公司）全權設計，聯合大地公司再委唐寧建築師事務所設計，嗣聯合大地公司完成設計圖示經業主鐵路管理局審核定案後，鐵路管理局方才對外公開招標。招標過程中，各該投標廠商則會先拿到設計圖作估價，最後會將設計圖交給得標廠商，繼以，得標廠商再依照設計圖繪製施工圖。若得標廠商未按圖施作，除無法完成驗收外，亦有其他法律責任。⑵系爭工程之發包確實有政府採購法之適用。⑶若有專利侵權之問題，亦應要由設計單位負責。是業主鐵路管理局既係本於政府採購法而為發包系爭工程，則被告安倉公司基於信賴結果而為投標，又怎會預見到得標後，業主所提供之設計圖示含有他人之專利。況被告安倉公司、盛遠公司之施工係全憑業主提供指示之圖說設計而為，並無擅行變更施工設計之舉，否則早已遭業主鐵路管理局糾正，並為追究違約之舉，足見被告安倉公司、盛遠公司根本無所謂之故意、過失，既無故意、過失，又何來侵權行為損害賠償之有。
㈣事實上，系爭工程原告當早已有所明瞭，並詳悉屋頂工程之
施工結構事涉系爭專利結構，故而原告方能在知悉業主鐵路管理局決標後，旋即直接找上得標廠商被告安倉公司予以接洽報價而欲承攬是項工程，此有原告於93年6 月5 日等相關傳真文件影本可稽。而由原告知悉業主鐵路管理局發包系爭工程事涉其之專利仍不為任何侵權行為之警告通知，以及嗣後其向被告安倉公司方面直接洽議報價而欲承攬是項工程之過程中，亦未見其有任何專利之主張等情以觀，益可足見被告安倉公司、盛遠公司根本無所謂之故意或過失。
㈤至於鑑定報告結果，被告基於尊重專業之立場並無意見，但
鑑定報告同時指出系爭工程客觀上並非全部侵害原告所有之系爭專利，故就無事涉侵害之部分，原告仍據為損害計算之基礎，於法自屬有違，且原告所謂計算基礎亦有違誤。並聲明：⑴原告之訴駁回。⑵如受不利之判決，願供擔保請准宣告免為假執行。
四、兩造不爭執之事實：㈠原告為系爭專利之專利權人，專利權期間自90年4 月21日起至108 年12月3 日止。
㈡被告安倉公司於92年間承包鐵路管理局「台灣鐵路更新軌道
結構計劃（縱貫線下新港溪橋及引道改建第二期工程）」，並將其中之系爭工程（月台雨棚及天花浪板【月台雨庇】工程）轉包予被告盛遠公司，被告盛遠公司係依照鐵路管理局提供予被告安倉公司之工程圖施工，並經監造單位皇朝工程顧問股份有限公司（下稱皇朝公司）驗收核可。
㈢系爭工程之工程圖經送中華營建基金會鑑定後，認指定之「
屋頂工程結構」，與系爭專利之申請專利範圍獨立項第一項、獨立項第二項及獨立項第三項實質相同，與獨立項第四項、獨立項第五項及獨立項第六項實質不同，兩造對中華營建基金會所為之鑑定結果無意見。
㈣原告於提起本件訴訟前，未曾對被告安倉公司、盛遠公司就系爭工程有侵害系爭專利一事寄發警告信函。
㈤被告安倉公司、盛遠公司於其他施作之工程並未使用系爭專利技術。
五、經本院協同兩造整理並簡化本件之爭點為：⑴被告施作系爭工程侵害系爭專利是否有故意或過失？⑵如⑴成立，原告得請求被告賠償之金額若干？茲析述如下：
㈠按發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，專利法
第84條前段定有明文。上開規定之性質為侵權行為損害賠償，而專利法復未特別規定其歸責原則，自須以加害人有故意或過失始能成立（最高法院93年台上字第2292號判決參照）。次按當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任，民事訴訟法第277 條前段規定甚明，依此規定，本件原告就被告侵害系爭專利有故意或過失此一有利於己之事實，應負證明之責。經查：
⒈原告主張：被告明知原告為系爭專利之專利權人，竟未經原
告同意，擅自仿冒系爭專利，並施工於系爭工程等語，惟為被告所否認，且原告並未說明依何事實足資認定被告安倉公司、盛遠公司於施作前即已知悉系爭工程有侵害系爭專利之情事，復未提出相關證據以實其說，依舉證責任分配之法則，即難認為真實。
⒉原告另主張：觀諸專利法第1 條規定：「為鼓勵、保護、利
用發明與創作，以促進產業發展，特制定本法」可知，專利法之立法目的之一，即在保護專利權人之發明與創作，故專利法應屬保護他人之法律。行為人如有侵害專利權之行為時，自應推定其主觀上有過失等語。惟查：
①按專利法第56條第2 項：「方法專利權人，除本法另有規定
者外，專有排除他人未經其同意而使用該方法及使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成物品之權」之規定，旨在保障專利權人之獨占排他權，倘未經專利權人之同意而使用該專利權，即難謂其未違反保護他人之法律，依民法第184 條第2 項之規定，即應推定其有過失（最高法院94年台上字第1340號判決參照）。本件被告既未經原告同意而將系爭專利施作於系爭工程，依上說明，被告侵害系爭專利自應推定為有過失。
②然專利法第56條之所以賦予專利權人獨占排他權，並於他人
侵害專利權時即推定其有過失，其法理基礎在於：發明人於申請專利時，須以說明書明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容（專利法第26條參照），並藉由公開於專利公報之方式，使他人可藉由已公開之專利技術基礎上，從事更進一步之技術研發，實現專利法「促進產業發展」之終極立法目的。又由於此一公開方式，使他人得以輕易知悉專利技術，未經專利權人同意而利用專利技術之可能性因而大增，若要求專利權人於侵權訴訟時尚須舉證侵害人有故意、過失，毋寧是課予專利權人過重之舉證負擔，是以藉由推定過失之方式，減輕專利權人之舉證責任，提高專利權人勝訴之可能。由上說明可知，推定過失之設計係因專利公開制度所導致之高度侵權可能而來，是行為人如無法說明其使用之專利技術從何而來，固應推定其有過失，惟行為人如可證明其使用之專利技術並非出自專利公開制度（如行為人自行研發），在解釋上是否可排除過失之推定，即有探討之空間（此時縱認行為人無過失，專利權人不能請求損害賠償，惟依專利法第84條第1 項後段、第3 段之規定，專利權人仍有排除侵害請求權、侵害防止請求權、侵害專利權之物品或從事侵害行為之原料或器具之銷燬請求權，上開權利之行使不以行為人有故意或過失為要件）。
③經查：系爭工程被告盛遠公司係依鐵路管理局提供予被告安
倉公司之工程圖，作成施工圖後再按圖施作，且於完工後經監造單位皇朝公司驗收核可，並無變更工程圖施工之情形，為兩造所不爭執（見卷第209 頁），並有鐵路管理局95年9月13日鐵專工字第0950022528號函在卷可憑（見卷第224 頁），足見被告會使用系爭專利技術，係因向鐵路管理局承作系爭工程所致，另被告安倉公司、盛遠公司於其他施作之工程並未使用系爭專利技術乙節，為兩造所不爭執（見卷第24
6 、247 頁），益徵被告使用系爭專利技術並非出於專利公開制度，再者，行政機關辦理公共工程有政府採購法之適用，而在公共工程中於技術規格上不得事涉他人之專利，否則即有綁標之情形，此為工程界所習知，故被告辯稱：渠等信賴政府採購法之相關規定而為系爭工程之投標、施作等語，並非無據，本院審酌前揭各節，認被告雖有侵害系爭專利之情形而應推定為有過失，惟經衡量具體事實後應認被告於本件並無過失，其過失之推定應予排除，是原告主張被告應推定為有過失等語，尚非可採。
⒊原告復主張：被告對公告在專利公報之專利，應當查閱且能
查閱，而竟沒有查閱，亦應認有過失等語。然被告「未查閱專利公報」此一「不作為」可認為有過失之前提，在於被告有「查閱專利公報」之作為義務，惟觀諸專利法條文並未有此作為義務之相同或類似規定，是此一論點是否妥適，即有可疑。況且，此一論點如能成立，專利侵權損害賠償實質上已與無過失責任無異（蓋如有侵害他人專利權之情形，其事前必定未查閱專利公報，否則自可知悉會侵害他人專利權，而此時未查閱專利公報又一律認為有過失而須侵權之責），而與前述之歸責原則有所扞格，從體系解釋之觀點，自不宜採此解釋方式，是原告上開主張，亦非可採。
⒋況查：系爭工程原先係被告安倉公司發包予慶興營造股份有
限公司（下稱慶興公司），慶興公司在尋求下包廠商時，曾找原告、被告盛遠公司、聚德營造股份有限公司等3 家廠商進行比價，在比價過程中，慶興公司均有將系爭工程之工程圖傳真予3 家廠商以供渠等報價，最終因被告盛遠公司報價最低，故由被告盛遠公司得標等情，業經證人即慶興公司行政部副理（負責採購、發包）乙○○於本院審理時到庭結證明確（見卷第241 至246 頁），並有原告不爭執真正之訪價單、報價單3 紙在卷可佐（見卷第221 至223 頁），從上情可知，原告在慶興公司進行比價時，因可取得系爭工程之工程圖，當即可知悉系爭工程之施作方法有侵害系爭專利之情事，原告於斯時如對被告安倉公司、盛遠公司寄發警告信函，自可避免因系爭工程之施作而侵害系爭專利，然原告捨此弗為，俟系爭工程完工後方提起本件訴訟請求損害賠償，原告專利權權利之行使是否以損害他人為主要目的，或符合誠實及信用方法，即非無探究之餘地。
㈡綜上，被告雖有侵害系爭專利之情形，然原告尚不能證明被
告侵害專利權之行為有故意或過失。又爭點⑴既不成立，即無探討爭點⑵之必要，附此陳明。
六、從而，原告本於專利法第84條前段、民法第185 條、公司法第23條第2 項等規定，請求被告應連帶給付原告4,198,557元，及自追加訴訟狀繕本送達被告之翌日起至清償日止，按週年利率百分之5 計算之利息，為無理由，應予駁回。原告之訴既經駁回，其假執行之聲請，已失所附麗，應併予駁回。
七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻防方法及所提證據，業經審酌，核與本件判決結果無影響，爰不逐一論述，併此敘明。
八、據上論結，本件原告之訴為無理由，依民事訴訟法第78條，判決如主文。
中 華 民 國 95 年 11 月 22 日
民事庭法 官 張 文 毓以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內向本院提出上訴狀（須附繕本）。
書記官 黎 東 成中 華 民 國 95 年 11 月 22 日