臺灣新竹地方法院民事判決 98年度重智字第3號原 告 智邦科技股份有限公司法定代理人 黃安捷訴訟代理人 齊致一
吳志偉邱晃泉律師被 告 永洋科技股份有限公司法定代理人 郭金河訴訟代理人 劉韋廷律師上列當事人間損害賠償事件，本院於民國99年10月26日辯論終結，判決如下：
主 文原告之訴及假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
甲、程序方面按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但擴張或減縮應受判決事項之聲明者，不在此限，民事訴訟法第255條第1項第3款定有明文。本件原告聲明第1項原係請求被告應給付原告新臺幣8,040,800元，及自民國98年4月23日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息。嗣於訴訟進行中先變更聲明之金額為新臺幣7,833,340元，再變更為新臺幣7,833,393元，核係屬擴張及減縮應受判決事項之聲明，與上開規定相符，自應准許。
乙、實體方面
壹、原告主張：
一、原告與被告於民國96年（西元2007年）1月1日簽訂OEM PUR-CHASE AGREEMENT（下稱系爭採購合約）（原證1），向被告購買寬頻路由器等產品（下稱系爭產品），其項目、數量等如產品明細表（原證2）所載。依採購合約第9.1條第⑺款約定，被告保證其所有產品無違犯或侵害任何第三人之智慧財產權。就相關交易「智慧財產權保護」，採購合約第13.1條進一步明定「供應商將補償、防禦及使智邦免於損害，包括但不限於，免於任何合理的損失、義務、請求、責任、費用及支出（包含合理之律師費），其係肇因於、衍生自、或有關於以任何形式提出或尋求之請求者；該請求係主張(i)任何OEM產品、與智邦產品結合的OEM產品、軟體、文件或供應商標誌、或任何由供應商的支援服務所提供之產品，構成未授權使用或侵害任何第三人之智慧財產權，或(ii)任何OEM商品未遵守現行法律、規定或條例。智邦有權依其自己之選擇，掌管該請求之防禦事宜，包括選擇律師。若智邦對前揭請求選擇不掌管防禦事宜，供應商應掌管該請求之防禦，但應使用經智邦同意之律師。供應商願支付智邦蒙受之全部合理費用、損失及支出（包括合理之律師費，如果供應商於智邦指示接手該事件之防禦後未立即提供防禦者），且願支付任何關於該請求之合理裁判金額或就該請求之任何和解所合意之金額。若上述對第三人之責任係單獨且直接可歸因於供應商之違失，供應商應負擔對智邦之補償責任」。
二、美國SMC NETWORKS, Inc.（下稱SMC公司），為美國德拉瓦州公司，為原告之客戶。西元2008年2月26日，SMC公司遭美國德州Fenner Investments Ltd.公司（下稱Fenner公司）控訴系爭產品侵害其美國專利，案號為Civil Action No.6:
08-cv-00 061，有專利侵權起訴書（原證18）及第二次修正起訴狀（原證3）可稽。查SMC公司被控專利侵權之系爭產品，係由被告所製造銷售，經原告向被告購買，而販售給SMC公司。該案件，SMC公司與Fenner公司嗣於西元2009年4月達成和解，SMC公司給付Fenner公司賠償金250,000美元，有和解及授權協議書（原證4）可稽；另因該案件而支出相關法律費用美金459,855.33元，以上合計美金709,855.33元。SMC公司據而要求原告負擔其因該專利侵權案所支出之賠償金及法律費用。原告已依與SMC公司之約定，以貨款抵銷方式，如數償付SMC公司因Fenner公司專利侵權案所生之損害美金709,855.33元，此有原告與SMC公司之西元2009年9月1日和解協議書（原證20）、智邦給付SMC賠償明細表及相關發票、貨款抵銷單據紀錄（原證21）可稽。
三、系爭產品既由被告製造銷售，依前揭採購合約約定及民法債務不履行損害賠償、買賣瑕疵擔保等法則，被告自應擔付相關賠償金及法律費用。於前開侵害專利案件，關於SMC公司所涉產品，除被告所製造銷售之系爭產品外，另有原告向其他供應商購買之同類產品。依SMC公司所提供之涉案產品出貨明細表（原證13），涉案產品總出貨量（即被告及其他供應商產品賣出數量合計）為9,704台。被告產品賣出3,188台，占總出貨量9,704台之33％。依比例計算，被告應負擔33％之責任，即美金234,252.2元（709,855.33元×33％）。
原告前已催告被告應於98年4月23日償付相關賠償金及法律費用（被證3），依該日臺灣銀行匯率（1：33.44）折算，合新臺幣7,833,393元，惟被告迄未給付。故除該金額外，被告另應給付自該日起至清償日止之遲延利息。
四、關於爭點協商後之兩造爭執事項，原告之陳述：
（一）被告否認原告所提原證2、5、6、13、20、21之形式真正及實質真正，否認原告所提原證15、18之實質真正：原告所提前揭證據，其形式及實質真正，應可認定（詳如後述）。
（二）系爭採購合約第13.1條約定是否適用民法第247條之1規定而無效？１按民法第247條之1規定：「依照當事人一方預定用於同類
契約之條款而訂定之契約，為左列各款之約定，按其情形顯失公平者，該部分約定無效……」。所謂一方預定之契約條款，須為他方所不及知或無磋商變更之餘地，始足當之；若非無磋商、變更之餘地，尚難認係一方預定契約之條款，即非屬第247條之1所規定之附合契約。契約當事人於締約前，已有充足時間詳細審閱，了解兩造於合約之權利義務，倘認合約條款對其不利，亦可拒絕簽約；契約既經當事人審閱後締訂，自不得事後指某條款片面對其不利，顯失公平。以上，迭經最高法院揭示在案。是適用民法第247條之1必須先符合「一方預定契約條款」且「為他方所不及知或無磋商變更餘地」之附合契約之前提要件，始有後續檢視該條款是否顯失公平之問題。
２查系爭採購合約，係依雙方共識，先由原告就相關採購事
宜起草內容，再交由被告審閱，表示意見；之後就被告有意見之條款，雙方再為交涉磋商，協議修改，此由被告公司「合約會辦單」（被證5）即可得見。系爭合約既經雙方長達5個月以上審閱、磋商、修改、最後終於定稿而決定簽訂，要無所謂被告不及知或無磋商變更餘地之情形，根本不符合民法第247條之1所定「附合契約」之前提要件，自無更為適用該條檢視是否顯失公平之餘地。
３事實上，原告與其他廠商進行採購交易，其採購契約與本
件相同，都是經過原告與其他廠商交涉、磋商、修改而訂定，實無依照原告預定用於同類契約之條款、且他方不得磋商變更之情形。茲以系爭智慧財產權保護條款而論，因屬國際商業交易之基本要求，該條款於相關採購契約均有約定，惟檢視原告與其他廠商所訂條款內容（原證28）可知：各該契約所訂智慧財產權保護之對象、強度、方式、範圍等，並非完全相同，與系爭採購契約第13.1條，亦有差異。其內容差異，實取決於當事人交易目的、合作關係、整體條件、未來發展、市場計劃、乃至談判技巧等等因素。原告與被告、與其他廠商所訂採購契約內容既非完全相同，被告指稱系爭採購合約屬依照原告一方預定用於同類契約之條款之定型化契約，應適用民法第247條之1規定云者，自無可採。
４被告辯稱其於經濟地位規模及依存關係上均屬絕對弱勢，
所能磋商之範圍極為有限，故合約第13.1條應屬民法第247條之1之定型化契約條款。惟如前所述，民法第247條之1之適用，須契約為他方所不及知或無磋商變更之餘地，始足當之；至於契約當事人之經濟地位規模，並非該條款適用與否之判斷標準。何況，被告公司早在民國87年設立，經營路由器（即系爭產品）等電信器材之研究、開發、製造及銷售等事業，資本總額高達新臺幣11億5千萬元，且為興櫃股票公司。被告經濟地位規模，絕非弱勢。另查，被告不只生產銷售系爭商品，原告也沒有獨占買方市場；被告甚至為美、日、歐、亞等數十家網路產品大廠開發設計及生產網際網路及多媒體相關產品，更是SOHORouter之全球前三大供應商之一（原證24）。系爭合約於西元2006、2007年間磋商、簽訂；該2年間被告營業收入各高達新臺幣23億餘元、24億餘元（原證25）。而系爭合約所涉採購金額，每年則約4、5百萬元左右，相較被告營業收入，實在微不足道。就算不簽系爭合約，被告之營業也不致受到什麼影響；被告與原告間，根本沒有依存關係可言。
５系爭合約第13.1條之約定，純係考量到國際貿易智慧財產
權爭議之特性及實際運作情形，實無顯失公平之情形。系爭商品係由被告所設計、製造；對其設計、製造之商品，被告應承擔智慧財產權之保護責任，至為合理。其次，原告採購系爭產品係為銷往外國（主要為美國），對此，被告知之甚詳。蓋SMC為美國公司，被告亦十分清楚（見原證16：原告與SMC所訂和解契約）。就系爭合約，被告於其內部「合約會辦單」一再提及SMC公司，甚至討論準據法是否適用美國德拉威州法律（見被證5倒數第2、3頁），而被告製造之系爭產品上印有SMC字樣，系爭合約附件B適格買方亦列出美國SMC公司地址，且原告開予被告之pur-chase order（原證12），亦載明銷售地區為美國（見purchase order下方Description處），系爭產品SMC7004VBR後面，都加註了「US」─美國代號。而歐美國家，特別是美國，向來極為重視智慧財產權之尊重、保護與實現；擁有智慧財產權者，對其權利之行使，向來積極，且索賠金額都相當鉅大；美國法院對智慧財產權侵害案件之判決賠償金額，也相當驚人，乃世所周知。在美國，律師費用又非常昂貴，一旦遭到智慧財產權侵權控訴，當事人將立即且直接面對嚴重的商業衝擊（股價可能波動、商譽與商品形象可能貶損、市場競爭可能衝擊等）及龐大的勞費支出。
６關於系爭合約第13.1條款，考量前述國際貿易中智慧財產
權爭議之特性及實際運作情形，原告自然有所堅持，但對被告提出之合理修正意見，原告也願意斟酌退讓。不能謂須完全照被告意思訂定條款，才算非顯失公平；更不能說，「於有限範圍內為磋商及更動」，就是顯失公平。任何交易都有風險，被告簽約前已知系爭產品係銷往外國，特別是美國，已可預知風險。就可預知之風險，被告斟酌衡量後決定簽約，自應受合約條款之拘束。若容許被告事後翻異，任指合約條款無效，不但與誠實信用原則有違，且嚴重危害交易安全。
（三）本案是否適用系爭採購合約第13.1條？１SMC公司於美國遭Fenner公司控訴其產品侵害專利權，其
中是否包含系爭「SMC7004VBR」與「SMC7004VBR ARG」產品？⑴「SMC7004VBR」與「SMC7004VBR ARG」，實為同一機型之
產品（「ARG」，只是SMC公司出貨時在出貨記錄上添加商品型號之後的轉銷地區細項註記而已），此已經被告自認（見98年11月答辯狀第參「答辯理由」一、(一)點）。
⑵系爭產品遭Fenner公司控訴專利侵權，原告已提出Fenner
公司初始起訴狀（原證18）及第二次修正起訴狀（原證3）、Fenner律師所發侵權產品控訴函（原證15）、「cl-
aim charts」完整光碟（原證6）等證據為證。查Fenner公司委任之Fulbright & Jaworski法律事務所Brett C.Grvett律師，於西元2008年2月26日提起專利侵權訴訟後，於西元2008年9月5日才對SMC公司等被告之委任律師，以e-mail寄出侵權產品控訴函（原證15），分別列舉SMC等公司涉及侵害Fenner公司專利之產品型號；系爭「SMC7004VBR」產品，即列於SMC公司侵權產品之中。該函並提及，會於隨同該函送達之光碟指明各被訴物件之侵害論點（claim charts）。SMC公司之委任律師於西元2008年9月8日收到光碟（原證6）；系爭「SMC7004VBR」產品之「cl-
aim chart」即列於該光碟中。⑶上述情節及證物之真正與真實，SMC公司之委任律師RichC
.Vasquez已出具經鈞院公證處認證之「誓證書」（原證7）、及經我國駐外單位驗證之「具結」公證宣誓證書（原證19）證明之。
２原告請求因Fenner公司專利侵權案所支出賠償金及法律費
用，是否以被告同意或美國訴訟判決為必要？⑴按民法第199條第1項規定：「債權人基於債之關係，得向
債務人請求給付。」關於本件交易，原告與被告所訂採購合約第9.1條第(7)款約定，被告保證其所有產品無違犯或侵害任何第三人之智慧財產權；就相關交易之智慧財產權保護，第13.1條更明定供應商（即被告）之補償義務。是依民法規定及契約第9.1條第 (7)款、第13.1條之約定，若因第三人對系爭產品提出侵害智慧財產權之主張，就原告因此蒙受之合理費用、損失及支出（包括合理之律師費）及就該請求所為任何和解之合意金額，被告應即償付予原告；其費用、損失、支出或和解金額，並不以經被告同意或美國訴訟判決者為必要。
⑵就Fenner公司所提專利侵權案，SMC公司與Fenner公司於
西元2009年4月達成和解，SMC公司給付Fenner公司和解金250,000美元。SMC公司因處理該案另支出法律費用459,85
5.33美元；該律師費用，衡諸美國律師收費情形，並無不合理情事；以上兩者合計為709,855.33美元。SMC公司據而要求原告負擔其因該專利侵權案所支出之和解金及法律費用。基於原告與SMC公司間之長期、持續採購關係，原告已依與SMC公司之約定，以貨款抵銷方式，如數償付SMC公司因Fenner公司專利侵權案所生之損害709,855.33美元。原告請求被告給付相關賠償金及法律費用，依約、於法，均屬有據。被告辯稱系爭合約第13.1條所定「任何和解所合意之金額」，限於原告作為當事人參與之和解內容，或至少原告與被告參與之和解，且須經美國法院判決系爭產品已侵害專利云云，依約、於法，均有不合。
３原告請求被告支付所蒙受之全部合理費用、損失及支出，
是否以原告指示被告接手該事件之防禦而被告未立即提供防禦者為前提？⑴被告辯稱依系爭採購合約第13.1條約定，應以原告指示被
告接手該事件之防禦而被告未立即提供防禦者為前提，被告之主張，顯然斷章取義。依約定，原告是否掌管防禦事宜，有選擇之權，無所謂「以原告指示被告接手該事件之防禦而被告未立即提供防禦者為前提」之事；原告於得知Fenner公司專利侵權案並確認涉案廠商後，已立即於西元2008年12月17日通知被告。
⑵Fenner公司固於西元2008年2月間對SMC等公司提起專利侵
權訴訟，於西元2008年5月間提出第二次修正起訴狀，惟該等訴狀僅概略指述SMC等侵權事實、法律依據及請求事項，並未一一指明各被告之被訴侵權商品；系爭「SMC7004VBR」產品，並未出現於Fenner公司初始及第二次修正起訴狀。直至西元2008年9月5日，Fenner公司之委任律師才於所寄發之侵權產品控訴函（原證15），詳細列舉SMC等公司涉及侵害Fenner公司專利之產品型號；其時才出現系爭「SMC7004VBR」產品。於西元2008年9月得知Fenner公司所指侵權產品後，SMC公司即清查產品來源，確認出自原告，而於西元2008年11月間通知原告Fenner公司專利侵權訴訟案。經SMC公司轉知，原告旋即詳細查對所涉侵權產品之各供應商；確認後立即於西元2008年12月17日以e-mail通知被告該專利侵權案，請其依約辦理。惟被告只一再推拖，遲不積極回應，被告所謂原告僅於西元2009年4月23日才對其催告，與事實不合。
４系爭採購合約第13.1條「現行法律、規定或條例」是否包
括美國現行法律、規定或條例？被告辯稱採購合約第13.1條中「(ii)任何OEM商品未遵守現行法律、規定或條例」之約定，不包括美國現行法律、規定或條例，應以系爭產品違反我國專利法為限云云。然查第13.1條所定「現行法律、規定或條例」，並未限制適用國，並未排除其他國家，包括美國。被告之辯詞，片面自我限縮責任範圍，與約定不合，不值為採。且事實上，原告係依第13.1條第(i)點為主張，而非依該條第(ii)點，被告抗辯，實無理由。
５SMC公司於美國遭Fenner公司控訴其產品侵害專利權係直
接侵權或誘引侵權、輔助侵權，如係誘引侵權、輔助侵權，在中華民國法律下是否構成侵害專利權？⑴依美國專利法，專利侵害類型包括「直接侵害」（§271(
a)）、「引誘侵害」（§271(b)）、及「幫助侵害」（§271(c)）；而「直接侵害」，則包括「文義」（Literal）及「均等論」（Doctrine of Equivalents）侵害。以Fenner公司主張之'224專利為例，其所提「claim chart」記載如下：「SMC於美國製造、銷售及/或邀約買賣、或從美國出口基於文義（literally）或於均等論（Doctrin
e of Equivalents ）下之封包交換節點產品SMC7004VBR，此SMC7004VBR更進一步被設計由SMC客戶以侵權態樣使用之，如此之侵權係基於積極引誘侵權及/或幫助侵權」，如前所述，其所指「文義」（literally）、「均等論」（Doctrine of Equivalents），於美國專利訴訟上，均屬「直接侵害」之類型。是Fenner公司所提「claimchart」前段記載即為針對系爭商品SMC7004VBR「直接侵害」Fenner專利之說明；另「claim chart」後段記載意係指，SMC公司製造、銷售及/或邀約買賣、出口SMC7004VBR予其客戶，使其客戶以侵權態樣使用，故SMC公司係「積極引誘及/或幫助」其客戶「侵權」。從「claim chart」前後段描述可知，Fenner指訴系爭商品SMC7004VBR之侵權型態，不僅僅是「積極引誘及/或幫助侵權」，更包括「直接侵權」。
⑵惟無論「直接侵權」、「積極引誘侵權」、或「幫助侵權
」，於美國專利訴訟上都是侵權（何況，系爭商品「SMC7004VBR三者都被指控）。從Fenner公司所提「claim ch-art」之記載，適足證明：Fenner公司確實對系爭產品「SMC7004VBR」提出侵害專利權之主張。
⑶被告另引用涉外民事法律適用法第9條，辯稱誘引侵權、
輔助侵權在中華民國法律下不構成侵害專利權，故系爭產品不構成侵權云云。被告所辯，實不值採。首先，本件當事人均為本國人，且訴訟標的（契約）行為發生於我國，根本不屬涉外事件，實無涉外民事法律適用法之適用可言。其次，被告所引該法第9條，其前提要件須為「由侵權行為而生之債」；惟本件原告據以起訴者，乃關於「契約約定而生之債」，根本不符合該條所定前提要件。何況，誘引侵權、輔助侵權，依中華民國法之侵權行為法則，仍可能屬共同侵權之概念範疇。更何況，如前所述，Fenner公司指訴系爭商品「SMC7004VBR」之侵權型態，不只是「積極引誘及/或幫助侵權」，也包括「直接侵權」。被告特意略去Fenner公司指訴直接侵權之事實，執意於誘引侵權、輔助侵權而為抗辯，實在無稽。
⑷依系爭採購合約第13.1條約定，若第三人對OEM產品提出
侵害智慧財產權之請求，被告應即負有補償義務；被告之補償義務，並不以系爭產品於美國法下確實侵害智慧財產權為要件，更不以於中華民國法下確實侵害智慧財產權為前提。原告依民法第199條第1項規定及契約約定對被告請求補償，應只須證明第三人對系爭產品提出侵害智慧財產權之請求，即已足夠；原告實無證明系爭產品確有侵害專利權之必要。據此，原告因Fenner公司專利侵權訴訟案而遭SMC求償而受有損失，依約、依法，就原告因此所受之損失，被告自應償付。
６原告請求被告負擔損害賠償計7,833,393元是否屬系爭採
購合約第13.1條約定之「合理費用、損失及支出」？⑴原告請求被告負擔之7,833,393元，包括和解金250,000美
元及法律費用459,855.33美元。關於和解金部分，依系爭合約第13.1條第13.1條明定：「供應商……願支付任何關於該請求之合理裁判金額或就該請求之任何和解所合意之金額」，是，依雙方約定，就侵害智慧財產權之請求所為任何和解所合意之金額，被告應即支付之；就該請求所合意之和解金額，並未設定任何條件；無論和解金額合意基礎如何，無論和解金額如何計算，無論是否合理，概不影響被告應負之償付義務，被告均應如數履行。
⑵何況，考量實務情形，該和解金250,000美元，非不合理
。如前所述，於美國，專利權人索賠金額都相當鉅大；美國法院對專利侵害案件之判決賠償金額，也相當驚人。承受索賠、訴訟結果之當事人，若有機會，當然會爭取最有利、所受損害最小之解決方式，畢竟其必須立即、直接、實際支出賠償金及相關費用（至於之後能否向他人求償，能否獲償，都在未定之天，也可能完全無法受償，卻還須耗費相當大的人力、物力）；當事人實不可能以明知不合理之方式去解決爭議。本件，Fenner最初要求賠償360萬美元。經過磋商，Fenner原仍要求45萬美元，最後談成25萬美元，已是當事人相當考量下之合理結果。
⑶美國律師費用非常昂貴，乃世所周知之事。美國維爾培索
大學法學博士鄧穎懋先生於「美國專利訴訟之救濟選擇及攻防策略分析」乙文（原證26）亦述及「因美國律師按時計算，均要付出可觀之律師費及相關訴訟費用」、「據相關統計，專利訴訟每年至少要付出美金100萬以上之律師費用」。本件專利侵權訴訟，自西元2008年2月26日起訴至西元2009年4月和解，歷時超過一年。因而本件律師費用459,855.33美元，衡諸美國律師收費情形，並無不合理情事。
⑷被告另辯稱，依原告主張之出貨量3,188台，其淨利僅約
81,021元，原告請求金額顯然過高云云。按3,188台係SMC（於美國）所賣出系爭產品之數量，並非被告自己賣出之數量（被告賣出至少11,350台以上，見原證12）；被告以3,188台計算其所謂「淨利」，實在無理。（事實上，就本件採購案，被告1年收入約4、5百萬元；於2年以上合約期間，被告收入至少近千萬元。）⑸綜上，原告請求被告給付相關賠償金及法律費用7,833,393元，依約、於法，均屬有據。
（四）原告主張被告應負擔33％責任，是否有據？１Fenner公司於西元2008年2月26日於美國法院起訴主張，
SMC公司「過去有過、現正從事、且將來會繼續從事未經授權之行為與活動」，侵害其專利，已對Fenner公司造成侵害，並會繼續損害其營業，而聲明請求美國法院判定其專利已受且會繼續受SMC公司侵害，並請求判決計算SMC公司之侵害所致Fenner公司之全部損害等。本案計算SMC公司涉案產品出貨量之期間自西元2008年2月1日至同年12月31日，仍屬Fenner公司起訴主張侵權損害之期間範圍內；SMC公司與Fenner公司於協商和解，以該期間範圍之出貨量作為談判磋商之參考依據之一。本件原告爰就該期間計算SMC公司相關涉案產品出貨量，即計算相關涉案供應廠商之補償分擔比例，應非無據。
２SMC於前開期間所銷售之系爭商品共3,188台，已詳列如起
訴狀附原證13之「SMC相關涉案產品出貨明細表」。事實上，原告向被告購買、而賣給SMC之系爭產品數量，至少11,350台以上，遠遠超過3,188台（見原證12）。原告以3,188台計算被告之責任比例，並未逾越（事實上，遠低於）被告出貨總量，應屬有據。另原證13內容，事實上為SMC依其公司出貨資料所整理製作者；其所製作原證13明細表相關涉案產品之出貨日、裝箱號碼、發票號碼、買主等，詳如SMC所提供之資料（原證27）。
３被告所謂原證13明細表所列部分產品未列入原證6「claim
charts」云者，並非事實。原證13明細表所列產品，均列於原證6「claim charts」之中。被告所指原證13部分產品後列有「ARG」、「Bundle」、「BDL ARG」、「BundleS」、「INT」、「Smart」等，都只是SMC出貨時在出貨記錄上添加於商品型號之後的細項註記，實各屬同型號之同一產品。Fenner公司提訴時，或許可以上網搜尋SMC公司網站所出現使用其專利技術之產品型號，列為侵權產品，惟Fenner公司實無從知悉SMC公司內部之出貨細項註記，自然不會列入「claim chart」，將該等出貨細項註記之侵權產品經計入原證13之責任比例，並無違誤。
⑴關於被告指稱原證6光碟出現而原證13列表中未出現之5個型號：
①其中SMC7824M及SMC8724L2，係因隨著專利權人Fenner
公司與SMC公司間之訴訟程序、SMC公司抗辯及和解進行，Fenner公司可能排除部分初始主張之產品群，而縮小侵權產品範圍。此為美國專利訴訟實務所常見。
②另SMC8724ML3及SMCGS24C二型號，係以添加SMC公司出
貨細項註記（INT、-Smart）之方式出現在原證13列表中（SMC8724ML3 INT、SMCGS24C -Smart）。
③另一型號SMC8724ML3 Switches，其中「Switches」是
系爭網路通訊產品路由器之英文名稱之一。原證6光碟之SMC8724ML3 Switches與原證13列表中之SMC8724ML3INT，皆係指同一型號產品：SMC8724ML3。
被告辯稱其未曾於原證13列表中出現，亦非事實。⑵關於被告指稱原證13列表中出現而原證6光碟未出現之8個型號：
被告所指該等型號後之ARG、Bundle、BDL ARG、BundleS、INT、Smart等，都只是SMC之出貨細項註記。添加註記者，與未添加註記者，均為同型號之同一產品。而去除註記後之SMC7004VBR、SMC7904WBRA2、SMC8024L2、SMC8724ML3、SMCGS24C、SMCWBR14-N2、SMCWBR14S-N2等型號，均出現於原證6光碟。被告辯稱該等型號未曾於原證6出現，亦非事實。以上，原告已說明再三，被告明知且自認SMC7004VBR與SMC7004VBR ARG為同一產品，卻一再辯稱該等為不同產品，委無足取。
⑶關於被告指稱原證6光碟及原證13列表均未出現之1個型號：
被告所指SMC6724L3型號，僅出現於Fenner之起訴狀，此或為Fenner之訴訟「灑網」策略；Fenner可能隨著程序進行及被告抗辯，減縮侵權產品範圍，因而排除該型號產品。
４被告另辯稱原告以西元2008年2月1日至12月31日計算被告
之出貨量，惟起訴後西元2008年5月8日至12月31日不可能繼續販售，遑稱侵害系爭專利云云。惟查Fenner公司係於西元2008年2月26日起訴，其初始起訴狀（原證18）已上傳至美國法院行政管理署（Administrative Office of t
he U.S.Courts）所設置之「PACER」（Public Access toCourt Electronic Records／法院電子紀錄公開查詢系統）網站。被告指稱Fenner於西元2008年5月8日起訴，其認知顯然錯誤。其次，於美國，若涉及專利侵權爭議，除非法院或相關主管機關發出禁制令，被指侵權之公司實不會主動停止銷售或出貨（因為，美國專利訴訟期間可能相當長久，若即驟然停止銷售或出貨，對公司業務運作影響甚大）；這也是為何Fenner會於起訴狀聲明請求法院「諭令暫時及永久禁制各被告……前述侵害行為」之理。被告認為提起訴訟就不可能繼續販賣，實為對美國專利訴訟及商業運作之誤解。
五、為此聲明請求：
（一）被告應給付原告新台幣7,833,393元，及自98年4月23日起至清償日止按年利率百分之5計算之利息。
（二）訴訟費用由被告負擔。
（三）原告願以現金或等值之臺灣銀行無記名可轉讓定期存單為擔保，請准宣告假執行。
貳、對於爭點協商後之兩造爭執事項，被告則以：
一、系爭採購合約第13.1條等約定是否因適用民法第247條之1而無效？
（一）依民法第247條之1規定，定型化契約條款非均屬無效，應有顯失公平之情事始屬無效。又「定型化契約之條款，因違反誠信原則，顯失公平而無效者，應以契約當事人之一方於訂約當時，處於無從選擇締約對象或無拒絕締約餘地之情況，而簽訂顯然不利於己之約定者始足當之。」為最高法院92年度台上字第39號判決所明揭。
（二）按原告於系爭產品之產業中係數一數二之大廠，下游代工廠商眾多，依產業習慣均係以原告一方預定用於同型採購契約之條款而訂定之契約，屬定型化契約無疑。查被告僅為原告下游眾多代工廠商其一，經濟及談判實力本不及上游大廠之原告，對於原告依存性實有相當程度在，是對於原告所提出之系爭採購合約，於經濟上地位規模及依存關係上均屬絕對弱勢之被告並無任何討價還價之能力而僅得全盤接受。觀之上開系爭採購合約第13.1條供應商之補償義務，其中「就該請求之任何和解所合意之金額」對於參與和解之人員全無限制，甚或僅由原告與第三人之和解亦屬之，則將使原告為求順利和解而應允第三人任何要求，將一切和解所應支出之費用完全轉嫁由被告承擔，免除原告一切責任，使被告全無任何保護措施可採；況本案乃係訴訟外和解，對於Fenner公司之請求是否確有理由，美國法院並未為實體判斷，則僅憑和解如何確認被告之系爭產品確實侵害Fenner公司之專利權而須負擔損害賠償責任？是本條款實顯失公平，應認符合民法第247條之1有顯失公平之情事而無效。
（三）查兩造早於90年起即有合作關係，系爭OEM採購合約於96年1月1日訂定，於95年度被告公司內銷貨淨額中原告之銷貨淨額即已高達67,728,910元，且原告亦為網通業之一線大廠，被告基於延續以往與原告之合作關係及業績，實不得不簽訂系爭採購合約。且對被告而言，與原告簽訂OEM採購合約亦可成為被告向其他客戶推廣公司形象之有利表現（即「月暈效果」）以招攬更多訂單。在種種考量之下，被告不得不接受不利於被告之採購合約及條款如第13.1條。此與上揭最高法院判決意旨「無從選擇締約對象」或「無拒絕締約餘地」並無任何不同。綜上，系爭採購合約第13.1條確屬定型化契約條款且顯失公平無疑。０
二、縱認系爭採購合約第13.1條未違反民法第247條之1而仍屬有效，本案亦非當然適用系爭採購合約第13.1條：
（一）SMC公司於美國遭Fenner公司控訴其產品侵害Fenner公司專利權，其中是否包含系爭「SMC7004VBR」產品？原證6「claim chart」及光碟是否為真正？１按SMC遭Fenner公司主張侵害專利權之產品型號及範圍，
自原告所提原證6「claim chart」光碟與原告提出原證13「SMC相關涉案產品出貨明細表」相較，所列型號多有相異之處，是以被告至今仍鄭重否認原證6光碟及原證13之真正，並質疑原告並未提出完整之涉案產品資料，無從證明被告真有侵害專利權情事。謹將原證6及原證13相異處列表如下：
⑴原證6光碟中出現，惟原證13列表中未出現者：SMC7824M
、SMC8724L2、SMC8724ML3、SMC8724ML3 Switches、SMCGS24C。
⑵原證13列表中出現，惟原證6光碟中未出現者：SMC7004VB
R ARG、SMC7904WBRA2 ARG、SMC8024L2 ARG、SMC8724ML3
INT、SMCGS24C-Smart、SMCWBR14_N2 Bundle、SMCWBR14S-N2 BDL ARG、SMCWBR14S-N2BundleS。
⑶原證6及原證13均未出現者，僅於原告民事準備狀中出現：SMC6724L3。
２綜上，SMC遭Fenner公司主張侵害專利權之產品型號及範
圍，自原告所提原證6光碟與原告提出原證13相較，所列型號多有相異之處，甚至Fenner公司初起訴所主張侵權型號「SMC6724L」之產品全未出現於原證6抑或原證13。縱原告於原證27提出出貨資料等明細，惟原證27係原告基於原證13 所自行製作，其形式真實與否被告亦無從得知，是被告否認之；且原證27亦未解釋原證6與原證13之差異性何在。如此不清不楚、橫生相異之原證6及原證13實難令被告承認其真實性並負擔33％之責任。原告主張所謂「SMC7004VBR 」及「SMC7004VBR ARG」僅係轉售國家之不同，其餘均為同一，此部自不能單由原告空言主張，應就其主張二者同一之事實舉證證之。
３被告遍查公司出貨資料並無任何「SMC7004VBR ARG」型號
產品，亦無以此機型出貨至阿根廷，且觀之原證12兩造採購單據，原告向被告採購機型均為「SMC7004VBR」，至多尚有「SMC7004VBR US」（出貨至美國）及「SMC7004VBRUK」（出貨至英國）甚或「SMC7004VBR ROHS」（按ROHS係指較為環保之「無鉛製程」），惟均無原證13所列「SMC7004VBR ARG」。
４自原證12所示，被告生產系爭型號產品，就其銷售至何國
亦會在型號加上該國縮寫，惟原證12並未有所謂ARG即出貨至阿根廷之機型，則原告於原證13中擅將200台「SMC7004VBR ARG」列入被告出貨範圍內即有未合！５又觀之原告99年6月29日民事準備（四）狀中所提原證21
附件A，其中就系爭型號均僅提及「SMC7004VBR」，並無「SMC7004VBR ARG」；SMC公司與原告所列型號對照中亦無所謂「SMC7004VBR ARG」。上開證據均為原告所提，惟其間僅原證13提及所謂「SMC7004VBR ARG」之型號，觀之其他原告所提證據均無「SMC7004VBR ARG」，則原證13顯非真實，原告據原證13請求被告按比例負擔損害賠償顯無理由！
（二）原告請求因Fenner公司專利侵權所支出賠償金及法律費用，是否以被告同意或美國訴訟判決為必要？１按原告請求被告給付和解金之依據，無非以原證一，即雙
方於西元2007年1月1日採購合約書第13.1條約定：「…incurred by Accton and will pay any reasonable a-ward with respect to any such claim or agreed to
in any settlement of the claim.」即「…且願支付任何關於該請求之合理裁判金額或就該請求之任何和解所合意之金額」。
２查原告提出原證4及原證7之附件一所示SMC公司與Fenner
公司所簽訂之「Settlement and License Agreement」（和解與授權契約），乃SMC公司與Fenner公司所為和解契約，所評估之相關訴訟情勢、訴訟勞費、商業衝擊等情形，各自之多方考量，權衡利弊得失，相互折衷讓步等結果，均為SMC公司而非由原告與Fenner公司所進行，則原告並未為任何有關和解「互讓性」之評估，若謂上述契約條款之「任何和解」解釋上無論當事人為何人所成立之和解契約，均須由訂定系爭契約條款之被告所負責，則不啻使被告承受契約以外無法預估之風險，原告能為而不為與第三人之和解，轉嫁於全無任何與被侵害第三人為和解評估可能之被告，完全免除原告之責任而將責任全歸由被告負擔，實已顯失公平，違反上述民法第247條之1之4款規定，該契約條款應屬無效。
３綜上，解釋系爭契約條款「任何和解」，應認至少為原告
與被告曾參與之和解。原告逕以SMC公司與Fenner公司所訂定之和解契約內容作為向被告請求之依據，並主張無論和解金額合意基礎為何，無論和解金額如何計算，蓋不影響被告應負之償付義務，被告均應如數履行，實無理由。
（三）原告請求被告支付所蒙受之全部合理費用、損失及支出，是否以原告指示被告接手該事件之防禦而被告未立即提供防禦者為前提？１依原告與被告所訂定採購契約第13.1條規定：「…供應商
願支付智邦公司蒙受之全部合理費用、損失及支出（包括合理之律師費，如果供應商於智邦公司指示接手該事件之防禦後未立即提供防禦者）…」，可知原告請求被告支付所蒙受之全部合理費用、損失及支出，均以原告指示被告接手該事件之防禦而被告未立即提供防禦者為前提。
２查本案原告於Fenner公司對SMC公司提起損害賠償訴訟後
，僅於98年4月23日曾為催告Fenner公司對SMC公司之事，並未指示被告接手防禦美國SMC公司對於本案原告求償之事，被告自無從為任何防禦。依上述契約條款，則原告請求被告給付費用之部分自無理由。況觀之兩造系爭採購合約，被告之契約對象係原告即Accton而非SMC公司，本條款亦應以原告遭SMC公司請求損害賠償時指示被告參與防禦。而原告與SMC和解時竟未通知被告，對於和解內容被告亦無從知悉甚至參與協商，此對被告來說亦顯非合理，是本條所謂「全部合理費用、損失及支出」應指除卻和解金額美金25萬元之其他費用，如原告於本案所主張律師費用美金45萬元之33％部分。惟此部既如上述已不符「原告指示被告接手該事件之防禦而被告未立即提供防禦者」之前提，原告請求被告給付律師費用部分即無理由！
（四）系爭採購合約第13.1條「現行法律、規定或條例」是否包括美國現行法律、規定或條例？觀系爭採購合約第13.1條(ii)任何OEM產品未遵守現行法律、規定或條例。查本採購合約係原被告雙方於我國所簽訂，合理解釋所謂「現行法律、規定或條例」亦以我國現行法律、規定或條例為限，除國際條約或基於世界法原則外，不應包含外國法之規定。此按今日原告請求被告負擔損害賠償責任係基於系爭產品於美國遭Fenner公司指稱侵害其專利權，惟基於「專利權屬地原則」，系爭產品遭指稱違反專利權係以「美國之專利法」為認定而非「我國之專利法」，綜合上開對於「現行法律、規定或條例」解釋上應以我國現行法律、規定或條例為限，則原告以系爭商品涉違反美國專利法請求被告負擔損害賠償即無理由。
（五）系爭產品是否遭Fenner公司指控「侵害」其專利？１系爭產品係原告採購並銷往SMC公司，SMC公司之地址並經
載明於系爭合約附件B之「適格買方」，因系爭合約商品欲銷往美國，涉及外國地屬涉外民事案件，於我國即有涉外民事法律適用法之適用。原告單以兩造均為本國人即排除涉外民事法律適用法之適用，實不足採。
２原告主張由被告生產之型號「SMC7004VBR」遭Fenner公司
主張侵害專利權，並引用美國法主張型號「SMC7004VBR」產品遭指控「直接侵權」、「引誘侵權」及「幫助侵權」云云。查Fenner公司所提「claim chart」既明文記載「引誘侵權」及/或「幫助侵權」，原告任意指稱包含「直接侵權」即有誤會；上開「claim chart」僅係記載基於文義或於均等論下被設計為「引誘侵權」及/或「幫助侵權」，所提及「文義」或「均等論」實係用以描述「引誘侵權」及「幫助侵權」，非如原告所稱係描述「直接侵權」。
３依據現行涉外民事法律適用法第9條規定：「關於由侵權
行為而生之債，依侵權行為地法。但中華民國法律不認為侵權行為者，不適用之。侵權行為之損害賠償及其他處分之請求，以中華民國法律認許者為限。」按上開條文屬「累積適用」，就侵權行為之成立，依侵權行為地法及我國法規定均構成侵權行為始屬之。惟查，我國侵權行為法並未就「引誘侵權」或「幫助侵權」有任何規定，則Fenner公司主張系爭產品「引誘侵權」及/或「幫助侵權」，於我國法即無從成立任何侵權行為。依據涉外民事法律適用法第9條自無從構成侵害專利權，原告任意指稱「引誘侵權」及/或「幫助侵權」屬我國民法第185條「共同侵權」更屬無稽。
４縱如原告所稱據以起訴者非「侵權行為之債」，係「契約
約定而生之債」而無涉外民事法律適用法第9條適用，惟契約關係準據法仍應適用涉外民事法律適用法第6條。依涉外民事法律適用法第6條第1項規定：「法律行為發生債之關係者，其成立要件及效力，依當事人意思定其應適用之法律」，依據兩造系爭合約第22.12管轄法律規定：「
The Agreement shall be governed, controlled,interpreted and defined by and under the laws of
the Taiwan,R.O.C.…（即本合約應由且依中華民國台灣法律管轄、支配、解釋、定義…）」，則依據涉外民事法律適用法第6條第1項以我國法為準據法自屬無疑。按我國侵權行為法並無「引誘侵權」或「幫助侵權」之態樣已如上述，則依據原告所主張「契約約定而生之債」，亦應適用涉外民事法律適用法第6條，於我國並不構成專利權之侵害。
（六）原告請求被告負擔損害賠償計7,833,393元是否屬系爭採購合約第13.1條之「合理費用」？１縱認被告果應負擔損害賠償責任（被告否認之），原告請
求被告支付其與SMC公司和解所合意之金額，亦僅為美金25萬元之33％，原告所稱律師費用美金45萬元相較和解金額而言顯非合理，亦非屬「和解金額」之一部，原告請求被告就律師費用為33％之支出並無理由。
２按原告主張SMC與Fenner公司和解金額為美金25萬元，另
律師費用為美金45萬元云云。惟上開契約條款既謂之「…且願支付任何關於該請求之合理裁判金額或就該請求之任何和解所合意之金額」，則此金額即應限於「和解」金額美金25萬元；律師費用非屬此處「和解」金額。查Fenner訴訟所支出之美國律師費用美金45萬元並非Fennder與SMC就「和解」所合意之金額（實則和解金額為美金25萬元），且律師費用支出之單據至今亦未見原告提出，原告請求被告支付律師費用美金45萬元之33％並無理由。
３再者，本案原告於Fenner公司對SMC公司提起損害賠償訴
訟後，僅98年4月23日曾為催告Fenner公司對SMC公司之事，並未指示被告接手防禦SMC公司對於本案原告求償之事，被告自無從為任何防禦。依上述契約條款，原告請求被告給付費用之部分自無理由亦非合理。
４況觀之兩造系爭採購合約，被告之契約對象係原告而非SM
C公司，本條款亦應以原告遭SMC公司請求損害賠償時指示被告參與防禦。而原告與SMC和解時竟未通知被告，對於和解內容被告亦無從知悉甚至參與協商，此對被告來說亦顯非合理；又原告請求被告給付律師費用美金45萬元部分縱屬本條「全部合理費用、損失及支出」，惟原告並未即時通知被告並指示被告接手該事件之防禦已如上述，則原告請求被告給付律師費用部分亦無理由！
三、原告請求被告支付其與SMC公司和解所合意之金額，應基於「合理」之前提已如上述，縱被告果應負擔損害賠償責任（被告否認之），惟被告售予原告系爭產品所得淨利亦僅有8萬餘元，原告單以出貨量33％計算（是否確實為33％亦非無疑，已如上述）請求被告負擔近8百萬元之損害賠償實顯失公平，並無理由；被告及其餘四間廠商產品總量是否如原證13所列亦非無疑，且至少應扣除「SMC 7004VBR ARG」200台，則被告出貨量所佔比例即無可能高達33％：
（一）按原證13涉案產品出貨表所示，計算之出貨時間乃自97年2月1日至12月31日，惟據被證3，Fenner公司提起侵害專利權訴訟為97年5月8日，相比之下，97年5月8日至12月31日之出貨顯不可能繼續販售，遑稱侵害系爭專利？原告將97年5月8至12月31日出貨量加入計算之中即有錯誤。
（二）縱原告出貨系爭產品3,188台為真，查被告就系爭型號「SMC7004VBR」產品售予原告之單價最高係美金12.5元（PO
NO:M00000000、PO NO:M0000000及PO NO:Z000000000張訂單之單價為USD:12.5；PO NO:M00000000、PO NO:Z000000000張訂單之單價則降為USD:12.4），以原告主張之匯率（1：33.44）計算，單價則為新台幣418元（USD 12.5×33.44＝418）。以此計算被告總出貨金額僅新台幣1,332,584元（3,188×418＝1,332,584）。若扣除系爭產品單價之平均成本USD11.74，被告因此所獲得淨利亦僅約新台幣81,021元（12.5－11.74＝0.76；0.76×33.44×3,188＝81021.1072），則原告請求被告負擔新台幣7,833,393元實遠超過被告計算之出貨金額，況原告轉售予SMC時，勢必以高於USD12.5之金額出售，豈能全由被告所承擔？原告請求之金額顯然過高即顯違專利法第85條就損害金額之計算方法，原告之請求金額即無所據。
（三）被告對於原證五以及原告另提出之原證13均主張原告提出之出貨明細表僅列出被告之出貨量，對於原告所稱其餘67％出貨量之廠商，皆以營業祕密為由拒絕透露，則被告何以知悉該出貨量為真？配合上述99年3月16日原告主張若仔細計算被告恐要負擔100％責任之言，則原證5及原證13是否可依原告所欲任意更改，亦未可知。原告主張被告應負33％之責任顯乏客觀真實依據，毫無理由。
（四）況依原證13所列其他製造商所販售予SMC之產品數量，如依原告所提之民事準備（五）狀第12頁所提「本案計算SMC涉案產品出貨量之期間西元2008年2月1日至同年12月31日，……（以下省略），SMC將該期間內涉案商品出貨量等資料整理製成明細表（即原證13），原告據此計算相關涉案供應廠商之出貨量及補償分擔比例，應非無據」云云。然依常理判斷，如此長期間內，代號A及B之製造商僅製造個位數之產品銷售予SMC實難想像亦不可能，縱原告提出SMC公司所製作原證27佐證，然該證據亦僅為SMC自行製作之出貨明細報表，原告亦無舉證證明其真實性，難認原告之主張有所依據。
四、為此答辯聲明：
（一）原告之訴駁回。
（二）訴訟費用由原告負擔。
（三）如受不利判決，被告願供擔保，請准宣告免予假執行。
叁、兩造不爭執事項：
一、被告與原告間訂有如起訴狀附原證1之OEM PRUCHARE AGREE-MENT（下稱系爭採購合約、見本院卷一第6-34頁）。
二、系爭採購合約第13.1條之內容為：「供應商之補償義務。供應商將補償、防禦及使智邦免於損害，包括但不限於，免於任何合理的損失、義務、請求、責任、費用及支出（包含合理之律師費），其係肇因於、衍生自、或有關於以任何形式提出或尋求之請求者；該請求係主張(i)任何OEM產品、與智邦產品結合的OEM產品、軟體、文件或供應商標誌、或任何由供應商的支援服務所提供之產品，構成未授權使用或侵害任何第三人之智慧財產權，或(ii)任何OEM商品未遵守現行法律、規定或條例。智邦有權依其自己之選擇，掌管該請求之防禦事宜，包括選擇律師。若智邦對前揭請求選擇不掌管防禦事宜，供應商應掌管該請求之防禦，但應使用經智邦同意之律師。供應商願支付智邦蒙受之全部合理費用、損失及支出（包括合理之律師費，如果供應商於智邦指示接手該事件之防禦後未立即提供防禦者），且願支付任何關於該請求之合理裁判金額或就該請求之任何和解所合意之金額。若上述對第三人之責任係單獨且直接可歸因於供應商之違失，供應商應負擔對智邦之補償責任」即「Supplier will indem-nify, defend and hold harmless, including withoutlimitation,Accton from and against any reasonablelosses,liabilities, claims, obligations, costs andexpenses (including reasonable attorneys fees) whichresult from, arise in connection with or are related
in any way to any claim brought or sought that alleg-es that (i) any OEM Product, any combination of an
OEM Product with an Accton Product, any Software,Documentation or a Supplier Mark, or any product pro-vided as part of Supplier's Support services consti-tutes an unauthorized use or infringement of anythird party' s Intellectual Property Rights.(ii) any
OEM Product fails to comply with any applicable laws,regulations or statutes. Accton shall have the right,
at its sole option, tocontrol the defense of any suchclaim, in- cluding the selection of counsel. In theevent that Accton does not choose to take control of
the defense of any such claim, Supplier shall havecontrol over the defense of such claim but must usecounsel approv -ed of by Accton. Supplier will pay
all reasonable costs, damages and expenses(includingreasonable attorney's fees if Supplier does not promptly provide defense after Accton directs Supplier
to take over the defense of the matter)incurred byAccton and will pay any reasonable award with respect
to any such claim or agreed to in any settlement ofthat claim. If the liability to the third party, as
set forth above, is solely and directly attributable
to the faults of Supplier, Supplier shall bear indemnification obligation to the Accton.」
三、系爭「SMC7004VBR」商品，為被告設計製造，並依系爭採購合約售予原告，原告售予美國SMC Networks, Inc（下稱SMC公司）。
四、SMC公司於美國遭美國Fenner Investments Ltd.（下稱Fenn-er公司）控訴其產品侵害其專利，SMC公司後於98年4月與Fenner公司達成和解，以給付Fenner公司美金25萬元作為和解條件。
五、因SMC與Fenner公司達成和解，系爭產品是否確有侵害系爭專利權情事未經判決認定之。
肆、本院之判斷：本件原告主張兩造於西元2007年1月1日簽訂系爭採購合約，由原告向被告購買「SMC 7004VBR」、「SMC7004VBR AGR」在內之寬頻路由器等產品，依系爭採購合約第9.1條第(7)款約定，被告保證其所有產品無違犯或侵害任何第三人之智慧財產權，原告嗣將系爭產品出售予美國SMC公司，該公司於2008年2月26日在美國東德州法院遭美國德州Fenner公司控訴系爭產品侵害其美國專利，案號為Civil Action No.6:08-cv-00061，該案件，SMC公司與Fenner公司嗣於2009年4月達成和解，SMC公司給付Fenner公司賠償金美金250,000元；另因該案件而支出相關法律費用美金459,855.33元，以上合計為美金709,855.33元；SMC公司據而要求原告負擔其因該專利侵權案所支出之賠償金及法律費用，原告已依與SMC之約定，以貨款抵銷方式，如數償付SMC因Fenner專利侵權案所生之損害美金709,855.33元，系爭產品既由被告製造銷售，依前揭採購合約第13.1條約定、民法債務不履行損害賠償、買賣瑕疵擔保等法則，被告自應擔付相關賠償金及法律費用。於前開侵害專利案件，除被告所製造銷售之系爭產品外，另有原告向其他供應商購買之同類產品，依SMC公司所提供之涉案產品出貨明細表（原證13），被告及其他供應商之出貨量合計為9,704台，被告之出貨量3,188台，占總出貨量9,704台之33％，依比例計算，被告應負擔33%之責任，即美金234,252.2元（709,8 55.33元×33％）等情，並提出系爭採購合約（原證1、見本院卷一第6-34頁）、專利侵權起訴書（原證3、18、見本院卷一第36-175頁、本院卷二第223-230頁）、SMC與Fenner公司簽訂之和解及授權協議書（原證4、見本院卷一第176-184頁）、原告與SMC公司於2009年9月1日簽訂之和解協議書（原證20、見本院二第237-240頁）、原告給付SMC賠償明細表及相關發票、貨款抵銷單據紀錄等件為證（原證21、見本院二第241-269頁）。被告對於系爭「SMC7004VBR」商品，為被告設計製造，並依系爭採購合約售予原告，原告售予SMC公司，SMC公司於美國遭Fenner公司控訴其產品侵害其專利，SMC公司後於98年4月與Fenner公司達成和解，以給付Fenner公司美金25萬元作為和解條件等事實均不爭執，惟抗辯系爭採購合約為附合契約，對第13.1條之效力及本件是否適用系爭採購合約第13.1條之規定等節俱有質疑。故本件兩造之爭點厥為：㈠系爭採購合約第13.1條約定是否適用民法第247條之1規定而無效？㈡本案是否適用系爭採購合約第13.1條？⒈SMC公司於美國遭Fenner公司控訴其產品侵害專利權，其中是否包含系爭「SMC7004VBR」、「SMC7004VBR ARG」產品？⒉原告請求因Fenner公司專利侵權案所支出賠償金及法律費用，是否以被告同意或美國訴訟判決為必要？⒊原告請求被告支付所蒙受之全部合理費用、損失及支出，是否以原告指示被告接手該事件之防禦而被告未立即提供防禦者為前提？⒋系爭採購合約第13.1條「現行法律、規定或條例」是否包括美國現行法律、規定或條例？⒌SMC公司於美國遭Fenner公司控訴其產品侵害專利權係直接侵權或誘引侵權、輔助侵權，如係誘引侵權、輔助侵權，在中華民國法律下是否構成侵害專利權? ⒍原告請求被告負擔損害賠償計7,833,393元是否屬系爭採購合約13.1條約定之「合理費用、損失及支出」？茲分述如下：
一、系爭採購合約第13.1條約定是否適用民法第247條之1規定而無效？
（一）按民法第247條之1規定：「依照當事人一方預定用於同類契約之條款而訂定之契約，為左列各款之約定，按其情形顯失公平者，該部分約定無效：一、免除或減輕預定契約條款之當事人之責任者。二、加重他方當事人之責任者。
三、使他方當事人拋棄權利或限制其行使權利者。四、其他於他方當事人有重大不利益者」。所謂一方預定之契約條款，須為他方所不及知或無磋商變更之餘地，始足當之；若非無磋商、變更之餘地，尚難認係一方預定契約之條款，即非屬第247條之1所規定之附合契約；契約當事人於締約前，已有充足時間詳細審閱，了解兩造於合約之權利義務，倘認合約條款對其不利，亦可拒絕簽約；契約既經當事人審閱後締訂，自不得事後指某條款片面對其不利，顯失公平（最高法院96年台上字第684號、96年台上字第
168 號、93年台上字第1856號、92年台上字第1395號、91年台上字第2336號、94年台上字第1號、94年台上字第1289號判決參照）。故適用民法第247條之1之規定，須符合「一方預定契約條款」且「為他方所不及知或無磋商變更餘地」等要件，始有檢視該條款是否顯失公平之問題。
（二）查兩造簽訂之系爭採購合約第13.1條明定「供應商之補償義務」（Su pplier'sIndemnity Obligation）如下：「供應商將補償、防禦及使智邦免於損害，包括但不限於，免於任何合理的損失、義務、請求、責任、費用及支出（包含合理之律師費），其係肇因於、衍生自、或有關於以任何形式提出或尋求之請求者；該請求係主張 (i)任何OEM產品、與智邦產品結合的OEM產品、軟體、文件或供應商標誌、或任何由供應商的支援服務所提供之產品，構成未授權使用或侵害任何第三人之智慧財產權，或 (ii)任何OEM商品未遵守現行法律、規定或條例。智邦有權依其自己之選擇，掌管該請求之防禦事宜，包括選擇律師。若智邦對前揭請求選擇不掌管防禦事宜，供應商應掌管該請求之防禦，但應使用經智邦同意之律師。供應商願支付智邦蒙受之全部合理費用、損失及支出（包括合理之律師費，如果供應商於智邦指示接手該事件之防禦後未立即提供防禦者），且願支付任何關於該請求之合理裁判金額或就該請求之任何和解所合意之金額。若上述對第三人之責任係單獨且直接可歸因於供應商之違失，供應商應負擔對智邦之補償責任」，有系爭採購合約可稽（原證1、見本院卷一第6-34頁）。
（三）查系爭採購合約係先由原告就相關採購事宜起草內容，交由被告審閱表示意見後，就被告有意見之條款（例如：第
1.4、2.12、3.2、3.5、3.12、3.1 3、3.14、3.15、4.1、4.3、5.3、5、6、7、8、9、9.3、9.4、10.4、10.5、
10.6、19.1、22.11條等），再經雙方磋商協議修改，尤其兩造爭議關於智慧財產權保護條款之第13.1條，雙方協議過程乃原告要求被告必須協助防禦及負擔損失、賠償律師費有關產品之專利、軟體、文件、商標等侵權事件，被告曾表示不接受，惟協商後仍改為接受；原告復提出被告應對原告公司之分支機構、客戶、員工、代理商負擔所有責任，被告僅願意接受對原告負有限責任，雙方協商後原告僅接受修改為僅對原告負所有責任，惟被告仍不予接受，經蹉商後修改為被告就「全部合理的費用、損失、支出」（all reasonable costs, damages and expenses）、「任何『合理的』損失、義務、請求、責任、費用及支出」（any reasonable losses,liabilities, claims, ob-ligations, costs and expenses）對原告負責，而原告另對被告提出之上開修正加上「包括但不限於」之要件（including without limitation），此由被告提出為期5個月之合約會辦單足資證明（被證5、見本院卷二第300-311頁）。系爭採購合約既經雙方數月審閱、磋商、修改而定稿，自無所謂被告不及知或無磋商變更餘地之情形，從而與民法第247條之1所定附合契約之要件不合。
（四）此外，依原告提出其與其他廠商所訂採購合約，就智慧財產保護條款之保護對象、強度、方式、範圍等，並非完全相同，與被告簽訂之系爭採購契約第13.1條，亦有差異，此有原告提出之採購合約數份可參（原證28、見本院卷三第107-111頁）。尤其原告與訴外人正文科技股份有限公司（下稱訴外人正文公司）簽訂之原始設備製造契約，其係由原告設計但委託訴外人正文公司製造之產品，亦約定「甲方（即原告）保證並承諾本產品不會侵害或違反任何專利權、著作權、商標專用權、營業秘密或任何其他之智慧財產權。倘乙方（即訴外人正文公司）收到主張侵害之請求或訴訟之通知，乙方應迅速通知甲方，並提供甲方相關資訊及必要協助，並授予甲方完全之權利，以辯護或和解此糾紛，甲方應以自己之費用和依其抉擇：（一）和解此糾紛；（二）為乙方取得製造及銷售本產品之權利；（三）更換或修改本產品以避免侵害；或（四）為乙方辯護以對抗侵害之請求，倘乙方已完全履行本契約之義務，甲方應償付乙方之損失，及防衛或保護乙方之權益，使其免於負擔因此請求而發生之費用和責任」（見本院卷三第70-71頁），亦即於訴外人正文公司遭第三人為侵權請求或訴訟時，由設計產品之原告償付訴外人正文公司因此所生之損失，並防衛或保護其權益，由此益證原告主張其非依預定用於同類契約之條款而訂定系爭採購合約，實係因應國際商業交易之基本要求，而有系爭智慧財產權保護條款，堪可採信。
（五）綜上所述，系爭採購合約經兩造數月審閱、磋商、修改而定稿，自無所謂被告不及知或無磋商變更餘地之情形。又系爭智慧財產權保護條款係因應國際商業交易之基本要求，且與原告和其他廠商所訂採購契約之智慧財產權保護條款內容並非完全相同，而無被告指稱系爭採購契約屬依照原告一方預定用於同類契約之條款情事，自無民法第247條之1規定之適用，被告辯稱系爭採購合約第13.1條約定係附合契約而無效云云，尚非可採。
二、本案是否適用系爭採購合約第13.1條？
（一）SMC公司於美國遭Fenner公司控訴其產品侵害專利權，其中包含系爭「SMC7004VBR」、「SMC7004VBR ARG」產品：
１原告主張SMC公司於美國遭Fenner公司控訴其產品侵害專
利權，包含系爭「SMC7004VBR」、「SMC7004VBR ARG」產品，且二者實為同一機型之產品，「ARG」，只是SMC出貨時在出貨記錄上添加於商品型號之後的轉銷地區細項註記等情，己據提出Fenner初始起訴狀（原證18、見本院卷二第223-230頁）及第二次修正起訴狀（原證3、見本院卷一第36-175頁）、Fenner律師所發侵權產品控訴函（原證15、見本院卷二第176-185頁）、「claim chart」及其完整光碟等證據為證（原證6、見本院卷一第231-284頁、本院卷二第222頁）。惟為被告所否認，以：自原告所提「cl-
aim chart」光碟與原證13SMC「相關涉案產品出貨明細表」相較，所列型號多有相異之處，是以被告否認原證6光碟及原證13之真正，並質疑原告並未提出完整之涉案產品資料，無從證明被告真有侵害專利權情事等語置辯。
２經查，Richard C. Vasquez，為SMC公司於Fenner專利侵
權訴訟案之委任律師，為美國公民。其於西元2010年年5月19日親至加州公證人前作成宣誓證書，Richard C. Vasquez宣誓陳明：2008年9月5日，Fenner律師以電子郵件寄一信件給William J.Cornelius,Jr.（其為受VASQUEZ聘請代理SMC之德州當地律師）及其他人，摘述Fenner公司對SMC公司及其他被告等的侵權論點；Fenner律師也用聯邦快遞寄一個光碟給Cornelius，該光碟含有支持Fenner公司侵權論點的「claim chart」；宣誓證書所附文件，均為真實且正確之影本或複製本，包括：Fenner律師2008年9月5日所發摘述Fenner公司侵權論點之信件、Fenner律師所寄送含有支持Fenner公司侵權論點之「claim chart」光碟、及Fenner與SMC公司間和解與授權協議書等情，有原告提出經我國駐舊金山台北經濟文化辦事處認證之加州公證處公證書暨中譯文在卷可證，並經本院當庭核閱正本無誤（原證19，見本院卷二第231-236、282頁）。被告固質疑「claim chart」光碟之形式真正，惟其既經加州公證處公證人出具之公證證書證明其形式真正，復經我國駐舊金山台北經濟文化辦事處認證，被告所辯即非可採。又「SMC7004VBR」與「SMC7004VBR ARG」，實為同一機型之產品，「ARG」，只是SMC出貨時在出貨記錄上添加於商品型號之後的轉銷地區細項註記，此業據被告自承在卷（見本院卷一第196頁答辯狀），故原告主張被告出售之涉嫌侵權產品包括「SMC7004VBR」、「SMC7004VBR ARG」二者，堪信為真。
（二）原告請求因Fenner公司專利侵權案所支出賠償金及法律費用，不以被告同意或美國訴訟判決為必要：
１原告主張：依系爭採購合約之約定，若第三人對系爭產品
提出侵害智慧財產權之主張，被告即應償付原告因此蒙受之費用、損失及支出及就該請求之和解金額；其費用、損失、支出及和解金額等之償付，並不以經被告同意或訴訟為必要。被告則辯以：本案並未經美國法院判認系爭產品確有侵害專利權情事，而係於判決前即已由SMC與Fenner公司和解，SMC公司轉向原告請求，原告復向被告請求支出上開一切金額之33％，系爭產品究有侵害Fenner公司之專利權未經美國法院判決，則尚為未定之天，被告基於一未知是否侵害專利權之指謫，亦未參與任何和解相關協商，即須負擔原告支出之任何費用實無道理可言等語。
２查，系爭採購合約第13.1條約定：「供應商之補償義務。
供應商（指被告）將補償、防禦及使原告公司免於損害，包括但不限於，免於任何合理的損失、義務、請求、責任、費用及支出（包含合理之律師費），其係肇因於、衍生自、或有關於以任何形式提出或尋求之請求…，供應商願支付智邦公司蒙受之全部合理費用、損失及支出（包括合理之律師費，如果供應商於智邦公司指示接手該事件之防禦後未立即提供防禦者），且願支付任何關於該請求之合理裁判金額或就該請求之任何和解所合意之金額」。由「其係肇因於、衍生自、或有關於以『任何形式』提出或尋求之請求」及「且願支付任何關於該請求之合理裁判金額或就該請求之任何『和解』所合意之金額」，可知原告以系爭採購合約第13.1條請求因專利侵權事件所支出賠償金及法律費用，並非以被告同意或訴訟判決為必要至明。
（三）原告請求被告支付所蒙受之全部合理費用、損失及支出，應以原告指示被告接手該事件之防禦而被告未立即提供防禦者為前提：
１原告主張：依系爭合約第13.1條之約定，原告是否掌管防
禦事宜，本有選擇之權；原告可選擇自己掌管防禦事宜，，於原告選擇不掌管防禦事宜，才有供應商是否接受指示接手防禦之問題。被告辯稱：本案原告於Fenner公司對SMC公司提起損害賠償訴訟後，僅於民國98年4月間曾為催告Fenner公司對SMC公司之事，並未指示被告接手防禦SMC公司對於本案原告求償之事，被告自無從為任何防禦，依系爭採購合約第13.1條，原告既未指示被告接手防禦，則原告請求被告給付費用之部分自無理由等語。
２經查，兩造簽訂之系爭採購契約第13.1條約定：「智邦（
即原告）有權依其自己之選擇，掌管該請求之防禦事宜，包括選擇律師。若智邦對前揭請求選擇不掌管防禦事宜，供應商（指被告）應掌管該請求之防禦，但應使用經智邦同意之律師。供應商願支付智邦蒙受之全部合理費用、損失及支出（包括合理之律師費，如果供應商於智邦指示接手該事件之防禦後未立即提供防禦者），且願支付任何關於該請求之合理裁判金額或就該請求之任何和解所合意之金額。若上述對第三人之責任係單獨且直接可歸因於供應商之違失，供應商應負擔對智邦之補償責任」。由上開約定文義可知原告確有權選擇是否掌管第三人對之為侵權請求的防禦事宜，惟如原告選擇不自行掌管防禦事宜，被告即應依原告之指示掌管該請求之防禦，且應使用經原告同意之律師，原告此部分之主張固然屬實。惟查，原告要求被告支付所蒙受之全部合理費用、損失及支出之前提，依上開契約條款之約定，則限於原告自行掌管第三人對之為侵權請求的防禦事宜，或於選擇不自行掌管防禦事宜時指示被告接手防禦，被告始應支付該合理費用、損失及支出（包括合理之律師費），非謂原告可以不自行掌管防禦事宜，又不指示被告接手防禦事宜，仍可任意要求被告負擔本條款之補償責任，此部分又以被告之抗辯為可採。準此，原告請求被告支付所蒙受之全部合理費用、損失及支出，應以原告指示被告接手該事件之防禦為前提。
３原告主張：直至2008年9月5日，Fenner律師才於所寄發之
侵權產品控訴函（原證15、見本院卷二第176-185頁），詳細列舉SMC等公司涉及侵害Fenner公司專利之產品型號；其時，才出現系爭「SMC7004VBR」產品，SMC公司於西元2008年9月得知Fenner公司所指侵權產品後，即清查產品來源，確認出自原告，而於2008年11月間通知原告系爭專利侵權訴訟案，經SMC公司轉知，原告旋即詳細查對所涉侵權產品之各供應商；確認後，立即於2008年12月17日以e-mail通知被告該專利侵權案，請其依約辦理等情，並於2009年4月間寄發存證信函予被告，有原告提出兩造自西元2008年12月17日至2009年2月3日之往來e-mail影本暨中譯文（原證22、見本院卷二第270-280頁）、被告提出之存證信函在卷可考（被證3、見本院卷二第140-142頁）。惟細繹兩造上開往來e-mail影本及存證信函內容，原告均僅通知被告其出貨予SMC公司的產品在美國遭控告侵權，如被告無法提出授權證明，須支付損害賠償予專利權人，請依系爭採購合約負補償責任，而被告則請求原告提出在美國被控侵權之相關起訴書影本，原告初僅告知被訴情形（包括美國訴訟案件之專利號碼、管轄法院為美國東德州地方法院、Fenner公司為損害賠償及律師費用之請求等），被告仍要求原告提出起訴書影本，原告仍僅提供新聞網站予被告，嗣後始提供Fenner公司西元2008年5月8日第二次修正起訴狀、與被告有關之「claim chart」，其後原告要求被告派人前來討論補償責任事宜，惟被告回覆已將補償責任事宜交予法務部門處理而委派人員與原告討論，全無原告指示被告接手系爭美國專利侵權訴訟案防禦情形。即便係原告於民國98年4月間寄發之存證信函亦僅記載：「…本公司之客戶於97年5月8日被控產品型號為『SMC7004VBR』、『SMC7004VBR ARG』之寬頻路由器等產品侵害第三人（即Fenner Investment公司）之專利，因而涉訟，且本公司現已支付美金（下同）約肆拾壹萬肆仟元之訴訟費用及貳拾伍萬元之賠償金，截至目前為止之金額合計為陸拾玖萬肆仟元，經查，該系爭產品係 由貴公司所製造並銷售，按上開採購合約書第13條之規定，貴公司應就系爭產品侵害他人專利負擔侵權責任，並按出貨數量計算應負擔之責任比例…，通知貴公司於函到五日內盡速與本公司洽商相關損害及賠償…」等語，亦全無指示被告接手該事件之防禦甚明。且查，原告並未參加Fenner公司在美國對SMC公司所提專利侵權訴訟案，此為原告所不爭執，足見原告並未自行掌管系爭美國專利侵權案件之防禦事宜。
４綜上所述，依系爭採購合約之約定，原告要求被告支付所
蒙受之全部合理費用、損失及支出，必須原告自行掌管第三人對之為侵權請求的防禦事宜，或於選擇不自行掌管防禦事宜時指示被告接手防禦，被告始應支付該合理費用、損失及支出（包括合理之律師費）。惟本件原告並未自行掌管系爭美國專利侵權案件之防禦事宜，亦未指示被告接手防禦事宜，被告依約自無庸支付合理費用、損失及支出。
（四）系爭採購合約第13.1條「現行法律、規定或條例」是否包括美國現行法律、規定或條例？１被告復以：系爭採購合約係原被告雙方於我國所簽訂，合
理解釋所謂「現行法律、規定或條例」亦以我國現行法律、規定或條例為限，不應包含外國法之規定；原告請求被告負擔損害賠償責任係基於系爭產品於美國遭Fenner公司指稱侵害其專利權，惟基於「專利權屬地原則」，原告以系爭商品涉違反美國專利法請求被告負擔損害賠償即無理由等語為辯。
２查系爭採購合約第13.1條約定：「供應商（指被告）將補
償、防禦及使智邦（指原告）免於損害，包括但不限於，免於任何合理的損失、義務、請求、責任、費用及支出（包含合理之律師費），其係肇因於、衍生自、或有關於以任何形式提出或尋求之請求者；該請求係主張(i)任何OEM產品、與智邦產品結合的OEM產品、軟體、文件或供應商標誌、或任何由供應商的支援服務所提供之產品，構成未授權使用或侵害任何第三人之智慧財產權，或(ii)任何OEM商品未遵守現行法律、規定或條例…」，而原告起訴係主張其向被告購買之寬頻路由器，依系爭採購合約第9.1條第7款約定，被告保證其所有產品無違犯或侵害任何第三人之智慧財產權，惟原告向被告採購之系爭產品出售予美國SMC公司後，該公司於2008年2月26日在美國東德州法院遭Fenner公司控訴系爭產品侵害其美國專利，該訴訟案件，SMC公司與Fenner公司嗣達成和解，原告並已依與SMC之約定，以貨款抵銷方式如數償付SMC公司所生之損害，爰依系爭採購合約第13.1條約定請求被告補償原告相關賠償金及法律費用等情。準此，原告係依系爭採購合約第13.1條(i)部分之約定請求被告負補償責任，與(ii)部分OEM商品未遵守現行法律、規定或條例無涉；換言之，原告係依兩造簽訂之採購合約第13.1條(i)部分之約定請求被告依約定負補償責任，而非因專利侵權以專利法第85條之規定請求損害賠償，準此，被告所辯自非可採。
（五）SMC公司於美國遭Fenner控訴其產品侵害專利權係「直接侵權」或「誘引侵權、輔助侵權」，如係「誘引侵權、輔助侵權」，在中華民國法律下是否構成侵害專利權？１原告主張：Fenner公司不僅指訴系爭產品「積極引誘侵權
及/或幫助侵權」，同時指訴系爭產品「直接侵害」其專利權；而「誘引侵權、輔助侵權」，依中華民國法之侵權行為法則，仍可能屬共同侵權之概念範疇；況系爭採購合約第13.1條約定，若第三人對OEM產品提出侵害智慧財產權之請求，被告應即負有補償義務；被告之補償義務，並不以系爭產品於美國法下確實侵害智慧財產權為要件，更不以於中華民國法下確實侵害智慧財產權為前提。被告則以：Fenn er公司指控系爭產品涉及「引誘侵權及/或幫助侵權」，惟我國侵權行為法並未就「引誘侵權或幫助侵權」有任何規定，則依據現行涉外民事法律適用法第9條規定：「關於由侵權行為而生之債，依侵權行為地法。但中華民國法律不認為侵權行為者，不適用之」，Fenner 公司主張系爭產品「引誘侵權及/或幫助侵權」，於我國法即無從成立任何侵權行為云云。
２按美國專利侵害類型包括「直接侵權」（§271(a)）、「
誘引侵權」（§271(b)）、及「幫助侵權」（§271(c)），其規定分別如下：「(a)除本法另有規定外，於專利權存續期間，未經許可於美國境內製造、使用、要約銷售，或銷售已獲准專利之發明產品，或將該專利產品由外國輸入至美國境內，即屬侵害專利權。(b)積極教唆他人侵害專利權者，應負侵權責任。(c)要約銷售或銷售，或由外國進口，屬方法專利重要部分之機器構件、製品組合物或化合物，或實施方法專利權所使用之材料或裝置，且明知該特別製作或特別引用乃係作為侵犯該項專利權，當上述情形並非作為主要或屬不具實體侵害作用之商業上物品時，應負幫助侵權者之責任。（即「(a)Except as otherwi
se provided in this title, whoever without author-
ity makes, uses, offers to sell, or sells any pat-ented invention, within the United States, or im-ports into the United States anypatented inventionduring the term of the patent therefor, infringes
the patent.(b)Whoever actively induces infringe-ment of a patent shall be liable as an infringer.
(c)Whoever offers to sell or sells within the Unit-ed States or imports into the United States a com-ponent of a patented machine, manufacture, combin-ation, orcomposition, or a material or apparatus
for use in practicing a patented process, consti-tuting a material part of the invention, knowing
the same to be especially made or especially adapt-ed for use in an infringement of such patent, and
not a staple article or commodity of commerce suit-able for substantial noninfringing use, shall beliable as a contributory infringer.」）。次按，關於專利侵權判斷，係就申請專利範圍與涉案產品進行技術特徵之比對，如符合全要件原則，始進而判斷文義讀取或均等論之適用。倘不符合全要件原則，即無須再論究涉案產品是否符合文義讀取或適用均等論。倘符合全要件原則之文義讀取，而行為人未主張「逆均等論」，涉案產品即落入專利權範圍；如行為人主張「逆均等論」，經判斷確有其適用者，涉案產品即未落入專利權範圍。如涉案產品適用「均等論」，涉案產品即落入專利權範圍，惟行為人得舉證證明涉案產品與先前技術相同，或雖不完全相同，但為該先前技術與所屬技術領域中之通常知識的簡單組合，而適用「先前技術阻卻」。如經判斷涉案產品確有「先前技術阻卻」之適用時，涉案產品即未落入專利權範圍，「先前技術阻卻」得為「均等論」之阻卻事由；如認涉案產品並無「先前技術阻卻」之適用時，涉案產品即落入專利權之均等範圍。準此，「全要件原則之文義讀取」、「均等論」等係判斷是否侵害專利權之準則；而「直接侵權」、「誘引侵權」及「幫助侵權」（後二者又稱「間接侵權」）則係美國專利法下之侵權類型；我國專利法制中尚無有關「間接侵權」責任（對第三人之直接侵權行為負間接侵權責任）之概念，亦即經評價其主觀意圖及行為態樣，如未直接參與或介入第三人侵害專利權之活動，尚不得僅以其與第三人之侵權行為有所關連，而令該人負侵權責任。
３查原告提出之「claim chart」就'224專利部分記載如下
：「SMC於美國製造、銷售及/或邀約買賣、或從美國出口基於文義（literally）或於均等論（Doctrine ofEquivalents）下之封包交換節點產品SMC7004VBR，此SMC7004VBR更進一步被設計由SMC客戶以侵權態樣使用之，如此之侵權係基於積極引誘侵權及/或幫助侵權」（即「SMC makes.sells and/or offers for sale in the United States
or exports from the United States SMC7004VBR thatliterally or under the Doctrine of Equivalents arepacket switching nodes. The SMC7004VBR is furtherdesigned to be used by SMC's customers in an infr-inging manner,and thus infringes based on activeinducement of infringement and/or contributoryinfringement」）。原告固主張上開文字前段記載「SMC於美國製造、銷售及/或邀約買賣、或從美國出口基於文義或於均等論下之封包交換節點產品SMC7004VBR」，即為針對系爭SMC7004VBR產品「直接侵害」Fenner公司'224專利之說明，惟細繹上開前段文字原文並未出現「infringe-ment」（即侵權）之用語，僅僅於後段「誘引侵權」及「幫助侵權」之敘述時出現「infringement」用語，且由後段「SMC7004VBR更進一步被設計由SMC客戶以侵權態樣使用之，如此之侵權係基於積極引誘侵權及/或幫助侵權」之記載，係表達SMC公司要約銷售或銷售，或由外國進口之SMC7004VBR產品，屬方法專利重要部分之機器構件，或實施方法專利權所使用之材料或裝置，而非直指SMC公司未經許可於美國境內製造、使用、要約，或銷售侵害專利之產品，從而，Fenner公司是否指訴系爭產品「直接侵害」其專利權，尚有疑慮。
４惟查，原告提起本件訴訟係本於系爭採購合約第13.1條、
債務不履行及瑕疵擔保等基於契約而生之請求權，而非侵權行為損害賠償請求權。且本件簽訂系爭購合約之兩造均為本國公司，簽約及行為地均在我國，兩造復於系爭採購合約第22.12條約定：「管轄法律。本合約應由且依中華民國台灣法律管轄、支配、解釋、定義，無關乎其法律衝突法之規定。…」（見本院卷一第25頁、卷二第209頁反面），故本件顯非涉外事件，實無涉外民事法律適用法之適用可言，被告辯稱：我國侵權行為法並未就「引誘侵權或幫助侵權」有任何規定，則依據現行涉外民事法律適用法第9條規定，於我國法即無從成立任何侵權行為云云，即非可採。本件所應審酌者實乃原告基於系爭採購合約第
13.1條、債務不履行及瑕疵擔保等基於契約而生之請求權，是否有理；至於SMC公司於美國遭Fenner公司控訴其產品侵害專利權係「直接侵權」或「誘引侵權、輔助侵權」，又在我國法下是否構成侵害專利權等，均非本件應予審酌之點。
（六）原告請求被告負擔損害賠償計7,833,393元是否屬系爭採購合約13.1條約定之「合理費用、損失及支出」？１原告主張：關於和解金部分，系爭採購合約第13.1條明定
：「供應商……願支付任何關於該請求之合理裁判金額或就該請求之任何和解所合意之金額」，考量實務情形，該和解金美金250,000元，非不合理。至於律師費部分，美國維爾培索大學法學博士鄧穎懋先生於「美國專利訴訟之救濟選擇及攻防策略分析」乙文（原證26）述及「據相關統計，專利訴訟每年至少要付出美金100萬以上之律師費用」，本件專利侵權訴訟，自2008年2月26日起訴至2009年4月和解，歷時超過一年，本件律師費用美金459,855.33元，衡諸美國律師收費情形，並無不合理情事。被告以：被告之契約對象係原告即Accton公司而非SMC公司，本條款亦應以原告遭SMC公司請求損害賠償時指示被告參與防禦，而原告與SMC公司和解時竟未通知被告，對於和解內容被告亦無從知悉甚至參與協商，此對被告來說顯非合理；律師費用美金45萬元部分縱屬本條「全部合理費用、損失及支出」，惟原告並未即時通知被告並指示被告接手該事件之防禦已如上述，則原告請求被告給付律師費用部分亦無理由等語置辯。
２按解釋意思表示，應探求當事人之真意，不得拘泥於所用
之辭句，民法第98條定有明文。故解釋當事人所立書據之真意，應以當事人立約當時之真意為準，而真意何在，又應以當時之事實及其他一切證據資料為斷定之標準，不能拘泥字面或截取書據中一二語，任意推解致失真意。經查：
⑴系爭採購合約第13.1條約定：「供應商（指被告）將補
償、防禦及使智邦（指原告）免於損害，包括但不限於，免於任何『合理』的損失、義務、請求、責任、費用及支出（包含『合理』之律師費）…，智邦有權依其自己之選擇，掌管該請求之防禦事宜，包括選擇律師。若智邦對前揭請求選擇不掌管防禦事宜，供應商應掌管該請求之防禦，但應使用經智邦同意之律師。供應商願支付智邦蒙受之全部『合理』費用、損失及支出（包括『合理』之律師費，如果供應商於智邦指示接手該事件之防禦後未立即提供防禦者），且願支付任何關於該請求之『合理』裁判金額或就該請求之任何和解所合意之金額。若上述對第三人之責任係單獨且直接可歸因於供應商之違失，供應商應負擔對智邦之補償責任」等語。由文義上判斷可知被告對原告之補償責任設有「合理」之條件，且附有「若上述對第三人之責任係單獨且直接可歸因於供應商之違失」之條件。
⑵由兩造於蹉商契約條款之電子郵件往來過程中，被告曾
經詢問原告「請經辦確認簽約主體是SMC或是Accton」、「經詢Corinne（原告人員）簽約主體應為Accton」，被告亦提及「永洋不會再接受這樣的13.1--永洋必須協助防禦及負擔損失，賠償律師費有關產品的專利、軟體、文件、商標等侵權事件－永洋在91年吃過SMC的虧，最後解決方式還是你去談判，從商品扣錢了事」、「Section13.1智慧財產權之保護，更改為我方僅對Accton負有限責任，而非對Accton之分支機構、客戶、員工、代理商皆負所有責任」、「Alex（原告人員）, Canonly accept the 13.1 wording change as,13.1 Sup-plier's Indemnity Obligation, Supplier will in-demnify, defend and hold harmless, includingwithout limitation, Accton from and against any...」；原告則回應「Alex來電表示，Accton已同意1.4條的修改；惟13.1僅接受修改為僅對Accton負責IPR 之侵權，仍需負擔所有損害賠償，待Victor指示」、「Victor（被告人員）不同意維持13.1的條文，故修改如附件，送交Alex協調Accton」等情（見本院卷二第310-304頁）。據此堪認被告辯稱原告原係要求被告應對「原告公司及其分支機構、客戶、員工、代理商」負擔「所有責任」，而被告僅願對「原告」負「有限責任」，原告雖接受修改契約條款為僅對原告負責，惟要求被告仍須負所有責任，被告雖不願意，惟兩造嗣均退讓修改系爭採購合約第13.1條文字為「供應商（指被告）將補償、防禦及使智邦（指原告）免於損害，『包括但不限於』，免於任何『合理』的損失、義務、請求、責任、費用及支出（包含『合理』之律師費）…」等情，核屬有據。
⑶查兩造往來交易多年，原先之採購合約並未設有「合理
」之條件，然被告前因設計製造之寬頻路由器相關產品涉嫌侵害美國專利，遭美國SMC公司在加州橘郡最高法院提起民事違約及損害賠償訴訟，兩造與SMC公司三方嗣於西元2003年3月31日，達成和解，由被告給付原告美金150,000元及提供原告美金500,000元之產品抵償，此為兩造所不爭執，並有原告提出之和解契約在卷可稽（原證16、見本院卷二第186-189頁），被告有鑑於此已於本次修正系爭採購合約條款第13.1條如上，兩造於修正被告補償責任之契約條款時之真義，確有附加「合理」之條件，而非「無條件」之補償至明，原告主張契約條款未設定任何條件，無論和解金額合意基礎如何，金額如何計算，是否合理，被告均應如數履行云云，核非可採。
３承上，本件判定被告是否應對原告負補償責任，自應考量
原告請求之補償責任「合理」與否，而對第三人之責任是否「單獨且直接可歸因於被告之違失」及「被告是否有機會接手侵權事件之防禦」均為考量合理與否之因素。
⑴查由原告提出之「claim chart」，未能判定Fenner公
司是否指訴系爭產品「直接侵害」其專利權，至多僅能認定Fenner公司控訴系爭產品「誘引侵權或幫助侵權」，已析述如前，又如構成「誘引侵權或幫助侵權」，直接侵權人應係使用系爭產品與其他零件結合之下游廠商或消費者，在此情形下，是否「單獨且直接可歸因於被告之違失」，實有疑義。縱認Fenner公司為「直接侵權」之指控，惟該美國專利訴訟案件未經審理、鑑定程序即以和解方式結案，故系爭專利有效性與被告出售之系爭產品侵權與否，均未可知，應認原告就系爭美國專利侵權訴訟是否「單獨且直接可歸因於被告之違失」未盡舉證責任。
⑵第查，原告請求被告支付所蒙受之全部「合理」費用、
損失及支出，應以原告指示被告接手該事件之防禦而被告未立即提供防禦者為前提，然而原告就Fenner公司在美國對SMC公司所提專利侵權案並未參加訴訟，原告並未選擇自行掌管系爭美國專利侵權案件之防禦事宜，且未指示被告接手防禦，從而原告依據系爭採購合約第13.1條請求被告支付所蒙受之全部合理費用、損失及支出，已乏所據，此詳如前揭第（三）點所述。另由兩造先前之採購契約條款係約定被告應對「原告及其分支機構、客戶、員工、代理商」負擔「所有責任」，經被告要求而修正更改為被告僅對「原告」負責一節，益足佐證原告以第三人間訴訟（即SMC公司與Fenner公司之美國專利侵權訴訟）之和解金額及律師費用為基礎，逕行要求被告負無限之補償責任，顯然有違修正後之系爭採購合約第13.1條之約定。至於原告雖提出其與SMC2009年9月1日和解協議書、智邦給付SMC賠償明細表及相關發票、貨款抵銷單據紀錄（原告20、21、見本院卷二第237-269頁），主張原告已依與SMC之約定，以貨款抵銷方式，如數償付SMC公司因Fenner公司專利侵權案所生之損害美金709,855.33元，惟SMC公司求償時，未見原告為任何防禦即償付全數和解金額及律師費用予SMC公司，亦未指示被告接手該事件之防禦，且原告之損失是否「單獨且直接可歸因於被告之違失」，原告亦未能舉證以實其說，從而，難認原告請求被告支付之新台幣7,833,393元係屬系爭採購合約13.1條約定之「合理費用、損失及支出」。
（七）綜上所述，系爭採購合約第13.1條經兩造磋商修正，非屬附合契約，而無民法第247條之1規定之適用。而SMC公司於美國遭Fenner公司控訴其產品侵害專利權，包含被告出售予原告之SMC7004VBR、SMC7004VBR ARG產品屬實，且原告請求專利侵權案所支出賠償金及法律費用，並不以被告同意或訴訟判決為必要。然原告請求被告支付所蒙受之全部合理費用、損失及支出，則須以原告指示被告接手該事件之防禦而被告未立即提供防禦者為前提，且原告請求被告負擔損害賠償金額7, 833,393元，依原告主張之情節及所提出之證據，難認屬系爭採購合約13.1條約定之「合理」費用、損失及支出，故本案原告依系爭採購合約第13.1條請求被告負補償責任，難認有理。至於原告另以債務不履行、瑕疵擔保等規定為本件請求，惟其是否可歸責於被告、系爭產品是否侵害Fenner公司之專利權而有瑕疵、侵權之態樣為何等節，俱未見原告舉證以實其說，難認有據。從而，原告依系爭採購合約、債務不履行、瑕疵擔保等規定請求被告給付新台幣7,833,393元，及自98年4月23日起至清償日止按年利率百分之5計算之利息，為無理由，應予駁回。原告受敗訴判決，其假執行之聲請即失所依據，應併予駁回。
伍、因本件事證已臻明確，兩造其餘主張陳述及所提之證據，經審酌均與判決結果不生影響，爰不一一論列，附此敘明。
陸、據上論結，原告之訴為無理由，依民事訴訟法第78條，判決如主文。
中 華 民 國 99 年 11 月 30 日
民事第一庭 法 官 吳靜怡以上正本證明與原本無異。
如對本判決上訴須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。
中 華 民 國 99 年 11 月 30 日
書記官 周育瑜