臺灣士林地方法院民事判決 90年度重訴字第98號原 告 己○○訴訟代理人 丁○○
張智剛律師被 告 福座開發股份有限公司法定代理人 壬○○被 告 戊○○共 同訴訟代理人 王和屏律師複 代理人 庚○○被 告 乙○○
丙○○上列當事人間因違反專利法案件提起附帶民事訴訟請求損害賠償事件，經本院刑事庭移送前來（87年度重附民字第65號），本院於民國99年9 月1日言詞辯論終結，判決如下：
主 文原告之訴及假執行之聲請均駁回。
事實及理由
壹、程序方面
一、本件有關原告對被告辛○○、甲○○、益隆精密壓鑄有限公司（下稱益隆公司）等起訴部分，本院認與刑事訴訟法第48
7 條第1 項之規定不符，已另以起訴不合法裁定駁回。至原告對被告福座開發股份有限公司（下稱福座公司）起訴部分，被告福座公司雖辯稱其並非本院87年度自字第365 號刑事判決所認定之共犯，原告對其提起本件刑事附帶民事訴訟，於法不合云云，然查，依上開刑事判決認定之犯罪事實，被告福座公司之董事長乙○○、董事兼總經理戊○○及副總經理丙○○均有侵害原告專利權之行為，此有該刑事判決1 件在卷可參（87年度重附民字第65號卷〈下稱附民卷〉第100-
106 頁），則原告以被告乙○○、戊○○、丙○○均為被告福座公司之負責人，其等在執行公司業務時，有違反法令致原告受有損害之情事，而依公司法第23條之規定，於本件刑事附帶民事訴訟中，一併請求被告福座公司與上開被告負連帶賠償責任，自與刑事訴訟法第487 條第1 項所定，因犯罪而受損害之人，得對「依民法負賠償責任之人」提起附帶民事訴訟之規定相符，是被告福座公司辯稱原告對其提起刑事附帶民事訴訟，於法未合云云，即非可採，併先敘明。
二、查被告福座公司之法定代理人原為乙○○，嗣於本訴訟審理期間陸續變更為林泉宏、壬○○，此有股份有限公司變更登記表2 件在卷可稽（本院卷二第73-75 、145-147 頁），茲分別據其具狀聲明承受訴訟，經核尚無不合，應予准許。
三、被告乙○○、丙○○經合法通知，未於最後言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第386 條各款所列情形，爰依原告之聲請，就被告乙○○、丙○○部分由其一造辯論而為判決。
貳、實體方面
一、原告起訴主張：其分別於民國82年11月11日及85年3 月1 日取得中華民國新型第86837 號「塔櫃表面飾件之固結構造」及新型第110406號「納骨櫃櫃門組合構造」之新型專利權（下稱系爭專利甲、乙），詎被告乙○○、戊○○、丙○○分別為被告福座公司之董事長、董事兼總經理及副總經理，均明知原告為系爭專利之權利人，竟委託益隆公司仿製壓鑄與系爭專利相同結構組合之吉祥型、天主型、基督型、如意型等塔位面板，並將仿製完成之塔位面板裝設於臺北縣三芝鄉店仔村9 之2 號北海福座納骨寶塔內，用以搭配塔位出售予他人，獲取暴利，顯有共同侵害原告專利權之情事，自應就原告所受損害負連帶賠償之責；又被告乙○○、戊○○、丙○○均為被告福座公司之負責人，則其等執行公司業務時，違反法令致原告受有損害，依公司法第23條之規定，福座公司亦應負連帶賠償責任，為此，爰依83年1 月21日修正公布之專利法第105 條準用同法第89條第1 項、第3 項、第88條第1 項、公司法第23條之規定，請求被告乙○○、戊○○、丙○○、福座公司連帶賠償原告所受損害新臺幣（下同）10億元等語。並聲明：㈠被告福座公司不得依中華民國新型第86837 號及第110406號專利申請範圍之方法製成物品，亦不得販賣、陳列依上開方法製成之物品。㈡被告乙○○、戊○○、丙○○、福座公司應連帶給付原告10億元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。㈢願供擔保，請准宣告假執行。
二、被告等則以：㈠原告係因被告福座公司出資，請其擔任負責人之惠亞工程股份有限公司（下稱惠亞公司）依據被告福座公司提供之面板石膏模型開發模具，始取得系爭面板結構之專利權，依專利法第7 條第3 項但書之規定，被告福座公司應有權實施系爭專利，自無侵害原告專利權可言。㈡被告福座公司於83年5 月25日即與惠亞公司簽訂「吉祥型、如意型箱體模具開發合約書」（下稱系爭模具開發合約書），委由惠亞公司承攬吉祥型（即系爭專利甲產品）、如意型（即系爭專利乙產品）箱體模具8 件，並已清償全部模具費用19,904,000元。原告既同意惠亞公司承製被告福座公司訂製之上開模具，且依上開模具開發合約書第2 條第4 項所載：「本合約所製作之模具乙方（即惠亞公司）保證生產5 萬組，在
5 萬組生產期間若有任何故障由乙方負責維修。」，顯見原告業已默示同意授權被告福座公司得使用系爭專利權生產吉祥、如意型面板，則被告等自未侵害原告之系爭專利權。㈢系爭模具開發合約書第2 條明定：「本合約中甲方（即被告福座公司）負責提供乙方（即惠亞公司）製作壓鑄模具所需之模型。」「製作壓鑄模具之模型或圖面由甲方供應…」，且該合約第15條規定：「乙方因承做本模具而知悉甲方業務之機密及本模具之圖形、樣品、成品，乙方不得銷售或透露於甲方以外之第三人，否則應罰以本約總金額之罰款為懲罰性違約金。因過失而致前項之結果時，亦同。」，則原告依約既不得對外銷售系爭專利產品，亦不得透露於其他第三人，自無因此獲利之可能，故亦無損害可言。㈣被告福座公司交由益隆公司壓鑄生產之吉祥型、天主型、基督型、如意型塔位面板，並未侵害系爭專利權，原告於鈞院87年度自字第
365 號刑事案件中所提臺北技術學院機械系及中國機械工程學會之鑑定報告，違反智慧財產局所頒布之「專利侵害之鑑定原則」，顯不足採，上開刑事判決採信上開鑑定報告結論，而認上開塔位面板業已侵害系爭專利權，尚有違誤。㈤縱被告等確有侵害系爭專利權之行為，原告亦僅得依鈞院87年度自字第365 號刑事判決認定之面板數量及同業淨利潤標準，計算其所受損害，其主張重新清點面板數量，並依同業毛利潤標準計算損害，或另行鑑定系爭專利使用於被告公司所設塔位而增加之價值，均不足採等語，資為抗辯。並聲明：㈠原告之訴及假執行之聲請均駁回。㈡如受不利判決，願供擔保，請准宣告免為假執行。
三、原告主張其分別於82年11月11日及85年3 月1 日取得中華民國新型第86837 號「塔櫃表面飾件之固結構造」及新型第110406號「納骨櫃櫃門組合構造」之新型專利權，又被告福座公司之董事長乙○○、董事兼總經理戊○○及副總經理丙○○曾委託益隆公司壓鑄生產吉祥型、天主型、基督型、如意型等塔位面板，並將上開面板裝設於臺北縣三芝鄉店仔村9之2 號北海福座納骨寶塔內供客戶使用等情，業據其提出中華民國專利公報、中華民國專利證書等影本各2 件為證（參附民卷第5-14頁），且為被告等所不爭執，自堪信為真實。
四、有關系爭專利甲部分：㈠原告主張被告等委託益隆公司壓鑄製造之吉祥型、天主型、
基督型面板，侵害其所有之系爭專利甲，雖據其於本院87年度自字第365 號違反專利法等刑事案件中，提出中國機械工程學會及臺北技術學院機械系之鑑定報告各1 份為證（參外放證物），然為被告等所否認，並另提出臺大慶齡工業研究中心專利鑑定服務報告1 件，以資佐證（參外放證物）。㈡經查：
1.系爭專利甲之申請專利範圍共計4 項，其中第1 項為獨立項，其餘為附屬項，內容分別為：
⑴第1 項：「一種塔櫃表面飾件之固結構造，其中該塔櫃係設
置成多數格之放置空間，其大體上係包括有：一面板，係蓋合上述之放置空間, 其兩側設有鎖合元件使可結合於櫃體上，其外面兩側上端設有向下之卡合部，其外面兩側下端設有向上之彈性卡栓；及二遮擋柱，係遮蓋於上述面板之兩側，其上端設有卡合部使與面板之卡合部卡合，其下端設有一配合上述彈性卡栓之卡槽，使可相互卡合。」⑵第2 項：「如申請專利範圍第1 項所述之塔櫃表面飾件之固
結構造，其中該彈性卡栓之外側面為傾斜者。」⑶第3 項：「如申請專利範圍第1 或2 項所述之塔櫃表面飾件
之固結構造，其中該面板之卡合部以設置為卡槽，該遮擋柱之卡合部以設置為卡塊為較佳者。」⑷第4 項：「如申請專利範圍第1 或2 或3 項所述之塔櫃表面
飾件之固結構造，其中該彈性卡栓之外側以設有阻礙凸體為較佳者。」此有中華民國專利公報影本1 件在卷可稽（參附民卷第5 頁）。
2.中國機械工程學會鑑定報告部分：⑴依中國機械工程學會鑑定報告所載，其就系爭專利甲與待鑑
定物（即吉祥型及基督型面板）依「全要件原則」比對之結果，結論為「部分符合」，亦即待鑑定物並不適用全要件原則，自應進一步進行「均等論」之分析。
⑵依85年版之專利侵害鑑定基準，均等論之適用原則為申請專
利範圍與待鑑定物是否實質上為同一技術手段或方法，同一作用，且產生同一結果之判斷。茲分析如下：
①申請專利範圍第1 項之「面板」部分：
A.技術手段（WAY ）：系爭專利甲申請專利範圍第1 項之「面板」設有鎖合元件、兩側上端設有向下之卡合部，其外面兩側下端設有向上之彈性卡栓作為其結構特徵；待鑑定物之面板僅設有螺孔以及半凹孔為其結構特徵。上述申請專利範圍第1 項鎖合元件之技術手段可對應待鑑定物之螺孔，但該專利申請專利範圍第1 項之上端設卡合部及下端設彈性卡栓與待鑑定物之中間設有兩半凹孔之技術手段，並非屬實質相同。
B.功能（FUNCTION）：系爭專利甲申請專利範圍第1 項之面板，利用上端之卡合部以及下端之彈性卡栓，其功能在於提供卡合達到穩固遮擋柱之功能；待鑑定物之半凹孔已可與遮擋柱之錐形彈性體結合，可提供與遮擋柱結合之功能，但僅能提供半凹孔與錐形彈性體之結合力，穩固效果不佳，兩者功能非屬實質相同。
C.效果（RESULT）：系爭專利甲申請專利範圍第1 項面板的設計在於利用面板的上端卡合部（即凹槽）與遮擋柱的卡塊卡合，並配合下端隱藏之彈性卡栓與凹槽之結合，使遮擋柱上下緊密卡合在面板上，造成遮擋柱不容易移動，達到第三人不容易打開面板之效果；待鑑定物之面板半凹孔用以卡合錐形彈性體，卡合力不佳，遮擋柱容易移動，第三人較易達到移動遮擋柱，進而打開面板之效果，故兩者效果並非屬實質相同。
D.結論：系爭專利甲申請專利範圍第1 項之「面板」要件與待鑑定物之面板要件，兩者係以實質不相同之技術手段，達成不相同的功能與效果，故二者非為均等物。
②申請專利範圍第1 項之「遮擋柱」部分：
A.技術手段（WAY ）：系爭專利甲申請專利範圍第1 項之「遮擋柱」係遮蓋於上述面板之兩側，其上端設有卡合部，其下端設有一卡槽作為其結構特徵；待鑑定物之遮擋柱上下端均為平滑之表面。兩者技術手段，並非屬實質相同。
B.功能（FUNCTION）：系爭專利甲申請專利範圍第1 項之遮擋柱利用卡塊使與面板之卡合部卡合，其下端設有一配合上述彈性卡栓之卡槽，使可相互卡合，達到穩固遮擋柱的功能；待鑑定物之上下端並無該等設計，自無法達到上下穩固之功能，兩者功能非屬實質相同。
C.效果（RESULT）：系爭專利甲申請專利範圍第1 項遮擋柱之設計在於利用面板的上端卡合部（即凹槽）與遮擋柱之卡塊卡合，並配合下端隱藏之彈性卡栓與凹槽之結合，使遮擋柱上下緊密卡合在面板上，造成遮擋柱不容易移動之效果；待鑑定物之面板半凹孔用以卡合錐形彈性體，卡合力不佳，遮擋柱容易移動，故兩者效果並非屬實質相同。
D.結論：系爭專利甲申請專利範圍第1 項之「遮擋柱」要件與待鑑定物之遮擋柱要件，兩者係以實質不相同之技術手段，達成不相同的功能與效果，故二者非為均等物。
③申請專利範圍第2-4 項為附屬項，屬申請專利範圍第1 項之
進一步限定，既待鑑定物並未落入其獨立項均等範圍，待鑑定物同樣並未落入申請專利範圍第2-4 項之均等範圍。④綜上所述，上述待鑑定物應未落入系爭專利甲之均等範圍，
中國機械工程學會之鑑定報告結論，認該待鑑定物與系爭專利甲申請專利範圍屬實質相同，尚非可採。
3.臺北技術學院機械系鑑定報告部分：⑴依臺北技術學院機械系鑑定報告所載，其係就系爭專利甲之
全部申請專利範圍與待鑑定物（即天主型面板）之技術內容作比較，惟申請專利範圍有多項時，仍應就各項技術特徵分別與待鑑定物逐一比對，該報告將申請專利範圍第1-4 項全部技術內容與待鑑定物比對，已非適當。
⑵再查，上開鑑定報告雖於鑑定結論中表示：「B 產品（即待
鑑定物）應係利用新型專利第86837 號之主要技術內容，如
3 片組合方式、面板與相體鎖合元件結合、遮擋柱以彈性方式卡合於面板，並省略原新型專利之部分技術特徵而完成者」，然上開論述，顯未就待鑑定物利用彈性柱以彈性方式卡合於面板，與系爭專利甲申請專利範圍第1 項相較，究如何以相同技術手段，相同方式達到同一效果，為具體之說明，該鑑定結論，已難採信。況依此份鑑定報告之鑑定結論所稱「待鑑定物係省略原新型專利之部分特徵而完成」，可知該待鑑定物並無系爭專利甲之主要特徵，二者之技術手段顯有不同，自無均等論之適用。
⑶綜上所述，臺北技術學院機械系之鑑定報告亦有疵誤，不足採信。
4.臺大慶齡工業研究中心鑑定報告部分：依臺大慶齡工業研究中心鑑定報告所載，其就系爭專利甲與待鑑定物（即吉祥型面板）之結構特徵互相比對之結果，認為待鑑定物與系爭專利甲之申請專利範圍不同，惟並未進一步再為「均等論」之分析，固有未當。然經本院依85年版之專利侵害鑑定基準，就能否適用均等論分析之結果，認系爭專利甲申請專利範圍與待鑑定物相較，兩者係以實質不相同之技術手段，達成不相同的功能與效果，故二者非為均等物，即待鑑定物並未落入系爭專利甲申請專利範圍之均等範圍內，業經論述如前，則臺大慶齡工業研究中心之鑑定報告雖有未進行均等論分析之瑕疵，然其結論認待鑑定物並未落入系爭專利甲申請專利之範圍，仍屬可採。
㈢綜上所述，被告等委託益隆公司壓鑄製造之吉祥型、天主型
、基督型面板，應未侵害原告所有之系爭專利甲，則原告以被告等侵害系爭專利甲為由，請求其等負損害賠償責任及不得再販賣、陳列侵權物品，自均無理由。
五、有關系爭專利乙部分：㈠按一方出資聘請他人從事研究開發者，其專利申請權及專利
權之歸屬依雙方契約約定；契約未訂定者，屬於發明人或創作人。但出資人得實施其發明、新型或新式樣。專利法第7條第3項定有明文。
㈡經查，被告福座公司曾於83年5 月25日與由原告擔任負責人
之惠亞公司簽訂「吉祥型、如意型箱體模具開發合約書」，約定由被告福座公司提供惠亞公司製作壓鑄模具所需之模型，並應給付19,904,000元之報酬，而由惠亞公司負責開發製作吉祥型及如意型之箱體模具，此有上開模具開發合約書影本1 件在卷可憑（參附民卷第65-77 頁），又上開合約雖係針對吉祥型或如意型之「模具」從事開發製作，然被告福座公司向惠亞公司訂製模具之目的，乃在利用該完成後之模具，大量壓鑄生產吉祥型或如意型之面板等組件，此應為兩造不爭之事實，是被告福座公司出資委託惠亞公司研究開發者，除模具本身以外，實際上亦包含利用該模具而壓鑄生產之面板等組件及其結構及組合方式，應甚明確。且查，原告係於被告福座公司與惠亞公司簽訂前述模具開發合約書後之84年8 月1 日始提出系爭專利乙之申請，此亦有中華民國專利公報影本1 件在卷可佐（參附民卷第8 頁），更顯見原告係在其擔任負責人之惠亞公司接受被告福座公司之委託，從事如意型面板等組件之組合結構之研究開發後，始創作出系爭專利乙之組合構造。是以，原告係因被告福座公司出資委託其經營之惠亞公司從事如意型面板及模具之開發研究，從而創作研發出系爭專利乙，洵堪認定。
㈢再查，系爭模具開發合約書中，並未約定吉祥型或如意型模
具及壓鑄之成品所涉之專利權，應由何人申請或應歸屬何人，則依專利法第7 條第3 項之規定，該專利申請權及專利權即應歸屬於發明人或創作人，惟出資人即被告福座公司仍有實施該專利之權。至原告雖主張被告福座公司與惠亞公司於
82 年3月5 日簽訂之工程合約書及83年9 月1 日簽訂之協議書中，均約定結構專利歸屬於惠亞公司云云，並提出上開工程合約書及協議書影本各1 件為證（本院卷一第164 、174頁），然觀諸系爭模具開發合約書第3 條既明定：「…本約簽訂後，雙方之前所為口頭、書面之協議均歸消滅，有關雙方之權利亦均悉依本約所定為準。」（附民卷第67頁），則前述工程合約書及協議書有關專利權歸屬之約定，於系爭模具開發合約書簽訂後，自已不具約束雙方之效力，而應認被告福座公司與惠亞公司就系爭如意型面板之結構專利歸屬，並未約定，故依前揭法條規定，系爭專利乙即由創作人即原告取得，至出資人即被告福座公司則得實施該專利。
㈣又查，被告福座公司雖已於84年7 月5 日終止與惠亞公司簽
訂之系爭模具開發合約書，然惠亞公司在該契約終止前，即已完成模具之製作，且被告福座公司亦已依該契約給付除驗收尾款外之其餘款項共計18,809,280元（含稅），此為兩造所不爭執，復有本院92年度重訴字第114 號判決影本1 件在卷足參（本院卷一第136-149 頁），是原告仍係在被告福座公司之出資委託下，研究開發出系爭專利乙之組合構造，應無疑問，被告福座公司自有實施該項專利之權。此外，被告福座公司委託惠亞公司開發模具之目的，即在藉以壓鑄生產吉祥型或如意型之面板等組件，前已詳述，且系爭模具開發合約書第2 條第4 項亦約明：「本合約所製作之模具，乙方（即惠亞公司）保證生產5 萬組，在5 萬組生產期間若有任何故障由乙方負責維修。」（附民卷第67頁），尤徵惠亞公司與被告福座公司於簽訂系爭模具開發合約書時，確已知悉並允許被告福座公司利用該完成後之模具生產吉祥型或如意型之面板等組件，換言之，即同意被告福座公司有實施系爭專利乙之權利。是被告福座公司依專利法第7 條第3 項之規定及與惠亞公司間之約定，確有實施系爭專利乙之權利，則被告乙○○、戊○○、丙○○等委託益隆公司壓鑄製造之如意型面板，縱與系爭專利乙之申請專利範圍相同，亦無侵害原告專利權之可言。
六、從而，原告主張被告等委託益隆公司壓鑄吉祥型、天主型、基督型、如意型之塔位面板，侵害其所有之系爭專利權，而請求禁止被告福座公司販賣、陳列侵害系爭專利權之物品，並請求被告等連帶賠償原告10億元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息，為無理由，應予駁回。又原告之訴既經駁回，其假執行之聲請亦失所附麗，應併駁回之。
七、本件損害賠償事件乃刑事附帶民事訴訟，由刑事庭移送前來，迄本院言詞辯論終結為止，當事人並無任何裁判費或其他訴訟費用之支出，自無諭知訴訟費用負擔之必要，附此敘明。
八、本件判決基礎已臻明確，兩造其餘攻防方法及訴訟資料經本院斟酌後，核與判決結果不生影響，故不另一一論述，併此敘明。
九、據上論結，原告之訴為無理由，依民事訴訟法第385 條第1項前段、第78條，判決如主文。
中 華 民 國 99 年 9 月 30 日
民事第二庭 法 官 馬傲霜以上正本證明與原本無異。
如對本判決上訴，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀；若委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費，否則本院得不命補正逕行駁回上訴。
中 華 民 國 99 年 10 月 5 日
書記官 張方俞