臺灣士林地方法院民事判決 九十二年度智字第二七號
原 告 階梯股份有限公司法定代理人 乙○○訴訟代理人 陳瓊英律師
蘇癸旨律師林春金律師被 告 甲○○訴訟代理人 沈培錚律師右當事人間損害賠償事件，經刑事庭裁定移送本院審理（九十二年度附民字第六七號），本院於民國九十三年六月二十三日言詞辯論終結，判決如左：
主 文被告應給付原告新臺幣肆拾叁萬捌仟玖佰零陸元，及自民國九十二年六月十日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。
被告不得使用相同或近似於如附圖所示註冊第四二三二一號「芝蔴街」商標於教育及娛樂營業之服務，並應將如附件所示使用相同或近似「芝蔴街」商標之標示、招牌予以銷毀。
被告應將本件判決主文及臺灣高等法院九十二年度上易字第三四五八號刑事判決全文，登載於中國時報全國版第Ａ九版十全版一日。
原告其餘之訴駁回。
訴訟費用由被告二分之一負擔，餘由原告負擔。
本判決第一項得假執行。但被告得於假執行程序實施前，以新臺幣肆拾捌仟玖佰零陸元供擔保後，而免為假執行。
原告其餘假執行之聲請駁回。
事實及理由
壹、程序方面：
一、本件被告抗辯原告自民國九十年九月二十七日起至九十一年九月二十五日止未經商標授權登記，不具當事人適格云云。惟按，決定當事人是否適格，應以原告所主張之事實定之，非依法院調查審判之結果為斷（最高法院八十二年度臺上字第三○三號判決要旨參照）。查本件原告主張被告侵害其商標權，而提起本件訴訟，縱審判結果認原告不得以商標權對抗第三人，僅原告之訴有無理由之問題，而非當事人不適格，合先敘明。
二、按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但擴張或減縮應受判決事項之聲明者，不在此限，不變更訴訟標的，而補充或更正事實上或法律上之陳述者，非為訴之變更或追加，民事訴訟法第二百五十五條第一項第三款、第二百五十六條分別定有明文。經查，原告起訴時訴之聲明第一項至第四項原為：「㈠被告應給付原告新臺幣（以下同）三百零一萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。㈡被告不得使用「芝蔴街」服務標章於教育及娛樂等營業之服務，並應將使用「芝蔴街」標章之型錄、廣告文書、招牌、標示等均予以銷毀。㈢被告應將本件最後事實審刑事判決全文，以五號字體登載中國時報全國版第九版半十版一日。㈣被告應將本件判決主文，以五號字體登載中國時報全國版第九版半十版一日」，嗣於九十三年二月十二日遞狀擴張並更正訴之聲明第一項至第四項為：「㈠被告應給付原告三百二十一萬四千一百六十七元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。㈡被告不得使用註冊第四二三二一號「芝蔴街」商標或近似「芝蔴街」商標圖樣於教育及娛樂等營業之服務，並應將如原證六所示使用「芝蔴街」商標之標示及招牌及其他使用「芝蔴街」或近似「芝蔴街」商標圖樣之型錄、廣告文書、招牌、標示等均予以銷毀。㈢被告應將臺灣士林地方法院九十二年度易字第一八六號刑事判決全文，以五號字體登載中國時報全國版第九版半十版一日。㈣被告應將本件判決主文，以五號字體登載中國時報全國版第九版半十版一日」，復於九十三年三月三十一日再遞狀更正訴之聲明第三項、第四項為：「被告應將臺灣高等法院九十二年度上易字第三四五八號刑事判決全文，以五號字體登載中國時報全國版第九版十全版一日」、「被告應將本件判決主文，以五號字體登載中國時報全國版第九版十全版一日」，又於九十三年四月二十八日遞狀擴張訴之聲明第一項為：「被告應給付原告三百二十二萬九千一百六十七元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息」，最後於九十三年六月二十三日遞狀更正訴之聲明第三項、第四項如後述事實及理由欄所載，揆諸前揭說明，核與民事訴訟法第二百五十五條第一項第三款、第二百五十六條相符，應准原告為前述聲明之更正及擴張。
貳、實體方面：
一、本件原告起訴主張：緣訴外人美商芝蔴工作坊（以下簡稱芝蔴工作坊）依我國法律註冊取得如附圖所示註冊第四二三二一號「芝蔴街」服務標章專用權（九十二年五月二十八日修正公布、同年十一月二十九日施行之商標法第八十五條第一項規定，九十二年四月二十九日修正施行前，已註冊之服務標章，自該法修正施行當日起，視為商標，以下簡稱系爭商標），專用權起始日自八十年九月二十七日起，指定使用於教育及娛樂業，並延展至一百年九月二十六日，原告自八十二年八月二十七日起經訴外人芝蔴工作坊授權使用系爭商標，並經授權為訴外人芝蔴工作坊享有著作權之著作物「Sesame English」兒童美語教材之臺灣總代理及發行人，原告之關係企業即訴外人巧門企業管理顧問有限公司（以下簡稱巧門公司）為經授權得以上開美語教材資料及方法從事美語教學之人。被告原經訴外人巧門公司授權，在臺北縣淡水鎮加盟經營「芝蔴街美語教材教學中心」，於八十五年六月十八日將經營權頂讓予訴外人林之瑋，並與訴外人巧門公司約定自八十五年七月一日起結束合作關係。詎被告與訴外人巧門公司合作契約終止後，未取得系爭商標之使用授權，竟意圖欺騙他人，在臺北縣○○鎮○○路○○○巷○○號其經營之「漢斯堡幼兒雙語學校」，使用相同或近似於系爭商標於型錄、廣告文書、招牌、交通車等處，致相關消費者有混淆誤認之虞，迨刑事案件遭提起公訴後之九十二年七月十四日，復向臺北縣政府申請托兒機構之立案名稱為「私立芝蔴街漢斯堡托兒所」，執意使用「芝蔴街」字樣，迄今仍未終止，顯已侵害原告之商標權，而獲取減免加盟權利金之利益。查訴外人巧門公司與加盟合作者間八十五年七月一日起至同年十二月三十一日止之企管顧問、輔導運作、廣告費用共計十三萬二千五百元、八十六年度為二十六萬五千元、八十七年度為二十八萬五千元、八十八年度為三十萬元、八十九年度為三十萬元、九十年一月一日起至同年三月三十一日止為七萬五千元、九十年四月一日起至九十一年三月三十一日止為二十九萬元、九十一年四月一日起至九十二年三月三十一日止為二十九萬元、九十二年四月一日起至九十三年一月三十一日止為二十九萬一千六百六十七元，且被告未經合法授權及師資培育等訓練即使用系爭商標，引起其他加盟業者抗議，造成原告業務上信譽受損，爰依修正前商標法第七十七條準用同法第六十九條、第六十一條第一項前段、第六十六條規定及侵權行為法律關係，訴請被告賠償自八十五年七月一日起至九十三年一月三十一日止相當於加盟權利金之損害二百二十二萬九千一百六十七元，以及業務上信譽損害賠償一百萬元，合計三百二十二萬九千一百六十七元及法定遲延利息，又為排除侵害並預先防範被告持續非法使用商標，乃依修正前商標法第七十七條準用同法第六十九條、第六十一條第一項、第三項規定，訴請被告不得使用相同或近似系爭商標於教育及娛樂等營業之服務，將已使用之型錄、廣告文書、招牌、標示等物銷毀，另依修正前商標法第七十七條準用第六十九條、第六十八條規定，命被告將刑事及民事判決書內容全部或一部各登載於新聞紙等語。並聲明：㈠被告應給付原告三百二十二萬九千一百六十七元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。㈡被告不得使用如附件一所示註冊第四二三二一號「芝蔴街」商標或近似「芝蔴街」商標圖樣於教育及娛樂等營業之服務，並應將如原證六使用「芝蔴街」商標之標示及招牌及其他使用「芝蔴街」或近似「芝蔴街」商標圖樣之型錄、廣告文書、招牌、標示等均予以銷毀。㈢被告應將臺灣高等法院九十二年度上易字第三四五八號刑事判決全文，登載中國時報全國版第Ａ九版十全版一日。㈣被告應將本件判決主文，登載中國時報全國版第Ａ九版十全版一日。㈤第一項請求，原告願供擔保請准宣告假執行。
二、被告則以：㈠原告主張自八十五年七月一日起至九十年九月二十五月止商標權受侵害部分，其中被告於九十年五月以前之行為，業經臺灣高等法院九十二年度上易字第三四五八號刑事判決認定無侵害商標權之故意，而原告於前揭刑事案件供稱其於九十年七月十九日始寄發存證信函，惟未提出送達證明，應認被告自九十年九月二十五日收受刑事傳票之前，仍屬善意。又原告於八十五年至八十九年度間已知悉被告使用系爭商標之行為，並於刑事第一審訊問筆錄表示不追究被告於九十年五月以前之行為，其遲至九十二年五月十五日始遞狀提起本件附帶民事損害賠償訴訟，對於九十年五月十五日以前之行為之損害賠償請求權，已逾二年短期時效而消滅。且原告明知被告使用其商標長達六年之久，未為返還之表示，事後主張按加盟權利金計算方式請求損害賠償，已有權利失效之問題，得類推適用民法第一百四十八條權利濫用禁止規定，認定原告之請求為無理由。㈡原告主張自九十年九月二十七日起至九十一年九月二十五日止商標權受侵害部分，因上開期間原告作業疏漏未為授權登記，依商標法三十三條第二項規定，不得對抗第三人，原告即不得以被授權人之資格對抗被告，此部分當事人不適格。㈢原告主張自九十一年九月二十五日起至九十二年八月止商標權受侵害部分，因被告經營之事業係托兒所，性質為社會福利機構而非教育機構，刑事案件最後事實審法院僅認定被告「未經商標權人同意，從事於類似之服務，有致相關消費者混淆誤認之虞」，並非從事同一服務，且商標專用權人僅得就其登記之事項範圍享用排除他人使用之權限，並基於防護目的，限制他人於類似商品或服務使用同一商標，其授權他人使用及收取授權金之範圍，應限於登記事項之範圍，不得於登記事項外向他人收取授權金，原告竟以加盟權利金為計算基礎請求被告賠償其損害，且權利金項目除商標授權金外，尚包括企管顧問費、輔導運作費、聯合廣告費等無關費用，其計算基礎顯有錯誤。㈣原告主張自九十二年八月以後商標權受侵害部分，原告前於刑事案件即主張被告仍繼續使用系爭商標，而聲請檢察官上訴，臺灣高等法院未認被告於九十二年八月以後有繼續侵害原告商標權之情事，而駁回檢察官之上訴，原告拍攝之交通車，被告已讓售予訴外人林士隆，至於招牌上「芝蔴街」字樣，乃被告申請取得之「私立芝蔴街漢斯堡托兒所」立案名稱，應屬合理使用之範圍。㈤被告於九十二年八月以後已不再使用「芝蔴街美語」字樣，亦不使用「幼兒雙語學校」名稱，而將立案名稱改為「私立芝蔴街漢斯堡托兒所」，與系爭商標非屬同一登記類別，不足以使相關消費者有混淆之虞，且被告未持有任何侵害商標專用權之物品，原告訴請被告不得使用系爭商標並銷毀侵害效專用權之物品，欠缺權利保護之必要。㈥原告依修正前商標法第六十八條規定請求被告刊登判決於新聞紙，應限於被告有違反修正前同法第六十三條之情形，惟本件被告行為態樣相當於修正前同法第六十二條情形，依最高法院八十八年度臺上字第一三七號判決意旨，原告不得請求刊登新聞紙。又修正前商標法第六十八條之規範目的在於公告週知、澄清事實，選擇權應在於債務人，原告指定刊登於中國時報，似有違公平交易法之精神，且原告請求被告將民事判決主文及刑事判決全文一併刊登，且包括有罪與不另為無罪之之部分，費用高達六十七萬二千元，欠缺必要性及社會相當性，形成權利濫用，應依民法第一百四十八條或類推商標法第六十六條第二項規定，予以酌減等語，資為抗辯，並聲明：㈠原告之訴駁回。㈡如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。
三、兩造不爭執之事實：㈠系爭商標為訴外人芝蔴工作坊向經濟部中央標準局（嗣改制為智慧財產局）申請
註冊，經核准自八十年九月二十七日取得指定使用於教育及娛樂業之商標專用權，並延展至一百年九月二十六日。
㈡訴外人芝蔴工作坊自八十二年八月二十七日起至九十年九月二十六日止、九十一
年九月二十六日起至一百年九月二十六日止授權原告使用系爭商標，原告並經授權為訴外人芝蔴街工作坊享有著作權之著作物「Sesame English」兒童美語教材之臺灣總代理及發行人，訴外人巧門公司為經授權得以上開美語教材資料及方法從事美語教學之人。
㈢被告原經訴外人巧門公司授權，在臺北縣淡水鎮加盟經營「芝蔴街美語教材教學
中心」，於八十五年六月十八日將經營權頂讓予訴外人林之瑋，並與訴外人巧門公司約定自八十五年七月一日起結束合作關係，其後亦未經原告授權使用系爭商標。
㈣被告於八十五年七月一日至九十二年八月止，在臺北縣○○鎮○○路○○○巷○
○號其經營之「漢斯堡幼兒雙語學校」，使用「芝蔴街」字樣於招牌、交通車、宣傳扇、廣告單等處。
㈤被告於九十二年七月十四日向臺北縣政府申請托兒機構之立案名稱為「私立芝蔴
街漢斯堡托兒所」，使用「私立芝蔴街漢斯堡托兒所」字樣於招牌、標示、交通車等處至今。
四、得心證之理由：至原告主張被告自八十五年七月一日起至九十三年一月三十一日止有侵害原告商標使用權之行為及故意或過失，應賠償依加盟權利金為計算基礎之損害及及業務上信譽損害，且被告迄今仍繼續侵害原告之商標使用權，應排除侵害，並將刑事判決全文及民事判決主文各刊登於中國時報全國版第Ａ九版十全版一日乙節，則為被告所否認，並以前揭情詞置辯。是本件兩造爭執要旨厥為：㈠被告是否於同一或類似之服務，使用相同或近似於原告經授權使用之商標？起迄時間為何？㈡被告自八十五年七月一日起至九十年九月二十五日止有無侵害系爭商標權之故意或過失？㈢原告就被告於九十年五月十五日以前之行為，其請求權是否罹於時效而消滅？原告之請求權有無權利失效之問題？㈣原告自九十年九月二十七日起至九十一年九月二十五日商標授權未登記期間，得否請求被告賠償？㈤原告得請求損害賠償之數額？㈥原告得請求排除侵害之範圍？㈦原告得否請求被告登報？其方式是否適當？茲分述如下：
㈠按意圖欺騙他人，於同一商品或類似商品，使用相同或近似於他人註冊商標之圖
樣者，視為侵害商標專用權，修正前商標法第六十一條第一項、第二項、第六十二條第一款分別定有明文，且依同法第七十七條、第六十九條規定，經授權使用服務標章或商標者，其使用權受有侵害時，準用上開規定。嗣商標法於九十二年五月二十八日修正公布，第二十九條第二項規定：「除本法第三十條另有規定外，下列情形，應得商標權人同意：一、於同一商品或服務，使用相同於其註冊商標之商標者。二、於類似之商品或服務，使用相同於其註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。三、於同一或類似之商品或服務，使用近似於其註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。」又第六十一條第一項、第二項規定：「商標權人對於侵害其商標權者，得請求損害賠償，並得請求排除其侵害；有侵害之虞者，得請求防止之。未經商標權人同意，而有第二十九條第二項各款規定情形之一者，為侵害商標權。」且依同法第六十九條規定，經授權使用商標者，其使用權受有侵害時準用之。復按，「商標圖樣之近似，以具有普通知識經驗之購買人，於購買時施以普通所用之注意，有無混同誤認之虞判斷之。」「類似服務，應依一般社會通念，市場交易情形，並參酌該服務之性質、內容、提供者、行銷管道及場所或對象等各種相關因素判斷之。」修正前商標法施行細則第十五條第一項、第三項分別定有明文。經查，被告與訴外人巧門公司之加盟關係於八十五年七月一日已終止，未經授權使用系爭商標，惟被告自八十五年七月一日至九十二年八月止，在臺北縣○○鎮○○路○○○巷○○號其經營之「漢斯堡幼兒雙語學校」，使用「芝蔴街」字樣於招牌、交通車、宣傳扇、廣告單等處之事實，為兩造所不爭執，已如前述，而依原告於刑事案件提出之照片、文件所示（參見臺灣士林地方法院檢察署九十年度他字第二一三八號偵查卷宗第二四頁、第三七頁、第五五頁、第八六頁至第八九頁、第九五頁），被告使用「芝蔴街」、「芝蔴街美語」字樣遍及招牌、交通車、宣傳扇、廣告單等處，一般消費者確實極易將被告經營之「漢斯堡幼兒雙語學校」與經授權使用系爭商標之「芝蔴街美語教材教學中心」混淆誤認，被告雖於交通車上之「芝蔴街美語」後方加註「教材教學」四字（參見本院九十二年度易字第一八六號刑事卷宗第九九頁），惟僅及「芝蔴街美語」任一字體之四分之一，係全車所有字體中最小者，應認該等字樣非僅表彰教材來源，而係直接用於促銷其服務之目的。又被告使用之「芝蔴街」字體雖與系爭註冊商標不同，然其中文字完全相同，以一般具備普通知識經驗之消費者施以通常之辨別及注意，異時異地隔離及通體觀察，顯有混淆誤認之虞，顯屬近似無訛。且被告經營之「托兒所」與「教育及娛樂」於營業種類細則中雖屬不同類別，然究屬於類似之服務類別，衡諸一般消費者之認知，亦難以區別其不同。復查，被告嗣於九十二年七月十四日向臺北縣政府申請托兒機構之立案名稱為「私立芝蔴街漢斯堡托兒所」，並將招牌更換為「私立芝蔴街漢斯堡托兒所」使用迄今，有照片（參見本院卷宗第七三頁至第七五頁）、臺北縣政府托兒機構立案證書（參見本院卷宗第一四四頁）可稽，惟「芝蔴街漢斯堡」與「芝蔴街」之中文主要部分相同，且「芝蔴街」三字又非習見常用詞彙，一般消費者施以通常之注意，依其外觀仍有混淆誤認之虞，而屬近似；至於公司名稱之申請核可僅係一般行政程序，經濟部或縣政府是否核准被告立案之托兒所營利事業登記，與該托兒所之招牌是否侵害他人商標，要屬二事。綜上，被告自八十五年七月一日迄今，於類似之服務使用近似於原告經授權使用之系爭商標之事實，堪以認定。
㈡惟查，被告於八十五年七月一日與訴外人巧門公司加盟關係終止後，將加盟權利
頂讓予訴外人林之瑋，並與訴外人林之瑋經營之「芝蔴街美語教材教學中心」有合作關係，此有芝蔴街美語淡水分校頂讓契約書在卷可稽（參見臺灣士林地方法院九十年度他字第二一三八號偵查卷宗第八二頁至第八五頁），其中第五條約定：「甲方（即被告）經營之漢斯堡幼兒雙語學校每年之大班畢業生進入淡水芝蔴街就讀，甲方取介紹費每名叁仟元正，安親班心算班不收介紹費用，總部師資訓練及教材訂購由甲乙（即訴外人林之瑋）雙方共同使用」等語，且證人林之瑋前於本院九十二年度易字第一八六號刑事案件九十二年八月七日訊問時到庭證稱：其與被告簽立頂讓契約時，雙方並未討論被告可否繼續使用系爭商標之事，訴外人巧門公司亦不知悉頂讓契約第五條之約定，因被告將幼稚園畢業生介紹至淡水芝蔴街教學中心就讀，故於八十九年五月以前，雖有發現被告繼續使用「芝蔴街」字樣之行為，惟未將此事告知訴外人巧門公司，嗣因被告自行招收國小學生，雙方利益衝突，始將此事告知訴外人巧門公司等語（參見上開刑事卷宗第一一九頁至第一二六頁），另證人即訴外人巧門公司副總經理蔡福泰證稱：訴外人巧門公司對於被告與訴外人林之瑋簽約內容不清楚，自八十五年起仍出售教材予被告，然對於被告自八十五年起至九十年五月間使用系爭商標之行為並不知情，直至九十年五月間經由訴外人林之瑋轉知，始知上開，而以口頭告誡，並於九十年七月十九日寄發存證信函，請被告停止上開行為等語（參見上開刑事卷宗第一二六頁至第一三二頁），證人即訴外人巧門公司業務人員林玉美則證稱：訴外人巧門公司同意被告與訴外人林之瑋於八十五年之後共用教材，嗣於八十九年間訴外人林之瑋提出反對，訴外人巧門公司始質疑原告使用系爭商標之事等語（參見上開刑事卷宗第七六頁至第七八頁），原告前於上開刑事案件中亦具狀陳稱：「告訴人追訴被告部分，仍以被告在九十年五月後違法使用芝蔴街服務標章之部分為準」等語（參見上開刑事卷宗第一四三頁），應認被告於九十年五月間受通知不得再使用系爭商標以前之使用行為，並無侵害原告商標使用權之故意或過失，至於九十年五月間受原告明確禁止後，仍執意使用，則有意圖欺騙他人而侵害商標權之故意無訛。被告雖辯稱其遲至九十年九月二十五日收受刑事傳票前仍屬善意云云，惟與前揭證人之證詞有悖，不足採信。臺灣高等法院九十二年度上易字第三四五八號刑事判決亦認被告自九十年五月起至九十二年八月止有侵害系爭商標權之行為，此經本院調取上開刑事卷宗全卷核閱無訛。
㈢又被告辯稱原告於九十年五月十五日遞狀提起本件刑事附帶民事訴訟，針對被告
於九十年五月十五日以前之行為，原告之請求權已罹於時效而消滅云云。按「因侵權行為所生之損害賠償請求權，自請求權人知有損害及賠償義務人時起，二年間不行使而消滅。自有侵權行為時起，逾十年者亦同。」民法第一百九十七條第一項固有明文規定。惟加害人之侵權行為如連續（持續）發生者，則被害人之請求權亦不斷發生，而該請求權之消滅時效亦應不斷重新起算。因此，連續性侵權行為，於侵害終止前，損害仍在繼續狀態中，被害人無從知悉實際受損情形，自無法行使損害賠償請求權，其消滅時效自應俟損害之程度底定知悉後起算（最高法院八十六年度臺上字第一七九八號判決要旨參照）。查被告自八十五年七月一日，持續於類似之服務使用近似於原告經授權使用之系爭商標，並自九十年五月起有侵害原告商標使用權之故意，迄今其使用行為尚未終止之事實，既經認定，已如前述，屬於連續性侵權行為，揆諸前揭說明，自無請求權罹於時效而消滅之情事。另被告辯稱原告明知被告使用其商標長達六年之久，已有權利失效云云，然誠如前述，原告自九十年五月間始知被告侵害商標權之行為而主張權利，尚難認有何權利失效之問題。
㈣次按，「商標專用權人得就其所註冊之商品之全部或一部授權他人使用其商標。
前項授權應向商標主管機關登記，未經登記者不得對抗第三人。授權使用人經商標用權人同意，再授權他人使用者，亦同。」修正前商標法第二十六條第一項、二項定有明文，修正後商標法第三十三條第一項、第二項亦規定：「商標權人得就其註冊商標指定使用商品或服務之全部或一部，授權他人使用其商標。前項授權，應向商標專責機關登記；未經登記者，不得對抗第三人。被授權人經商標權人同意，再授權他人使用者，亦同。」經查，原告自九十年九月二十七日起至九十一年九月二十五日止，固經訴外人芝蔴工作坊授權使用系爭商標，此據原告提出訴外人芝蔴工作坊出具之證明書及認證書影本各一件為證（參見本院卷宗第七○頁至第七一頁），惟查，訴外人芝蔴工作坊前揭授權行為，因作業疏失未向商標專責機關登記，此觀諸卷附經濟部中央標準局服務標章註冊證反面之異動內容登記資料自明（參見本院九十二年度附民字第六七號刑事卷宗第十一頁），並為兩造所不爭執，揆諸前揭法條規定，自不得對抗第三人。
㈤第按，「商標專用權人對於侵害其商標專用權者，得請求損害賠償，並得請求排
除其侵害；有侵害之虞者，得請求防止之。」「商標專用權人，依第六十一條請求損害賠償時，得就左列各款擇一計算其損害：一、依民法第二百十六條之規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，商標專用權人，得就其使用註冊商標通常所可獲得之利益，減除受侵害後使用同一商標所得之利益，以其差額為所受損害。二、依侵害商標專用權者因侵害行為所得之利益。於侵害商標專用權者不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項商品全部收入為所得利益。三、就查獲侵害商標專用權商品零售單價五百倍至一千五百倍之金額。但所查獲商品超過一千五百件時，以其總價定賠償金額。前項賠償金額顯不相當者，法院得予酌減之。」修正前商標法第六十一條第一項、第六十六條第一項、第二項分別定有明文，且依同法第七十七條、第六十九條規定，經授權使用服務標章或商標者，其使用權受有侵害時，準用上開規定。又商標法第六十六條第三項規定：「商標專用權人之業務上信譽，因侵害而致減損時，並得另請求賠償相當之金額。」係有別於同條第一項財產上損害賠償請求權之非財產上商譽損害請求權，祗須商標專用權人之業務上信譽，因商標受侵害致減損時，即足當之。至其賠償之金額，自應審酌當事人雙方之資力、侵害商譽之程度及其他一切情形定之（最高法院九十一年度臺上字第一九四九號判決意旨參照）。誠如前述，本件被告自九十年五月間起迄今（九十年九月二十七日起至九十一年九月二十五日授權未經登記者除外）侵害原告商標使用權之事實，業經認定，而被告究為九十年五月間何日起有欺騙他人之意圖不明，參酌民法第一百二十四條第二項後段法理，推定為該年、月、之十五日（最高法院七十年度臺上字第六三五號判決意旨參照），則原告請求被告賠償自九十年五月十五日起至九十年九月二十六日止、九十一年九月二十六日至九十三年一月三十一日止侵害商標權所得利益及業務上信譽，即屬有據，逾此範圍之請求即屬無據。查本件原告主張訴外人巧門公司與加盟業者間之權利金自九十年四月一日起至九十一年三月三十一日止為二十九萬元（含授權費十一萬元、企管顧問及輔導運作費用十八萬元）、九十一年四月一日起至九十二年三月三十一日止為二十九萬元（含授權費十一萬元、企管顧問及輔導運作費用十八萬元）、九十二年四月一日起至九十三年一月三十一日止為二十九萬一千六百六十七元（九十二年四月一日起至九十三年三月三十一日止共三十五萬元，含授權費十一萬元、企管顧問及輔導運作費用十八萬元、聯合廣告費六萬元），而請求依上開權利金為請求被告損害賠償之計算基礎，並提出芝蔴街美語美語教材教學合作契約書、芝蔴街美語加盟合約書等影本為證（參見本院卷宗第二五頁至第六○頁）。然查，訴外人巧門公司向加盟業者收取之權利金，包括聯合廣告費、教學輔導、講師甄儲、教材使用等企管顧問費及輔導運作費用，而被告於類似之服務使用近似於原告經授權使用之系爭商標，雖有致消費者混淆誤認之虞，而受有相當於廣告費或授權費之利益，然其既未受有企管顧問及輔導運作之利益，原告主張以加盟權利金為計算基礎，核與商標法第六十一條第一項第二款所稱「依侵害商標專用權者因侵害行為所得之利益」即屬有悖。退步言之，縱認上開加盟權利金屬於原告依民法第二百十六條所受損害及所失利益，然訴外人巧門公司取得加盟金後，尚須付出大筆成本履行契約所約定之給付義務，而被告僅使用近似於系爭商標之字樣，其侵害情節與以加盟權利金計算損害賠償相較，顯不相當，本院審酌訴外人巧門公司自九十年四月一日起至九十二年三月三十一日止，每年度向加盟業者收取授權費十一萬元，折算每日約三百零一元（000000/365=301，元以下四捨五入），九十二年四月一日起至九十三年三月三十一日止收取授權費十一萬元及聯合廣告費六萬元，折算每日約四百六十六元（九十三年為閏年，170000/365=464，元以下四捨五入），核算自九十年五月十五起至九十年九月二十六日止、九十一年九月二十六日起至九十三年一月三十一日止之授權費及聯合廣告費，共計二十三萬八千九百零六元（135日x301元+187日x301元+306日x464元=238906），衡之被告侵權態樣及原告所受損失，應以此金額為適當。另原告請求業務上信譽損害一百萬元，本院審酌兩造之地位、資力、被告侵害原告信譽之程度等一切情狀，認應以二十萬元為適當，合計四十三萬八千九百零六元（000000+200000=438906），逾此金額之請求即屬過高，不應准許。
㈥再按，「商標專用權人對於侵害其商標專用權者，得請求損害賠償，並得請求排
除其侵害；有侵害之虞者，得請求防止之。」「商標專用權人依前二項規定為請求時，對於侵害商標專用權之物品或從事侵害行為之原料或器具，得請求銷毀或為其他必要之處置。」修正前商標法第六十一條第一項、、第三項分別定有明文，且依同法第七十七條、第六十九條規定，經授權使用服務標章或商標者，其使用權受有侵害時，準用上開規定。本件被告至今仍使用「私立芝蔴街漢斯堡托兒所」從事營業服務，其招牌、標示內有「芝蔴街」之字樣，如附件所示，此為被告所是認，已如前述，其中車牌號碼0000000號交通車固已轉讓予訴外人林世隆，此有證明單在卷可稽（參見臺灣高等法院九十二年度上易字第三四五八號刑事卷宗第七一頁），然被告仍使用標有「私立芝蔴街漢斯堡托兒所」字樣之車牌號碼0000000號、ＨＹ─四七七二號交通車，此有照片九幀在卷可稽（參見本院卷宗第七四頁至第七五頁、上開刑事卷宗第六八頁至第六九頁），其侵害原告商標權之行為仍繼續存在，則原告依前揭規定，訴請被告不得使用相同或近似於系爭商標於教育及娛樂營業之服務，並將如附件所示使用相同或近似系爭商標之標示、招牌銷毀，洵屬有據。至原告訴請被告不得使用相同或近似於系爭商標於教育及娛樂「等」營業之服務，並應將如附件所示「其他」使用相同或近似系爭商標之標示、招牌、型錄、廣告文書「等」銷毀，範圍未能特定，且原告未能舉證證明除附件所示之標示、招牌外，被告尚持有何等標有「芝蔴街」字樣之型錄、廣告文書或其他物品，則原告此部分主張，無從准許。
㈦另按，「商標專用權人，得請求由侵害商標專用權者負擔費用，將依本章認定侵
害商標專用權情事之判決書內容全部或一部登載新聞紙。」修正前商標法第六十八條定有明文，且依同法第七十七條、第六十九條規定，經授權使用服務標章或商標者，其使用權受有侵害時，準用上開規定。被告雖提出最高法院八十八年度臺上字第一三七號判決意旨略以：「次查八十二年十二月二十二日修正公布之商標法全文，其第六十七條規定，因故意或過失而有第六十三條之行為者，應與侵害商標專用權者負連帶賠償責任。顯示因故意或過失而有第六十三條之行為者，與侵害商標專用權者，非屬同一範疇，否則即無訂立該法條之必要。故同法第六十八條規定，商標專用權人得請求由侵害商標專用權者負擔費用，將依商標法第五章保護認定侵害商標專用權情事之判決書內容全部或一部登載新聞紙，其對象自不及於同法第六十三條之行為人。」而辯稱：前揭登報請求權僅限於違反修正前商標法第六十三條規定之情形云云，惟前揭判決意旨應係指對於商標法第六十三條之行為人不適用請求登報規定，至於被告之行為屬修正前商標法第六十二條之情事，自有同法第六十八條之適用，被告此部分容有誤會。查原告請求被告將臺灣高等法院九十二年度上易字第三四五八號刑事判決全文、本件民事判決主文分別登載於中國時報全國版第Ａ九版十全版一日，本院審酌刊登於該版面面積為二十五公分乘以三十五點五公分、每日價格為三十三萬六千元，此有價目表可考（參見本院卷宗第一○五頁），並考量上開刑事判決全文字數及本件民事判決主文字數、被告侵權情節、原告信譽所受損害等，認為將上開刑事判決全文及本件民事判決主文一併刊登於中國時報全國版第Ａ九版十全版一日，尚屬適當，並足以回復原告之名譽，自無將之各刊登一日之必要。
五、末按，「給付無確定期限者，債務人於債權人得請求給付時，經其催告而未為給付，自受催告時起，負遲延責任，其經債權人起訴而送達訴狀，或依督促程序送達支付命令，或為其他相類之行為者，與催告有同一之效力」，「遲延之債務，以支付金錢為標的者，債權人得請求依法定利率計算之遲延利息」，民法第二百二十九條第二項、第二百三十三條第一項前段分別有明文規定。從而，原告依修正前商標法第七十七條準用同法第六十九條、第六十一條、第六十六條第三項、第六十八條規定及侵權行為法律關係，訴請被告賠償四十三萬八千九百零六元及自起訴狀繕本送達被告翌日即九十二年六月十日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之法定遲延利息，並訴請被告不得使用相同或近似系爭商標於教育及娛樂營業之服務，並應將如附件所示使用相同或近似「芝蔴街」商標之標示、招牌予以銷毀，另將本件判決主文及臺灣高等法院九十二年度上易字第三四五八號刑事判決全文登載於中國時報全國版第Ａ九版十全版一日，為有理由，應予准許。逾上開範圍之請求，為無理由，應予駁回。
六、按所命給付之金額或價額未逾新臺幣五十萬元之判決，法院應依職權宣告假執行，民事訴訟法第三百八十九條第一項第五款定有明文。查原告就聲明第一項部分，陳明願供擔保聲請宣告假執行，經核原告勝訴部分，依前揭法律規定本院應依職權宣告假執行，無必要再命原告供擔保始得假執行。又被告就前開假執行宣告，亦陳明願供擔保，請准宣告免為假執行，經核並無不合，爰酌定相當金額准許之。至原告其餘假執行之聲請，因訴之駁回而失所依據，不予准許。
七、本件判決基礎已臻明確，兩造其餘之攻擊防禦方法及訴訟資料經本院斟酌後，核與判決不生影響，無一一論駁之必要，併予敘明。
八、據上論結，本件原告之訴為一部有理由，一部無理由，依民事訴訟法第七十九條但書、第三百八十九條第一項第五款、第三百九十二條第二項、第三項，判決如
主文。中 華 民 國 九十三 年 七 月 七 日
臺灣士林地方法院民事第二庭
法 官 陳玉曆右為正本係照原本作成。
如對本判決上訴須於判決送達後廿日內向本院提出上訴狀。
中 華 民 國 九十三 年 七 月 十二 日
法院書記官 蔡雨呈