臺灣士林地方法院民事判決 92年度智字第6 號原 告 矽誠科技股份有限公司法定代理人 丁○○訴訟代理人 林發立律師複 代理人 陳冠中律師訴訟代理人 陳信至律師
馮達發律師被 告 美商沛仕股份有限公司（Sipex Corporation）法定代理人 乙○○被 告 丙○○
普浩國際股份有限公司兼法定代理人 甲○○上列4人共同訴訟代理人 黃靜嘉律師
徐維良律師李孟融律師上列當事人間損害賠償事件，本院於94年10月26日辯論終結，判決如左：
主 文被告美商沛仕股份有限公司、普浩國際股份有限公司、甲○○應連帶給付原告新台幣玖拾捌萬玖仟捌佰柒拾壹元，及美商沛仕股份有限公司自民國九十二年五月三十日起、被告普浩國際股份有限公司、甲○○自民國九十二年五月二十八日起，均至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。
原告其餘之訴駁回。
訴訟費用應由被告美商沛仕股份有限公司、普浩國際股份有限公司、甲○○連帶負擔八分之三，餘由原告負擔。
本判決第一項於原告以新台幣叁拾叁萬元為被告美商沛仕股份有限公司、普浩國際股份有限公司、甲○○供擔保後，得假執行。
但被告美商沛仕股份有限公司、普浩國際股份有限公司、甲○○如以新台幣玖拾捌萬玖仟捌佰柒拾壹元為原告預供擔保或將上開金額提存後，得免為假執行。
原告其餘假執行之聲請駁回。
事實及理由
壹、程序方面：
一、被告美商沛仕股份有限公司（以下簡稱沛仕公司）法定代理人原為丙○○，於訴訟繫屬中變更為王坤明，復由乙○○接任，此有公司基本資料查詢表（卷1 第38頁、卷3 第18頁）、經濟部函（卷2 第11頁、卷3 第43頁）等影本在卷可稽，故本件由現任法定代理人乙○○承受訴訟，合先敘明。
二、被告抗辯被告沛仕公司為依美國法律設立之公司，在中華民國境內並無分公司或子公司，僅設立代表人辦事處，依法不在中華民國境內為任何營業行為，丙○○僅為上開辦事處在中華民國境內代表人、訴訟及非訴訟代理人，原告向其請求損害賠償，當事人不適格云云。惟按，決定當事人是否適格，應以原告所主張之事實定之，非依法院調查審判之結果為斷（最高法院82年度臺上字第303 號判決要旨參照）。查本件原告主張被告共同侵害其專利權，而提起本件訴訟，縱審判結果認被告無侵害專利權之事實，僅原告之訴有無理由之問題，而非當事人不適格。
三、按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但擴張或減縮應受判決事項之聲明者，不在此限，民事訴訟法第255條第1 項第3 款定有明文。經查，本件原告起訴時，訴訟標的金額為新臺幣（以下同）100 萬元，嗣於民國93年9 月14日遞狀擴張訴之聲明，訴訟標的金額擴張為200 萬元，揆諸前揭說明，應准原告為前述聲明之擴張。
貳、實體部分：
一、本件原告起訴主張：㈠原告擁有中華民國新型專利第117663號「冷光片驅動電路結
構」（以下簡稱系爭117663號專利）之專利權，專利權期間自85年11月1 日起至97年4 月1 日止，系爭117663號專利為關於一種冷光片（electroluminescence）驅 動電路結構之改良技術，透過此驅動電路結構之改良，而能提高冷光片之亮度，並且可以控制該冷光片之耗電量，以達成高效能之目的。該專利之申請專利範圍總計有7 項，其中第1 項及第4項為獨立項，第5 項及第6 項分別為第4 項之附屬項，第4項申請專利範圍為：「一種冷光片驅動電路結構，係在冷光片的兩個接點，分別連接1 組驅動電路，第1 組驅動電路具有串接的第1 及第2 電晶體Q1及Q2，以第1 二極體D1連接於第1 電晶體Q1的射極及第2 電晶體Q2的集極之間而第1 二極體D1的正連接至另一個二極體D1的負極以及1 個抗流圈，而該二極體D1的正極則經由第1 切換開關SW1 後，與第5 電晶體Q5的集極以及冷光片的接點E 連接；第2 組驅動電路具有串接的第3 及第4 電晶體Q3及Q4，以第2 二極體D2連接於第
3 電晶體的射極及第4 電晶體Q4的集極之間，而第2 二極體D2的正極連接至另一個二極體D2的負極以及上述抗流圈的另一端，而該二極體D2的正極則經由第2 切換開關SW2 後，與第6 電晶體Q6的集極以及冷光片的接點E 連接」，第5 項為：「依據申請專利範圍第4 項所述之冷光片驅動電路結構，其中第1 及第2 切換開關係以電子元件構成。第6 項為：「依據申請專利範圍第4 項所述之冷光片驅動電路結構，其中第1 電晶體Q1、第2 電晶體Q2、第1 二極體D1、第3 電晶體Q4、第4 電晶體Q4、第2 二極體D2予以簡化成1 個電晶體，該電晶體之集極與抗流圈連接，並經由1 個二極體與上述兩切換開關連接」，依據財團法人台灣經濟發展研究院鑑定報告，系爭SP4425積體電路產品（以下簡稱系爭SP4425產品）落入系爭專利之專利範圍第4 、5 、6 項，另國立台灣科技大學鑑定之結果，亦認系爭SP4425產品落入系爭專利之申請範圍。而被告沛仕公司與當時負責人被告丙○○未經原告之同意，製造、販賣、為販賣而進口系爭SP4425產品，被告普浩國際股份有限公司（以下簡稱普浩公司）與其負責人被告甲○○，代理被告沛仕公司販賣及為販賣而進口SP4425 積體電路，核係違反專利法第103 條第1 項之規定，屬侵害原告系爭專利權之行為，被告無正當理由拒絕提出其商業帳簿，依被告沛仕公司向美國證券交易委員會提出之財務報告，其等在台灣地區銷售系爭SP4425侵權產品之全部收入至少為8,813,011 元（計算式：90年總銷售額美金31,430,000/2項產品x 台灣區銷售額比例9.88%xSP4425產品比例1/ 14x匯率34+91 年總銷售額美金17,763,000/2項產品x 台灣區銷售額比例20.75% xSP4425產品比例1/14x 匯率34+ 92年總銷售額美金2,170,000/2 項產品x 台灣區銷售額比例21.56%xSP442
5 產品比例1/14x 匯率34=8,813,011），原告暫以其中200萬元之部分請求，被告等於起訴後仍有侵害原告系爭專利權之事實或有侵害之虞，爰依修正前專利法第105 條準用同法第88條第1 項、第89條第1 項、民法第23條、第184 條、第
185 條第1 項、公司法第23條規定，訴請被告4 人連帶賠償
200 萬元及法定遲延利息，並應停止製造、販賣、使用或為上述目的而進口系爭SP4425其他侵害系爭117663號專利權之產品等語，並聲明：⑴被告應連帶給付原告200 萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息。⑵被告應立即停止製造、販賣、使用或為上述目的而進口型號SP4425產品及其他侵害原告第117663號新型專利權之產品。⑶原告願供擔保，請准宣告假執行。
㈡對被告抗辯所為之陳述：
⑴系爭SP4425產品侵害系爭117663號專利權：
被告辯稱財團法人台灣經濟發展研究院鑑定報告及台灣科技大學之鑑定報告僅依據被告產品說明書及產品放大影像圖進行鑑定，鑑定取樣並非精準，要求以系爭SP4425產品線路佈局圖再行補充鑑定云云，惟台灣經濟發展研究院鑑定報告係依據系爭SP4425產品還原工程所得之結果進行鑑定，該鑑定報告中所謂放大影像圖係指將系爭SP4425產品進行還原工程後所取得之積體電路佈局照片，從而該鑑定報告即是依據系爭SP4425產品之電路佈局及其原始構成所為之鑑定，且專利侵害鑑定之比對基準，係以所送物品與申請專利範圍之技術內容逐一進行異同比較，與線路佈局圖無涉，參以系爭侵權產品及其說明書均係送請鑑定當時由被告自行提出，如今其竟指摘鑑定取樣不精準，顯有違誠信原則，本件實無補充鑑定之必要。又被告雖提出財團法人台灣經濟發展研究院93年12月23日（93）專侵字第12005 號專利權侵害鑑定研究報告書，辯稱系爭SP4425產品未侵害系爭117663號專利權云云，惟上開鑑定結論僅係說明系爭SP4425產品之構成要件與美國0000000 號專利權之申請專利範圍實質相同，亦即系爭SP4425產品侵害美國0000000 號專利權，至於系爭SP4425產品是否侵害系爭117663專利，則非該鑑定報告之目的及內容，且誠如前述，依據國際專利權分類，美國0000000 號專利與原告系爭117663號專利所涉及之技術領域並不相同，無論系爭SP4425產品有無獲得美國0000000 號專利授權，均無法推翻其侵害系爭117663號專利之事實。
⑵系爭117663號專利權有新穎性：
被告辯稱系爭117663號專利無新穎性，不受專利法保護云云，並提出財團法人台灣經濟發展研究院94年1 月3 日（93）專侵字第12009 號專利權侵害鑑定研究報告書為證，惟上開鑑定報告係鑑定系爭117663號專利有無侵害美國427096號專利，至於系爭117663號專利是否未具新穎性而不受專利法保護，非上開鑑定報告之目的及內容。且依據國際專利權分類，美國0000000 號專利與原告系爭117663號專利所涉及之技術領域並不相同，美國0000000 號專利分類為H05B37/00 ，涉及之技術領域為「H05B電熱，其他類目不包括的電氣照明」中之「37/00 用於一般電光源之電路裝置」，而系爭117663號專利分類為H05B33/08 及H05B37/02 ，涉及之技術領域為：「H05B電熱，其他類目不包括的電氣照明」中之「33/0
8 並非適用於一種特殊應用之電路裝置」及「37/02 控制」，二者技術領域既不相同，上開鑑定報告亦認「依據全要件原則之鑑定，證物對專利之申請範圍應構成不相同」，則系爭117663號專利申請範圍既不同於美國427096號專利，被告自無由主張系爭專利欠缺新穎性。
⑶原告有排除侵害之必要：
被告辯稱其於91年9 月已宣告將終止製銷售系爭SP4425產品，並告知客戶以92年3 月31日為最終銷售日云云。惟原告於92年5 月21日提起本件訴訟後，被告斯時已知系爭SP4425產品係侵害原告專利權之產品，竟於92年6 月前仍有將訂單產品製造運送予客戶之行為。況上開聲明係被告沛仕公司單方聲明，無任何擔保，不排除其再度延展該產品下訂單之期限或繼續製造販賣該產品，遑論被告普浩公司未曾對外聲明不再販售該產品，原告仍有排除侵害之必要。
⑷被告有共同侵權行為之故意過失：
專利採公告制度，依實務見解，凡客觀上有侵害專利權人之行為，即應推定行為人主觀有故意過失。被告丙○○自90年
9 月起至92年11月間為被告沛仕公司在台負責人，被告甲○○為被告普浩公司負責人，而被告沛仕公司至少於92年6 月前有持續製造、販賣、使用、進口系爭SP4425侵權產品之事實，實際為決策行為之人必為自然人，法人與其負責人應連帶負責，被告普浩公司與甲○○從事積體電路貿易買賣，應盡善良管理人注意義務，注意其販賣進口之產品是否侵害他人專利權，此種注意義務不因其販賣進口之產口種類多寡而有所不同。被告雖提出授權契約，辯稱系爭SP4425產品係經授權製造，無侵權故意過失云云，惟上開授權契約未提起美國0000000 號專利與SP4425號產品有何關聯，不能證明系爭SP4425產品於90年至92年間經授權製造，且專利權採屬地主義，被告是否取得美國0000000 號專利授權，與其是否侵害系爭117663號專利無涉。
⑸原告實質上受有損害：
就系爭117663號專利，原告於市場上推出型號ST1686之「EL背光驅動IC」及型號ST1685之「低噪音EL背光驅動IC」，並分別於91年5 月8 日、同年9 月20日下單委託訴外人麥瑟半導體股份有限公司製造上開產品，且曾銷售予訴外人泓洲實業股份有限公司、和野科技股份有限公司，足見原告有實施系爭專利，而實質上受到損害。
二、被告則以：㈠原告提出之財團法人台灣經濟發展研究院出具之鑑定報告，
及法院委請台北科技大學出具之鑑定報告，雖均表示被告產品落入原告專利範圍，然該等報告僅依被告之產品說明書及積體電路之放大影像圖加以比對，並非以產品本身原始構件及電路佈局圖進行比對，鑑定結果恐非十分精確，且上開報告就系爭產品如何落入原告專利範圍並未明確說明。
㈡系爭117633號專利申請範圍與訴外人Timex Corporation （
以下簡稱Timex 公司）擁有美國專利第0000000 號「Drivecircuit for capacitive electrluminescent panels 」之專利申請範圍構成實質相同，而上開美國0000000 號專利早已運用在鐘錶結構及被告晶片等實際產品並在市場公開販售多年，依專利法第98條規定，系爭117633號專利不具新穎性，不受專利法保護，被告已依法備理由提出專利舉發。
㈢被告所製造銷售之系爭SP4425產品，因市場競爭及開發新產
品等考量，早於91年9 月即已宣告終止製造銷售，並告知客戶將以92年3 月31日為最後銷售日，明白表示不再製造銷售有關冷光驅動產品，包括系爭SP4425產品。是以，不論被告產品是否侵害原告專利，被告公司原即計劃終止製造銷售該產品，在被告知悉原告提出侵害專利訴訟後，更不會再有任何侵害專利之虞之故意行為，原告請求被告停止銷售之聲明並不具實益。
㈣系爭SP4425產品所涉之冷光驅動電路，早於1985年即原告取
得系爭117633號專利前十餘年即已取得美國0000000 號專利，並經發明人Kindlmann 轉讓權利予訴外人Timax 公司，被告取得訴外人Timex 公司授權並支付專利授權費用，就有關產品之製造販售，係屬取得合法專利授權之正當權利行使行為。原告於本件訴訟，從未以任何警告信函通知被告其在台灣有此專利權，或通知被告有侵害專利權之事實，且原告迄今未有任何相關產品在市場上銷售，被告無從得知有侵害他人權利之虞。又被告普浩公司僅為相關產品進口商，並未從事產品之製造研發，不具科技專利專業判斷能力，且進口產品種類多達500 多種，就個別已經封裝完整的IC產品其電路結構究竟如何，僅能盡一般之注意義務，而被告普浩公司於
90 年7月1 日與被告沛仕公司簽訂經銷合約時，已經要求被告沛仕公司擔保所有銷售產品不得侵害他人智慧財產權，就代理銷售之立場而言，已盡相當注意義務，無故意或過失行為。被告丙○○為被告沛仕公司在台辦事處於本案起訴時在中華民國境內之代表人、訴訟及非訴訟代理人，現已離職，辦事處代表人僅代表外商公司在台灣境內為營業行為以外之法律行為，實際不從事任何業務，原告請求被告丙○○連帶賠償，並無理由。又被告甲○○為被告普浩公司法定代理人，被告普浩公司僅為系爭產品之進口廠商，不負責產品之製造生產，就產品之代理銷售已盡相當注意義務，並無侵害原告權利之任何故意過失，被告甲○○自無連帶賠償之理。
㈤原告雖於85年11月取得系爭專利，惟相關業者及客戶，從未
聽聞原告有任何相關產品在市場上流通，原告逕以被告商品價值請求損害賠償，顯非正當。蓋被告之商品價值，除有關專利技術部分外，尚包括將技術商業化之設計、有關製造成本、市場行銷廣告費用、公司商譽價值等，縱令被告所使用之冷光驅動程式落入原告專利範圍，原告亦僅有產品之部分專利技術，復未有任何相類產品銷售，其損害如何計算？原告要求被告提出商業簿冊等，可能涉及被告客戶名單、商品售價等商業機密，原告應說明提出商業簿冊之性質及必要性，並舉證其所受之損害。
㈥並聲明：⑴原告之訴駁回。⑵如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。
三、兩造不爭執之事實：㈠原告擁有中華民國新型專利第117663號「冷光片驅動電路結
構」之專利權，專利權期間自85年11月1 日起至97年4 月1日止（卷1 第30頁）。
㈡訴外人Timex 公司擁有美國專利第0000000 號「Drive
circuit for capacitive electrluminescent panels 」之專利權（卷1 第76頁），專利申請日期為1984 年2月8 日，於1985年7 月2 日取得專利權。
㈢被告沛仕公司在台辦事處90年9 月至92年11月間代表人為被
告丙○○（卷1 第73頁至第75頁）。被告沛仕公司於86年7月與訴外人Timex 公司簽訂授權合約，製造販賣系爭SP4425產品（卷1 第87頁至第106 頁），於92年3 月31日前就此項產品仍有接受客戶訂單，於92年6 月前將訂單產品製造運送予客戶（卷1 第111 頁）。
㈣被告普浩公司（法定代理人甲○○）於90年7 月1 日與被告
沛仕公司訂立銷售合約，代理進口系爭SP4425產品（卷1 第
113 頁至第127 頁）。㈤被告普浩公司於92年9 月16日對117663號專利進行舉發（卷
1 第169 頁至第170 頁）。
四、得心證之理由：基上兩造不爭執之事實，則本件兩造爭執要旨厥為：㈠系爭SP4425產品是否落入系爭117663號專利之申請專利範圍？㈡系爭117663號專利是否不具新穎性？㈢被告目前是否仍有製造、販賣、使用、進口系爭SP4425產品之行為？㈣被告有無侵權之故意過失？㈤原告實質上有無受到損害？得否依專利法第89條及共同侵權行為請求損害賠償？得請求之金額若干？茲分述如下：
㈠系爭SP4425產品是否落入系爭117663號專利之申請專利範圍
？按「新型專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該新型專利物品之權。新型專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌創作說明及圖式。」92年2 月6 日修正前專利法第103 條定有明文。復按，依智慧財產局88年3 月所編訂之專利侵害鑑定基準，鑑定侵害判斷之流程為：先明確申請專利範圍之內容、解析申請專利範圍之構成及待鑑定樣品之構成，再依全要件原則，分析專利權之申請專利範圍其所有構成要件及待鑑定樣品之之所有構成要件，並逐一加以比較。若待鑑定樣品具有申請專利範圍之每一個構成要件，且其技術內容相同，就認定兩者為相同。依全要件原則認定無適用時，再依均等論判斷，如申請專利範圍及待鑑定樣品為同一技術手段或方法，同一作用，且產生同一結果時，或兩者中有等效性，而為熟習該項技術者所能輕易完成時，兩者為均等物。如認兩者為均等物，如被告主張專利權人對專利權範圍之主張有前後矛盾時，則再適用禁反言原則。又依專利侵害理論之「均等論」而言，在取得專利權後，同業者把該發明之構成稍作改變，以迴避專利權者，亦構成專利之侵害，而其構成要件有二，即「置換可能性」及「置換容易性」，前者指其行為型能係發明之構成要件之一部分，以其他相異之技術置換，其實質上之功能，效果均相同，且該行為型態係屬發明之技術思想範圍；後者則指其置換為對該業者屬容易推知者而言。是以，本件系爭SP4425積體電路是否與系爭117663號專利內容相同，即應按此標準加以認定。經查：
⑴本院依原告92年9 月23日陳報狀（卷1 第172 頁至第175 頁
）及被告92年10月7 日陳報狀（卷1 第177 頁至第178 頁），檢送原告提出之系爭117663號專利說明書及申請專利範圍（卷1 第31頁至第37頁、第208 頁至第221 頁）及被告提出之系爭SP4425產品及其說明書，囑託兩造均推薦之國立台灣科技大學專利鑑定與軟體認證諮詢中心鑑定（以下簡稱台灣科技大學），據該中心於94年4 月1 日提出研發建字第2053號、電資建字第0038號、專軟建字第P0030 號專利鑑定報告書（證物外置），依上開專利侵害鑑定基準，將本件之申請專利之範圍逐一加以比對如下：
①全要件原則判斷：根據專利侵害基準之鑑定侵害判斷流程，
利用全要件原則判斷待鑑定物品之技術內容是否構成對本專利字義上侵害，茲說明如下：待鑑定物品之要件1 高壓驅動電路利用1 電晶體與1 抗流圈與1 個二極體來產生高壓充電的功能，作為推動冷光片的電壓源，以完成本專利要件1 （一昇壓驅動電路）之實施；待鑑定物品利用要件2 第1 組交流切換電路之1 矽控二極體SCR1，1 二極體、1 電晶體及要件3 第2 組交流信號切換電路之1 矽控二極體SCR2、1 二極體與1 電晶體來作為選擇電壓的切換電路，使冷光片的兩端壓降呈現出高壓的交流信號，以完成本專利要件2 （第1 組交流信號切換電路）與要件3 （第2 組交流信號切換電路）之實施；待鑑物品在冷光片驅動電路的應用中，要件4 之頻率信號產生電路由1 電容，OSC_Cap1，FF1~FF 6，1M電阻及
3 個及閘等元件所組成，用以提供控制抗流圈與冷光片之充電與放電的時脈信號，並不在本專利之申請要件實施中中。
因此全要件原則適用結果判定待鑑定物品係非侵害本專利。②均等論原則判斷：根據消極均等論，該待鑑定物品實質上與
本專利所述之技術手與功能效果相同，待鑑定物品係為應用於1冷光片的驅動電路結構，其特徵在於：待鑑定物品要件1昇壓驅動電路主要係利用1 電晶體之集極端接1 抗流圈，該抗流圈另一端接工作電壓，而電晶體的基極端接1 脈衝信號，使電晶體導通的時間短暫，加上抗流圈可以積存電壓，可以產生充電升壓的效果，其實質上與本專利要件1 之昇壓驅動電路利用1 電晶體集極端接1 抗流圈，該抗流圈另一端接工作電壓，而電晶體的基極端接1 脈衝信號，使電晶體導通的時間短暫，加上抗流圈可以積存電壓，可以產生充電升壓的技術手段與功能是相同；其中待鑑定物品要件2 與要件3採用1 對電晶體、1 對矽控二極體SCR1、SCR2與1 對二極體所組成，來作為開關控制冷光片的端點是經過1 個二極體接地或者接到充電電路一端，該電晶體在導通時，所連接的冷光片一端則經過1 個二極體之接地，其實質上與本專利要件
2 與要件3 控制冷光二極體的端點是否接地或是接至充電電路一端的技術手段與功能是相同；其中，待鑑定物品應用冷光片的驅動電路結構中，該要件4 頻率信號產生電路是用以提供控制抗流圈與冷光片之充電與放電的時脈信號，其中，該矽控二極體SCR1、SCR2之閘極是由輸入的控制信號經由電晶體產生反相信號來控制，輸入的控制信號是1 對互為反相的信號，經過反相後仍然為1 對互為反相的信號，此與本專利輸入信號控制方式是相同；故，根據均等論，待鑑物品應用於1 冷光片的驅動電路結構與本專利之申請專利範圍，二者皆是利用1 組升高電壓的充電電路與1 組接點選擇的多工器，使冷光片的端點電壓為固定的低電壓，或者充電至高壓，冷光片的兩端則是呈現高壓的交流信號，以推動冷光片，故本專利之申請專利範圍與待鑑定物品應用於1 冷光片的驅動電路結構為實質相同的技術手段與功能效果。因此，雖經全要件原則適用為非侵害後，但在比對待鑑定物品之對應要件是否存在均等物品情況下，而依據均等論之判斷，待鑑定物品認定為侵害本專利。
③禁反言原則判斷：
依原告檢送之專利申請過程所有相關文件（卷1 第231 頁至第344 頁），於93年7 月16日以台大研字第0930003049號函補充鑑定禁反言原則（卷2 第12頁至第101 頁）如下：本專利於民國85年4 月2 日提出新型專利申請，於審查期間內，本專利並無任何申復、答辯或修正，而於民國85年11月1日公告，於3 個月公告期間並無人提起異議，本專利公告期滿審查確定，本專利權人根據專利法第100 條之規定依法取得新型專利權，專利證書第117633號。本專利權人根據專利法第105 條之規定依法繳納專利年費維持本專利之有效專利權。本專利權人依專利法第67條第1 項第2 款、第3 款規定呈請准予更正本專利說明書及申請專利範圍，其所更正內容僅專利說明書中誤記及不明瞭之項，並未變更本專利之實質內容及保護範圍。綜上所述，本專利權人在審查、公告期間並未放棄待鑑定物品中所用之所有專利技術，同時，在本專利核准後之專利說明書與申請專利範圍之更正，亦無縮減及放棄本專利申請範圍之實質內容的保護，所以本專利無適用禁反言之原則。
④鑑定結果：
以本專利申請專利範圍說明書所載內容及待鑑定物品應用於冷光片之電路結構產品說明書內容為基準之原則下，待鑑定物品落入本專利之申請專利範圍。
⑵上開鑑定結果核與原告起訴時提出之財團法人台灣經濟發展
研究院92年5 月20日（92）專侵字第05005 號專利權侵害鑑定研究報告書之鑑定結論大致相符，細繹上開鑑定報告書之內容，符合前述專利侵害鑑定基準所定鑑定侵害判斷之流程，且鑑定機關及鑑定標的均係兩造提出，被告復未能提出其他證據推翻上開鑑定結果之可信性，其專業鑑定結果應堪採信。
⑶至被告辯稱上開鑑定不精確，於93年9 月15日言詞辯論期日
聲請本院檢送系爭SP4425產品詳細線路佈局圖（卷2 第221頁至第223 頁）再送請原鑑定機關補充鑑定云云，惟依前述專利侵害鑑定基準，鑑定侵害係以申請專利範圍之內容、解析申請專利範圍之構成及待鑑定樣品之構成，依全要件原則、均等論、禁反言原則逐一判斷，與產品線路佈局圖無涉，且本院囑託台灣科技大學鑑定前，已於92年10月9 日通知被告提出待鑑定樣品以供鑑定機關鑑定，茲被告再以鑑定樣品不精確為由聲請補充鑑定，核無必要。綜上，被告製造、販賣、進口之系爭SP4425產品落入原告系爭117663號專利申請專利範圍之事實，堪以認定。
㈡系爭117663號專利是否不具新穎性？
又本件被告辯稱系爭SP4425產品係被告沛仕公司取得訴外人Timex 公司授權實施美國0000000 號專利，系爭117663號專利不具新穎性，被告並已提出舉發云云。按「關於發明專利權之民事訴訟，在申請案、舉發案、撤銷案確定前，得停止審判。法院依前項規定裁定停止審判時，應注意舉發案提出之正當性。」專利法第90條第1 項、第2 項定有明文，又依專利法第108 條規定，上開規定於新型專利準用之。經查：
⑴原告之系爭117663號專利，係經濟部智慧財產局於85年11月
1 日公告，86年2 月27日核發專利證書，專利期間自85年11月1 日起至97年4 月1 日止，有專利證書（卷1 第30頁）、專利公報（卷1 第31頁至第37頁）可稽，被告普浩公司竟遲至原告於92年5 月21日提起本件訴訟、同年月27日收受起訴狀繕本後4 個月之92年9 月16日，始以未具理由之舉發申請書提出舉發，並延至同年10月9 日提出專利舉發理由書，94年1 月11日始向本院具狀檢附其專利舉發理由書，有專利舉發申請書（卷1 第169 頁至第171 頁）、專利舉發理由書（卷2 第306 頁至第308 頁）等影本附卷可稽，其正當性已非無疑，爰不停止本件訴訟程序。
⑵復查，被告固提出財團法人台灣經濟發展研究院93年12月23
日（93）專侵字第12005 號專利權侵害鑑定研究報告，針對系爭SP4425產品與美國0000000 號專利進行比對，鑑定結果略以：「①全要件原則：證物分析項對應於專利申請專利範圍中第1 獨立項之字義範圍構成相同；對應由獨立項所主張特徵衍生出之2 個附屬項分析項，已無比對必要；而對應於專利申請專利範圍中第2 獨立項之字義範圍亦構成相同……依全要件原則之鑑定，證物對專利之專利申請範圍應構成相同。②消極均等論：證物在第1 與第2 獨立項中各項構件之結構裝置上，以及作用手段乃至於功效的展現上均未與專利所示之手段、方法產生實質不相同之結果；也就是說，證物專利之申請專利範圍中兩個獨立項所區分之分析項，均係為利用實質相同之手段、方法，產生實質相同之作用或效果……依據消極均等論原則之鑑定，證物與專利之申請專利範圍應為實質相同。③禁反言原則之鑑定：本案鑑定因經濟部智慧財產局之閱卷規定，無法調閱專利於申請期間、公告期間或取得專利後之相關專利權人與經濟部智慧財產局往來資料，且專利權人亦未提供上述之任何相關資料，故本所就本案並未進一步實施禁反言原則之鑑定分析。④鑑定結論：由委託者提供Sipex Corporation 所有之SP4425產品規格書所揭示之內容，其構成要件與美國發明公告編號第0000000 號Drive circuit for capacitive electroluminescentpanels 專利權之申請範圍實質相同」等語（證物外置）。
惟兩專利並存時，依某專利所實施之物品仍有侵害他人專利之可能，故於專利侵害鑑定實務上，均係以「待鑑定物品」與「主張受侵害之專利」間是否符合全要件、均等論及禁反言原則作為鑑定之依據，至該項物品是否為依據其他專利所實施，則在所不論。是以，縱使系爭SP4425產品落入訴外人Timex 公司擁有之美國0000000 號專利範圍並取得授權，基於專利屬地主義之原則，亦不能排除其侵害系爭117663號專利之事實。
⑶又被告提出財團法人台灣經濟發展研究院94年1 月3 日（93
）專侵字第12009 號專利權侵害鑑定研究報告書，就系爭117633號專利與美國0000000 號專利申請範圍進行鑑定，鑑定結果略以：「①全要件原則：證物2 組獨立項暨其個別附屬項之分析項對應專利申請專利範中第1 獨立項之字義範圍均構成不相同，而對應於專利申請專利範圍中第2 獨立項之字義範圍亦構成不相同……依據全要件原則之鑑定，證物對專利之專利申請範圍應構成不相同。②均等論：證物2 組獨立項暨其個別附屬項之主張在對應第1 與第2 獨立項中各項構件結構裝置上，以及作用手段乃至於功效的展現上均未與專利所揭示之手段、方法產生實質不相同之結果，也就是說，證物對專利之申請專利範圍中兩個獨立項所區分之分析項，均係為利用實質相同之手段、方法，產生實質相同之作用或效果……依據均等論原則之鑑定，證物內容已為專利之申請專利範圍所揭示且實質相同。③禁反言原則之鑑定：本案鑑定因經濟部智慧財產局之閱卷規定，無法調閱專利於申請期間、公告期間或取得專利後之相關專利權人與經濟部智慧財產局往來資料，且專利權人亦未提供上述之任何相關資料，故本所就本案並未進一步實施禁反言原則之鑑定分析。④鑑定結論：由委託者提供中華民國新型公告第290216冷光片驅動電路結構專利權之申請專利範圍所揭示之內容，已為美國發明公告編號第0000000 號Drive circuit for capacitiveelectroluminescent panels 電容式冷光片驅動電路專利權之申請範圍所揭示並構成實質相同」等語（證物外置）。惟按，新型專利與發明專利不同，前者著重於物品之形狀、構造或裝置之新穎性，至於功能之首創性，尚非新型專利之必要條件（最高法院79年度台上字第177 號判決要旨參照）。
又專利保護採屬地主義，經我國專利主管機關審查核發之專利，未經撤銷確定前，即為有效之專利。而不同專利申請案須個別提出申請，由各國專利主管機關審查決定是否以及在何種範圍核發專利，主管機關審查後即為各自獨立之專利權，由該法域自行決定保護範圍及方式。查系爭117663號專利為新型專利，只須具備新穎性，縱功能非首創，亦非不受專利法保護；上開鑑定結果縱可採信，亦僅係原告專利與美國專利是否有實質相同功能、方法、結果之問題，不能遽認系爭117663號專利不具新穎性或不受專利法保護。
㈢被告目前是否仍有製造、販賣、使用、進口系爭SP4425產品
之行為？按「當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任。」民事訴訟法第277 條前段定有明文。本件原告主張被告目前仍有製造、販賣、使用、進口SP4425產品之行為或有製造、販賣、使用、進口之虞云云，惟為被告所否認。經查，被告沛仕公司於原告起訴前之91年9 月12日、同年10月31日以電子郵件通知客戶其將於91年底退出Electroluminescentdisplay driver（以下簡稱EL）市場，將於接受最後一次訂單後結束生產，包系爭括SP4425等14項產品，並於該公司網站公告將最後接受訂單日延至92年3 月31日，於92年6 月前將訂單產品製造運送予客戶之事實，有電子郵件（卷1 第
107 頁至第110 頁）、被告沛仕公司網站公告（卷1 第111頁）等影本附卷可稽，且觀諸原告提出之被告沛仕公司向美國證券交易委員會提出之財務報告（卷2 第142 頁至第212頁）第57頁（卷2 第200 頁），被告沛仕公司就Legacy/EL項目之營收由2001年美金31,430,000元，至2002年滑落為美金17 ,763,000 元，迄2003年僅餘美金2,170,000 元，則被告沛仕公司辯稱92年3 月底以後退出EL市場，未再製造銷售SP44 25 產品等語，應屬信而有徵。至被告普浩公司為於90年7 月1 日與被告沛仕公司訂立銷售合約，約定自該日起代理進口系爭SP4425等產品1 年，屆期可再延展1 年等情，有經銷合約在卷足考（卷1 第113 頁至第127 頁），則屆期之後，被告普浩公司已無代理進口系爭SP4425產品之權利。此外，原告復未能舉證證明被告沛仕公司於92年6 月最後一次製造運送予客戶之後，仍有繼續製造銷售系爭SP4425產品之事實或危險性，復未舉證證明被告普浩公司迄今仍有系爭SP4425存貨或進行銷售之情事，則其請求被告應立即停止製造、販賣、使用或為上述目的而進口系爭SP4425產品及其他侵害原告第117663號新型專利權之產品，即屬無權利保護必要。
㈣被告有無侵權之故意過失？
第按，「發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之。」「公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法令致他人受有損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責。」「因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人者亦同。違反保護他人之法律，致生損害於他人者，負賠償責任。但能證明其行為無過失者，不在此限。」「數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任。」92年2 月6 日修正前專利法第88條第
1 項、第105 條、公司法第23條、民法第184 條、第185 條第1 項前段分別定有明文。又專利法係為鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展而制定（專利法第1 條參照），故對於專利權人而言，專利法自應屬保護其權利之法律，故如侵害專利之行為人欲免除侵權行為損害賠償責任時，自應舉證證明其行為無故意、過失。經查：
⑴系爭117663號專利業於85年11月1 日刊登於中華民國專利公
報，並於86年2 月27日取得專利證書，有專利證書（卷1 第30頁）、專利公報（卷1 第31頁至第37頁）可稽，已生公示之效果，本件被告沛仕公司、普浩公司未經原告同意，擅自使用原告享有專利之物以為製造、販賣、進口，係屬侵害原告之專利權而違反法令之行為，推定其有過失，被告甲○○為被告普浩公司代表人，有該公司基本資料查詢表可按（卷
1 第153 頁），為該公司之實際負責人，均為共同侵權行為人，依據上揭規定，自應對原告負連帶賠償之責。被告沛仕公司雖抗辯有訴外人Timex 公司授權，被告普浩公司、甲○○則辯稱其與被告沛仕公司簽訂經銷合約，已約定被告沛仕公司應擔保銷售產品不得侵害他人智慧財產權，其銷售產品上百種，無法逐一認定是否侵害專利權，主觀上均無侵害系爭專利權之故意過失云云，然專利權為專利權人所享有之排他性權利，已如前述，所謂排他權之意涵在於專利權人取得專利權後，專有排除他人實施其專利權，被告身為相關產業製造、經銷商，自不能諉為不知上開專利權公示效果，其等所辯尚不足反證無過失。
⑵至原告主張被告丙○○為被告沛仕公司在台辦事處90年9 月
至92年11月間代表人，亦應連帶負責云云，固有公司基本資料查詢表（卷1 第38頁）、外國公司報備事項變更表（卷1第73頁至第75頁）等影本在卷足參，惟依上開文件所示，被告沛仕公司為美商公司，被告丙○○僅為被告沛仕公司在我國境內之訴訟及非訴代理人，並與我國境內其他公司從事法律行為，尚難認係被告丙○○為公司法第8 條所稱之負責人，原告亦未證明被告丙○○有執行被告沛仕公司何等業務致原告受損害之行為以實其說，則其主張被告丙○○應連帶負責，即非可採。
㈤原告實質上有無受到損害？得否依專利法第89條及共同侵權
行為請求損害賠償？得請求之金額若干？再按，「依前條請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：一、依民法第216 條之規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，發明專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害。二、依侵害人因侵害行為所得之利益。於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益。三、法院囑託專利專責機關或專家代為估計之數額。」「當事人已證明受有損害而不能證明其數額或證明顯有重大困難者，法院應審酌一切情況，依所得心證定其數額。」92年2 月6 日修正前專利法第89條第1 項、民事訴訟法第222 條第2 項定有明文。本件被告沛仕公司、普浩公司、甲○○共同侵害原告所享有之系爭117663號專利權，原告主張依據修正前專利法第89條第1 項第2 款規定，以被告銷售SP4425積體電路產品全部收入為其所得利益，自無不合。經查：
⑴被告雖辯稱原告並未就系爭117663號專利為商業上之利用，
無實質上損害云云，惟上開條文並不以原告是否利用專利為前提要件，況原告於市場上推出型號ST1686之「EL背光驅動IC」及型號ST1685之「低噪音EL背光驅動IC」，並先後於91年5 月8 日、同年9 月20日下單委託訴外人麥瑟半導體股份有限公司製造上開產品，銷售予訴外人泓洲實業股份有限公司、和野科技股份有限公司之事實，業據原告提出產品規格說明書（卷3 第68頁至第75頁）、出貨單（卷3 第76頁、第78頁、第80頁、第81頁）、統一發票（卷3 第77頁、第79頁至第81頁）等影本為證，被告未爭執上開文書之真正，則其空言抗辯原告無實質上損害云云，即無足採。
⑵依被告沛仕公司美國證券交易委員會提出之財務報告（卷2
第200 頁），其就Legacy/EL 項目合計營收，2001年為美金31,430,000元，其中台灣區銷售額佔總銷售額比例為9.88%（計算式：7,117/72,062=9.88%），2002年為美金17,763,
000 元，其中台灣區銷售額佔總銷售額比例為20 .75% （計算式：13,749/66,260=20.75%），2003年為美金2,170,000元，其中台灣區銷售額佔總銷售額比例為21.56% （計 算式：10,653 /49,412=21.56%）， 又依被告沛仕公司提出之91年9 月12日電子郵件（卷1 第107 頁至第108 頁），其生產之EL產品包括系爭SP4425等14種，被告普浩公司自90年7 月
1 日起始代理銷售系爭SP4425產品，而為被告沛仕公司在台
7 家經銷商之一，有經銷合約（卷1 第113 頁至第127 頁）、網站資料（卷1 第132 頁至第133 頁）足考，原告既係針對被告普浩公司代理銷售被告沛仕公司製造之系爭SP4425產品之侵權行為提起本件訴訟，復未能證明被告普浩公司銷售該產品之全部實際收入，揆諸前揭說明，本院認以被告沛仕公司對普浩公司銷售系爭SP4425產品之銷售比例計算，則原告請求被告連帶賠償之數額，於989,871 元之範圍內為適當（計算式：{90 年度被告沛仕公司總銷售額美金31,430,000/ 半年/Legacy 及EL 2項產品x 台灣區銷售額比例9.88%+91年度總銷售額美金17,763,000/2項產品x 台灣區銷售額比例
20.75%+92 年度總銷售額美金2,170, 000/2項產品x 台灣區銷售額比例21.56%}xSP4425產品占EL產品比例1/14x 當時匯率34x1/7普浩公司占被告沛仕公司在台經銷商比例=989,871，元以下4 捨5 入），逾上開金額之請求即屬過高，不應准許。
五、末按，「給付無確定期限者，債務人於債權人得請求給付時，經其催告而未為給付，自受催告時起，負遲延責任。其經債權人起訴而送達訴狀，或依督促程序送達支付命令，或為其他相類之行為者，與催告有同一之效力。」「遲延之債務，以支付金錢為標的者，債權人得請求依法定利率計算之遲延利息。」民法第229 條第2 項、第233 第1 項前段分別定有明文。綜上，被告沛仕公司及普浩公司製造、販賣、進口之SP4425產品，侵害原告享有之系爭117663號專利權，則原告依修正前專利法第105 條準用第88條、第89條及民法第
184 條、第184 條與公司法第23條規定，訴請被告沛仕公司、普浩公司、甲○○連帶給付989,871 元，及自起訴狀繕本送達翌日（被告沛仕公司於92年5 月29日收受送達，被告普浩公司、甲○○於92年5 月27日收受送達）起至清償日止，按週年利率5%計算之利息，為有理由，應予准許。逾上開金額及其請求被告丙○○連帶給付、被告應立即停止製造、販賣、使用或為上述目的而進口系爭SP4425產品及其他侵害原告系爭117663號新型專利權之產品部分，為無理由，應予駁回。
六、兩造陳明願供擔保，聲請宣告假執行或免為假執行，經核原告勝訴部分，合於法律規定，爰分別酌定相當之擔保金額宣告之。至原告其餘假執行之聲請，因訴之駁回而失所依據，不予准許。
七、本件判決基礎俱已臻明確，兩造其餘攻防方法及訴訟資料經本院審酌後，核與判決不生影響，無逐一論駁之必要，併此敘明。
八、據上論結，本件原告之訴為一部有理由、一部無理由，依民事訴訟法第79條但書、第390 條第2 項、第392 條第2 項，判決如主文。
中 華 民 國 94 年 11 月 9 日
民事第二庭 法 官 陳玉曆以上正本證明與原本無異。
如對本判決上訴，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。
中 華 民 國 94 年 11 月 15 日
書記官 蔡雨呈