臺灣士林地方法院民事判決 93年度智字第23號原 告 皇冠金屬工業股份有限公司法定代理人 丁○○訴訟代理人 陳生全律師被 告 大潤發流通事業股份有限公司法定代理人 柯巴圖被 告 祥和協實業股份有限公司法定代理人 乙○○前二人共同訴訟代理人 蔡文彬律師
張亞婷律師複 代理 人 洪憲明律師
丙○○當事人間損害賠償事件，本院於94年8月1日言詞辯論終結，判決如下：
主 文被告大潤發流通事業股份有限公司應給付原告新台幣壹佰參拾肆萬肆仟元，及自民國九十三年十一月十一日起至清償日止按年息百分之五計算之利息。
被告祥和協實業股份有限公司應給付原告新台幣壹佰參拾肆萬肆仟元，及自民國九十三年十一月十日起至清償日止按年息百分之五計算之利息。
前第一、二項中被告之一若對原告給付，另被告於其給付範圍內免除給付義務。
原告其餘之訴駁回。
訴訟費用由被告連帶負擔八分之一，餘由原告負擔。
本判決主文第一、二項於原告以新台幣肆拾伍萬元為被告供擔保後，得假執行。但被告如於執行標的物拍定、變賣前，以新臺幣壹佰參拾肆萬肆仟元為原告預供擔保，得免為假執行。
原告其餘假執行之聲請駁回。
事實及理由
一、原告起訴主張：原告為商標註冊號數第00000000號「膳魔師」商標（下稱系爭商標）之商標權人，專用於商標法施行細則第49條第011 類之商品，專用之商品包括開飲機。原告自民國81年間創用「膳魔師」商標，因原告嚴格要求品質，並投入鉅資於各大百貨公司設置專櫃，經多年不遺餘力地廣告、宣傳及促銷，已於國內市場廣具知名度，「膳魔師」商標已成為著名商標，並代表高價位、高品質之商品。被告祥和協實業股份有限公司（下稱祥和協公司）於其製造之冰溫熱開飲機使用「膳魔師」之文字（下稱系爭開飲機），並賣予訴外人亞太開發股份有限公司（下稱亞太公司），亞太公司原經營大潤發賣場，嗣已與被告大潤發流通事業股份有限公司（下稱大潤發公司）合併，被告大潤發公司為存續公司，於賣場中銷售前揭侵害原告商標權之開飲機，並為促銷而於商品目錄中同時登載原告之「膳魔師」商品及被告祥和協公司侵權之開飲機，企圖魚目混珠，經原告於93年4 月19日在被告大潤發公司南湖二店購得該侵權之開飲機一台，零售價為新台幣（下同）3,490 元，被告二人侵害之客體不同，各為獨立之侵權行為，爰依修正前商標法第66條之規定，分別請求被告賠償依商品零售單價1,500 倍計算之5,235,000 元及法定遲延利息等語。並聲明：㈠被告大潤發公司應給付原告5,23 5,000元及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止按年息5%計算之利息。㈡被告祥和協公司應給付原告5,235,00
0 元及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止按年息5%計算之利息。㈢願供擔保請准宣告假執行。
二、被告辯稱：原告之「膳魔師」商標係於92年4月16日經經濟部智慧財產局同意其註冊，惟被告祥和協公司使用「膳魔師」文字係因訴外人甲○○於87年之授權，授權人甲○○當時本有「膳魔師」商標之註冊，該授權自屬合法，被告大潤發公司為流通管道，均要求供貨商提供保證書，保證未侵害他人智慧財產權。被告二人均為善意使用該「膳魔師」商標，並無須負擔侵害商標權之賠償責任。又原告於被告大潤發公司所購得之開飲機，係被告祥和協公司於91年售予被告大潤發公司，亦在原告取得商標註冊之前，自無侵害原告之商標權。又被告並無確定商標權誰屬之權利，雖原告對被告提出刑事告訴，惟被告大潤發公司查證前揭事實，認被告祥和協公司尚無侵害商標權之虞，難以評斷商品是否下架，嗣收到原告之律師函，被告大潤發公司已於93年10月13日將該開飲機下架，實無任何故意或過失侵害原告之商標權等語。並聲明：㈠駁回原告之訴。㈡如受不利判決，願供擔保請准免為假執行。
三、兩造不爭執之事項：㈠祥和協公司製造系爭開飲機交由大潤發公司販賣。㈡原告自被告大潤發公司購得系爭開飲機，販賣時點有發票可證。法官協商整理兩造爭點如下：㈠祥和協公司將系爭開飲機賣給大潤發公司的時點。㈡大潤發公司就商標使用查核有無過失？㈢甲○○是否合法授權其原註冊商標「膳魔師」給祥和協公司使用？（是否善意使用？）㈣商標法所規定損害賠償之計算方式？
四、本院得心證之理由：㈠原告於92年4月16日註冊取得系爭商標「膳魔師」，為該商
標之商標權人，其專用於商標法施行細則第49條第011 類之商品，專用之商品包括開飲機在內，有商標註冊號數第00000000號在卷可稽。又原告於92 年6月19日至大潤發南湖二店以2,688 元購得系爭開飲機乙個，93年4 月19日再於同一店中以3,490 元購得系爭開飲機乙個，93年10月8 日又於同一店中以2,688 元購得系爭開飲機乙個，有原告提出之發票及送貨單各3 份在卷可稽。系爭開飲機為被告祥和協公司所製造，於機體及外紙箱上均標示以醒目之「膳魔師」文字，有原告提出之照片及保證書可稽。原經營大潤發南湖二店之亞太公司，業由經濟部於92年12月16日發函准其與被告大潤發公司合併，被告大潤發公司為存續公司，亞太公司為消滅公司，有公司基本資料查詢表及被告提出之經濟部92年12月16日經授商字第09201335620 號函在卷可稽。
㈡被告大潤發公司主張被告祥和協公司將系爭開飲機出售予伊
係在91年間，證明方法係以原告提出之系爭開飲機製造號碼為917837，前2 碼為「91」，及91年5 月9 日發票3 張，然為原告所否認。經查，原告提出系爭開飲機外紙箱上貨運公司之送貨單載明日期為「93年4 月1 日」，有新竹貨運之送貨單（原證11號）在卷可稽，已可認定原告93年4 月19日自被告大潤發公司所購系爭開飲機1 台，係被告祥和協公司於93年4 月間始出貨予被告大潤發公司。至於被告所舉開飲機製造號碼前2 碼為「91」，究竟有何意義，並未據被告舉出證據加以證明，所辯係指91年製造，實無理由。又被告提出之發票3 張，買受人分別為大潤發公司（忠明店）、大買家股份有限公司台中北屯分公司及大里國光分公司，並非原告查獲之大潤發南湖2 店，且以該發票上之記載，亦無法辨識買賣標的是否即為製造號碼917837號之系爭開飲機，自難認為被告所辯為可採。
㈢被告祥和協公司主張其製造系爭開飲機使用「膳魔師」文字
係有甲○○之合法授權，縱使甲○○原取得之「膳魔師」商標嗣遭撤銷，其於原告註冊前即使用「膳魔師」商標，係商標法第23條第2項之善意使用，至於被告大潤發公司為流通業者，雖銷售系爭開飲機，並無確認商標誰屬之權，均未侵害原告之商標權等語。經查，訴外人甲○○即朝麒電業行固曾於87年4月21日以「膳魔師」就商品類別第011類（包括開飲機）申請商標註冊，並於88年7月16日審定公告取得註冊號數00000000號之「膳魔師」商標，惟該商標經原告向經濟部智慧財產局異議，該局已於89年12月26日撤銷甲○○所註冊之註冊號數00000000號之「膳魔師」商標，經甲○○提起行政訴訟，亦於92年5 月29日由最高行政法院92年度判字第
663 號判決駁回甲○○之上訴而確定，且於93年3 月1 日公告撤銷審定，有經濟部智慧財產局商標註冊簿、94年3 月22日(94)智商0924字第09480101640 號函、89年12月26日(89)智商0720字第890107946 號商標異議審定書及最高行政法院前揭行政判決書在卷可稽。又查，被告固提出甲○○對祥和協公司之授權書為證，主張被告係有權使用「膳魔師」文字云云，然甲○○對被告祥和協公司之授權，縱使屬實，甲○○原有之註冊號數00000000號「膳魔師」商標，早於89年12月26日業為智慧財產局所撤銷，並於93年3 月1 日因行政訴訟均已確定而為撤銷審定之公告，又原告係於92年4月16日註冊取得系爭商標「膳魔師」，是以，甲○○早在89年12月26日商標被撤銷時就已經無權再行授權，被告祥和協公司至少在93年4 月1 日仍將系爭開飲機出貨予被告大潤發公司，被告大潤發公司於92年6 月、93年4 月及10月間仍銷售被告祥和協公司製造之系爭開飲機，在此時點上，自不能認為被告仍得援引甲○○先前之授權而銷售系爭開飲機及使用「膳魔師」之商標，應認被告所辯，並不可採。再查，甲○○固於88年間先取得註冊號數00000000號「膳魔師」商標，專用範圍包括開飲機在內，惟該「膳魔師」文字本為原告於81年6月27日最早註冊為商標，應用於真空悶燒鍋、不鏽鋼鍋等商品，經原告多年之推銷廣告，至87年於國內已成為著名商標，有最高行政法院92年度判字第663 號判決理由可稽，甲○○於87年間以「膳魔師」文字於開飲機等類申請商標註冊，經本院訊問其創造過程，其雖證稱「是我從阿膳師冷凍食品的名字聯想出來的。我都是用國語講的，沒用台語說過，我不會用台語念它。當初有用御廚靈申請，但沒有准，所以後來就用膳魔師去申請，當時並不知道有其他人使用，是我自創的」等語（94年6月27日言詞辯論筆錄），但與其配偶即證人戊○○證稱「（膳魔師）是我太太甲○○在無意間取的，當時是用台語去取它的音，後來有送去申請，當時還有申請另外一個御廚靈，想要做一些廚房用品或一些電的東西，但御廚靈申請商標被駁回」等語（94年6月27日言詞辯論筆錄），兩者顯相矛盾，實難認為甲○○註冊「膳魔師」文字係出於自己之創造，應係襲用87年間原告應用於真空悶燒鍋、不鏽鋼鍋之著名商標「膳魔師」，是以，甲○○使用「膳魔師」商標自不符合商標法第23條第2 項「善意」之規定，被告辯稱其為善意使用云云，亦不可採。末查，被告祥和協公司於甲○○前揭商標遭原告異議後，於行政訴訟過程中已由證人戊○○之告知而得悉其事，業據其負責人乙○○到庭陳述在卷可稽（94年6 月27日言詞辯論筆錄），又原告前於92年間即於台灣台北地方法院檢察署對亞太公司之負責人己○○、被告祥和協公司之負責人乙○○以本件相同之事實提出違反商標法之刑事告訴（台灣台北地方法院檢察署92年度他字第6848號、92年度他字第5311號），嗣於93年7 月22日經檢察官以罪嫌不足而處分不起訴，有該署93年度偵字第5840號、93年度偵字第5841號不起訴處分書及原告所提該署93年2月2日開庭通知書在卷可稽，按己○○原為被告大潤發公司派任於亞太公司之法人代表，擔任亞太公司負責人，有公司基本資料查詢表可稽，其因大潤發賣場銷售系爭開飲機涉有違反商標法之罪嫌而遭刑事告訴，應認被告大潤發公司於其92年間刑事偵查程序中，已經知悉所銷售之系爭開飲機有商標使用上之糾紛。按商標設有註冊及公告制度，任何人均可透過簡易方便之手續查知目前合法註冊之商標內容，本件原告於92年4 月16日即註冊取得系爭商標「膳魔師」，而甲○○早在89年12月26日其註冊號數00000000號「膳魔師」商標已被撤銷，系爭商標誰屬並無不明確之處，此為被告甚易查知之事實，況原告已經提出前揭刑事告訴明確指出被告侵害其商標權，被告祥和協公司及大潤發公司應注意能注意卻未為注意，仍繼續在92年至93年10月間銷售系爭開飲機，其使用「膳魔師」文字於機體外觀及外紙箱上，雖字型與原告註冊之系爭商標稍有不同，但文字完全相同，於異時異地隔離觀察之際，在外觀、觀念及讀音上難謂無使消費者產生混淆誤認之虞，應認其已侵害原告之系爭商標權。至於被告大潤發公司辯稱其均要求供貨商切結其商品不會侵害他人智慧財產權，其賣場有數萬種商品，無法一一查核云云，惟供貨商之切結，僅屬供貨商與賣場內部之關係，並不能減免被告大潤發公司查證商品有無侵權之注意義務，又其既為專業之通路業者，如同查核商品之品質一般，自應配置查核商品所使用商標是否合法註冊之機制，況本件已有刑事告訴，竟仍怠於查證，其有過失甚明。至於被告聲請調查證人劉仲鑫或向台灣台北地方法院檢察署調閱94年度偵續一字第42號偵案中證人劉仲鑫之證詞筆錄部分，因其所舉待證事實係以被告曾詢問證人意見而主張有善意使用云云，惟被告所稱曾詢問劉仲鑫之意見，至多僅能認為欠缺侵權之故意，對於其因過失而構成侵權行為，實無影響，應認並無調查該部分證據方法之必要，附此敘明。
㈣按「商標專用權人對於侵害其商標專用權者，得請求損害賠
償，並得請求排除其侵害；有受侵害之虞者，得請求防止之。」92年修正前商標法第61條第1 項定有明文，修正後之商標法僅將「商標專用權」修正為「商標權」，其餘並未變更。被告因過失而侵害原告系爭商標權之事實，業如前述，原告依前揭規定對被告請求損害賠償，即屬有據。又被告祥和協公司係製造系爭開飲機並銷售予被告大潤發公司，再由被告大潤發公司銷售予一般消費者，所侵害原告之商標權實為同一來源之商品，應認原告之損害只有一個，被告二人所為係共同侵權行為，僅對原告連帶負擔同一個損害賠償金額，至於原告主張被告係各自獨立之侵權行為，應分別負擔損害賠償等語，尚不可採。就原告請求之賠償金額部分，依修正前商標法第66條第1 項第3 款即現行商標法第條63第1 項第
3 款規定（僅商標專用權改為商標權）：「就查獲侵害商標專用權商品零售單價五百倍至一千五百倍之金額。但所查獲商品超過一千五百件時，以其總價定賠償金額」，本件原告主張被告販賣侵害系爭商標權之商品，零售價為3,490 元，請求按最高倍數1,500 倍計算，其請求金額為5,235,000 元等語，惟查，原告購買系爭開飲機三次，有兩次零售價為2,
688 元，一次為3,490 元，有原告提出之發票可稽，原告並未舉證證明何以應依較高之金額計算，自僅能以較低之零售價2,688 元作為計算標準，茲審酌本件被告侵害原告商標權之時間僅1 年多，查獲之開飲機僅有3 台，原告亦無法舉出其應獲得較最低倍數500 倍更高倍數計算之依據，應認原告主張之賠償數額，尚非可採，應以被告連帶給付1,344,000元之範圍內為正當。（2,688x500=1,344,000）
五、綜上，原告依侵權行為請求被告賠償，於1,344,000元（被告中一人若對原告給付，另被告於其給付範圍內免除給付義務）及自起訴狀繕本送達被告翌日（被告大潤發公司為93年11月11日，被告祥和協公司為93年11月10日）起至清償日止，按年息5%計算之遲延利息範圍內，為有理由，應予准許，逾此部分則無理由，應予駁回。
六、兩造均陳明願供擔保，聲請宣告假執行及免為假執行，於原告勝訴部分，經核並無不合，爰酌定相當之擔保金額，分別准許之。至於原告受敗訴判決，其假執行之聲請即失所依據，應併予駁回。
七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法，於本案判決之結果不生影響，自無庸再詳予論述，併此敘明。
八、據上論結：本件原告之訴為一部有理由、一部無理由，依民事訴訟法第79條、第85條第2 項、第390 條第2 項、第392條第2、3 項，判決如主文。
中 華 民 國 94 年 8 月 29 日
民事第一庭 法 官 高愈杰以上正本證明與原本無異。
如對本判決上訴須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。
中 華 民 國 94 年 9 月 2 日
書記官 高楚安