臺灣士林地方法院民事判決 94年度智字第20號原 告 乙○○
號訴訟代理人 俞昌瑋律師被 告 勳風企業有限公司兼法定代理 甲○○人 之2前列二人共同訴訟代理人 桂齊恆律師
蘇文生律師前列二人共同複代理人 謝智硯律師上列當事人間損害賠償事件，本院於98年4 月10日言詞辯論終結，判決如下：
主 文被告應連帶給付原告新臺幣玖拾肆萬捌仟貳佰捌拾陸元及自民國九十四年八月二十五日起至清償日止按年息百分之五計算之利息。
原告其餘之訴駁回。
訴訟費用由被告連帶負擔四分之一，餘由原告負擔。
本判決原告勝訴部分，於原告以新臺幣叁拾貳萬元為被告勳風企業有限公司、甲○○供擔保後，得假執行，但被告勳風企業有限公司、甲○○如以新臺幣玖拾肆萬捌仟貳佰捌拾陸元為原告預供擔保後得免為假執行。
原告其餘假執行之聲請駁回。
事 實 及 理 由
壹、程序方面：
一、按「訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴。但有下列各款情形之一者，不在此限：二、請求之基礎事實同一者。三、擴張或減縮應受判決事項之聲明者。」民事訴訟法第
255 條第1 項第2 款、第3 款定有明文。原告起訴主張被告應連帶給付新臺幣（下同）100 萬元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按年息百分之五計算之利息。嗣後於訴訟中擴張聲明如下所述，依上開規定，於法核無不合，應予准許。
貳、實體方面：
一、原告起訴主張：「多層網電擊蚊拍」原告已於民國86年間向經濟部智慧財產局申請新型第155166號專利（以下簡稱系爭專利）在案，專利期間自86年4 月21日起至97年5 月5 日止，原告依專利法第106 條第1 項、第56條第1 項規定，有排除他人未經同意而製造販賣或為上述目的進口該新型專利物品之權利。未料被告勳風企業有限公司（以下簡稱勳風公司）未經原告同意或授權而擅自製造或進口大量鋪貨給量販店公然銷售，原告於93年9 月4 日在臺中市○○路○○○ 號「興農股份有限公司」及「高雄大買家」等購得標有被告勳風公司商標之「勳風三層網電蚊拍」編號HF --900A 、HF--910A各1 支，原告並將購買之該三層網電蚊拍送財團法人臺灣經濟發展研究院鑑定，鑑定結果為由委託者提供之被告勳風公司所製造之HF--900A、HF--910A其構成要件與中華民國新型第155166號「三層網電蚊拍」專利權之申請專利範圍實質相同。被告勳風公司確有侵害專利之行為。依民法第184 條第
2 項、專利法第108 條準用同法第84條第1 項前段，原告自得向勳風公司請求損害賠償。又依公司法第23條第2 項規定，被告甲○○為被告勳風公司之負責人於執行業務違反法令侵害他人權利時，應負連帶損害賠償責任。又被告勳風公司故意侵害原告系爭專利權，原告主張依專利法第85條第1 項第2 款、第3 項作為計算損害賠償之計算方式，並請求3 倍之賠償，被告勳風公司侵害數量應有50萬支，原告先作一部請求。聲明：㈠被告應連帶給付400 萬元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按年息百分之五計算之利息。㈡願供擔保請准宣告假執行。
二、被告等辯稱：原告於88年7 月18日寄發存證信函給被告勳風公司表示侵害其專利，被告勳風公司旋即回覆並無侵害專利權，原告所主張之專利內容於87年11月前已在大陸生產，符合專利法第95條不得取得新型專利之要件，原告申請之專利不具備新穎性、進步性，被告已向智慧財產局舉發，智慧財產局為舉發成立之處分，原告訴願亦經駁回，原告嗣後提出行政訴訟，臺北高等行政法院撤銷訴願及原處分，被告勳風公司提出上訴嗣後撤回上訴，又經智慧財產局認定舉發不成立，被告勳風公司提出訴願、行政訴訟遭駁回，然現上訴於最高行政法院。是舉發案件尚未確定，系爭專利確實不具備新穎性、進步性。被告勳風公司銷售產品甚多，無法就單一產品估算成本，有事實上之困難，被告進價並未區分電蚊拍大小支，均為45元，被告銷售HF--900A電蚊拍售價76.19 元，HF--910A電蚊拍售價114.29元，平均售價為95.24 元，扣除被告估算之成本費用80.2元，每支純利15.04 元，依同業利潤標準計算相當。是被告勳風公司進口15,310支，每支純利15.04 元，純益僅為230,262 元。又被告勳風公司舉發系爭專利，於91年間智慧財產局作出舉發成立，原告訴願並經駁回，且從舉發證據可知被告公司進口之電蚊拍早於原告申請專利前，是被告進口電蚊拍是在前開舉發專利案尚未確定前所為，縱有銷售行為，亦非故意侵權行為，原告不得主張
3 倍之賠償，聲明：㈠駁回原告之訴。㈡如受不利益判決，願供擔保請准免於假執行。
三、不爭執事項：
㈠、原告於85年5 月6 日申請「多層網電擊蚊拍」新型專利，經經濟部智慧財產局核准專利，專利期間自86年4 月21日起至97年5 月5 日止，專利證書新型第155166號，此有專利證書影本、專利公報影本附卷可按（本院卷一第10頁、本院卷一第11頁至12頁）。
㈡、依據海關資料被告勳風公司於94年3 月10日、94年4 月2 日、94年5 月14日、94年6 月18日進口三層網電蚊拍15,160支。小三通帶回150 支，共15,310支。
㈢、被告勳風公司進口之型號HF--900A、HF--910A電蚊拍落入系爭專利權之範圍內。
㈣、勳風公司曾向智慧財產局舉發系爭專利，經智慧財產局認定違反專利法第97條、第98條第1 項第1 款舉發成立撤銷專利，經原告提起訴願經訴願駁回（本院卷一第36頁、第39 頁以下），原告提出行政訴訟，經臺灣臺北高等行政法院以92年度訴字第1055號撤銷訴願及原處分（本院卷第47頁以下），勳風公司提出上訴最高行政法院，嗣後撤回上訴，由智慧財產局重新審查，嗣後於96年5 月4 日（96）智專三（一）02068 號專利舉發審定書認定舉發不成立（本院卷一第23 5頁以下），經勳風公司提出訴願，訴願經駁回，有經濟部訴願決定書（本院卷一第247 頁以下）在卷可按，勳風公司又提出訴訟，經臺灣高等行政法院以96年度訴字第4019號駁回訴訟（本院卷二第10頁以下），勳風公司提出上訴，現繫屬於最高行政法院。
四、爭執事項：
㈠、系爭專利是否具備新穎性？進步性？
㈡、被告如應賠償，被告是否出於故意而為侵害系爭專利行為？原告得否主張3 倍之賠償？原告得請求損害金額為多少？
五、經查：
㈠、按「稱新型者，謂對物品之形狀、構造或裝置之創件或改良。」、「凡可供產業上利用之新型，無下列情事之一者，得依本法申請取得新型專利：一、申請前已見於刊物或已公開使用者。但因研究、實驗而發表或使用，於發表或使用之日起六個月內申請新型專利者，不在此限。二、有相同之發明或新型申請在先並經核准專利者。三、申請前已陳列於展覽會者。但陳列於政府主辦或認可之展覽會，於展覽之日起六個月內申請專利者，不在此限。新型係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得新型專利。」86年5 月7 日修正公布前之專利法第97條、第98條定有明文。查經濟部智慧財產局審定准予系爭專利，雖經被告勳風公司舉發系爭「多層網電蚊拍」新型專利不具新穎性、進步性，然嗣已經經濟部智慧財產局審定舉發不成立，被告勳風公司不服提起訴願，亦經經濟部決定駁回訴願確定，被告勳風公司提出之行政爭訟程序既遭駁回，其提出上訴，現繫屬於最高行政法院，然勳風公司不能舉證說明系爭專利申請前經公開使用，是不足以證明系爭專利不具備新穎性、進步性，是應認原告擁有系爭專利權無疑。又「新型專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該新型專利物品之權。新型專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌創作說明及圖式。」、「發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之。」、「依前條請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：二、依侵害人因侵害行為所得之利益。於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益。除前項規定外，發明專利權人之業務上信譽，因侵害而致減損時，得另請求賠償相當金額。依前二項規定，侵害行為如屬故意，法院得依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過損害額之三倍。」專利法第106 條、第84條第1 項、第
85 條 分別定有明文，而新型專利依據同法第108 條準用第84條、第85條之規定。是被告勳風公司未經原告同意進口落入系爭專利權範圍之HF--900A、HF-- 910A 電蚊拍並進而販賣，屬侵害專利權之行為，依民法第184 條第2 項、專利法第84條第1 項規定應負賠償責任。
㈡、原告主張被告勳風公司故意侵害專利權，應賠償損害額3 倍。查，被告曾向智慧財產局舉發原告本件專利，經智慧財產局認定違反專利法第97條、第98條第1 項第1 款舉發成立撤銷專利，經原告提起訴願經訴願駁回，嗣後原告提出行政訴訟，經臺灣臺北高等行政法院於93年8 月18日以92年度訴字第1055號撤銷訴願及原處分。而臺北高等行政法院撤銷訴願及原處分之理由為勳風公司所提出之舉發證據即廣東省潮洲市公證處（2001）州民守字第264 號公證書未經海基會驗證程序，是該公證書所證明之文件即「廣東省企業產品標準--三層電擊蚊拍」原件及備案印鑑等證據是無從推定為真正，且企業向大陸各地技術局申請備案之「企業產品標準」是否有對社會大眾公佈或由主管機關對外公開，亦應查明。勳風公司於前開臺北高等行政法院判決後，曾提出上訴，嗣後於94年9 月2 日撤回上訴，重新由智慧財產局審查，審查後認為舉發不成立，勳風公司提出訴願經駁回，再提出行政訴訟，臺北高等行政法院以96年度訴字第4019號判決駁回勳風公司之訴，其理由認為勳風公司將公證書送海基會驗證，證明「廣東省企業產品標準--三層電擊蚊拍」之影印件與潮洲市技術監督局於1998年11月16日發給潮洲市新田野電器實業公司的「廣東企業產品執行標準登記證」原件相符，但仍然無法證明於申請時已對不特定人公開，是勳風公司提出之證據不足以證明系爭專利申請前已公開既有技術或經公開使用，因而判決勳風公司敗訴，勳風公司又提出上訴，現繫屬於最高行政法院。是被告勳風公司舉發原告專利案件，現仍於訴訟繫屬中，處於不確定之狀態，勳風公司所提之證據亦非全然不可信，僅是無法證明已對不特定第三人公開，難認被告等確有侵害專利之故意，是原告請求3 倍之賠償，洵屬無據。
㈢、依專利法第85條，專利權人得請求損害賠償之計算方式，原告主張依該條第1 項第2 款規定計算。查，被告勳風公司所進口販售之型號HF --90 0A、HF--910A電蚊拍，2 種售價不同，分別為76.19 元、114.29元，此有被告勳風公司提出之統一發票可證（本院卷二第108 頁），復為兩造不爭執，被告勳風公司雖提出成本費用分析表（本院卷二第150 頁、第
174 頁），原告則對於關稅總局提供之每支45元、關稅每支
2.03元、營業稅每支2.25元均無意見（本院卷二第155 頁）。惟原告主張45元即為完稅價格（CIF 價格），是被告勳風公司提出之大陸至香港、香港至臺灣之運費、大陸至香港報關雜費認為均包含於完稅價格。被告勳風公司則主張45元為
FOB 之價格，亦即買方必須負責其餘費用包括運費、保險費、轉口費、進關費用等。被告勳風公司雖提出與進口廠商大陸公司之PROFORMA INVOICE，原告則否認其文書之真正，惟查上開文書既未經海基會、公證處等單位驗證，是PROFORMAINVOICE 不具證明力。兩造對於成本費用包括臺灣報關雜費、營運成本、不良損耗在內，但是原告對於被告勳風公司提出計算方式有意見，且倘若依被告勳風公司提出之成本費用高達80 .2 元，甚至比HF--900A售價76.19 元高，顯然不合理。依前開專利法第85條第1 項第2 款之說明，被告勳風公司自應就其成本或必要費用負舉證之責，如未能舉證以實其說，即應以銷售該項物品全部收入列為所得利益。被告勳風公司固提出成本費用分析表以為其成本或必要費用之證明，然前述之資料僅為計算說明，非具體銷售上開專利物品所支出之成本及必要費用，自難認係被告勳風公司銷售上開專利物品所具體支出之成本及必要費用之證明。原告認為成本費用為52.351元（本院卷二第155 頁，原告提出之成本費用表，45＋2.03＋0.596 ＋2.25＋0.225 ＋2.25＝52.351，原告加總時誤算為52.335元）為合理，此乃原告對被告有利之陳述，本院自得採為裁判之依據。惟被告勳風公司進口之15,310支無法從進價區分各為多少支，被告勳風公司既未能說明15,310支中HF-- 900A 、HF --910A 數量分別為多少，原告主張以金額高者計算，本院依據專利法第85條第1 項第2 款之意旨，以及係由被告勳風公司進口銷售由被告負舉證責任較為合理等情，認為被告勳風公司無法證明個別數量時，以價格高者作為計算標準。本院認被告勳風公司因侵害系爭專利權所得之利益為948,286 元（計算式：【114.29－52.351】×15,310＝948, 286，元以下四捨五入）。
㈣、被告甲○○為勳風公司之負責人，有公司基本資料查詢可憑。勳風公司販售侵害原告系爭專利之電蚊拍，屬勳風公司之業務範疇，甲○○就勳風公司違反專利法規定，致原告受有上述金額之損害，自應依公司法第23條第2 項之規定負連帶賠償之責。故原告請求被告甲○○與勳風公司負連帶賠償責任，並無不合，應予准許；逾上開金額之請求，則屬無據，應予駁回。
六、綜上所述，原告依民法第184 條第2 項、專利法第108 條、第84條、第85條第1 項第2 款及公司法第23條第2 項規定請求被告勳風公司與被告甲○○應連帶給付原告948,286 元及自起訴狀繕本送達翌日即94年8 月25日起至清償日止按年息5%計算之利息，於法並無不合，應予准許。逾上開部分無據，應予駁回。
七、原告、被告陳明願供擔保，聲請宣告假執行及免為假執行，經核原告勝訴部份，合於法律規定，爰酌定相當之擔保金額宣告之；原告其餘假執行之聲請，因該部份訴之駁回而失所依據，應予駁回。
八、原告請求命被告提出92年5 月25日起至97年5 月5 日止所有銷貨發票、統一發票、營利事業所得稅申報表等資料。惟查，被告勳風公司本身對於電蚊拍亦有6 項專利（本院卷二第
75 頁 以下），被告勳風公司所銷售之電蚊拍僅有2 項落入原告系爭專利範圍內，是並非被告勳風公司販售之電蚊拍均屬侵害原告系爭專利之情形，且被告勳風公司營業項目甚多，此觀公司登記資料及被告勳風公司提出之網頁資料甚明，原告要求提出上開文書，顯然逾越必要性、合理性、及有侵害營業秘密之虞，是原告請求本院命被告勳風公司提出上開文書，並無理由，併予敘明。本件事證已臻明確，其餘兩造主張、陳述暨所提之證據，經審酌均與本院前揭判斷不生影響，爰不一一詳予論述，附此敘明。
九、據上論結，原告之訴為一部有理由，一部無理由，依民事訴訟法第79條、第390 條第2 項、第392 條第2 項，判決如主文。
中 華 民 國 98 年 4 月 24 日
民事第一庭 法 官 絲鈺雲以上正本證明與原本無異。
如對本判決上訴，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。
中 華 民 國 98 年 4 月 28 日
書記官 林玫熹