臺灣士林地方法院民事判決 95年度智字第28號原 告 勝開科技股份有限公司法定代理人 劉福洲訴訟代理人 何愛文律師
董浩雲律師范清銘律師被 告 華騰國際科技股份有限公司法定代理人 李建良被 告 華泰電子股份有限公司法定代理人 杜俊元被 告共同訴訟代理人 陳佩貞律師
蔡玉玲律師複 代理人 高瑞德律師被 告共同訴訟代理人 朱玉文律師
陳群顯律師複 代理人 許凱婷律師上列當事人間排除侵害等事件，本院於民國100 年8 月23日言詞辯論終結，判決如下：
主 文原告之訴及假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、原告主張：原告為中華民國第145039號專利（積體電路堆疊構造及製造方法，有效期間自民國90年10月11日起至109 年11月21日止，以下簡稱039 號專利）及第152810號專利（模組卡製造方法，有效期間自91年3 月21日起至109 年2 月28日止，以下簡稱810 號專利）之專利權人。嗣發現由被告華泰電子股份有限公司（下稱華泰公司）轉投資設立與之為實質關係人之華騰國際科技股份有限公司（下稱華騰公司）所製造之ATP RS-MMC Card 256MB 、ATP RS-MMC Card 512MB、ATP Mini SD Card 256MB、ATP Mini SD Card 512MB、AT
P Mini SD Card 1G 、ATP Micro SD Card 256MB 、ATP Mi
cro SD Card 512MB 、ATP Micro SD Card 1G、ATP Micro
SD Card 2G等快閃記憶卡（下稱系爭產品），其使用之封裝技術落入039 號專利及810 號之專利範圍。因系爭產品由被告華騰公司委託被告華泰公司負責產品製程後端之封裝作業，完成封裝之產品，則由被告華騰公司對外銷售，被告共同侵害原告039 號、810 號專利權，為此，爰依民法第185 條第1 項前段、專利法第84條，請求被告賠償因侵害上開專利所得之利益及排除、防止其侵害，並聲明：㈠被告不得使用
810 號專利及039 號專利生產、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成之物品及侵害上述專利權之物品，包括但不限於系爭產品。㈡被告應至少連帶給付原告新臺幣（下同）155 萬元，及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息。㈢前項聲明原告願供擔保，請准宣告假執行。
二、被告則以：039 號專利專利範圍第1 項、第6 項（原第7 項）及810 號專利均不具進步性，其專利欠缺有效性，其中03
9 號專利專利範圍第1 項、第6 項，經被告舉發應予撤銷，雖經濟部智慧財產局認舉發不成立，然經被告訴願後，提起行政訴訟，業經智慧財產法院及最高行政法院判決原舉發不成立之處分應予撤銷確定。且經濟部智慧財產局就被告之舉發重為審查後，已審定為舉發成立，應撤銷039 號專利權。
另810 號專利，亦經被告舉發應予撤銷，而由智慧財產法院判決經濟部智慧財產局應為舉發成立並撤銷專利權之審定確定，故原告不得以被告侵害上開專利請求賠償，亦不得排除、防止侵害等語置辯，故聲明：㈠原告之訴駁回。㈡原告聲請假執行部分，如受不利益判決，願供擔保請准宣告免予假執行。
三、本院之判斷：㈠按專利權雖經申請取得，但被告抗辯專利權有應撤銷之原因
者，法院應就其抗辯有無理由自為判斷…如認有撤銷之原因時，專利權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利，此觀智慧財產案件審理法第16條規定即明。復按凡利用自然法則之技術思想之高度創作，而可供產業上利用者，始得依本件專利核准審定時（即90年）施行之專利法第19條、第20條第
1 項之規定申請取得發明專利。取得專利之發明，如係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成時，雖無欠缺新穎性情事，仍不得申請取得發明專利，為同法第20條第2 項所明定。是發明專利應具備進步性，倘不具備，卻已經核准，專利專責機關應依92年2 月6 日修正公布93年7 月1 日施行之專利法第67條規定，依舉發或依職權以系爭專利不具進步性撤銷其發明專利權。是以，欠缺進步性要件而仍申請取得發明專利者，該專利權即有應撤銷之原因，該智慧財產權人於該民事訴訟中不得對他造主張權利，而為本件原告得否依專利法第84條主張權利之重要爭點。又按智慧財產權法院於確定判決理由中，就訴訟標的以外當事人所主張專利有效性之重要爭點，倘已本於當事人（包括依行政訴訟法第47條判決效力所及之參加人）辯論之結果為判斷，除其判斷有顯然違背法令，或當事人已提出新訴訟資料足以推翻原判斷之情形外，於同一當事人就與該重要爭點有關所提起之智慧財產權民事損害賠償訴訟，即不得再為相反之主張，法院亦不得作相反之判斷，以符合訴訟法上之誠信原則。
㈡經查，039 號專利專利範圍第1 項、第6 項及810 號專利，
是否因不具進步性，而有撤銷之原因？此重要爭點，業經智慧財產法院分別以98年度行專訴字第14號及98年度行專字第
12 8號判決（見本院卷五第237 頁至第250 頁、第359 頁至第374 頁），本於兩造（98年度行專訴字第14號本件原告為該件之原告即上訴人，被告華泰公司為參加人，另98年度行專訴字第128 號被告華泰公司為該件原告即被上訴人，本件原告為該件之參加人即上訴人）辯論之結果而為「因不具進步性，有撤銷之原因」之判斷，並已確定（見本院卷五第
345 頁之最高行政法院98年度裁字第2270號裁定及本院卷六第173 頁至第186 頁之最高行政法院100 年度判字第1356號判決），上開判斷並無顯然違背法令之情事，且原告已未能提出新訴訟資料推翻原判斷，原告就與此重要爭點，揆諸前述，即不得再於本件訴訟中對被告華泰公司為相反之主張，且依據證據共通原則，亦不得對共同被告華騰公司主張，本院亦不得作相反之判斷。據此，039 號專利第1 項、第6 項、810 號專利均因不具備進步性，而有撤銷之原因，依照上開法律規定，原告尚不得於本件民事訴訟中對被告主張權利。
㈢再按以專利權受侵害，依專利法第84條主張權利者，應以專
利權存在為前提，此為至明之理。而發明專利人得申請專利範圍之減縮，其減縮經專利專責機關於核准更正公告後，溯自申請日生效，此見專利法第64條第1 項第1 款、第3 項規定即明。是以專利範圍經申請減縮部分，應溯自申請之日起生效，而可認為未曾申請專利，自無從取得專利權。
㈣查039 號專利專利範圍第1 項、第6 項，業經原告於99年10
月12日提送申請專利範圍更正本，將之刪除，而為專利範圍縮減，並經經濟部智慧財產局核准更正，另於100 年8 月21日公告，此有經濟部智慧財產局100 年7 月28日（100 ）智專三（二）04099 字第00000000000 號專利舉發審定書影本及專利檢索列印資料在卷足稽（見本院卷六第213 頁），應視為原告就此未曾請申請專利，無從取得專利權。依照上開說明，原告亦無從以039 號專利專利範圍第1 項、第6 項受侵害為由，依專利法第84條主張權利。
㈤原告雖又主張：被告侵害039 號專利，不僅止於專利範圍第
1 項、第6 項云云。然查，原告自95年間提起本件訴訟，雖主張039 號專利遭受被告侵害，然查：
⒈原告於96年4 月26日言詞辯論時，就039 號專利，明確主
張「被告侵害的是第1 項」等語（見本院卷二第106 頁）。又原告於96年5 月2 日具狀請求本院就039 號專利獨立項第1 項，是否遭受被告侵害續為審理（見本院卷二第12
0 頁）、於96年12月20日具狀請求鑑定，除810 號專利外，亦僅就被告生產之系爭產品是否落入039 號專利範圍第
1 項為鑑定（見本院卷二第225 頁），97年3 月8 日也僅請求就系爭產品是否落入039 號專利範圍第1 項為鑑定（見本院卷四第46頁）。原告於訴訟之後階段，突然又主張被告侵害039 號專利不僅止於第1 項，且包括其餘獨立項云云，其提出攻擊防禦方法之時機，並非適當，應認逾時提出攻擊、防禦方法，且有重大過失，並有礙訴訟之終結，本院自得駁回此攻擊、防禦方法之提出。
⒉再者，原告起訴後僅就所主張被告侵害810 號專利及039
號專利專利範圍第1 項提出證據（見本院卷一第170 頁、本院卷三第135 頁至第580 頁），就039 號專利其餘獨立項受侵害，未曾舉證以實其說，原告主張被告侵害039 號專利其餘獨立項云云，亦屬不能採信。
⒊況且，原告申請039 號專利範圍，原列有11項，其中第2
項至第6 項，均引用申請專利範圍第1 項所述之積體電路堆疊構造，其中第8 至第11項均引用申請專利範圍第7 項（嗣因申請縮減而移列為第6 項）所述之積體電路堆疊構造之製造方法，可認039 號專利其餘專利範圍，均以第1項、第6 項為其內容之部分，則第1 項、第6 項既均不具進步性，有應撤銷之原因，其餘本引用第1 項、第6 項為其基礎內容之項次，亦難認無應撤銷之原因。而經濟部智慧財產局已於100 年7 月28日以（100 ）智專三（二）04
099 字第00000000000 號專利舉發審定書撤銷039 號專利（見本院卷六第201 頁至第212 頁），更足認039 號專利因不具進步性而有應撤銷之原因，依照前述法律規定，原告亦不得據以主張權利。
四、綜上所述，本件039 號專利、810 號專利不具進步性，具撤銷原因，且039 號專利範圍第1 項、第6 項，原告無從取得專利權，原告不得以專利權受侵害主張權利。且原告就039號專利其餘獨立項受被告侵害之主張，亦未能舉證以實其說，不能採信。從而，原告依民法第185 條第1 項前段、專利法第84條，請求被告連帶賠償及排除、防止侵害，而求為：
㈠被告不得使用810 號專利及039 號專利生產、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成之物品及侵害上述專利權之物品，包括但不限於系爭產品。㈡被告應至少連帶給付原告155 萬元，及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息之判決，為無理由，應予駁回。又原告之訴既經駁回，其假執行之聲請，即失所附麗，應併予駁回。
五、本件事證已臻明確，兩造其餘訴訟資料及攻擊、防禦方法，核與結論之判斷，不生影響，爰不一一論列，附此敘明。
六、據上論結，原告之訴為無理由，依民事訴訟法第78條，判決如主文。
中 華 民 國 100 年 9 月 1 日
民事第二庭 法 官 周群翔以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀，若委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費，否則本院得不命補正逕行駁回上訴。。
中 華 民 國 100 年 9 月 1 日
書記官 游意婷