臺灣士林地方法院民事判決 95年度智字第34號原 告 佳慧化學工業有限公司法定代理人 乙○○訴訟代理人 任秀妍律師被 告 智誠有限公司法定代理人 丙○○訴訟代理人 黃毓棋律師
曾允斌律師被 告 日商阿慕羅思股份有限公司法定代理人 甲○○○訴訟代理人 楊獻祖律師
黃闡億律師林志剛律師複 代理人 張建鳴律師上列當事人間損害賠償事件，本院於民國九十六年十二月七日言詞辯論終結，判決如下：
主 文原告之訴及假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
甲、程序方面按訴訟送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但擴張或減縮應受判決事項之聲明者，不在此限，民事訴訟法第255條第1項第3款定有明文。本件原告起訴時原聲明第2、3項係訴請判決：㈡被告不得將含有「黑彩」二字之商標或近似商標之噴霧染髮劑或類似產品（包括但不限於任何美容產品）輸入臺灣地區；㈢被告應以自己之費用將所有侵害商標權之物品或從事侵害行為之原料、器具（包括但不限於因假處分所扣押之13,020隻噴霧染髮劑）銷燬之。嗣於民國96年7月9日準備程序中減縮為：㈡被告不得將含有「黑彩」二字之商標之噴霧染髮劑或其他類型染髮劑（包括但不限於任何美容產品）輸入臺灣地區；㈢被告應以自己之費用將所有侵害商標權之噴霧染髮劑或從事侵害行為之原料、器具（包括但不限於因假處分所扣押之13,020支噴霧染髮劑）銷燬之。揆之首揭規定，應予准許，合先敘明。
乙、實體方面
一、原告起訴主張：原告為「黑彩」（墨色）商標之唯一合法專用權人，商標註冊號數分別為：㈠第93428 號，專用期間為
6 6 年12月1 日至96年11月30日，專用類別產品為染髮劑；㈡第325060號，專用期間為75年5 月16日至105 年5 月15日，專用類別產品為洗髮粉、洗髮精、洗髮膏、洗髮液、洗衣粉、中性洗面皂、香皂、藥皂、粗皂；㈢第261236號商標，專用期間為73年11月1 日至103 年10月31日，專用類別產品為各種化粧品、化妝水、乳液、面模膏、磨砂膏、真珠膏、營養霜、香水、口紅、髮油、髮乳、美髮霜、泡沫髮膠、髮膠。被告日商阿慕羅思股份有限公司（以下簡稱：阿慕羅思公司）明知原告在臺灣擁有前揭「黑彩」商標權，卻於日本產製噴霧染髮劑，並以「黑彩」為商標，由被告智誠有限公司（以下簡稱：智誠公司）輸入進口於臺灣市場販賣達數年之久，被告阿慕羅思公司屢次就原告前開3 件「黑彩」商標，向經濟部智慧財產局（以下簡稱：智財局）申請撤銷商標權之評定，惟均評定不成立，復經訴願、行政訴訟等救濟程序，被告阿慕羅思公司亦均敗訴，是原告為前開3 件「黑彩」商標之合法專用權人甚明。而原告於知悉前開侵權情事後，由代理商儒商企業有限公司，委請任秀妍律師於94年6 月10日發函予被告智誠公司，除聲明原告始為「黑彩」系列商品之商標專用權人外，並要求被告回收仿冒品，卻未獲置理，原告始轉向臺灣臺北地方法院檢察署提出刑事告訴，並向本院聲請假處分獲准（95年度裁全字第5272號），於被告智誠公司之倉庫內扣得13,020支之「黑彩」噴霧染髮劑仿品，是被告明知原告為前開「黑彩」商標之唯一合法專用權人，仍輸入仿冒「黑彩」商標之噴霧染髮劑於台銷售，共同侵害原告之商標權，而進口之仿「黑彩」染髮劑，銷售單價為每支新台幣（以下如未特別標明幣別者均同）230 元，被告每年自日本進口臺灣之「黑彩」染髮劑數量平均為5 萬支，而每支利潤為100 元以上，估計原告因此每年損失達500 萬元，是原告自得依民法第185 條、商標法第61條第1 項、第3項規定，訴請排除侵害並請求被告連帶賠償原告賠償1,000萬元等語。並聲明：㈠被告應連帶給付原告10,000,000元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按年息5%計算之利息；㈡被告不得將含有「黑彩」二字之商標之噴霧染髮劑或其他類型染髮劑（包括但不限於任何美容產品）輸入臺灣地區；㈢被告應以自己之費用將所有侵害商標權之噴霧染髮劑或從事侵害行為之原料、器具（包括但不限於因假處分所扣押之13,020 支 噴霧染髮劑）銷燬之。
二、被告日商阿慕羅思公司則辯稱：㈠商標法係國內法，採屬地主義，商標權之保護，原則上僅及
於一國領域之內，是被告阿慕羅思公司於日本使用「黑彩」商標於噴霧染髮劑商品之行為，並未侵害原告註冊之第9342
8 號、第325060號及第261236號商標權。被告智誠公司所進口而遭扣押之13,020支噴霧染髮劑，其委託製造及銷售之地點均在日本，為原告前開商標專用權之效力所不及。
㈡原告所註冊之第93428 號、第325060號、第261236號3 件「
黑彩」商標權，業經被告阿慕羅思公司向智財局申請評定其延展註冊無效，其中第261236號尚未評決，至第93428 號、第325060號商標，雖經該局分別以95年3 月9 日中台評字第H00000000 號、90年11月7 日中台評字第H00000000 號評定書為申請不成立，惟被告阿慕羅思公司業提起訴願、行政訴訟以資救濟，其中第93428 號商標部分，目前行政訴訟尚未確定，至第325060號商標部分，雖經訴願、行政訴訟，均判決被告敗訴，惟被告已提起再審，是原告得否主張第93428號、第325060號、第261236號商標係屬合法，尚非無疑。且註冊第325060號，第261236號商標之產品專用項目分別為洗髮精及髮膠、髮油、髮乳，與原告主張侵權之噴霧染髮劑無涉，是與本案有關者，應僅有註冊第93428 號之「黑彩」商標部分。
㈢縱認原告為註冊第93428 號、第325060號、第261236號商標
之合法專用權人，被告阿慕羅思公司因於原告申請註冊前，繼受前手之利益，已有「先使用」之事實，故得主張商標法第30條第1 項之「善意先使用」對抗原告：
⒈被告阿慕羅思公司之前手日商「堀井藥品工業株式會社」
，早於昭和47年（即西元1972年，民國61年）即委託第三人和田孝司書寫「黑彩」字體，首創「黑彩」商標圖樣，之後即使用於染髮劑商品，並為廣告行銷。於昭和47年8月25日，訴外人「堀井藥品工業株式會社」以「黑彩」為商標申請註冊，僅因日本政府認「黑彩」二字指顏色，無識別性為由而加以駁回。至西元1984年（民國73年），被告阿慕羅思公司再以聯合商標聲請登錄「アモロス黑彩こくさい」獲准註冊。是在原告分別於66年5 月21日、73年
9 月3 日及72年6 月1 日申請註冊第93428 號、第325060號、第261236號「黑彩」商標之前，被告阿慕羅思公司之前手「堀井藥品工業株式會社」即已有先使用該商標圖樣之事實。而商標法第30條第1 款之「善意」係指「並非以不正當競爭為目的」，「堀井藥品工業株式會社」係「黑彩」商標之首創者，其使用「黑彩」商標於染髮劑等產品上，係為表彰自身之信譽及產品品質，並未攀附原告信譽，自係「善意先使用」。
⒉又訴外人「堀井藥品工業株式會社」於62年5 月起先後與
訴外人達康化學製藥工業有限公司（以下簡稱：達康公司）及「堀井化工廠」即黃乙○○分別簽訂「製造委託販賣契約書」，約定由達康公司、「堀井化工廠」黃乙○○在中華民國境內製造及販賣由「堀井藥品工業株式會社」所製造之各種化妝品，並將「黑彩」牌噴霧染髮劑輸入臺灣販售，且於64年9 月29日在中央日報更以「堀井藥品工業株式會社」名義刊登敬告啟事，警告假冒廠商，呼籲消費者「請認明日本『黑彩』」，足證被告阿慕羅思公司之前手「堀井藥品工業株式會社」將「黑彩」作為產品之商標使用，更在原告註冊第93428 號、第325060號、第261236號商標登記前，即已將「黑彩」噴霧染髮劑大量於臺灣行銷、販售，而達康公司及「堀井化工廠」即黃乙○○使用被告阿慕羅思公司前手「堀井藥品工業株式會社」提供之原料所製造之「黑彩」染髮劑，係立於被授權人地位而使用「黑彩」商標，其所表彰者亦為「堀井藥品工業株式會社」之信譽，此由達康公司及黃乙○○於62年6 月4 日所立之「覺書」內表示①「堀井」、②黑彩、③「アモロスAmorous 」之商標專用權益仍屬「堀井藥品工業株式會社」所有即明。
⒊被告阿慕羅思公司原係「堀井藥品工業株式會社」之關係
企業，原名「大阪アモロス株式會社」，於昭和50年間，因受日本法律規範限制，將醫藥部及化妝品之生產廠商分離，是「堀井藥品工業株式會社」將其「アモロス化妝品事業部」獨立，而「大阪アモロス株式會社」於同年4 月20日更名為「アモロス株式會社」（即被告阿慕羅思公司），並繼受原「アモロス化妝品事業部」之營業，是被告阿慕羅思公司於繼受前手「堀井藥品工業株式會社」之化妝品業務後，仍持續將「黑彩」噴霧染髮劑行銷於臺灣、中國、香港、泰國等地，並因被告阿慕羅思公司本身並未設立工廠，是在關係企業「堀井藥品產業株式會社」草津工廠運作前，「黑彩」相關系列之化妝品仍持續委由「堀井藥品工業株式會社」製造，並無改變。而參考日本商標法第32條之立法，繼受善意先使用人之營業者，有繼續使用其先使用之商標之權利，是先使用而取得之使用權因與營業相結合，性質上仍可讓與。是被告阿慕羅思公司既繼受「堀井藥品工業株式會社」之「アモロス化妝品事業部」之營業，當然繼受其善意先使用「黑彩」商標圖樣之利益。
㈣原告於前揭商標評定案及行政訴訟中，屢次強調主張訴外人
達康公司與被告阿慕羅思公司之前手「堀井藥品工業株式會社」間成立商標信託關係，係因當時商標之移轉不易，基於便利緣故，故將「黑彩」商標信託登記於達康公司名下，待合作關係結束期間屆滿後，即將上開商標移轉予「堀井藥品工業株式會社」，是以達康公司具有取得「黑彩」商標權之正當權源，嗣由「堀井化工廠」即黃乙○○、原告接續合法繼受取得「黑彩」商標，故主張原告並無襲用被告商阿慕羅思公司「黑彩」商標之主觀故意等語，基於禁反言原則，原告既因被告阿慕羅思公司前手「堀井藥品工業株式會社」之授權，始取得登錄「黑彩」商標權之正當權源，則對繼受「堀井藥品工業株式會社」之「黑彩」相關營業之被告阿慕羅思公司使用「黑彩」商標行為，原告自不得主張有侵害其商標權等語。並聲明：㈠原告之訴及其假執行之聲請均駁回；㈡如受不利判決，願供擔保請免為假執行。
三、被告智誠有限公司辯稱：㈠被告阿慕羅思公司之前手「堀井藥品工業株式會社」係「黑
彩」商標之首創者，其於61年即已使用「黑彩」商標於染髮劑產品上，而據其於62年5 月7 日與訴外人達康公司，負責人黃桂昌所簽立「製造販賣委託契約書」第5 條約定：「甲方（即達康公司）將接受乙方（即「堀井藥品工業株式會社」）技術提供之化粧品，全部向中華民國政府申請登錄商標，其登錄權為乙方所保有」，嗣於同年10月1日，因達康公司負責人變更為黃乙○○（即原告公司負責人），故與「堀井藥品工業株式會社」重新簽訂「製造販賣委託契約書」，契約內容不變，仍授權達康公司在台銷售「黑彩」之相關產品，達康公司並於63年10月31日出具「覺書」，表明同意即日將商標所有權移轉「堀井藥品工業株式會社」。64年4 月15日黃乙○○因獨資成立「堀井化工廠」，乃以「堀井化工廠」名義與「堀井藥品工業株式會社」簽訂契約書，契約第
6 條亦約定：「甲方（即堀井化工廠）將接受乙方（即堀井藥品工業株式會社）技術提供之化妝品，全部向中華民國政府申請登錄商標，其登錄權為乙方保有... 」，復原告於另案行政訴訟中亦自認「黑彩」商標係被告阿慕羅思公司之前手「堀井藥品工業株式會社」信託登記於訴外人達康公司名下，再由原告繼受取得「黑彩」商標，是原告對「黑彩」商標之真正權利人為「堀井藥品工業株式會社」乙事知之甚詳，原告並未合法取得「黑彩」商標甚明。
㈡又於64年之前，訴外人「堀井藥品工業株式會社」即在台販
售「黑彩」噴霧染髮劑，且已有相當知名度。嗣被告阿慕羅思公司繼受訴外人「堀井藥品工業株式會社」之化粧品事業部營業後，並陸續於馬來西亞、韓國、香港等地申請註冊「黑彩」商標，被告智誠有限公司於90年4 月1 日獲被告阿慕羅思公司之授權，成為其「黑彩」噴霧染髮劑相關產品在台之總經銷，並進口被告阿慕羅思公司所製造之「黑彩」噴霧染髮劑於台販售，原告就此，曾對被告智誠公司之負責人丙○○提出刑事告訴，業經臺灣臺北地方法院檢察署以95偵字第5652號、第5653號、第11246 號為不起訴處分，已認定被告阿慕羅思公司及被告智誠公司進口之「黑彩」染髮劑，關於「黑彩」商標圖樣，實係於我國智財局之前身即中央標準局受理註冊前，即已善意使用，原告雖提起再議、聲請交付審判，均遭駁回而告確定，故被告智誠公司並未侵害原告之商標權等語。並聲明：㈠原告之訴及其假執行之聲請均駁回；㈡如受不利判決，願供擔保請免為假執行。
四、兩造不爭執事項：㈠原告為註冊第93428 號、第325060號、第261236號之「黑彩」商標權人：
⒈第93428 號，專用期間為66年12月1 日至106 年11月30日，專用類別產品為染髮劑。
⒉第325060號，專用期間為75年5 月16日至105 年5 月15日
，專用類別產品為洗髮粉、洗髮精、洗髮膏、洗髮液、洗衣粉、中性洗面皂、香皂、藥皂、粗皂。
⒊第261236號商標，專用期間為73年11月1 日至103 年10月
31日，專用類別產品為各種化粧品、化妝水、乳液、面模膏、磨砂膏、真珠膏、營養霜、香水、口紅、髮油、髮乳、美髮霜、泡沫髮膠、髮膠。
㈡註冊第93428 號「黑彩」商標原由訴外人達康公司於66年5
月21日申請取得註冊，於73年2 月19日經核准變更註冊人名稱為萬能化學製藥工業有限公司（以下簡稱：萬能公司），復於74年2 月1 日申請移轉予慧聰貿易有限公司（以下簡稱：慧聰公司），再於74年10月16日申請移轉予原告公司。
㈢訴外人「堀井藥品工業株式會社」於62年5 月7 日與達康公
司簽訂「製造販賣委託契約書」，嗣因訴外人達康公司之負責人變更為黃乙○○，於62年10月1 日重新簽訂「製造販賣委託契約書」，後因訴外人黃乙○○另行成立「堀井化工廠」，達康公司並將對「堀井藥品工業株式會社」之權利義務讓與「堀井化工廠」，「堀井藥品工業株式會社」遂於64年
4 月15日與「堀井化工廠」即黃乙○○訂約，約定由「堀井化工廠」即黃乙○○在中華民國境內製造及販賣「堀井藥品工業株式會社」所製造之各種化妝品。
㈣原告所註冊之第93428 號、第325060號、第261236號3 件「
黑彩」商標權，業經被告向智財局申請評定其延展註冊無效，其中第93428 號、第325060號商標，分別於95年3 月9 日、90年11月7 日經該局中台評字第H00000000 號、中台評字第H00000000 號評定書評定為申請不成立，至於第93428 號商標部分，目前仍於訴訟中。
㈤原告對被告智誠公司負責人丙○○所提之刑事告訴，經臺灣
臺北地方法院檢察署以95年度偵字第5652號、第5653號、第11246 號處分不起訴，並經臺灣高等法院檢察署以95年度上聲議字第3029號再議駁回，復經臺灣臺北地方法院以95年度聲判字第137 號駁回交付審判之聲請確定。
㈥本件爭執僅限於原告所取得註冊第93428 號「黑彩」商標（
指定產品項目為染髮劑）。該「黑彩」商標係自左而右以毛筆書寫黑彩二字作為註冊之圖樣，與被告噴霧染髮劑產品上使用之「黑彩」商標圖樣幾乎完全相同。
五、茲原告主張被告明知其為註冊第93428 號「黑彩」商標之唯一合法專用權人，仍輸入仿冒「黑彩」商標之噴霧染髮劑於台銷售，共同侵害原告之商標權，依民法第185 條、商標法第61條第1 項、第3 項規定訴請排除侵害及請求被告連帶賠償所受損害。兩造依民事訴訟法第270 條之1 規定整理並協議簡化爭點如下：
㈠原告註冊之第93428 號「黑彩」商標是否無效？㈡被告以商標法第30條第1 項第3 款「善意先使用」作為抗辯
，是否有理由？⒈訴外人「堀井藥品工業株式會社」是否有將「黑彩」作為
商標使用？有無「先使用」之事實？「先使用」之區域是否限於國內使用？⒉其先使用是否為善意？㈢訴外人「堀井藥品工業株式會社」有無轉讓「黑彩」商標之
權利？若「堀井藥品工業株式會社」有先使用「黑彩」商標之事實，得否由被告阿慕羅思公司繼受？㈣原告是否受禁反言原則拘束，「黑彩」商標是否係訴外人「
堀井藥品工業株式會社」信託登記於原告名下？㈤被告阿慕羅思公司授權被告智誠公司於臺灣經銷「黑彩」產
品，有無共同侵害原告註冊第93428 號商標權？㈥損害賠償額如何計算？
六、本院得心證之理由：㈠訴外人達康公司前於66年5 月21日向經濟部中央標準局（88
年1 月26日改制為智財局）申請就圖樣名稱「黑彩」（墨色）之商標為註冊登記，並指定用於「各種染髮劑、染料、顏料及其他屬本類之一切產品」，經核准列冊註冊第93428 號商標，專用期間為66年12月1 日至76年11月30日，而於73年
2 月19日經申准變更註冊人名稱為萬能公司，復於74年2 月
1 日申請移轉註冊予慧聰公司，再於74年10月16日申請移轉註冊予原告，並由原告申請延展註冊，指定使用於染髮劑產品，經核准在案。被告阿慕羅思公司雖主張原告就該商標延展註冊時，有違延展評定時即82年12月22日修正公布之商標法第25條第1 項第1 款及第37條第1 項第7 款規定，認原告所申請延展之「黑彩」商標係襲用被告阿慕羅思公司之前手即「堀井藥品工業株式會社」之「黑彩」商標而來，應屬無效。惟前開評定案業經智財局於95年3 月9 日以中台評字第H00000000 號評定書評定不成立，被告阿羅慕思公司所提訴願、行政訴訟亦均遭駁回，有經濟部95年11月22日經訴字第95061835 60 號訴願決定書（本院卷㈡第58頁至第69頁）、台北高等行政法院96年度訴字第299 號判決書在卷可稽。是原告延展註冊之第93428 號「黑彩」商標，既未經評定無效，其自屬合法之商標專用權人，被告阿慕羅思公司主張原告延展註冊第93428 號商標係屬無效云云，尚非有據。又因原告為註冊第93428 號「黑彩」商標之合法商標專用權人，始生以下被告得否以商標法第30條第1 項第3 款「善意先使用」抗辯之問題，此與被告先前就「黑彩」商標是否合法註冊所進行之評定、訴願及行政訴訟程序敗訴之結果，並無相互矛盾之處，亦非因被告於前揭行政訴訟程序敗訴即不得主張「善意先使用」，合先敘明。
㈡原告主張被告明知註冊第93428 號之商標權為其所有，仍由
日本輸入同以「黑彩」為商標圖樣之噴霧染髮劑，已侵及原告上開商標權等情，業據原告提出碩彥法律事務所之聲明函、在台購置由被告製造銷售之「黑彩」噴霧染髮劑相片、發票等影本（本院卷㈠第66頁至第70頁、第72頁至第82頁）附卷可佐，固堪信為真。被告則辯稱被告阿慕羅思公司之前手「堀井藥品工業株式會社」首創「黑彩」商標圖樣，於原告註冊第93428 號商標前，已善意先使用該商標圖樣於噴霧染髮劑產銷上，其繼受該利益並授權被告智誠公司在台經銷，均受商標法第30條第1 項第3 款「善意先使用」規定之保護，不受原告註冊第93428 號商標權之拘束等語。經查：⒈按「在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商
標於同一或類似之商品或服務者，但以原使用之商品或服務為限，不受他人商標權效力所拘束。」商標法第30條第
1 項第3 款定有明文，而該條於92年5 月28日修正公布前原列第23條第2 項，係規定：「在他人申請商標註冊前，善意使用相同或近似之商標圖樣於同一或類似之商品，不受他人商標專用權效力所拘束，但以原使用之商品為限」，查其立法理由：「本法固採行先申請者註冊主義，惟對於在他人申請註冊前已善意使用相同或近似商標圖樣之第三人應使其在特定條件下，免受他人商標專用權之干涉，始為公允。爰參酌日本商標法第32條立法例訂定第2 項」，是商標法增訂「善意先使用」之規定，乃避免因採行註冊主義，造成搶先註冊，反使先使用人遭受不利之流弊。而此所謂先「使用」，應指其商標圖樣雖未註冊，惟行為人仍將之當作表彰營業商譽之使用而謂。又參考日本商標法第32條「善意先使用」之「善意」係指「非出於不正競爭之目的」之立法，及我國商標法為維護市場公平競爭之立法目的，應認商標法第30條第1 項第3 款所謂「善意」，係指非以不正當競爭為目的，故非基於不正當競爭為目的，而於他人商標註冊申請前即已經使用，即合於要件，並不以先使用之商標已達著名程度為必要。
⒉查訴外人「堀井藥品工業株式會社」於昭和47年（西元19
72年，民國61年）委託第三人和田孝司書寫「黑彩」字體，創立「黑彩」商標圖樣，並將「黑彩」商標圖樣使用於染髮劑等化妝品上，作為表彰商品之標誌、來源，並廣告行銷，業據被告阿慕羅思公司提出昭和47年11月1 日「美容ニユ一ス」（中譯：美容新聞）第236 號、1972年10月廣告傳單、「アモロス」雜誌之1972年冬季號封面暨內文、「しんよびう」雜誌（中譯：新美容）1973年1 月號封面及廣告及昭和47年4 月1 日至昭和48年3 月31日營業報告書（本院卷㈠第168 頁至第185 頁）為證，依該「黑彩」商標圖樣佔該染髮劑產品外觀正面顯眼之重要位置以觀，應認「堀井藥品工業株式會社」於昭和47年（民國61年）即將「黑彩」商標圖樣在日本國作為表彰營業商譽之使用。又被告主張訴外人「堀井藥品工業株式會社」於昭和47年8 月25日即向日本國之商標局申請以「黑彩」為商標註冊用於化妝品等商品，然因該國商標局以「黑彩」二字在日文中因與「烏黑」、「黑亮」等色彩形容詞同義，不能單獨作為商標使用，而以「不具識別性」為由駁回等情，有昭和47年8 月25日「黑彩」商標註冊申請書等影本（本院卷㈠第186 頁）及拒絕查定謄本（本院卷㈡第293 頁）在卷可佐，應屬可信。亦足見訴外人「堀井藥品工業株式會社」確實要將「黑彩」商標圖樣申請為商標，雖因故無法獲准，然並不影響其將「黑彩」商標圖樣當作識別產品來源之表徵，表彰營業商譽，並為廣告行銷之使用事實。是以，原告主張訴外人「堀井藥品工業株式會社」未將「黑彩」圖樣當作商標使用，並無「使用」之事實，尚非可採。
⒊又查，訴外人「堀井藥品工業株式會社」於62年5 月7 日
與訴外人達康公司（負責人黃桂昌）簽立「製造販賣委託契約書」，該約第1 條約定：「乙方（即「堀井藥品工業株式會社」）承認甲方（即達康公司）在中華民國境內製造及販賣乙方所製造的各種化妝品」，第5 條約定：「甲方將接受乙方技術提供之化粧品，全部向中華民國政府申請登錄商標，其登錄權為乙方所保有」，嗣於同年10月1日，因達康公司負責人變更為黃乙○○（即原告公司之負責人），復以相同之契約內容重新簽訂「製造販賣委託契約書」，委託訴外人達康公司在台製造並販賣「堀井藥品工業株式會社」所製造的各種化妝品，又訴外人達康公司（負責人：黃桂昌）、黃乙○○並於62年4 月2 日共同出具「覺書」，表明商標①「堀井」、②黑彩、③「アモロスAmorous 」之商標專用權益仍屬「堀井藥品工業株式會社」所有，嗣因64年4 月15日訴外人黃乙○○獨資成立「堀井化工廠」，訴外人達康公司將其與「堀井藥品工業株式會社」間關於製造販賣委託契約所約定之權利義務讓與「堀井化工廠」，故「堀井藥品工業株式會社」再與「堀井化工廠」簽訂契約書，該約第1 條、第6 條亦分別約定：「乙方（即堀井藥品工業株式會社）承認甲方（即堀井化工廠）在中華民國境內製造及販賣乙方所製造的各種化妝品」」、「甲方將接受乙方技術提供之化妝品，全部向中華民國政府申請登錄商標，其登錄權為乙方保有... 」，授權「堀井化工廠」在台製造及販賣「堀井藥品工業株式會社」所產製之化妝品等情，有製造販賣委託契約書2份及契約書、64年4 月2 日覺書、承認書各1 份等影本（本院卷㈡第187 頁至第204 頁、第184 頁、第381 頁至38
2 頁）在卷可稽，足認訴外人「堀井藥品工業株式會社」於62年之後，業已在台授權製造及銷售其進口之「黑彩」產品。復依64年9 月29日以訴外人「堀井藥品工業株式會社」名義於中央日報刊登之「『黑彩』自動噴霧式染髮劑暨日本愛慕樂思警告假冒製造廠商啟事」，除籲請消費者認明日本「黑彩」外，亦警告仿冒廠商應停止假冒行為，就其刊登之染髮劑外包裝上，即有明顯之「黑彩」商標圖樣，亦有日文註記之「アモロス」字樣，有中央日報廣告影本（本院卷㈡第207 頁）在卷可憑，顯見訴外人「堀井藥品工業株式會社」之「黑彩」噴霧染髮劑商品，於64年
9 月29日之前，確已有在台販售之事實，且因遭到仿冒，故而刊登廣告加以澄清。
⒋至於原告主張前揭64年9 月29日廣告實係訴外人「堀井化
工廠」所刊登，係因斯時國人崇日，才以「堀井藥品工業株式會社」名義刊登，且廣告內文所刊登註冊第68618 號商標，係屬東方化學製藥公司（下稱東方公司）所有，並非訴外人「堀井藥品工業株式會社」云云。惟查，訴外人東方公司（負責人：陳田）於63年9 月23日以「黑彩」為商標申請註冊用於面霜、整髮劑等商品，嗣因訴外人「堀井藥品工業株式會社」與達康公司訂有前開製造販賣委託契約，遂由訴外人「堀井藥品工業株式會社」、達康公司共同出資4 萬元（其中訴外人堀井藥品工業株式會社出資日幣288,800 元），並推訴外人達康公司於63年3 月18日向訴外人東方公司購得註冊第68618 號商標，有協議書影本（本院卷㈠第196 、197 頁）、63年10月31日覺書影本、收據影本（本院卷㈡第379 、380 頁）在卷可佐，訴外人東方公司旋於63年4 月10日將第68618 號「黑彩」商標移轉登記於訴外人達康公司名下，並在63年10月31日由訴外人達康公司（負責人：黃乙○○）出具覺書，表明同意將包括「黑彩」等共14件商標所有權移轉予訴外人「堀井藥品工業株式會社」，後因訴外人達康公司將對「堀井藥品工業株式會社」之權利義務讓與「堀井化工廠」，該註冊第68618 號商標於64年6 月2 日再轉讓予訴外人「堀井化工廠」，有商標檢索查詢服務表、審定商標變更事項表（本院卷㈡363 頁、第378 頁）在卷可佐。依前開之製造販賣委託契約、契約書及覺書之內容，足認訴外人「堀井藥品工業株式會社」透過訴外人達康公司、「堀井化工廠」在台製造、販售「黑彩」系列產品，並協議將「黑彩」商標登記於訴外人達康公司及「堀井化工廠」名下（原告於台灣高等行政法院91年度訴字第2324號商標評定事件中即主張達康公司係因「堀井藥品工業株式會社」以信託方式將「黑彩」商標登記其名下，本院卷㈡第338 至357 頁）。是以，64年9 月29日中央日報上刊登前揭廣告時，「堀井化工廠」雖為第68618 號「黑彩」商標名義上之商標權人，惟其權利實源自訴外人「堀井藥品工業株式會社」之授權，是該廣告為彰顯訴外人「堀井藥品工業株式會社」在台授權製造及進口銷售「黑彩」產品之事實，並無不實可言。另原告雖主張該廣告乃基於國內崇日心態始具名「堀井藥品工業株式會社」刊登，惟按「當事人主張有利於已之事實者，就其事實有舉證之責任」，民事訴訟法第
277 條第1 項定有明文，原告就其主張廣告不實部分並未舉證以實其說，自難遽採。
⒌從而，原告主張其所有註冊第93428 號商標專用權為被告
所侵害，該商標之申請日期為66年5 月21日，有智財局商標資料檢索服務表（本院卷㈡第48頁）在卷可查，而訴外人「堀井藥品工業株式會社」首創「黑彩」商標圖樣，並於昭和47年（即民國61年）起，即將該「黑彩」商標圖樣使用於染髮劑等化妝品上，至遲於64年9 月29日之前，在臺灣亦有販售該染髮劑產品等事實，均如前述。是以，不論商標法第30條第1 項第3 款所定之「先使用」是否僅限於國內，訴外人「堀井藥品工業株式會社」於原告取得第93428 號商標權之前，即有在台使用「黑彩」商標圖樣表彰營業商譽之事實。又其使用「黑彩」商標圖樣於染髮劑等產品上，並無模仿或掠奪他人商譽而為不公平競爭情事，自應符合商標法第30條第1 項第3 款「善意先使用」之要件。至於原告主張被告係因原告努力創造「黑彩」商標之商譽，使之於東南亞地區獲得卓著聲譽，因而開始於各地使用該商標圖樣，自難認屬「善意」等語。惟查，商標法第30條第1 項第3 款所規定「善意」之時點，係指「在他人商標註冊申請日前」之善意使用，縱使原告有所稱之努力創造「黑彩」商標商譽等情形，亦是在其註冊取得商標之後，「堀井藥品工業株式會社」於原告66年5 月21日申請註冊第93428 號商標之前先使用「黑彩」商標圖樣，並無採取不公平競爭之手段可言，是原告主張其並非「善意」云云，自非可採。
㈢訴外人「堀井藥品工業株式會社」有無轉讓「黑彩」商標之
權利？被告阿慕羅思公司是否得繼受訴外人「堀井藥品工業株式會社」先使用「黑彩」商標圖樣之利益？⒈查被告主張被告阿慕羅思公司於昭和41年5 月間成立，係
訴外人「堀井藥品工業株式會社」之關係企業，原名「大阪アモロス株式會社」，至昭和50年間，「堀井藥品工業株式會社」將其內部「アモロス化妝品事業部」獨立，「大阪アモロス株式會社」亦於同年4 月20日更名為「アモロス株式會社」（即被告阿慕羅思公司），並繼受前揭原「アモロス化妝品事業部」之營業，有被告阿羅慕思公司簡介、1974年堀井藥品工業株式會社「入社案內」（中譯：入社介紹）、1984年被告阿慕羅思公司登記簿謄本、2003年被告阿慕羅思公司履歷事項證明書、「堀井藥品工業株式會社」及被告阿慕羅思公司致客戶信函及商標權讓渡書等影本（本院卷㈡第209 頁至第241 頁）在卷足稽。依前開訴外人「堀井藥品工業株式會社」致客戶信函內容載稱：「原アモロス各種製品之相關事業，已與原公司業務分離，設立新的『阿慕羅思股份有限公司』（即被告阿慕羅思公司），並將事業全部讓與該公司」等語（中譯），及訴外人「堀井藥品工業株式會社」將其56件商標權全部讓與被告阿慕羅思公司等情以觀，足認被告辯稱訴外人「堀井藥品工業株式會社」業將原「アモロス化妝品事業部」之營業全部讓與被告阿慕羅思公司，應屬可信。至於原告主張被告阿慕羅思公司與訴外人「堀井藥品工業株式會社」係屬二獨立法人，彼此間並無吸收或合併之法律關係云云，則非可採。
⒉按營業讓與乃將出讓人之資產及負債概括移轉予受讓人，
商標圖樣之使用，具有商業上價值，亦應認屬資產之部分。進一步言，商標圖樣善意先使用之事實，具有得對抗商標專用權人之地位，尤具有財產上之價值。參酌占有之事實，雖非屬權利，惟具有財產上之價值，亦承認其得為後手所繼受之法理，自應認為商標圖樣「善意先使用」之事實，屬於得為後手繼受之利益。是原告主張「善意先使用」之事實不得繼受云云，應非可採。
⒊查訴外人「堀井藥品工業株式會社」於讓與「アモロス化
妝品事業部」之前，持續將「黑彩」商標圖樣作為染髮劑等商品之識別標誌使用，用以表彰其營業，行之有年，業如前述，故被告阿慕羅思公司自其受讓「アモロス化妝品事業部」之營業後，並據以繼續生產銷售使用「黑彩」商標圖樣之噴霧染髮劑，即當然概括承受使用「黑彩」商標圖樣之利益。實際上，被告阿羅慕思公司繼受前手「堀井藥品工業株式會社」之化妝品業務後，仍持續使用「黑彩」商標圖樣於噴霧染髮劑等產品上，並行銷於日本、臺灣、中國、香港、泰國等地，表彰營業信譽；「堀井藥品工業株式會社」亦於昭和52年（民國66年）與被告阿慕羅思公司簽約，協議於「堀井產業株式會社」開始運作前，被告阿慕羅思公司仍將阿慕羅思產品交由「堀井藥品工業株式會社」生產；嗣於西元1984年（民國73年），被告阿慕羅思公司並以前揭「黑彩」商標圖樣為核心，於日本聲請註冊聯合商標「アモロス黑彩こくさい」獲准等情，有日本美容新聞廣告、臺灣、中國、香港、泰國之廣告及行銷資料、昭和52年3 月31日被告阿慕羅思公司與「堀井藥品工業株式會社」之取引契約書、日本註冊第0000000 號商標註冊申請書、通知書及商標公報等影本（本院卷㈡第24
2 頁至第292 頁、第294 頁至第298 頁）附卷可稽，足認訴外人「堀井藥品工業株式會社」確已將「黑彩」商標圖樣之使用權益，於讓與「アモロス化妝品事業部」時，一併移轉予被告阿慕羅思公司。
⒋至於原告主張訴外人「堀井藥品工業株式會社」之社長堀
井宗治郎曾於1975年4 月15日切結若未得堀井化工廠即黃乙○○之同意，其絕不會將アモロス商品之各種商標權貸與或轉讓第三人，違者即支付1 百萬元美金違約金，故該株式會社不會將商標權利讓與他人等語，固提出該切結書影本（本院㈠卷第265 頁）為憑，縱其為真正，然以本件註冊第93428 號「黑彩」商標係訴外人達康公司於66年5月21日所申請，與該64年（西元1975年）切結內容究竟有何關連，並未據原告舉證加以證明，實則「堀井藥品工業株式會社」當時在日本國內並未取得「黑彩」之商標註冊，嗣其亦未將在台之「黑彩」商標權利貸與或轉讓第三人，能否認為訴外人「堀井藥品工業株式會社」移轉「黑彩」商標圖樣之使用利益即與該切結書內容有所違背，實非無疑。應認原告之主張，尚不可採。
⒌從而，縱使訴外人「堀井藥品工業株式會社」並未於日本
取得「黑彩」商標之註冊，惟其使用於染髮劑等產品上與營業相結合之「黑彩」商標圖樣，於營業移轉被告阿慕羅思公司時，已一併移轉予被告阿慕羅思公司，被告阿慕羅思公司自亦繼受訴外人「堀井藥品工業株式會社」就「黑彩」商標圖樣「善意先使用」之利益。至於原告主張訴外人「堀井藥品工業株式會社」縱有善意先使用「黑彩」商標圖樣之事實，亦不得平移或由被告阿慕羅思公司繼受云云，則非可採。
㈣被告阿慕羅思公司既繼受訴外人「堀井藥品工業株式會社」
善意先使用「黑彩」商標圖樣之利益，依商標法第30條第1項第3 款之規定，於原使用之商品即「黑彩」噴霧染髮劑範圍內，得以對抗原告而不受註冊第93428 號商標專用權效力之拘束。又被告智誠有限公司於90年4 月1 日獲被告阿慕羅思公司之授權，成為該公司「黑彩」噴霧染髮劑相關產品在台之總經銷，並進口被告阿慕羅思公司所製造之「黑彩」噴霧染髮劑於台銷售，基於同一權源，自亦不受原告註冊第93
428 號商標專用權效力之拘束。㈤前揭所列爭點㈣關於被告阿慕羅思公司得否主張禁反言，及
爭點㈥損害賠償如何計算，因原告之主張已無理由，該爭點毋庸再為審酌，附此敘明。
七、綜上，原告固為註冊第93428 號「黑彩」商標之專用權人，惟被告阿慕羅思公司之前手「堀井藥品工業株式會社」於第93428 號商標申請註冊前，已於日本、臺灣存有「善意先使用」該商標圖樣之事實，依商標法第30條第1 項第3 款規定，於原使用之商品即「黑彩」噴霧染髮劑範圍內，不受原告註冊第93428 號商標權效力之拘束，是被告阿羅慕思公司繼受該「善意先使用」之利益，並授權被告智誠公司為在台總經銷商，輸入「黑彩」噴霧染髮劑銷售等行為，原告均應容忍。從而，原告以民法第185 條及商標法第61條第1 項、第
3 項主張排除侵害及訴請被告連帶賠償損害，為無理由，應予駁回。
八、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及訴訟資料，經審酌後認與本件判決結果不生影響，爰不一一論述。又被告阿慕羅思公司雖聲請訊問證人即前「堀井藥品工業株式會社」職員松本孝一，欲證明「在原告註冊第93428 號商標前，堀井藥品工業株式會社曾透過達康公司及堀井化工廠黃乙○○在台銷售其產製之『黑彩』染髮劑產品」乙情，業經認定如上，該證據方法核無調查必要，併此敘明。
九、本件訴訟費用之依據：民事訴訟法第78條。中 華 民 國 96 年 12 月 24 日
民事第一庭 法 官 高愈杰以上正本證明與原本無異。
如對本判決上訴，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。
中 華 民 國 96 年 12 月 27 日
書記官 高楚安