臺灣士林地方法院民事判決 97年度智字第12號原 告 喬治二世皮飾有限公司法定代理人 丙○○訴訟代理人 丁○○被 告 喬治名品有限公司
樓法定代理人 甲○○
樓訴訟代理人 張慧明律師上列當事人間請求確認商標使用權存在事件，經本院於民國98年2月4日言詞辯論終結，判決如下：
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
壹、程序部分：按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴；但請求之基礎事實同一者，不在此限，民事訴訟法第255 條第1 項第
2 定有明文。本件原告依據如附件所示三件商標（以下簡稱系爭商標）係兩造暨其他兄弟所公共同有起訴請求確認對系爭商標有使用權，嗣於民國97年12月4 日言詞辯論期日當庭變更聲明為被告應容忍原告使用系爭商標，是原告變更聲明部分與原訴部分之基礎事實相同，揆諸前開規定，原告訴之變更，於法並無不合，應予准許。
貳、實體部分
一、原告起訴主張：被告喬治名品有限公司固為系爭商標的註冊商標權人，惟系爭商標係於72年間由原告公司原負責人謝清能、被告公司負責人甲○○暨其他兄弟乙○○、謝清宏、謝范明月等謝家兄弟與陳財秀所設立之「喬治皮飾有限公司」向經濟所註冊之商標，嗣甲○○於83年3 月成立被告公司、謝清能則於同年6 月成立原告公司，其他兄弟亦各自成立其他公司，惟兄弟間仍彼此協議對外均得使用系爭商標，原告公司成立後亦持續延用系爭商標至今，是該商標權應已屬原告公司銷售商品之主要表徵，且屬謝清能、乙○○、甲○○、謝清宏、謝范明月等謝家兄弟的公同共有財產。詎甲○○於95年5 、6 月間，以「喬治皮飾有限公司」欠稅需辦理解散登記為由，未事前告知謝清能與其他兄弟，逕自將系爭商標移轉至被告公司，並以原告公司仍使用系爭商標將侵害被告公司名譽為由要求原告停止使用系爭商標，為此，基於商標法第33條第1 項規定，商標業已合法授權的法律關係，聲明請求：被告應容忍原告使用系爭商標。
二、被告則以：「喬治皮鞋」商號係由被告公司負責人甲○○於60年間獨資設立，謝清能則為甲○○於「喬治皮鞋」商號成立後所僱用之員工。嗣於72年間，甲○○以謝清能、乙○○、謝清宏、謝范明月、陳財居等人為掛名股東成立「喬治皮飾有限公司」後，並以「喬治皮飾有限公司」名義向經濟部申請註冊系爭商標。後因謝家兄弟間有意分家，故甲○○於83年間另成立被告公司，並於92年間得「喬治皮飾有限公司」半數以上股東同意，將系爭商標移轉與被告公司，自始即未有系爭商標為謝家兄弟公同共有之情形存在，又亦無原告公司取得被告公司的合法授權使用系爭商標事實，原告迄今仍違法使用系爭商標之行為，已侵害被告專有之商標權及商譽，是被告委請律師發函要求原告停止侵權行為，即屬有據等語，資為抗辯；並聲明：駁回原告之訴
三、不爭執事項與爭點整理：
（一）不爭執事項：
1、60年12月3 日以甲○○名義所取得陽明山管理局營利事業登記證，營利事業名稱為「喬治皮鞋」，營業項目為皮鞋製做修理，組織為獨資。
2、系爭商標均由甲○○於92年11月7 日提出除謝清能外蓋有其他全體股東之印章的商標專用權移轉契約書，向智慧財產局申請將系爭商標自喬治皮飾公司移轉於被告名下。
（二）爭執事項：系爭商標是否業經由謝清能、謝清宏、謝清郎、甲○○、乙○○、謝清蓋約定為公同共有之財產權，雖登記為被告名下但原告仍得享有使用權？
四、本院得心證之理由：
（一）按凡因表彰自己之商品或服務，欲取得商標權者，應依商標法申請註冊，商標法第2 條定有明文，是商標法就商標權的取得並非採取所謂的「先使用主義」，而是採取「註冊保護主義」，即商標必須取得商標註冊，才能取得商標權。又同法第22條規定：「因商標註冊之申請所生之權利，得移轉於他人。受讓前項之權利者，非經請准更換原申請人之名義，不得對抗第三人」，準此，商標權得為移轉，且於登記後該移轉的事實可對抗第三人。本件原告主張系爭商標為謝清能、甲○○暨其他兄弟乙○○、謝清宏、謝范明月等謝家兄弟所共同共有等情，為原告提出喬治皮飾有限公司登記執照暨股東名冊、家庭合約書、使用系爭商標之相片等件為證，惟被告否認有謝家兄弟公同共有系爭商標的事實，辯稱其始為商標權人。經查：系爭商標所使用名稱係始於甲○○所開設商號的名稱，並由甲○○開拓市場，設立喬治皮飾有限公司，在該公司經營期間始註冊系爭商標，嗣後並合法移轉於被告公司乙節，為被告提出「喬治皮鞋」店營利事業登記證、系爭商標移轉契約書、經濟部智慧財產局92年12月18日（92）智商0923字第09280608550 、09280608500 號函等件為證，原告對於上開移轉契約書之真正亦不爭執，並聲請證人即甲○○及謝清能之兄弟乙○○於審理中證稱：「（問：皮鞋製作原先是哪個兄弟去學習？）是老四甲○○，是跟王式調師傅學習」，「（問：後來甲○○有開公司嗎？）甲○○與他的師傅在中壢那邊先開過廠，當時還沒有登記」，「先是中山北路一段開一家伊文斯的店，後來再到天母開店名是喬治皮鞋，謝清能在伊文斯，甲○○在天母店開，當時就叫喬治皮鞋。伊文斯開沒幾年後來謝清能也到天母開店，伊文斯店就收起來」，「（問：是否知道喬治是誰取的？）那時候因為要登記，當時要一個名字，所以甲○○就取一個名字喬治皮鞋」，「本來是商號，後來才開公司，謝清能是在開公司時加入，因為當時公司要五個股東，所以謝清能才加入」，「（問：是否知道商店到公司經營者是誰？）實際經營是甲○○，謝清能在裡面製作皮鞋業務」，「（問：…，為何都是甲○○自創公司，你們兄弟都是用他的品牌？）…，這是甲○○先開發市場，後來營收不錯，我們兄弟才陸續加入」，「（問：喬治皮飾有限公司快結束前，甲○○將公司註冊三個商標，轉給喬治名品公司，有無經過你們的同意？）有，我們有同意」等語有關甲○○先使用系爭商標名稱，嗣亦將系爭商標以經過喬治皮飾有限公司大多數股東同意，合法移轉於自己所經營之被告公司情節明確，被告公司應為目前註冊之商標權人，並有原告所提出附表所示系爭商標登記資料在卷佐參，堪足認定，則參照上揭規定意旨，原告所主張由謝家兄弟公同共有系爭商標云云，於法不合，應不足採。
（二）次按於同一商品或服務，使用相同於其註冊商標之商標者應得商標權人之同意；又他人使用註冊商標於其商品或服務之全部或一部，應得商標權人的授權，為商標法第29條第2 項第1 款、第33條第1 項明定。本件原告主張其有使用系爭商標之權，並將系爭商標使用於系爭商標指定使用之商品等情，有原告所提出被告委由照華國際專利商標法律聯合事務所要求停止函在卷可證，惟承前所述，系爭商權既非謝家兄弟所公同共有，自無由謝家兄弟授權或同意原告使用系爭商標之可能，此外，原告對於其得使用系爭商標之權源，並未更行主張其他可能之授權依據，是依前揭規定意旨，原告之使用顯未經商標權人之同意或授權，其主張被告應容忍其使用系爭商標云云，於法無據，亦不足採。
五、綜上所述，尚查無原告得使用系爭商標的權源，則原告基於商標授權的法律關係，聲明請求被告應容忍原告使用系爭商標，為無理由，不應准許。
六、本件事證業已明確，兩造其餘主張陳述、所提之證據及聲請調查之證據，經本院審酌後，認均不足以影響本判決之結果，均毋庸再予論述，附此敘明。
七、結論：本件原告之訴為無理由，應依民事訴訟法第78條，判決如主文。
中 華 民 國 98 年 2 月 25 日
民事第二庭 法 官 古振暉以上正本證明與原本無異。
如對本判決上訴，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。
中 華 民 國 98 年 3 月 3 日
書記官 楊錫芬