臺灣士林地方法院民事判決 97年度智字第4號原 告 東誠國際仲介經紀股份有限公司法定代理人 王應傑訴訟代理人 丙○○被 告 東森不動產仲介經紀有限公司法定代理人 乙○○訴訟代理人 羅紀雄律師上列當事人間請求侵權行為損害賠償事件，本院於98年1月16日言詞辯論終結，判決如下：
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用由被告負擔。
事實及理由
一、原告起訴時之法定代理人為甲○○，嗣於訴訟繫屬後變更為陳繼業，再變更為王應傑，新法定代理人王應傑於民國98年1月16日具狀聲明承受訴訟（本院卷第158頁），此有原告公司變更登記表（本院卷第160 頁以下）附卷可稽，經核與民事訴訟法第170 條、第175 條、第176 條規定相符，應予准許。
二、按原告於判決確定前，得擴張或減縮應受判決事項之聲明，民事訴訟法第255 條第1 項第3 款定有明文。查原告起訴請求被告應賠償原告新臺幣200 萬元及自95年1月1日起至清償日止每月63,000萬元，並按週年利率百分之5 計算之利息。
嗣於98年1 月16日民事聲明狀減縮聲明為自96年12月25日起至清償日止每月63,000元，並按週年利率百分之5 計算之利息，核其所為係屬減縮應受判決事項之聲明，自應准許，合先敘明。
三、原告起訴主張：原告於84年4 月8 日設立，公司名稱原為力霸房屋仲介股份有限公司，嗣於94年1 月20日更名為東森建業不動產仲介經紀有限公司，97年2 月4 日再更名為東誠國際仲介經紀股份有限公司，原告為訴外人東森電視事業股份有限公司（原為東森華榮傳播事業服份有限公司；下稱東森電視公司）百分之100 投資之關係企業，所營事業包括不動產仲介經紀業。東森電視公司為東森集團主要控制公司，包括原告、訴外人東森得易購股份有限公司、東森購物百貨股份有限公司、東森資產管理股份有限公司、東森國際股份有限公司等多家公司，均冠以「東森」二字，並統稱「東森集團」。東森集團除於國內之電視媒體占有廣大市場，製播「東森新聞」、「東森洋片台」、「東森電影台」等頻道，89年1 月「東森購物台」開台迄今，短短數年間，東森購物台已穩居全國電視購物頻道龍頭、獲選天下雜誌西元2005 年3月評選為「百貨零售業」營收成長率第二名、標竿企業聲望調查第四名，「東森房屋」於全國更有多達400 家以上之加盟店，「東森」二字已深植一般消費大眾心中。87年間東森電視公司分別以「東森ET」於第9 、38、41類為註冊登記，另以「東森電視台ETTV」於第9 類為註冊登記，經濟部智慧財產局曾以91年中台異字第911148號商標異議審定書及93年中台評字第H00000000 號商標評定書，認定「東森」商標為消費者普遍認識之「著名商標」。東森電視公司申請之「東森」字樣著有英文「ET」，其發想泉源為「Eastern Tv 」，被告東森不動產仲介經紀有限公司亦以「E.T.」為英文縮寫，企圖以混淆視聽搭便車之方式牟取商業利益，被告主張善意之說不攻自破。另被告於臺灣高等法院96年度上更㈠字第126 號，自承其於94年12月29日即自蘋果日報得知原告以「東森」房屋為對外標示之商標，卻仍以「東森」房屋為對外營業之標章，蓄意混淆，對原告之傷害至鉅，原告96 年9月營業額為1,320 萬3,521 元，同年10月營業額驟降至657萬8,106 元，被告至少應負擔3 分之1 即200 萬元，原告於北投地區，每月得向加盟店收取63,000元之月費，原告經以存證信函催告其停止侵權行為亦置之不理，惡性重大，爰本於不當得利法律關係，及商標法第61條、第63條第1 項、第63條第3 項規定請求被告賠償信譽損害200 萬元；並依同法第64條規定請求被告負擔費用將判決書登報，並聲明：㈠被告應賠償原告200 萬元及自96年12月25日起至清償日止每月
6 萬3,000 元，並按週年利率百分之5 計算之利息。㈡被告應立即停止並不得再使用如起訴狀附件一所示之註冊商標於所指定之商品或服務。㈢被告應將如起訴狀附件二所示之內容登載於蘋果日報、自由時報、中國時報、聯合報全國版第一版乙日，其刊登位置與面積如起訴狀附件三所示。
四、被告則辯稱：被告係於87年12月18日設立東森不動產企業社，營業項目為房屋仲介、土地仲介、一般廣告服務，嗣88年
6 月25日、88年12月10日先後以『東森不動產經紀有限公司』、『東森不動產仲介經紀有限公司』辦理公司設立登記預查名稱之申請，並於89年8 月14日變更為公司組織，公司名稱為東森不動產仲介經紀有限公司，所營事業為不動產仲介經紀業及不動產代銷經紀業。故被告早於87年間即以「東森」二字作為企業社或公司名稱，並以「東森房屋E.T.REALTY」為企業社或公司標誌，有西元2000年1 月25日出刊之「房屋誌」為證，原告遲於96年間始申請註冊「東森房屋EASTER
N REALTY」商標，二者圖案截然不同，被告係以善意、合理使用之方法，表示自己之服務名稱，依商標法第30條第1 項、第1 、3 款規定，自不受原告商標權之拘束，原告不得主張被告侵害其商標權或其他權利。且縱原告所述於87年間取得多項商標權，智慧財產局於評定書認定「東森」為著名商標，其商標權人為東森華榮傳播事業股份有限公司，均不能證明原告本身取得各該商標權，其所載列之原告關係企業或有取得各該商標權，亦非等同於原告自己所擁有之商標權。原告所提我國商標註冊證5 件（臺北地方法院97智13卷第5頁以下），其註冊日期分別為96年1 月1 日、同年8 月16日、同年12月16日，均載明「圖樣中『房屋Realty』不在專用之列，又96年1 月1 日及同年8 月16日註冊證所示「商品或服務名稱」欄列載項目無房屋仲介經紀一項，足見原告縱取得東森房屋之商標註冊，其商品或服務名稱均不含房屋仲介經紀業，被告自無侵害原告商標餘地。又原告另訴經臺灣高等法院96年度上更㈠字第126 號、最高法院97年度台上字第
30 號 ，判決原告不得使用「東森建業不動產經紀股份有限公司」為其公司名稱後，原告始於96年12月16日為上開商標註冊證之註冊登記並補列「不動產買賣之仲介」項目，被告自不受原告商標權效力所拘束，原告不得主張被告侵害其商標權等語資為抗辯，並聲明：原告之訴駁回。
五、本件經本院依民事訴訟法第271 條之1 準用同法第270 條之
1 第1 項第3 款之規定，處理並協議簡化爭點如下：
㈠、兩造不爭執之事實：
⑴、原告於84年4 月8 日設立，原公司名稱為力霸房屋仲介股份
有限公司，嗣於94年1 月20日更名為東森建業不動產仲介經紀有限公司，後於97年2 月4 日再更名為東誠國際仲介經紀股份有限公司，原告公司為訴外人東森電視事業股份有限公司轉投資之公司，所營事業包括不動產仲介經紀業。
⑵、被告前身係87年12月18日設立東森不動產企業社，先後於88
年6 月25日、88年12月10日以『東森不動產經紀有限公司』、『東森不動產仲介經紀有限公司』辦理公司設立登記預查名稱之申請，並於89年8 月14日變更為公司組織，公司名稱為東森不動產仲介經紀有限公司，所營事業為不動產仲介經紀業及不動產代銷經紀業。
⑶、原、被告雙方就公司姓名權侵害爭議經最高法院97年台上字
第30號裁定，96上更㈠字第126 號判決確定。該確定判決結果為：被上訴人（即更名前之本件原告）不得使用東森建業不動產仲介經紀股份有限公司為其公司名稱。
⑷、原告於91年11月19日申請『東森資產』（資產不在商標核准
的專用範圍）於商標法施行細則第13條第36類之商品註冊，即『不動產之租售、買賣、租賃之仲介、不動產估價、不動產經營管理、不動產經紀人…』，並於95年4 月16日完成註冊公告。
⑸、原告於96年1月1日完成『東森房屋』於商標法施行細則第13
條第16類註冊公告，後於96年8 月16日完成第35類及第41類註冊公告，並於96年12月16日完成第36、37類註冊公告。
⑹、訴外人東森華榮傳播事業股份有限公司與訴外人東森國際不
動產有限公司就『東森』商標評定事件，經智慧財產局93年中台評字第H00000000 號商標評定書及台北高等行政法院94年訴字第481 號判決認定東森是著名商標。
⑺、就本院卷第75頁所載民國89年1 月25日出刊的房屋誌，被告就已東森房屋為名刊登售屋的廣告。
㈡、兩造爭執事項：
⑴、被告是否符合商標法第30條第1 項第1 、3 款之規定，若被
告係符合善意使用即不受原告商標權效力所拘束？
⑵、被告若不符合商標法第30條第1 項第1 、3 款之規定，原告
得否依商標法第61條第1 項、第63條第3 項請求2 百萬元的損害賠償？
⑶、被告若不符合商標法第30條第1 項第1 、3 款之規定，原告
得否依民法第179 條請求被告返還每月6 萬3 千元的不當得利？
⑷、被告若不符合商標法第30條第1 項第1 、3 款之規定，原告
得否依商標法第61條第3 項、第64條請求被告不得再使用前開商標相關商品、服務及登報道歉？
六、本院得心證之理由：
㈠、按在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者，不受他人商標權效力所拘束，但以原使用之商品或服務為限；商標權人並得要求其附加適當之區別標示，商標法第30條第1 項第3 款定有明文。其立法意旨乃在於保護先使用商標者之使用權，蓋我國商標法係註冊主義，商標權利之取得，以註冊為要件，然商標之實體表現，貴在於使用，惟有將商標用於商品或服務上而行銷市面，始能使消費者認知辨識，是為能使商標制度達到更合理之境地，並符合現今先進國家商標制度之走向，我國商標法乃兼採使用主義之優點，而特設此一規定。按善意使用商標者，縱怠於註冊，其使用商標之事實，不容予以抹煞，而後申請註冊者，要不能追溯善意先使用商標者之使用行為，但是使用商標者既怠於註冊，則自他人註冊後，其使用商標自應為適度限制，商標專用權人並得要求先使用者，附加適當之區別標示，以免其擴張使用權而損及註冊者之權利，以調和兩者之利益。查被告前身係87年12月18日設立東森不動產企業社，先後於88年6 月25日、88年12月10日以『東森不動產經紀有限公司』、『東森不動產仲介經紀有限公司』辦理公司設立登記預查名稱之申請，並於89年8 月14日變更為公司組織，公司名稱為東森不動產仲介經紀有限公司，所營事業為不動產仲介經紀業及不動產代銷經紀業。而原告於91年
11 月19 日申請『東森資產』（資產不在商標核准的專用範圍）於商標法施行細則第13條第36類之商品註冊，即『不動產之租售、買賣、租賃之仲介、不動產估價、不動產經營管理、不動產經紀人…』，並於95年4 月16日完成註冊公告；復於96年1 月1 日完成『東森房屋』於商標法施行細則第13條第16類註冊公告，後於96年8 月16日完成第35類及第41類註冊公告，並於96年12月16日完成第36、37類註冊公告等情，為兩造所不爭，復有堪信為真實。足見被告使用「東森」或「東森房屋」作為不動產仲介等服務之識別標誌使用，早於原告91年11月19日申請「東森」商標註冊或96年間完成「東森房屋」商標註冊。
㈡、雖原告另主張原告為訴外人東森電視公司百分之百投資之關係企業，所營事業包括不動產仲介經紀業。東森電視公司為東森集團主要控制公司，包括原告、訴外人東森得易購股份有限公司、東森購物百貨股份有限公司、東森資產管理股份有限公司、東森國際股份有限公司等多家公司，均冠以「東森」二字，並統稱「東森集團」。東森集團除於國內之電視媒體占有廣大市場，製播「東森新聞」、「東森洋片台」、「東森電影台」等頻道，89年1 月「東森購物台」開台迄今，短短數年間，東森購物台已穩居全國電視購物頻道龍頭、獲選天下雜誌西元2005年3 月評選為「百貨零售業」營收成長率第二名、標竿企業聲望調查第四名，「東森房屋」於全國更有多達400 家以上之加盟店，「東森」二字已深植一般消費大眾心中。87年間東森電視公司分別以「東森ET」於第
9 、38、41類為註冊登記，另以「東森電視台ETTV」於第9類為註冊登記，經濟部智慧財產局曾以91年中台異字第911148號商標異議審定書及93年中台評字第H00000000 號商標評定書，認定「東森」商標為消費者普遍認識之「著名商標」，是東森電視公司早於87年間即已註冊使用「東森」二字作為商標，早於被告東森不動產仲介經紀有限公司89年8 月14日前云云，惟查東森電視公司與原告間均係獨立之法人，各為權利義務之主體，縱認原告為東森電視公司轉投資之公司，東森電視公司所擁有之商標權，其權利之歸屬亦為訴外人東森電視公司，自與原告無涉，苟被告確有侵害訴外人東森電視公司之商標權應由東森電視公司自行主張其權利。況訴外人東森電視公司原名為「力霸友聯全線傳播事業股份有限公司」，嗣於86年7 月30日更名為「東森傳播事業股份有限公司」，再於89年6 月20日更名為「東森華榮傳播事業股份有限公司」嗣於90年2 月26日東森華榮傳播事業股份有限公司與力霸東森實業股份有限公司合併，前者為存續公司，再於94年6 月8 日更名為訴外人東森電視公司現用之公司名稱，此經本院調取本院96年度智字第21號排除姓名權侵害事件，所附之前開訴外人東森電視公司變更登記表核閱屬實 (本院96年度智字第21號卷第13至55頁)。 訴外人東森電視係於86年7 月30日始首次使用「東森」二字為公司名稱，而歷次更名所標明之業務種類均為傳播業或電視業，並非不動產仲介經紀，且於87年間申請註冊之「東森ET」、「東森電視台ETTV」商標，亦無登記專用於不動產仲介經紀業，此亦有原告提出之商標檢索資料在卷可參 (本院卷第149 至152 頁)，且遭吸收合併之力霸東森實業股份有限公司，雖經營不動產仲介業，然訴外人東森電視於90年2 月26日與力霸東森實業股份有限公司合併時，並未將不動產仲介經紀業登記為公司所營事業，遲至90年12月21日始將不動產仲介經紀業登記為公司所營事業。依前所述，足見訴外人於東森電視公司於被告公司之前身，或被告公司設立登記時均無以東森作為經營不動產仲介等業務之服務標章。再者，原告所提出之經濟部智慧財產局商標異議審定書、商標評定書及臺北高等行政法院94年訴字第481 號判決書，亦僅能證明訴外人東森電視所取得之「東森」商標二字於91年間始成為國內相關公眾所知悉之著名標章，且訴外人東森電視於本院另案96年度智字第21號排除姓名權侵害事件，亦自認「東森」成為著名商標，係於被告公司設立登記之後 (本院96年度智字第21號卷第
209 、210 頁)。 準此，訴外人東森電視公司於87年間所取得之「東森」商標等字樣，並無註冊登記於不動產仲介經紀等業務，且於90年12月21日始將不動產仲介經紀業登記為公司所營事業，復無證據足資證明「東森」二字商標，於被告前身之企業社，或89年8 月14日設立公司登記時，使用前開「東森」為作服務標誌時，已為著名之商標。是以，原告前開主張，均不足為原告有利之認定。
㈢、綜上，被告使用前開「東森」或「東森房屋」作為其服務據點之店招，刊登廣告之識別標誌，係在原告取得前開「東森」、「東森房屋」註冊商標之前，亦無證據足認被告使用前開標誌時，係意圖影射原告之商標信譽，則被告使用前開「東森」、「東森房屋」作為經營不動產仲介經紀業務之標誌，依前開說明，應有商標法第30條第1 項第3 款之適用，而不為原告之商標權所拘束。又被告既有商標法第30條第1 項第3 項善意使用商標之適用，即無侵害原告商標權。從而，是原告以被告使用「東森」、「東森房屋」等字樣，侵害其商標權，而分別依商標法第61條第1 項、第63條第3 項請求
2 百萬元的損害賠償；依民法第179 條請求被告返還每月6萬3 千元的不當得利；依商標法第61條第3 項、第64條請求被告不得再使用前開商標相關商品、服務及登報道歉等之請求，即屬無據，應予駁回。
七、本件判決之基礎已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及舉證，核與判決無影響，爰不另一一論述，併此敘明。
八、據上論結，本件原告之訴為無理由，依民事訴訟法第78條，判決如主文。
中 華 民 國 98 年 2 月 20 日
民事第一庭 法 官 劉逸成以上正本證明與原本無異。
如對本判決上訴，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。
中 華 民 國 98 年 2 月 25 日
書記官 李宜蓁