臺灣士林地方法院民事判決 103年度智字第12號原 告 陳宜民訴訟代理人 蕭元亮律師複代理人 張志賢被 告 晶研生化科技股份有限公司（已解散）兼上一人之法定代理人 戴志和上二人共同訴訟代理人 張耀天律師複代理人 施宥毓律師
參 加 人 葉喜邦訴訟代理人 洪錫欽律師上列當事人間返還專利等事件，本院於民國104 年5 月29日言詞辯論終結，判決如下：
主 文被告戴志和應將美國公告第0000000號發明專利移轉登記為被告晶研生化科技股份有限公司所有，再由被告晶研生化科技股份有限公司將前開發明專利移轉登記為原告所有。
訴訟費用由被告共同負擔。
參加費用由參加人負擔。
事 實 及 理 由
壹、程序方面
一、按公司之經理人或清算人，股份有限公司之發起人、監察人、檢查人、重整人或重整監督人，在執行職務範圍內，亦為公司負責人。公司法第8 條第2 項定有明文。查被告晶研生化科技股份有限公司（下簡稱晶研公司）已於民國97年9 月27日經公司股東會決議解散，並於同年12月2 日辦妥解散登記，公司股東會亦決議選任被告戴志和（下簡稱戴志和）為清算人，有晶研公司登記資料及股東會決議在卷可按（本院卷第24、48至51頁），故晶研公司於清算程序之法定代理人仍為戴志和。
二、次按解散之公司，於清算範圍內，視為尚未解散，公司法第25條定有明文。故公司解散後，應進行清算程序，在清算完結前，法人之人格於清算範圍內，仍然存續，必須待清算完結後，公司之人格始歸於消滅。查晶研公司固已經股東會決議選任清算人，惟迄未向法院呈報清算人，清算未臻完結，有本院民事紀錄科查詢表在卷可按（見本院卷第53頁），可徵晶研公司之法人格尚未消滅，仍有當事人能力。
三、復按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴。但請求之基礎事實同一者，不在此限，民事訴訟法第255 條第1 項第2 款定有明文。查原告起訴時對晶研公司主張之請求權基礎為民法第259 條規定，嗣於103 年12月4 日以民事追加訴訟狀追加民法第179 條不當得利規定為請求權基礎（本院卷第71頁），均基於同一基礎事實所為訴訟標的之追加，核與前開規定並無不合，應予准許。
貳、實體方面
一、原告起訴主張：
（一）其於91年9 月25日與晶研公司簽訂「合作開發契約」（下簡稱系爭開發契約，詳原證1 ），授權晶研公司使用原告發明之「甘胺酸氮甲基轉移酶單株抗體」專利，並授權晶研公司為專利申請人，由晶研公司申請臺灣、美國、日本、中國、歐洲等國之相關專利。復於94年6 月12日與晶研公司簽立「生物材料移轉與技術授權契約」（下簡稱系爭授權契約，詳原證2 ），重申系爭開發契約之內容，但晶研公司亦未履行。晶研公司於91年11月22日向美國申請取得第0000000 號發明專利（下簡稱系爭發明專利權，詳原證3 ）在案，茲因晶研公司未履行契約，其曾發函催告暨解除契約，礙於是否合法送達容有爭議，故以起訴狀繕本送達催告晶研公司應於3 日內履行契約，否則期限屆至視同原告解除契約之意思表示生效。又晶研公司未依約給付任何權利金，復於97年12月間解散登記，已無法達成給付目的，爰依民法第255 條規定解除系爭開發契約及系爭授權契約，並以起訴狀繕本送達為解除契約之意思表示。系爭開發契約及授權契約既經解除，爰依民法第259 條第1款、第179 條規定，請求晶研公司返還原告系爭發明專利權。
（二）依系爭開發契約第6 條及系爭授權契約第5 條約定，原告於晶研公司取得專利登記後，依取得國別收取權利金，足認原告之發明具有經濟利益，若非雙方發生契約終止或解除之事由，原告斷不可能任由晶研公司或戴志和無償繼續享有系爭發明專利權。又晶研公司並未利用系爭發明專利製造產品，即將公司解散，顯然雙方約定之契約目的已無法達成，公司解散迄今已達2 年，依系爭開發契約第8 條及系爭授權契約第5 條約定，應可認雙方契約業已自動終止，原告自得依民法第179 條規定請求晶研公司返還系爭發明專利權。
（三）晶研公司雖於97年12月間解散，公司原法定代理人即被告戴志和（下簡稱戴志和）竟意圖自己不法所有，未經晶研公司及原告同意，擅自於晶研公司解散前，將系爭發明專利權移轉至伊個人名下，已構成刑事背信罪或業務侵占罪，顯係以故意方法侵害晶研公司，晶研公司自得依不當得利或侵權行為之法律關係，向戴志和請求返還系爭發明專利權。惟晶研公司怠於向戴志和索回系爭發明專利權，原告依民法第242 條規定，自得代位晶研公司請求戴志和將系爭發明專利權移轉予晶研公司，再依民法第259 條及第
179 條規定請求晶研公司返還予原告。
（四）聲明：戴志和應將系爭發明專利權移轉登記為晶研公司所有，再由晶研公司將系爭發明專利權移轉登記為原告所有。
二、被告則以：
（一）原告寄發存證信函之主體錯誤，不生催告之效力，又依系爭開發契約之契約標的乃關於合作申請專利、開發量產商品及將來利潤分配，並非系爭發明專利之授權使用，又依系爭開發契約及授權契約之約定，晶研公司僅負有給付「產品銷售之營業利益」及「專利授權金」之義務，故前開存證信函要求移轉系爭發明專利權，即非被告依前二契約應負之契約義務，而原告係發函催告被告移轉系爭發明專利權，自不該當民法第254 條規定之催告效力，即無法解除契約。另系爭開發契約及授權契約固有約定履行期限，惟雙方並未嚴守履行期限之合意，故無民法第255 條之適用，因此，原告據此解除契約不合法。況系爭開發契約及授權契約皆有終止條款之約定，晶研公司歷年營收均未獲利，依約早已發生終止效力，又系爭前開二契約既已終止，原告自不得援用民法第259 條規定請求回復原狀。
（二）原告與晶研公司簽約時，尚無系爭發明專利權存在，晶研公司自原告取得授權者僅有方法，而非專利，晶研公司必須接續實驗、研究紀錄、植株培養並為申請，必須達相當之新穎性等要求，系爭授權契約之標的亦是要達到申請專利之諸要求，晶研公司才會於91年11月22日送件，持續研發與實驗，經歷層層手續直至96年2 月13日方核准生效取得系爭專利，晶研公司也因此要求股東增資、負債經營終至解散倒閉，又美國之專利申請具有屬地性，有關生物材料之發明專利，需同時兼顧公開性、再現性及菌種活性之穩定，兼以活的生物材料尚非說明書或圖式可以充分描述，倘未於申請前寄存於指定寄存機構，即有說明書揭露不完整，影響案件之可專利性，因此，晶研公司於系爭專利申請前所寄存之細胞株，必須先馴化細胞株，穩定培養半年，逐漸除去原本細胞上霉漿菌的感染，以達美國樣本培養收集中心（ATCC）對再現性及菌種活性的穩定要求，兼以活的生物材料為輔，藉以取得寄存合格證明後，才能開始申請專利，此外，晶研公司與台北榮民總醫院外科部申請歷年肝癌病人血清樣本檢體以進行大規模測試，以確定抗體在酵素免疫測試法（ELISA ）應用上的穩定性，並探索測試GNMT的最佳區間與線性方程式。前揭諸情，亦得透過當年持續之實驗紀錄用以證明，晶研公司付出相當多的勞力、時間、費用在滿足專利申請的寄存條件、抗體的最佳生產條件與設計抗體的應用測試等，均非單憑原告授權技術即可取得系爭發明專利權，可徵晶研公司乃因獨立申請專利而原始取得系爭發明專利權，並非原告將既存之技術專利權利移轉交付晶研公司，晶研公司取得系爭發明專利具有法律上原因，系爭開發契約及授權契約乃依約終止而非因解除而不存在，亦與不當得利之要件不符，姑不論原告係終止或解除系爭開發契約或授權契約，回復原狀之範圍均不包含非為契約標的之系爭發明專利權甚明，且系爭開發契約簽立當時，尚未有系爭發明專利權存在，晶研公司亦無從受領，因此，原告不得援引回復原狀之規定請求晶研公司返還。
（三）戴志和係因於結束晶研公司程序中，擔心晶研公司法人格消滅，無以保存專利權之存續，遂由戴志和以自己費用移轉登記與其保管並續繳專利規費，晶研公司對戴志和並無侵權行為或不當得利請求權，反之戴志和因維護系爭發明專利權之存續而支出之必要費用，對晶研公司存有債權，此外，原告於98年12月10日業已知悉系爭發明專利權登記在戴志和，迄至提起本件訴訟時，已罹於兩年時效而不得請求，此外，原告並無債權人地位，亦無法代位行使債務人即晶研公司之權利等語以資抗辯。
（四）聲明：原告之訴駁回。
三、法官協同兩造整理本件不爭執及爭執事項，並依兩造書狀補充如下（本院卷第70至71、120 至121 頁）：
甲、不爭執事項
（一）原告與晶研公司於91年9 月25日簽立系爭開發契約（原證
1 ），約定「甘胺酸氮甲基轉移酶單株抗體（GLYCINEN-METHYLTRANSFERASE MONOCLONAL ANTIBODIES ANDMETHOD）」（下簡稱系爭發明）由晶研公司為專利申請權人。
（二）晶研公司於91年11月22日，將系爭發明向美國專利局申請發明專利，於96年2 月13日核准發給發明專利（專利字號為7,176,291 ，下簡稱系爭發明專利權）。
（三）原告與晶研公司於94年6 月12日簽立系爭授權契約書（原證2）。
（四）晶研公司於97年9 月27日，經全體股東決議解散，並選任戴志和為清算人，晶研公司已於同年12月為解散登記，但迄未向法院陳報戴志和為清算人暨進行清算程序。
（五）晶研公司於97年12月19日將系爭發明專利權移轉登記予戴志和個人。
（六）原告於101 年11月26日委託律師核發存證信函予戴志和個人（原證4 ）
（七）原告未曾依系爭開發契約及授權契約，受領晶研公司給付之營業利益。
乙、爭執事項
（一）系爭開發契約及授權契約之契約標的是否為系爭發明專利權？晶研公司為申請發明專利，是否有自行投入後續研究？系爭開發契約及授權契約解除或終止後，回復原狀之範圍是否有包含系爭發明專利權需移轉登記予原告？
（二）原告主張晶研公司未依系爭開發契約及授權契約約定履行給付授權金、營業利益，而以存證信函（原證4 ）送達戴志和個人及起訴狀繕本送達被告2 人，催告應於3 日內履行，履行期間屆至，系爭開發契約及授權契約即生解除契約之效力，是否有據？原告於偵查中所稱有收到96年第1年之紅利，是基於何契約受領之款項？
（三）原告主張晶研公司已於97年12月間解散，無法達成給付目的，爰依民法第255 條規定，以起訴狀繕本送達被告2 人，為解除系爭開發契約及授權契約之意思表示，是否有據？晶研公司抗辯前開契約均早因自實際銷售日起兩年，銷售淨額經扣除營業成本、授權金及管銷費用後無利潤而依約終止，是否有理？
（四）原告主張因系爭開發契約及授權契約合法解除及依約終止後，依民法第259 條規定及不當得利之法律關係，請求晶研公司將系爭發明專利權回復移轉登記予原告，是否有據？
（五）原告主張戴志和未經晶研公司及原告同意，擅自將系爭發明專利權移轉至其個人名下，構成侵權行為及不當得利，是否有據？
（六）原告依民法第242 條規定及侵權行為、不當得利之法律關係，代位晶研公司請求戴志和將系爭發明專利權移轉登記予晶研公司，再由晶研公司移轉登記予原告，是否有據？
四、本院之判斷
（一）原告與晶研公司係於91年9 月25日簽立系爭開發契約，依我國當時專利法（90年10月24日修正）第5 條「專利申請權，指得依本法申請專利之權利。專利申請權人，除本法另有規定或契約另有約定外，指發明人、創作人或其受讓人或繼承人」、第6 條「專利申請權及專利權，均得讓與或繼承」、第50條「申請專利之發明，經審定公告後暫准發生專利權之效力。經審定公告之發明審查確定後，自公告之日起給予發明專利權並發證書。發明專利權期限自申請日起算20年屆滿。第1 項暫准發生專利權之效力，因申請不合程序致申請行為不受理，或因異議成立不予專利審查確定，視為自始即不存在。」、第71條第2 款「有發明專利權人為非發明專利申請權人者，專利專責機關應依職權撤銷其發明專利權，並限期追繳證書，無法追回者，應公告證書作廢」等規定，可知專利申請權可由發明人或其受讓人均可為之，而專利申請權與專利權實質上均以同種專利為標的，僅因申請、審查、公告、發給證書等行政程序之差異，而異其名稱，專利申請權為專利權成立前之階段權利，二者均得讓與或繼承，而前開規定歷經專利法92年2 月6 日、100 年12月21日、103 年1 月22日修正過程，其中前開第5 、6 條均未修正條項及內容，第71條第2款僅有有變更條項，第50條除條項變更外，內容修正更臻明確，益徵專利申請權與專利權實質上乃屬同一權利甚明。復參照美國專利法35 u .s .c .118 規定除發明人外，經發明人移轉之受讓人亦得為專利申請權人（A person
to whom the inventor has assigned or is under anobligation to assign the invention may make anapplication for patent .），亦同我國專利法之規範要旨。
（二）次按專利申請權與專利權實質上既為同一權利，性質上均為準物權，專利申請權或專利權之讓與，於讓與人與受讓人互相表示意思一致者，其讓與契約即為成立，且因而發生讓與之效力（最高法院72年度台上字第736 號判決要旨參照）。基此，細譯系爭開發契約之前言「緣因乙方（即原告）研究作之【甘胺酸氮甲基轉移酶單株抗體（即系爭發明）】，可供產業上利用價值，且具有專利性，雙方願將之申請專利，並合作開發市場，茲達成協議條款如次」以及第1 條「合作開發之標的：【甘胺酸氮甲基轉移酶單株抗體】（如附件）（下稱本創作）」、第2 條第1 款「專利申請（一）雙方同意本創作申請專利時，以甲方（即晶研公司）為專利申請權人，乙方為本創作之發明人。
（二）專利申請之區域或國家：臺灣、美國、日本、中國、歐洲（EPC ）. . . （六）專利申請所需之費用，全部由甲方負擔。」、第6 條「甲方以本創作申請各國之專利，如取得美國專利者，則自美國專利權日起，甲方應每年給付乙方新台幣拾萬元作為授權金。. . . . 甲方應於每年7 月5 日以30日票期之票據給付前項之授權金。」等約定，可知系爭開發契約之標的為系爭發明，晶研公司依約取得系爭發明之專利申請權，其契約義務乃為系爭發明申請約定國家或區域之專利，並依取得專利國別之日期按期給付授權金予原告等，衡之系爭開發契約之前言業已明確記載系爭發明已具專利性，雖晶研公司提出迄至92年11月
5 日實驗紀錄（置於卷外），惟參照原告與晶研公司於91年10月9 日簽立之生物材料移轉合約（附於臺灣台北地方法院檢察署98年度他字第8644號，下簡稱第8644號卷第9頁），原告係將其研發之生物材料即（一）Recombinant
DNA clones：1.pGNMT-GST 、2.pGNMT-His 、3.pGNMT-Hi
s without Large T tag 、（二）Expression Host ：1.BL21 2.BL21/plys、（三）Hybridoma cell lines：1.14-1、2.4-17等授權晶研公司開發研究之用，契約有效期間為2 年，而端看前開實驗紀錄均係就前開授權生物材料所為之實驗研究，且晶研公司早於91年11月22日將系爭發明向美國專利局提出專利申請，而依美國專利法（35 U .S.C . )第111 條、第112 條規定，專利申請日即應提出說明書、圖式、專利範圍等，因此，被告抗辯系爭開發契約標的並非系爭發明，系爭發明不具可專利性，乃經晶研公司獨立實驗研究申請專利而原始取得系爭發明專利權，並非原告將既存之技術專利權利移轉交付晶研公司云云，即非可採。
（三）晶研公司不否認系爭發明申請專利時涉及生物材料之利用，此參照被告提出之布達佩斯條約國際認可為專利程序之微生物寄存國際證書（被證4 ）、向食品工業發展局研究所申請專利微生物寄存說明及美國專利局核可之寄存機構ATCC網頁在卷可明（臺灣士林地方法院檢察署98年度他字第3412號，下簡稱第3412號卷第20至50頁），且不論依我國90年10月24日修正之專利法第26條或美國專利法35 U .
S .C .第21條規定，於申請專利前均應將該生物材料寄存於專利專責機關指定之寄存機構，易言之，此乃為系爭發明申請專利之必要程序及費用，觀諸系爭開發契約第2 條第6 款業已約定專利申請所需之費用全部由晶研公司負擔，因此，自難以晶研公司為申請專利辦理生物材料之寄存，而進行實驗及支付寄存費用，即逕認系爭發明專利權係晶研公司獨立申請及原始取得，因此，晶研公司此部分抗辯，亦非可採。
（四）原告主張系爭授權契約之契約標的亦為系爭發明云云，然參照系爭授權契約之合作開發標的載為「甘胺酸氮甲基轉移酶及單株抗體應用技術（下稱本材料及應用技術，生物材料包括（一）Recombinant DNA clones：1.pGNMT-GST、2.pGNMT-His 、3.pGNMT-His without Large T tag 、
（二）Expression Host ：1.BL21 2.BL21/plys、（三）Hybridoma cell lines：1.14-1、2.4-17等」，核與原告及晶研公司前於91年10月9 日簽立之生物材料移轉合約之生物材料互屬一致，復佐以系爭授權契約內容僅係授權晶研公司得利用前開生物材料及應用技術製造或製作產品，顯見系爭授權契約契約標的並非系爭發明，自不包含系爭專利申請權或系爭專利權，而係將前開生物材料及應用技術授權晶研公司開發使用甚明。
（五）復按解除契約，係指當事人之一方，行使其本於法律或契約所定之解除權，使契約自始歸於消滅之一方的意思表示而言（最高法院51年台上字第2829號判例要旨參照）。查原告主張係以存證信函（原證4 ）催告被告履行契約，期限屆至視同解除契約云云，然觀諸前開存證信函之內容僅係單純催告戴志和於文到7 日內出面將系爭發明專利權移轉登記予原告或原告指定之人，否則，將依法訴追戴志和之民刑事責任等語，並未有解除契約之意思表示，因此，原告前開主張，尚非有據。
（六）原告主張晶研公司未依約履行系爭開發契約及授權契約之給付授權金、營業利益，故以起訴狀繕本送達催告被告應於3 日內履行契約，於期限屆至視同解除契約云云，然查：
1.詳看系爭開發契約第1 條、第4 條、第5 條、第6 條約定晶研公司契約義務包含向約定國別申請專利、取得專利後逐年給付各國別專利授權金以及利用系爭專利製造商品進行銷售扣除必要成本後分配約定比例之營業利益，第7 條更約定合作期間為簽約日起20年，系爭授權契約第2 條、第4 條則約定每年6 月10日給付授權金，合作期間自簽約日起20年，依前述約定條款之內容及履行期間，核其性質應屬繼續性契約甚明。
2.斟酌晶研公司已依約陸續將系爭發明向美國、我國、日本、中國大陸申請專利，有中國大陸發明專利申請公開說明書、日本公開特許公報、美國發明專利證書、我國發明公開公報、晶研公司委託台一國際專利法律事務所（下簡稱台一專利事務所）申請各國專利申請費用明細及歐洲專利局函覆在卷可按（第3412號卷第65至88、100 至115 頁、第8644號卷第12頁），其中，美國專利部分係於91年11月22日提出專利申請，93年5 月27日公開申請案，但因原告與學生共同將系爭發明用於學術論文，並於91年5 月25日向Biomedical science期刊投稿，經該期刊於92年1 、2月間刊登而發表，有美國專利公告及期刊論文在卷可按（詳第3412號卷第67、89至99頁），晶研公司為此於94年2月15日向美國專利局申請切割系爭發明之專利申請，美國專利局甫於96年2 月13日核發系爭發明專利權，日本專利局則於95年11月21日，以有檢索到前開論文，系爭發明喪失新穎性為由駁回專利申請，有申請書、通知函及台一專利事務所收費明細在卷可參（第3412號第100 至109 、11
3 頁），可徵晶研公司確有履行申請專利之義務，惟迄今僅有取得美國專利權。
3.依系爭開發契約第6 條約定如取得每國專利者，故自美國專利權日起，晶研公司應每年給付原告10萬元作為授權金，晶研公司應於每年7 月5 日以30日票期之票據給付前項之授權金，雖因可歸責原告之事由導致切割系爭發明之專利申請範圍，授權金是否同前，在雙方未變更系爭開發契約約定前，仍應依約履行，準此，系爭發明專利權係美國專利局於96年2 月13日核准，則晶研公司依約應於96年7月5 日給付該年度美國專利授權金10萬元予原告甚明。查原告否認有收到任何晶研公司支付款項，惟原告於98年12月10日偵查中業已自承只有收到96年第1 年的紅利等語（第3412號卷第55頁），雖原告事後主張此款項乃戴志和於合作期間未經原告同意，擅自以原告名義及系爭專利申請產學合作補助款，經原告發現告發後，戴志和自知理虧始將產學合作補助經費匯還原告，並由原告主持產學合作計畫，但因書記官不知如何紀錄而為前開紀錄等語（本院卷第140 頁），但參照原告提出臺灣士林地方法院檢察署10
2 年度偵字第6617號起訴書（原證6 ），並無原告所述情事，此外，復未提出其他證據以實其說，無從遽信，因此，堪信晶研公司確曾支付款項予原告，至於係基於何契約所為之給付，即本院應審酌事項。
4.細譯系爭開發契約，晶研公司依約須給付款項為第4 條及第5 條之營業利益與第6 條之專利授權金，然第4 、5 條需晶研公司有利用系爭發明或系爭發明專利製作產品進行銷售後，銷售淨額扣除營業成本、授權金及管、銷費用後之營業利益後始依約定比例進行分配，而原告迄未舉證證明晶研公司有利用系爭發明或發明專利進行產品銷售並有營業利益之情，且戴志和亦自承從未實際銷售過產品（本院卷第121 頁背面），堪信晶研公司依約應分配營業利益予原告之給付義務尚未發生。復依系爭授權契約第2 條固約定晶研公司應於每年6 月10日以30日票期之票據支付10萬元予原告作為材料及應用技術之授權金，惟據原告起訴主張系爭授權契約乃為重申系爭開發契約之內容（詳本院卷第7 頁），此外，94年6 月12日簽立系爭授權契約當時，原告與學生業已利用系爭發明並於前開期刊中發表學術論文，晶研公司亦於94年2 月15日向美國專利局申請切割系爭專利申請，其餘各國專利申請即使進入實體審查，容有因欠缺新穎性而駁回專利申請之可能，從而，堪信原告與晶研公司簽立系爭授權契約，僅為延續已期滿之00年00月0 日生物材料移轉合約（第8644號卷第9 頁），而授權之生物材料及應用技術，主要係為供系爭發明申請專利所使用，有美國專利公報揭露之系爭專利內容可明（第3412號卷第89至99頁），故在系爭發明尚未取得專利權，並未有利用前開生物材料及應用技術製造或製作產品之情，是否仍需支付授權金尚非無疑，復參以原告自承於簽立系爭授權契約後均未領取授權金，直至96年方收取第1 年紅利，而當年度即係取得系爭發明專利權，因此，相互勾稽上情，堪信前述原告所收到96年第1 年紅利應指系爭開發契約第6 條之96年2 月13日起至97年2 月12日止之第1 年美國專利授權金無訛。
5.原告主張以起訴狀送達晶研公司之法定代理人戴志和催告於收受送達3 日內履行契約，否則3 日期限屆至，視同原告解除系爭開發契約及授權契約之意思表示效力（詳起訴狀第2 頁第2 點）一節，惟查：
①晶研公司就系爭開發契約應負之給付義務，僅有申請專利
、給付授權金及營業利益，就系爭授權契約書應負之給付義務則為給付授權金，晶研公司既已向約定國別申請專利，並取得美國專利，雖尚未利用系爭發明專利製造商品進行銷售而無營業利益分配之情，晶研公司對於原告催告履行系爭開發契約之契約義務，應可以明確知悉所稱履行契約即指給付專利授權金無訛，系爭授權契約則僅有給付授權金之單一契約義務，晶研公司殊無可能不知契約義務之情，因此，原告以起訴狀繕本送達晶研公司法定代理人戴志和，即係定相當期限催告履行給付授權金之給付義務甚明，晶研公司係於103 年9 月25日收受起訴狀繕本（本院卷第43頁、第121 頁背面），迄至本院104 年5 月29日言詞辯論終結止，晶研公司仍未舉證證明已給付原告97年2月13日起至本件起訴時止之美國專利授權金或系爭授權契約之授權金，因此，原告主張催告期限屆滿後，晶研公司仍未履行契約，核屬有據。
②惟按契約經解除者，溯及訂約時失其效力，與自始未訂契
約同。此與契約之終止，僅使契約嗣後失其效力者迥異（最高法院23年上字第3968號判例意旨參照）；又得以行使終止權而消滅其契約關係者，應以開始履行之繼續性契約為限，蓋已開始履行之繼續性契約，無須因嗣後有債務不履行之情事，而使其溯及的消滅契約關係之必要，否則徒增法律關係之複雜；惟尚未履行之繼續性契約，則無此顧慮，非不得容許法定或意定解除權之行使（最高法院91年度台上字第577 號判決要旨參照）。查系爭開發契約既屬繼續性契約，晶研公司已依約履行申請專利，取得美國專利，並已給付96年第1 年專利授權金，縱有原告主張晶研公司未履行給付97年起迄今之專利授權金之情，惟原告主張以起訴狀繕本送達催告期限屆滿發生解除契約之效力，即溯及訂約時失其效力，於法尚有未合，至多僅可解為終止契約之意思表示，是以，晶研公司抗辯契約終止，依民法第263 條規定排除民法第259 條回復原狀之規定，原告不得援引民法第259 條第1 款規定請求晶研公司將系爭發明專利權回復登記予原告（本院卷第162 頁），即非無據。
6.晶研公司未依起訴狀送達之催告期限履行給付系爭授權契約之授權金，目前尚無證據證明晶研公司曾依系爭授權契約給付過授權金，堪信晶研公司自始未曾履行給付，依前開說明，原告非不得行使解除契約權，惟原告主張系爭授權契約解除後，晶研公司應回復登記系爭發明專利權予原告，然系爭發明或系爭發明專利權並非系爭授權契約之標的，已見前述，縱然原告依民法第254 條規定合法解除系爭授權契約，至多僅取得請求晶研公司返還授權生物材料及應用技術之回復原狀，並無法據此請求晶研公司回復登記系爭發明專利權予原告至明。
（七）原告復主張晶研公司已於97年12月間解散，已無法達成給付目的，爰依民法第255 條規定解除契約云云，惟按民法第255 條所謂依契約之性質，非於一定時期為給付不能達其契約之目的者，係指就契約本身，自客觀上觀察，即可認識非於一定時期為給付，不能達其契約目的之情形而言。又所謂依當事人之意思表示，非於一定時期為給付，不能達其契約之目的者，必須契約當事人間有嚴守履行期間之合意，並對此期間之重要（契約之目的所在）有所認識，始足當之（最高法院84年度台上字第1235號判決要旨參照），查系爭開發契約及授權契約約定之合作期間長達20年，原告不否認晶研公司已有依約履行專利申請之義務，亦曾收受96年度第1 年專利授權金，顯見晶研公司已有履行部分系爭開發契約，顯非有未於一定時期為給付，不能達系爭開發契約目的之情。此外，原告主張自始未取得系爭授權契約之授權金，可徵原告與晶研公司未嚴格遵循履行期間，益徵系爭授權契約並非有未於一定時期為給付，不能達系爭授權契約目的之情，因此，原告以晶研公司決議解散為由，依民法第255 條規定行使契約解除權，於法尚非有據，則原告依此援引民法第259 條第1 款規定請求晶研公司回復登記系爭發明專利權予原告，即非可取。
（八）再按解除契約，係指契約當事人之一方，行使解除權而使契約自始歸於消滅者而言。債之契約既溯及的消滅，則因契約之履行而受益之一方，即欠缺法律上之原因，形成不當得利，故因履行契約而為給付之一方，固得依民法第25
9 條之規定，行使回復原狀請求權，亦得行使不當得利返還請求權，惟不論何者，有請求權之一方，僅得請求不當得利之受領人，返還利益於自己，不得請求返還於其所指定之第三人，該受領人亦無向第三人為給付之義務（最高法院82年度台上字第1292號判決要旨參照），晶研公司乃基於系爭開發契約，受讓系爭發明之專利申請權，進而取得系爭發明專利權，於系爭開發契約未經合法解除前，晶研公司取得系爭發明專利權，即非不當得利，原告自不得主張契約解除後依民法第179 條規定請求晶研公司將系爭發明專利權回復登記予原告。
（九）按無法律上之原因而受利益，致他人受損害者，應返還其利益。雖有法律上之原因，而其後已不存在者，亦同。民法第179 條定有明文，又因契約之終止，原有法律上之原因，其後已不存在，依同條後段之規定，仍屬不當得利（最高法院72年度台上字第247 號判決要旨參照）。經查：
1.晶研公司之法定代理人固抗辯系爭開發契約及授權契約於契約成立後2 年之93年9 月25日或97年9 月27日股東決議公司解散時已依約終止云云（本院卷第89頁背面、第121頁背面），然依系爭開發契約第8 條約定「終止條款：甲方利用本創作所製造（製作）產品，自實際銷售產品之日起兩年，銷售淨額經扣除營業成本、授權金及管、銷費用後，並無利潤者，本契約即行終止，雙方均無異議。」，系爭授權契約第5 條則約定「終止條款：甲方利用本材料及應用技術所製造（製作）產品，自實際銷售產品之日起兩年，銷售淨額經扣除營業成本、授權金及管、銷費用後，並無利潤者，本契約即行終止，雙方均無異議。」，綜合前開契約約定文義及契約目的，須是晶研公司利用系爭發明或系爭發明專利製造產品，並自實際銷售產品之日起兩年內，扣除必要成本後無利潤始生契約終止之效力，是以，晶研公司固提出93至95年度之營利事業所得稅申報書以及96年1 月1 日起至6 月30日之損益表（被證1 至2 ）以證明公司無營業利潤可言，然晶研公司係於96年2 月13日始取得系爭專利，在取得系爭發明專利權之前，尚在申請專利階段，難認有何利用系爭發明或系爭發明專利製造產品上市並進行銷售之可能，至於取得系爭發明專利權後至晶研公司97年9 月27日決議解散，尚未達兩年，雖戴志和自承從未實際銷售過產品等語（本院卷第121 頁背面），亦與前開約定有所未合，因此，晶研公司抗辯系爭開發契約或授權契約於93年9 月25日或97年9 月27日已依約自動終止云云，即非可採。
2.至原告主張爭開發契約或授權契約於晶研公司97年12月間解散登記後迄今，已逾2 年，堪認契約已合法終止云云（本院卷第70至71頁），參酌系爭開發契約之立約目的，即係由原告將系爭發明讓與晶研公司，由晶研公司進行專利申請，進而於取得專利權後，將系爭發明或系爭專利用於製造商品上市銷售營利，晶研公司於取得專利權時依約給付授權金外，更於利用系爭發明或專利製造商品銷售時，應將銷售淨額扣除必要成本後依約分配營業利益予雙方。由系爭開發契約第8 條自動終止條款之約定，自實際銷售產品之日起兩年內，銷售淨額扣除必要成本無利潤者即行終止，益徵契約主要目的在於利用系爭專利製造商品銷售營利分配予原告及晶研公司。但如晶研公司取得專利權後，從未將之利用於製造商品銷售營利，雙方即無依約分配營業利益可言，與實際銷售後兩年內無利潤可資分配之結果無異，甚至晶研公司取得專利權後，因公司股東會決議解散，即無從將取得之專利權用以製造商品銷售，與實際銷售後兩年內無利潤可資分配之結果並無分別，均該當於前開契約自動終止條款約定，方合乎公平及契約目的，準此，查晶研公司於97年9 月27日經股東會決議解散，並於同年12月2 日完成解散登記，迄至原告103 年8 月15日提起本件訴訟時，均無利用系爭發明專利權製造商品銷售之情，戴志和亦自承晶研公司從無利用系爭發明專利權製造商品銷售之情，且一再堅稱系爭開發契約已經自動終止，並無解除必要等語（本院卷第65頁背面、第121 頁背面），顯見晶研公司毫無履行利用系爭發明專利權製造商品銷售營利分配利潤予原告及晶研公司之意願及行動，尤其晶研公司解散後迄未進行清算程序，更無依公司法第26條規定於清算時期暫時經營業務之可能性，復斟酌被告提出之98年5 月3 日火災證明書（被證5 ），晶研公司之營業器具等恐因火災而無法使用，益徵系爭開發契約於晶研公司解散登記後兩年，已足資確認契約目的確實已臻無法達成，系爭授權契約亦同此推論可資認定，因此，原告主張依系爭開發契約第8 條及系爭授權契約第5 條，於晶研公司解散登記後2 年即99年12月2 日已依約自動終止，即屬有據。
3.晶研公司係基於系爭開發契約而取得系爭發明之專利申請權，而如前所述，專利申請權與專利權實屬同一權利，換言之，晶研公司取得系爭發明專利權亦係基於系爭開發契約而來，前開契約於99年12月2 日自動終止，則晶研公司繼續受領系爭發明專利權之法律上原因，其後已不復存在，因此，原告據此依民法第179 條規定請求晶研公司將系爭發明專利權移轉登記予原告，應屬可取，惟系爭發明專利權業已移轉登記至戴志和個人名下，晶研公司目前因故無法履行，仍無礙原告取得對晶研公司返還不當得利受領物即系爭發明專利權之債權。
（十）另按清算人之職務如左：一、了結現務。二、收取債權、清償債務。三、分派盈餘或虧損。四、分派賸餘財產。清算人執行前項職務，有代表公司為訴訟上或訴訟外一切行為之權。但將公司營業包括資產負債轉讓於他人時，應得全體股東之同意。公司法第334 條準用第84條定有明文。
又公司法第84條第2 項但書所稱「應得全體股東之同意」之規定，倘於股份有限公司之清算人將公司營業包括資產負債轉讓於他人時，依同法334 條準用第84條之規定，以經同法第185 條第1 項特別決議即得行之（最高法院91年度台上字第2137號判決要旨參照）。又代理人非經本人之許諾，不得為本人與自己之法律行為，民法第106 條前段定有明文。查系爭發明專利權乃晶研公司之最大資產，有臺灣士林地方法院檢察署102 年度偵字第6617號起訴書犯罪事實第（三）部分之記載可參，而戴志和擔任晶研公司清算人即法定代理人，未經股東會特別決議通過，即將系爭發明專利權移轉登記至其個人名下，有原告提出晶研公司股東張金火、葉喜邦於偵查中之證述筆錄在卷可稽（本院卷第73至78頁），並經戴志和於本院審理時亦當庭自承公司結束後為管理方便，且無法聯絡其他股東，就過戶到我名下等語明確（本院卷第89頁背面），堪信戴志和未經晶研公司股東會特別決議，即未經其所代理之晶研公司本人同意，恣意以晶研公司法定代理人身分自己代理移轉登記至自己名下，核與前開規定有違，所為移轉登記行為應屬自始無效，且有未盡善良管理人之注意義務，違反清算人忠實執行清算事務，致晶研公司受有損害，對晶研公司負有侵權行為損害賠償責任，其受領系爭發明專利權移轉登記，亦自始欠缺法律上原因而屬不當得利。雖戴志和抗辯晶研公司解散後，為延續專利權及管理方便而為，無主觀不法意圖云云，然查晶研公司解散後尚未清算完結，法人格尚未消滅，故系爭發明專利權以晶研公司名義登記，並無不能延續系爭發明專利權之情事，況戴志和明知系爭發明專利權乃晶研公司之財產，於公司解散後，尚知於99年9 月間召開董事會、股東會討論清算事宜，焉有不知系爭發明專利權之移轉處分應經股東會決議之理，因此，戴志和前開抗辯，有違常情，尚無可取。
（）查原告固於98年9 月15日已知悉戴志和將系爭發明專利權移轉登記至自己名下（詳第8644號卷第1 頁），但晶研公司股東於99年9 月12日股東會決議戴志和應將系爭發明專利之證明書正本交付因股東葉喜邦留存時，戴志和交付葉喜邦之證明書正本，專利權人載為晶研公司，晶研公司股東遲至102 年間始知悉戴志和將系爭發明專利之專利權移轉登記至個人名下，有前開起訴書（原證6 ）及偵查筆錄在卷可按（本院卷第74頁背面、第76至77頁），而代位權係指債權人以自己名義代位債務人行使債務人之權利（最高法院65年台上字第381 號判例參照），因此，計算原告於103 年8 月15日起訴主張代位晶研公司行使侵權行為損害賠償請求權之時，距離晶研公司股東知悉上情，尚未逾兩年時效，因此，晶研公司仍得對戴志和行使侵權行為損害賠償請求權至明。
（）末查系爭開發契約業已依約於99年12月2 日自動終止，原告依不當得利之法律關係，取得對晶研公司返還不當得利受領物即系爭發明專利權之債權。茲因晶研公司怠於行使其對戴志和之侵權行為損害賠償請求權及不當得利返還請求權，依民法第213 條、第181 條規定，損害賠償方法為回復原狀，返還不當得利方法則為返還受領物，因此，原告為保全自己債權，代位晶研公司行使前開二請求權，請求戴志和將系爭發明專利權移轉登記至晶研公司所有後，再依不當得利返還請求權，請求晶研公司將系爭發明專利權移轉登記為原告所有，於法即屬有據。
（）至參加人主張其為系爭發明專利之質權人，如被告敗訴，將影響其無法行使權利質權等語（本院卷第80頁），然依我國現行專利法第62條、第65條、第84條發明專利權固得設定質權，但非經向專利專責機關完成登記，不得對抗第三人，並應於專利公報公告之，而據前開起訴書（原證6）所載參加人係於99年9 月12日股東會後取得系爭發明專利權移轉登記至戴志和名下前，即仍登記在晶研公司名下之專利證明書正本，然斯時系爭發明專利權已移轉登記至戴志和個人名下，且參加人亦未提出美國專利法對於設定質權及行使質權之相關規定，無從推論單純持有變更登記前之專利證明書正本即完成對晶研公司設定質權，而得以對抗原告，因此，參加人前開主張，並未提出其他證據供本院參酌，因此，無從為不利原告之認定，附此敘明。
五、綜上所述，原告依系爭開發契約第8 條約定主張契約於99年12月2 日已自動終止，並依民法第179 條規定、第184 條第
1 項前段、第242 條規定，代位晶研公司請求戴志和應將系爭發明專利權移轉登記為晶研公司所有，再請求晶研公司將系爭發明專利權移轉登記為原告所有，為有理由，應予准許，至原告其他請求固屬無據，但與前開准許部分，核屬訴之重疊合併，依最高法院98年度台上字第1863號裁判要旨，本院無庸另為駁回之諭知，附此敘明。
六、本件判決基礎已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及訴訟資料經本院審酌後，核與判決結果不生影響，無一一論述之必要，併予敘明。
七、據上論結，原告之訴為有理由，依民事訴訟法第78條判決如
主文。中 華 民 國 104 年 6 月 24 日
民事第一庭 法 官 黃欣怡以上正本係依原本作成。
如對本判決上訴須於判決送達後 20 日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中 華 民 國 104 年 6 月 24 日
書記官 詹志鵬