臺灣板橋地方法院民事判決 八十八年度訴字第五七一號
原 告 欣年代食品股份有限公司法定代理人 丁○○複 代理人 甲○○被 告 江美珠
丙○○法定代理人 乙○○右當事人間請求損害賠償等事件，本院判決如左：
主 文被告江美珠、丙○○應連帶給付或被告丙○○、古今實業股份有限公司應連帶給付原告新臺幣貳佰萬元，及被告江美珠自民國八十八年四月二十五日起、被告丙○○、古今實業股份有限公司自民國八十八年四月二十七日起，均至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。被告江美珠、丙○○、古今實業股份有限公司中如任一人為給付，其他人於其給付金額之範圍內，免給付義務。
被告應負擔費用將本判決書文主欄、理由欄之全文（事實欄除外），以細明字體十五級刊登於中國時報第四十一版以下廣告版（全國版）、聯合報第三十八版以下廣告版（全國版）各壹日。
原告其餘之訴駁回。
訴訟費用由被告連帶負擔陸分之伍，餘由原告負擔。
本判決第一項於原告以新臺幣陸拾陸萬陸仟柒佰元為被告供擔保後，得假執行；但被告如於假執行程序實施前以新臺幣貳佰萬元為原告預供擔保後，免為假執行。
原告其餘假執行之聲請駁回。
事 實
甲、原告方面：
一、聲明：㈠被告江美珠及被告古今實業股份有限公司應立即停止使用「ＯＥＭ黑面蔡」（
如附圖二）聯合商標註冊字號為00000000號商品，指定使用商品為楊桃汁、汽水、果汁類商品。
㈡被告江美珠就「ＯＥＭ黑面蔡」（如附圖二）商標註冊號數為第00000000號商品，指定使用商品為楊桃汁、汽水類商品不得移轉或授權第三人。
㈢被告應連帶賠償原告新臺幣（下同）二百萬元及繕本送達翌日起算至清償日止，按年息百分之五計算之利息。
㈣被告等自行負擔費用，將本判決全文以五號字體登載於中國時報全國版之第一
版，刊登規則為25X36公分，及聯合全國版之第一版，版面規格為25X36公分各壹日。
㈤陳明願供擔保請准宣告假執行。
二、陳述：㈠原告係自廖照雄先生合法取得「黑面蔡及楊桃圖樣」之商標（如附圖一，註冊
號數第一一九一二三號，下簡稱「黑面蔡」商標），專用期間原自民國六十八年八月十六日起經延展至八十八年八月十五日止，並於八十八年一月二十五日再聲請延展，指定使用商品為冰淇淋、汽水、果汁、蒸餾水及不屬別類之飲料，而廖照雄係自法院拍賣黑面蔡食品股份有限公司（下簡稱：黑面蔡公司）之財產，取得商標專用權。惟被告江美珠所有之「ＯＥＭ黑面蔡」商標（如附圖二，聯合商標註冊號數第00000000號，下簡稱：「系爭商標」）亦指定使用與原告前開商標相同之冰淇淋、汽水、果汁、楊桃汁、蒸餾水類之商品，兩商標之「黑面蔡」字樣又完全相同，足使消費者混淆誤認。按「商標」乃表彰企業之商譽，企業之勇於花費龐大行銷及廣告費用，目的均在維持其商譽，使消費者一見其「商標」即能聯想產品製造者為誰，而為購買。商標法之所以規定「相同或近似於他人同一商品或類似商品之商標」不得註冊申請，又「二人以上於同一商品或類似商品以相同或近似之商標，個別申請註冊時應准最先申請者註冊，在同日申請而不能辨別先後者由各申請人協議歸讓一人專用，不能達成協議時，以抽籤方式決定之」，商標法第三十六條、第三十七條定有明文，其目的即在維持商標之專用性，不得容許二不同企業主體擁有相同或近似之商標使消費者混淆誤認，而喪失商標表彰之功能，被告江美珠雖亦自前手黑面蔡公司受讓取得系爭商標，擁有商標之註冊，然被告江美珠所有之系爭商標係於八十年八月六日提出申請，遠晚於原告商標係於六十八年即取得「黑面蔡」字樣之註冊。依前述商標法立法意旨及規範目的，原告所有之「黑面蔡」商標應受保護，被告江美珠所有之系爭商標又與原告指定使用於同一或同一類商品，尤其授權予被告古今實業股份有限公司（下簡稱：古今公司），故意生產與原告相似外觀之楊桃汁產品，使消費者混淆誤認兩者商品為同一企業所製造，且坐享原告耗費之廣告費用，並致原告遵守法令，循拍賣程序所取得之「商標」無法擁有商標法規範之正當行使，被告江美珠、古今公司自屬侵害原告商標專用權。原告依商標法第六十一條第一項「商標專用權人對於侵害其商標專用權，得請求賠償，並得請求排除其侵害；有侵害之虞，得請求防止之」之規定，爰為訴之聲明第一、二、三項之請求。
㈡就被告江美珠取得商標專用權及授權予被告古今公司之過程觀之，即足證明被告等有意欺騙他人而於同一楊桃汁商品使用與原告商標近似之系爭商標：
⑴原、被告各自所有之「黑面蔡」商標、系爭商標，溯自原始，雖均為黑面蔡
公司所有，然所不同者乃原告所有商標為「正商標」，且早於六十八年即已註冊，而被告所有商標為「聯合商標」，且係於黑面蔡公司於七十九年發生倒閉之事，公司所有資產含當時所有商標均遭查封後，始於八十二年另行私下再提出註冊申請，原告所有商標當時亦在查封禁止處分之內，經前手廖照雄自法院合法拍賣程序而輾轉取得。
⑵原告認定被告江美珠、丙○○等有意圖欺騙他人之事證為：
①依當時商標法第二十二條規定「同一人近似之商標指定使用於商品或以近
似支商標圖樣，指定使用於同一商品或類似商品，應申請為聯合商標」，而今商標法第二十二條亦規定「同一人以同一商標圖樣，指定使用於類似商品或以近似之商標圖樣，指定使用於同一商品或類似商品，應申請聯合商標」，換言之，於八十年八月六日黑面蔡公司申請時，若真欲用系爭商標於楊桃汁類產品，則因其「黑面蔡」三字與已遭查封禁止處分之「黑面蔡」商標近似，且均指定使用於同一商品，依上開商標法第二十二條規定，本應以註冊之「黑面蔡」商標為正商標，系爭商標為其聯合商標，此始符合法律規定。然黑面蔡公司之負責人蔡錦華（已於八十七年死亡）為謀得繼續使用「黑面蔡」等字於楊桃汁類商品，以逸脫法院查封「黑面蔡」商標之效力，竟夥同具多年商標專業代理人經驗之被告丙○○，由被告徐曉華獻策，並擔任商標申請之代理人，以迂迴手法，規避已查封之「黑面蔡」正商標，先以「ＯＥＭ」為正商標申請，註冊於楊桃汁類產品，再利用「ＯＥＭ」為正商標，迂迴以系爭商標作為其聯合商標使用於楊桃汁類產品，以規避法院查封效力，並得繼續生產。原告之前手廖照雄嗣於八十五年拍定後始發現，竟尚有系爭商標存在，乃依法申請評定，均遭駁回。
中央標準局駁回理由，係以：商標法之評定無效程序，依商標法施行細則四十條第一項第二款規定，是以申請註冊時之規定為評定之準據，而中央標準局於八十二年核准時，「黑面蔡」商標尚未拍賣完成，仍歸屬同一主體即黑面蔡公司，申請註冊時即無評定所指摘相同或近似於「他人」之商標可言，並表示拍賣後造成違背商標意旨分屬不同商標主體之乖謬情事，僅能透過民法救濟途徑解決。
②該評定於八十六年五月間寄達，被告江美珠、丙○○及已死亡之蔡錦華，
為避免遭廖照雄假處分，竟迅速辦理商標「移轉」，將系爭商標轉予「錦美食品商行」即被告江美珠，且由被告江美珠立即辦理「商標授權」，授權予被告古今公司，並由被告丙○○擔任古今公司負責人，開始生產系爭商標之楊桃汁商品，原告迫於無奈乃改外包裝，並刻意為外觀修改且為註冊，然均遭被告丙○○依其專業知識為閃躲並刻意與原告產品之相同顏色外觀為販賣，以達混淆之目的，使原告營業遭受重大打擊廣告費用，形同虛擲（各公車站牌均有原告之商標廣告），可見被告等顯有意圖欺騙他人之不法意圖。
③就被告辦理商標「移轉」及「授權」之程序及時間點而論，更足佐證被告
有使用系爭商標生產楊桃汁，欺騙他人謀取暴利之不法意圖。蓋黑面蔡公司於八十六年八月六日辦理系爭商標移轉予被告江美珠，實因廖照雄申請之評定不成立，並於八十六年五月收到函文，隨即辦理移轉，不但未經過黑面蔡公司決議擅自辦理移轉，且申請移轉時暨連受讓主體「錦美食品商行」均未成立，被告丙○○為避免遭查封乃以先送件申請移轉，主張受讓主體為「錦美食品商行」，再另行以補正方式達到移轉目的，又於移轉核准時，即同步再辦理授權古今公司並由其任負責人。全部移轉、授權程序前後不到二個月時間，若無不法意圖，何以緊急若此，且申請移轉期間，被告丙○○更以代理人身分一再函催中央標準局儘速核准，並於授權完畢後生產「楊桃汁」產品，且外觀與原告者近似，此部分事實亦經臺北地方法院檢察署檢察官分別起訴認定在案。
④依民法第一百四十八條規定「權利之行使不得為違反公共利益或以損害他
人為主要目的」、「行使權利、履行義務，應依誠實及信用方法」，又民法第一條規定「民事法律所未規定者，依習慣，無習慣者依法理」。被告江美珠所有之系爭商標既與原告「黑面蔡」商標構成近似，即便被告江美珠主張其前手係合法註冊取得，而無從依公法程序評定無效或與予以撤銷，然依法理，其商標之使用註冊在後，商標權利之行使有足使消費者混淆誤認，其權利行使已有違誠實及信用，屬權利濫用，依法理亦應認屬不得使用。
⑤商標法第六十一項第一項規定「商標專用權人對於侵害其商標專用權者，
得請求損害賠償，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之」。被告江美珠所有系爭商標登記在後，且依現使用情形，即其商標之主要部分「黑面蔡」三字，與原告「黑面蔡」商標均完全相同，尤其其包裝之圖樣顏色與原告產品相同，而文字排列構造亦相仿效，如將兩只商品在異地隔離觀察，均有足以引起混同誤認之虞，應屬侵害原告商標專用權，原告爰依法主張：排除被告江美珠、古今公司繼續使用系爭商標生產近似於於原告商標之楊桃汁產品。又如不禁止被告江美珠就系爭商標移轉或授權予第三人，原告仍受有第三人繼續使用近似商標而受侵害之虞，爰為訴之聲明第一項、第二項之請求。
⑥本件被告規避手法亦令智慧財產局震驚，本件社會矚目，曾造成媒體報導
，蓋商標竟可分屬二者所有顯悖商標法立法意旨，鈞院判決亦具一定社會影響，為完整回復原告商譽，並告知消費者，爰依商標法第六十八條規定：「商標專用權人得請求侵害商標專用權者負擔費用，將依本章認定侵害商標專用權情事之判決書內容全部或一部登載新聞紙」，為訴之聲明第四項之請求。
㈢被告等變換使用商標之行為係屬違法，亦為故意侵權行為：
⑴被告江美珠授權被告古今公司使用之系爭商標，其商標圖樣之「ＯＥＭ」與
「黑面蔡」之比例幾近一比一。惟查，古今公司所生產之楊桃汁產品，均刻意將商標上ＯＥＭ字樣之比例縮小至與原告商標之楊桃圖樣相同，並將「黑面蔡」字體放大，再加註所謂「新包裝」字樣，造成消費者混淆，誤認兩種產品為同一公司所生產，被告江美珠、被告古今公司之行為已侵害原告公司之商標專用權。且被告丙○○長期代理黑面蔡公司商標之申請，其早知悉另有「黑面蔡」商標存在，仍故意於其生產之同類楊桃汁產品上變換使用商標，以達混淆消費者之目的，由此更顯見其有侵害原告商標專用權之故意，亦構成侵權行為。
⑵由系爭商標迂迴申請過程及授權予被告古今公司之手法，再反觀被告等變換
使用系爭商標之行為，足可明瞭被告丙○○利用其商標之專業知識，共謀與江美珠、蔡錦華於黑面蔡公司所有商標遭查封之際，以迂迴手段申請系爭商標之動機，乃在縱使黑面蔡原有商標由第三人拍定後，其等仍可繼續使用黑面蔡商標。按黑面蔡公司所有之「黑面蔡」商標，均係用以表彰黑面蔡公司所生產之產品，被告於八十年間申請系爭商標時，按諸常理，應係以「黑面蔡」為正商標，以系爭商標為其聯合商標，然被告礙於當時黑面蔡所有商標均遭查封，無法尋此途徑申請，故假聯合商標之法律漏洞，迂迴以系爭商標為聯合商標申請，冀圖矇混過關。其目的即在將來繼續使用「黑面蔡」之商標，此可由目前市面尚未有任何「ＯＥＭ」商標之產品更可以證明。而古今公司變換使用系爭商標，故意使商標圖樣與原告商標幾乎完全相同，並加註「新包裝」字樣，使用於原告相同之楊桃汁產品，藉以欺騙消費者。此舉已違反商標法第三十一條第一項第一款規定：「自行變換商標圖樣，致與他人使用於同一商品之註冊商標構成近似而使用」，依同法第六十一條第二項、第六十二項第一款之規定：意圖欺騙他人於同一商品或類似商品，使用相同或近似他人註冊商標之圖樣，視為侵害商標專用權。足見被告已明顯侵害原告之商標專用權，更何況，被告所生產之劣質產品，混入市場後，使消費者發生混淆，誤認原告產品為劣質產品，更對原告戮力建立之優良商譽，造成莫大傷害。被告等確有故意侵權行為之事實。
⑶被告等恣意變換使用系爭商標之不法行為，業經經濟部智慧財產局撤銷系爭第00000000號「黑面蔡及圖」之商標專用權確定：
商標註冊後自行變換商標圖樣或附記，致與他人使用於同一商品或類似商品之註冊商標構成近似使用者，商標主管機關應依職權或據利害關係人之聲請撤銷其商標專用權，商標法第三十一條第一項第一款著有明文。本件被告等藉由變換使用商標圖樣並自行加註附記，冀圖混淆消費者，導致消費者誤認被告等所生產之劣質產品係由原告公司所生產，而違法自行變換商標圖樣並加註、使用，其違法事實業經經濟部智慧財產局以（八九）智商0810字第八九００五０五五二號處分書，處以撤銷被告系爭第00000000號商標專用權，嗣雖被告江美珠提起訴願，仍遭經濟部以經（八九）訴第00000000號訴願決定書駁回其訴願，嗣並經行政訴訟，經最高行政法院駁回被告江美珠之上訴而確定。足見被告等故意變換並自行加註使用商標等行為確有違法之情事。
⑷綜觀系爭商標申請過程，係於「黑面蔡」商標原遭查封之際，被告丙○○主
動向蔡錦華獻策，以迂迴方式申請，並自任系爭商標之代理人，顯見被告等於申請商標時早已知悉有「黑面蔡」商標存在。更何況，由嗣後系爭商標「移轉」及「授權」之程序及時點研判，再佐以古今公司故意變換使用商標等情事觀之，被告等更不可謂不知情。且被告丙○○係申請系爭商標之商標代理人，其申請時即已知「黑面蔡」商標是彩色，且在黑面蔡公司快倒閉時，被告丙○○是所有商標之代理，其應知是彩色。
㈣損害賠償部分：
查「因故意或過失不法侵害他人之權利者，負損賠償責任，故意以被於善良風俗之方法，加損害於他人者，亦同」，「數人共同不法侵害他人權利者，連帶負損害賠償責任」，民法第一百八十四條第一項、第一百八十五條第一項有明文。公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法令致他人受有損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責，法人對於董事或其有代表權之人因執行職務所加於他人之損害，與該行為人連帶負賠償之責；因故意、過失而有商標法第六十三條之行為者應與侵害商標專用權者負連帶賠償責任，公司法第二十三條、民法第二十八條、商標法第六十七條均定有明文，本件被告江美珠、丙○○共謀為系爭商標專用權之取得，而該系爭商標權於同屬黑面蔡公司時固尚無疑問，惟今分屬不同主體且屬近似原告所有商標專用權，又均指定使用於相同商品，被告並變換使用系爭商標，當屬構成侵害，被告江美珠、丙○○、古今公司均應負連帶損害賠償責任。
㈤損害賠償額之計算方式：
⑴系爭商標之價值為三十二萬元，有鑑價報告可證，故原告請求停止被告使用系爭商標訴訟標的可獲利益，依該商標價值應為三十二萬元。
⑵按商標專用權人得依侵害商標專用權者因侵害行為所得之利益，計算其損害
賠償額，於侵害商標專用權不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項產品全部收入為所得利益。商標法第六十六條第一款有明文。被告侵害原告之商標專用權，致原告產品銷售大幅減少，就此財產上損害，原告依法先為一部請求一百萬元。
⑶查商標專用權人業務上信譽，因侵害而致減損時，並得另請求賠償相當之金
額，此於商標法第六十六條第三項亦有規定。按原告為信譽卓越之優良廠商，為建立黑面蔡楊桃汁之優良品牌及商譽，支出廣告費用所費不貲，總計六百五十五萬五千六百二十元，卻因被告生產之劣質產品造成商譽受有損害，原告依法自得請求損害賠償。原告依法先為一部請求一百萬元。
⑷商標法第六十八條之規定：「商標專用權人得請求由侵害商標專用權者負擔
費用，將依本章認定侵害商標專用權情事之判決內容全部或一部登載新聞紙」，又「不法侵害他人身體、健康、名譽、自由、隱私、貞操，或不法侵害其他人格法亦而情節重大者，被害人雖非財產上損害，亦得請求賠償相當之金額。其名譽被侵害者，並得請求回復名譽之適當處分」，民法第一百九十五條第一項，著有明文。查本件被告侵害原告之商標專用權，致原告多年來辛苦累積之商譽遭受無法彌補之損害，原告除依法請求將判決內容刊載於新聞紙中，由於原告之商品係於全國各地銷售，並委託電視及各媒體廣告廣為宣傳，爰為訴之聲明第四項之請求，命將本件判決刊載於中國時報及聯合報全國版之第一版。
⑸按當事人已證明受有損害而不能證明其數額或證明有重大困難者，法院應審
酌一切情況，依所得心證定其數額，民事訴訟法第二百二十二條第二項著有明文。查本件被告故意變換使用商標，致與原告所有之「黑面蔡」商標構成近似，籍以混淆消費者，其侵害原告商標專用權之事實甚明。又由原告公司之八十六年營業額高達五千二百八十三萬七千八百三十七元，然受被告公司仿品衝擊後，八十九年度之營業額僅有三千九百七十九萬七千一百元。原告八十六年度營業收入總額為五千二百八十三萬七千三百六十二元×八十六年度同業利潤標準額淨利率8o%計算，為四千二百二十六萬九千八百八十九元，八十九年度營業收入總額為三千九百七十八萬七千一百元×八十九年同業利潤標準額淨利率8%計算為三千一百八十二萬九千六百八十元，原告因被告之侵權行為致營業損失約一千零四十四萬二百零九元，請鈞院依法酌定原告之損害賠償額。
㈥對系爭商標之原權利歸屬，被告答辯並無理由：
⑴被告於鈞院八十八年十一月五日庭訊時，即主張：系爭商標係因黑面蔡公司
與江美珠間有債權，所以黑面蔡公司將系爭商標轉讓與江美珠抵債等語。然卻於答辯狀中主張系爭商標為蔡錦華所有，僅係將商標借給公司使用云云。
惟設若系爭商標係借給黑面蔡公司使用，則黑面蔡公司為何能以系爭商標主張抵銷自己公司之債務？顯見其所言相互矛盾。
⑵按黑面蔡公司於七十九年間財務陷入危機，黑面蔡公司立即於同年十二月十
五日緊急召開董、監事會議，決議內容為「授權董事長全權處理公司所有註冊商標轉讓、質押，配合向上海商業儲蓄銀行總行儲蓄部貸款事宜」，果若商標為蔡錦華所有，又何需有董、監事會之決議授權蔡錦華辦理貸款等事宜？⑶又本件被告江美珠涉嫌背信部分原繫屬臺灣臺北地方法院刑事庭，上開案件
自檢察官起訴，迄今已近兩年，被告等抗辯理由均以黑面蔡公司與江美珠間有債務關係，故以系爭商標主張抵銷債務。且蔡錦華於偵訊期間亦從未為任何主張，反而遲至刑事庭言詞辯論終結時，法官表明不利於被告心證後，被告等始以商標係蔡錦華所有為由，聲請再開辯論，更令人費解。
⑷系爭商標之申請過程與過去黑面蔡公司所有商標申請過程均相同。果若系爭
商標為蔡錦華所有，則法院查封系爭商標當時，蔡錦華大可以所有權人之地位，向執行法院提起第三人異議之訴，然當時蔡錦華並未主張系爭商標為其所有，而被告等竟於蔡錦華死後，臨訟主張系爭商標為蔡錦華所有，其主張顯不足採。
⑸按公司業務之執行，由董事會決定之；董事會執行業務應依照法令、章程及
股東會議之決議，公司法第一百九十三條、第二百零二條定有明文。系爭商標為黑面蔡公司之財產，按公司財產之全部或一部讓與時，應經公司發行股份總數三分之二以上股東出席之股東會，以出席股東表決權過半數之同意行之，於公司法第一百八十五條訂有明文。此為強制規定，違反者，應屬無效。被告抗辯系爭商標之異動「慣例上」均由蔡錦華個人決定，顯無理由。
㈦系爭商標申請過程確有瑕疵：
⑴鈞院傳喚智慧財產局人員陳盈竹證稱：系爭商標申請時，智慧財產局即已知
悉另有「黑面蔡」商標存在，且黑面蔡公司所有商標均已遭查封之事實。然智慧財產局卻以：實務作法及法律上並未要求系爭商標應為原先商標之聯合商標為由，核准申請。惟查：智慧財產局人員既已明知另有「黑面蔡」商標存在，且黑面蔡公司之所有商標均已遭查封，遭查封之商標於拍定後必然為第三人所有，設若核准，將來必造成相同或近似商標分屬不同主體之情事，而破壞「黑面蔡」商標之專用權，更破壞法院查封之效力；且被告等以「ＯＥＭ」等字為正商標、系爭商標為聯合商標迂迴提出申請時，智慧財產局當時即知悉「黑面蔡」商標遭查封之情事，其更應警覺上開商標之申請過程異於尋常，然智慧財產局竟自限於實務作法及法律未明文，而核准其申請，其核准過程顯有未當。
⑵「黑面蔡」商標於原告之前手廖照雄於八十六年間以二千多萬拍定後，始發
現有另一黑面蔡商標存在，即不斷以行政救濟程序，欲補救上開核准過程之疏失。然行政機關卻仍拘泥於法條之文意解釋，認為「申請當時商標係屬同一人所有」及「商標圖樣並未違反公序良俗」，而未考量商標法保障商標專用權之立法精神。系爭商標申請當時既然黑面蔡公司所有商標均遭查封，則核准與否不僅應考量商標申請過程，及其於允准申請後是否將使消費者致生混淆而無從辨別商品來源，造成整體商業秩序之混亂而違反公共秩序，更應審酌核准是否造成相同或近似商標分屬不同人所有之乖謬現象。
㈧提出原告商標第一一九一二三號註冊證影本一份、系爭商標註冊登記之商標公
報影本一份、被告江美珠受讓取得系爭商標之商標公報影本一份、被告江美珠將系爭商標授權予被告古今公司之商標公報影本一份、原告與被告古今公司生產楊桃汁產品外觀比對照片一幀、法院禁止「黑面蔡」商標處分之商標登記資料影本一份、廖照雄因拍賣取得「黑面蔡」商標之權利證明書影本一份、中央標準局評定不成立之記錄影本一份、古今公司登記事項傳真影本一份、臺灣臺北地方法院檢察署八十六年度偵續字第五七三號、八十七年偵續一字第四三五號起訴書影本各一份、被告戶籍謄本影本各一份、黑面蔡公司董監事會議紀錄影本一份、中國時報營業廣告價目表影本一份、「黑面蔡」商標申請延展案之經濟部智慧財產局收據影本一份、系爭商標鑑價報告書影本一份、「黑面蔡」商標廣告費用收據影本一份、經濟部智慧財產局中台處字第Ｌ00000000號撤銷處分書影本一份、錦美食品商行之營利事業登記抄本一份、臺北高等行政法院八十九年度訴字第二七０九號判決影本一份、最高行政法院九十一年度判字第一八一一號判決影本一份、原告公司八十六年度、八十九年度之營利事業所得稅結稅申報書影本暨各業所得額標準及同業利潤標準影本一份。聲請訊問智慧財產局人員。
乙、被告方面：
一、聲明：㈠駁回原告之訴及假執行之聲請。
㈡如受不利判決，願供擔保免為假執行。
二、陳述：㈠按民法第一百八十四條侵權行為之成立係以「不法」為構成要件，本件被告等
既係「合法」使用系爭商標，自無侵權情事，原告請求排除侵害及損害賠償，於法自有未合。經查被告等申請及使用系爭商標，係經中央標準局核準註冊在案，雖於八十五年間，原告前手廖照雄認該商標與其擁有之「黑面蔡」商標近似，而向中央標準局申請評定，惟遭中央標準局駁回，此為兩造所不爭之事實。按「商標自註冊之日起，由註冊人取得商標專用權」，商標法第二十一條定有明文。次按「商標專用權人得就其所註冊之商品之全部或一部授權他人使用其商標」，商標法第二十六條定有明文。則本件被告等取得之商標既經中央標準局核準註冊，使用及授權使用系爭商標亦悉依法行之，與原告間乃市場上之公平競爭，原告泛指被告等侵害其商標專用權，殊有誤會。
㈡原「黑面蔡」商標於八十五年才經原告前手廖照雄拍定，則蔡錦華於八十年申
請系爭商標時，原「黑面蔡」商標僅處於查封階段，雖遭法院查封，拍定與否仍不確定，若經多次拍賣仍未賣定，原「黑面蔡」商標專用權仍可能撤封返還予黑面蔡公司，是以八十年時，尚無「黑面蔡」商標之特定繼受人，蔡錦華及被告丙○○不可能以另行申請商標及其聯合商標來侵害特定人的權利。更何況，原「黑面蔡」商標在拍賣過程中曾經公告程序，使有意拍定者事先審查，法院並不負權利瑕疵擔保責任。從而，拍定人廖照雄自應善盡審查義務才決定拍定與否，其繼受人更應承受前手之一切權義，是以，蔡錦華於八十年申請系爭商標應於拍定人可得知悉範圍內，是否造成兩商標相同或近似亦在拍定人可預測範圍。且系爭商標申請程序中亦曾經公告程序，拍定人等未於公告程序中提出異議，卻在商標註冊後否認註冊商標之效力，不但擾亂法律之安定性，更對申請人造成不公平。
㈢中央標準局就廖照雄所為申請評定，既評定不成立，則八十六年五月評定寄達
後，蔡錦華將系爭商標及其聯合商標移轉予江美珠，純屬其自由處分權利，雖其時，錦美食品商行尚未合法成立，惟商場上之競爭，分秒必爭，且中央標準局及商標法既允許以補正方式核准移轉，自不影響被告江美珠取得系爭商標商標專用權之效力。從而，被告江美珠再授權予被告古今公司使用，自屬合法，原告主張被告等有侵權情事，殊有誤會。
㈣關於「黑面蔡」商標與系爭商標分屬不同人所有，並非被告所造成，而係原告
之前手廖照雄所故意造成。原告之前手廖照雄由法院標購得「黑面蔡」商標後，隨即向當時之中央標準局辦理移轉登記。而廖照雄於辦理登記後之次日即對尚屬於黑面蔡公司所有之系爭商標提出評定之申請，足證廖照雄於買受「黑面蔡」商標時即已知悉有系爭商標而仍執意買受「黑面蔡」商標。更何況，廖照雄對黑面蔡公司提出商標評定時，即為黑面蔡公司之董監事，同時又是原告公司之代表人。然查原告公司當時亦為黑面蔡公司債權人之一，原告公司對黑面蔡公司之債權尚未完全獲償，自可比照查封、買受「黑面蔡」商標之模式，查封系爭商標並拍賣受償。但廖照雄不循此途徑，反而圖以申請評定之方式，使得原合法申請之系爭商標被評定無效，以達成其獨佔及減少他人買受該商標之可能。顯然，原告之前手於買受「黑面蔡」商標之時，即已知悉其所買受之「黑面蔡」商標與系爭商標有近似之情形，因而就其產品商標相似可能造成競爭亦已知悉。
㈤關於原告指稱被告背信部分：
⑴黑面蔡商標之異動在慣例上均由蔡錦華個人決定，有左列事實可證：
查黑面蔡公司自七十四年八月十五日取得「黑面蔡」商標以後就商標重大異動計有：其中三一九一一一、三四０一一八、三一九一一０、八一０六九三號商標：
①七十五年五月二十四日授權給幸鑫食品股份有限公司。
②七十五年十二月五日授權給百樂股份有限公司。
③七十五年十二月五日授權給小紅莓食品股份有限公司。
④七十六年五月十四日移轉給蔡陳秀娥。
⑤七十六年七月三十日授權給杜麥股份有限公司。
⑥七十六年九月十日授權給萬能股份有限公司。
⑦七十七年六月一日授權給新年代食品股份有限公司。
⑧七十七年九月授權給萬能股份有限公司。
⑨七十八年七月四日授權給百樂股份有限公司。
⑩七十八年八月二十五日授權給百樂股份有限公司。
以上合計一次移轉九次授權。另黑面蔡公司之「黑面蔡」商標自七十六年以後曾辦過商標事務七十一次。綜上事實，足見黑面蔡公司有關商標事務之處理均不必經董事會決議，而由董事長出面委託被告丙○○處理。
⑵依商標法施行細則第二十二條之規定：「申請商標專用權移轉登記應檢附左
列書件：申請書；受讓人身分證明文件暨相關事證；移轉契約書或其他移轉證明文件之文件影本；註冊證」。按依前揭規定，足以證明商標專用權移轉登記並無須經董事會同意即可。依前述「黑面蔡商標」事務包括申請、授權、商標專用權移轉總計達八十二次，顯見該公司商標事務，不經董監事會議，而由董事長蔡錦華全權處理，應屬事實。
⑶黑面蔡商標之權利屬蔡錦華個人所有，蔡錦華有完全處分權：
①蔡錦華生前於臺灣臺北地方法院八十三年度自字第四五六號自訴廖照雄誣
告案於八十三年六月二十四日庭訊時陳稱：「商標是我自己的資產，但登記在公司資產名下，轉讓之事由洪炳焜在承辦」、「我是將商標借給公司使用，不是送給公司」；證人葉清隆則稱：「是因百樂公司才是生產黑面蔡食品的生產者，後七十六、七十七年間即有洽談轉讓商標的事，黑面蔡公司開董事會有同意將商標還給蔡錦華」，以上有臺灣臺北地方法院八十三年度自字第四五六號審判筆錄二份可證。蔡錦華於中國大陸申請「黑面蔡」商標使用於與臺灣黑面蔡商標相同之商品，該商標曾於八十二年一月十日與原黑面蔡公司之常務董事廖照雄簽定授權合約書，由廖照雄先支付保證金一百萬元，每年再付權利金一百萬元，並應向蔡錦華購買原汁。苟非商標專利屬蔡錦華個人所有，廖照雄豈有付錢使用之約定。
②「黑面蔡」商標截至七十六年五月十四日尚屬蔡錦華之配偶蔡陳秀娥所有
，於同年才移轉黑面蔡公司，當時之黑面蔡公司之股東均屬蔡錦華之家族名下，所投入之資金為全部現金投入，有會計師簽證之查帳報告書、資產負債表可證，而七十七年七月黑面蔡公司增資為資金三百萬元時，亦全數由股東依比例以現金出資，有會計師簽證之報告書及臺中區中小企業銀行活期存款簿可證，再七十八年增資至二千四百萬元，亦全部由股東以現金出資，有會計師查核屬實之增資股東繳納股款明細表及合作金庫存摺可證，七十九年六月間公司增資一億六千五百萬元時亦全數由股東以現金出資，有會計師簽證屬實之查核報告及股東繳款明細表可證。
③蔡錦華個人從未將「黑面蔡」商標折價轉讓給黑面蔡公司：
⒈前述各次增資均為現金增資可證明。
⒉七十八年間有外人入股後依其資產負債表及試算表記載亦顯見並未將商標列為資產。
⒊七十九年增資金動用明細表，亦未曾記載購買「黑面蔡」商標。
④七十五年七月十九日蔡錦華與謝建民、洪炳焜、張森田等有關籌設黑面蔡
公司之籌備會會議紀錄，明定：㈠「楊桃原汁由蔡錦華出售」、㈡「商標權利金每箱二點四元由蔡錦華收取」。
⑤七十八年八月十五日，黑面蔡公司與謝健民、葉清隆簽立之「黑面蔡商標
授權契約書」，雖約定由黑面蔡公司授權與出售原汁，但其中每月之權利金及原汁價金，均由黑面蔡公司於收受謝建民、葉清隆之支票後按月於所收支票到期日之後二日，依原價額開立支票給蔡錦華，而黑面蔡公司僅收取每月代辦廣告費八十萬元，有契約書影本、支票明細表、未兌現支票四十五張可證。
⑥黑面蔡公司八十一年八月二十九日董事會議紀錄，曾記載在股東會未召開
前，本公司後續工作處理、商標之處理運用及經費之籌集等由原董事長蔡錦華，全權處理。
⑦綜上，參酌黑面蔡公司並未製造銷售「黑面蔡」商標之商品，足見：黑面
蔡商標，雖登記在黑面蔡公司名下，但其權利為蔡錦華個人所有，不必經由董事會同意。再參照黑面蔡公司籌備會會議紀錄，記載蔡錦華乾股％更足見其端倪。良以苟蔡錦華將「黑面蔡」商標作為出資，絕不可能是乾股。又苟黑面蔡商標為公司所有，絕不能由黑面蔡公司簽訂授權而由蔡錦華收取每月五十萬元權利金之理。
⑷被告江美珠、丙○○二人另案被訴背信一案，經臺灣臺北地方法院八十八年
易字第七二六號判決無罪，判決理由明白指出蔡錦華有權處理運用黑面蔡公司商標權能，且被告江美珠的確因代償黑面蔡公司四百五十萬元債務而取得系爭商標，係法律上可得主張之權利。由是被告江美珠取得系爭商標完全合法，當然可依法享有商標專用權。嗣經臺灣高等法院以八十九年度上易字第八七六號刑事判決駁回檢察官上訴而確定。
㈥系爭商標，縱有在外文圖形上變換附加紅色及墨綠色使用之情形而造成原告之
損害。但此部份係被授權人被告古今公司所附加，而為被告古今公司之單獨行為，與被告江美珠或被告丙○○個人無關。原告主張被告等均有共同侵權行為，應連帶給付原告二百萬元，並無理由，良以：
⑴被告江美珠非侵權行為人：
被告江美珠為商標專用權人，僅授權被告古今公司使用第六一五五三八號商標，縱謂被告古今公司有所謂之變更商標使用之情形，亦與商標之授權人江美珠無涉，原告請求被告江美珠須就他人之行為負連帶損害賠償責任，顯然於法無據。蓋依民法第一百八十五條所謂共同侵權行為，須共同行為人皆已具備侵權行為之要件始能成立，若其中一人無故意過失，則其人非侵權行為人，不負與其他具備侵權行為要件之人連帶賠償損害之責任。最高法院二十二年上字第三四三七號明載此旨。被告江美珠合法授權古今公司使用第六一五五三八號商標，並不具備侵權行為之要件，與原告之損害間缺乏關聯性，原告主張被告江美珠亦應負連帶損害賠償責任，非但於法無據，更與前開判例意旨相左。
⑵被告丙○○亦非侵權行為人：
被告丙○○僅為古今公司名義上之負責人，並非古今公司實際執行業務之人，與古今公司是否有就商標有變換附加行為無涉。更何況，被告古今公司之法定代理人業已於八十八年間變更為乙○○。原告主張被告丙○○個人應就古今公司之行為負責，顯無理由。
㈦被告否認原告受有損害，縱受有損害原告亦應就實際損害之金額負舉證之責：
就被告等是否非法取得商標或有無變更商標使用，並因此而造成原告受有損害之事實及範圍，依侵權行為法則，原告非但須就侵權行為之事實、損害結果及因果關係等均應負舉證之責外，更應就損害之範圍及金額負舉證之責。被告等既合法取得商標、使用商標，焉屬侵權行為。退萬步言之，縱謂被告古今公司就商標有變換附加之行為致使原告受有損害，原告亦應就此部份之損害金額負舉證之責。焉可空言主張受有二百萬元之損害。又依最高法院八十九年度臺上字第三三八號判決意旨，登報僅需登報即可，且不用第一版。
㈧原告取得之商標係墨色，從商標公告中可知被告無故意、過失。被告古今公司在原告告被告違反商標法時就沒有再生產楊桃汁。
㈨提出古今公司營利事業登記證影本及經濟部公司執照影本各一份、行政訴訟起
訴狀之影本一份、臺灣高等行政法院八十九年度訴字第二七０九號判決影本一份、行政訴訟上訴狀影本一份、商標註冊簿影本一份、商標清冊影本一份、錦美食品商行與古今公司契約書影本一份、臺灣臺北地方法院八十三年度自字第四五六號誣告案筆錄影本一份、黑面蔡商標使用合約書影本一份、黑面蔡公司章程影本一份、資金證明影本一份、黑面蔡公司變更登記事項卡影本二份、會計師簽證報告書影本一份、存摺影本一份、股東繳款明細影本一份、合作金庫存摺影本一份、查核報告書影本一份、負債表影本一份、增資資金動用明細表影本一份、會議記錄影本一份、契約書影本一份、收據明細表影本一份、支票影本一份、董事會議記錄影本一份、匯款申請書影本一份、訊問筆錄影本一份、土地房屋登記謄本影本一份、執行通知函影本一份、臺灣臺北地方法院八十八年度易字第七二六號判決影本一份、臺灣高等法院八十九年度上易字第八七六號判決影本一份。
丙、本院依職權向經濟部智慧財產局調取該局中台處字第Ｌ0000000號撤銷案之相關資料影本。
理 由
一、原告本件起訴時，被告古今公司之法定代理人為丙○○，嗣於訴訟繫屬中之八十八年十月七日變更為乙○○，有被告提出之古今公司營利事業登記證影本及經濟部公司執照影本各一份為證，被告古今公司新任法定代理人乙○○於九十年五月一日具狀聲明承受訴訟，於法相符，應予准許。又原告原就被告江美珠部分，係列被告「江美珠（即錦美食品商行負責人）」，所謂「即錦美食品商行負責人」，係僅表明被告江美珠之身分，抑或是同以獨資商號為被告，其意不明，嗣經本院闡明，原告更正為被告「江美珠」，此有原告於八十九年一月六日提出之更正訴之聲明暨陳報狀可稽，附此敘明。
二、原告主張：「黑面蔡及楊桃圖樣」之商標（如附圖一，下簡稱：「黑面蔡」商標）係於六十八年申請，同年九月十八日註冊登記取得商標專用權，訴外人廖照雄於八十五年六月二十四日依法院拍賣程序取得當時屬黑面蔡公司所有之「黑面蔡」商標之商標專用權（註冊號數第一一九一二三號），嗣由原告於八十六年間自廖照雄受讓取得「黑面蔡」商標之商標專用權，專用期間原自六十八年八月十六日起經延展至八十八年八月十五日止，原告並於八十八年一月二十五日再聲請延展（查延展至九十八年八月十五日），指定使用商品為冰淇淋、汽水、果汁、蒸餾水及不屬別類之飲料；被告江美珠即錦美食品商行所有之「ＯＥＭ黑面蔡」商標（如附圖二，下簡稱：系爭商標）（聯合商標註冊號數第六一五五三八號），亦指定使用與原告前開商標相同之冰淇淋、汽水、果汁、楊桃汁、蒸餾水類之商品，專用期間自八十二年十月十六日至九十二年十月十五日，係於八十年八月六日由黑面蔡公司提出申請，八十二年十一月十六日取得商標專用權，嗣由黑面蔡公司於八十六年八月二十日移轉予被告江美珠即錦美食品商行，被告江美珠於八十六年七月十五日至八十九年七月十四日止，將系爭商標授權予被告古今公司使用（八十六年十月三日登記），被告古今公司之原法定代理人（董事長）即被告丙○○，係系爭商標申請註冊及移轉予被告江美珠案之商標代理人，被告古今公司於取得授權後，即生產上有系爭商標標示之楊桃汁等事實，有原告提出為被告不爭執真正之「黑面蔡」商標註冊證影本一份、系爭商標註冊登記之商標公報影本一份、法院禁止處分「黑面蔡」商標之商標登記資料影本一份、廖照雄因拍賣取得「黑面蔡」商標權利證明書影本一份、被告江美珠受讓取得系爭商標並授權被告古今公司之商標公報影本一份、古今公司登記事項傳真影本一份、原告與古今公司生產之罐裝楊桃汁之外觀照片一幀為證。
三、原告主張：被告江美珠授權被告古今公司使用之系爭商標，其原註冊商標圖樣之「ＯＥＭ」字體與「黑面蔡」字體之比例幾近一比一，惟古今公司所生產之楊桃汁罐裝產品，在罐面上均刻意將商標上「ＯＥＭ」字樣之比例縮小至與原告「黑面蔡」商標內之楊桃圖樣相同，並將「黑面蔡」字體放大，再加註所謂「新包裝」字樣，造成消費者混淆，誤認兩種產品為同一公司所生產，被告江美珠及被告古今公司產製銷售該等楊桃汁之行為已侵害原告公司「黑面蔡」商標之專用權，而被告丙○○長期代理黑面蔡公司商標之申請，其早知悉另有「黑面蔡」商標存在，仍故意於古今公司生產之同類楊桃汁產品上變換使用商標，以達混淆消費者之目的，其亦有侵害原告商標專用權之故意，被告等均違反商標法第三十一條第一項第一款規定，依同法第六十一條第二項、第六十二項第一款之規定，視為侵害商標專用權，均構成侵權行為等語，有原告提出之原告與被告古今公司生產楊桃汁產品外觀比對照片一幀為證，被告對該照片之真正亦不爭執。被告另雖以：
系爭商標，縱有在外文圖形上變換附加紅色及墨綠色使用之情形而造成原告之損害，但此部份係被授權人被告古今公司所附加，為被告古今公司之單獨行為，與被告江美珠或被告丙○○個人無關，且原告取得之商標係墨色，從商標公告中可知被告無故意、過失云云，資為抗辯。經查：
㈠本件原告前以江美珠即錦美食品商行授權古今公司使用系爭商標，藉由變換使
用商標圖樣並自行加註附記，冀圖混淆消費者，違反商標法第三十一條第一項第一款：「自行變換商標圖樣，致與他人使用於同一商品之註冊商標構成近似而使用」之規定為由，以關係人身分，向主管機關經濟部智慧財產局申請撤銷系爭商標，經經濟部智慧財產局以八十九年七月四日中台處字第八八七０五一號商標撤銷處分書，處以系爭註冊第00000000號聯合商標之商標專用權應予撤銷之處分，並經經濟部於八十九年十一月六日以經（八九）訴第00000000號訴願決定書駁回江美珠即錦美食品商行之訴願，江美珠即錦美食品商行遂提起行政訴訟，經臺北高等行政法院於九十年八月九日以八十九年度訴字第二七０九號判決，駁回江美珠即錦美食品商行之訴，並經最高行政法院於九十一年十月四日以九十一年度判字第一八一一號判決駁回江美珠即錦美食品商行之上訴而告確定等情，有經濟部智慧財產局八十九年十一月二十八日
（八九）智商0269字第八九０一００四一二號函檢送之該件商標申請撤銷案及訴願決定書等資料一份及原告提出之臺北高等行政法院八十九年度訴字第二七０九號判決影本一份、最高行政法院九十一年度判字第一八一一號判決影本一份在卷可稽。
㈡經濟部智慧財產局、經濟部、行政法院皆認定原告主張成立之理由，其大要為：
⑴按商標法第二十一條第二項規定商標專用權以請准註冊之圖樣及所指定之同
一商品或同類商品為限。「黑面蔡」商標，係以具有中文「黑面蔡」及底色圖案之彩色圖樣整體申請註冊，經濟部智慧財產局亦以該圖樣核准其註冊，依上開規定，自應以其請准註冊之整體彩色圖樣為其專用之範圍。因此經濟部智慧財產局於商標公報及商標註冊簿上雖將該商標圖樣顏色記載為「墨色」，應係誤載，且「墨色」之筆誤部分，業經經濟部智慧財產局更正公告於八十九年八月十六日商標公報第二十七卷第十六期，參加人（即本件原告）對「黑面蔡」商標之商標專用權於更正前，不因有上開誤載而受影響，應以請准註冊之整體彩色圖樣為系爭商標是否近似之判斷基準。
⑵江美珠曾擔任黑面蔡公司之監察人，其當深知「黑面蔡」商標，係以具有中
文「黑面蔡」及底色圖案之彩色圖樣整體申請註冊，且以彩色圖樣使用於其指定之商品上行銷多年，並於七十八、八十八年二度延展註冊之事實，亦經經濟部智慧財產局查明載於答辯書，應已為相關消費者所熟悉。
⑶系爭商標係由中文「黑面蔡」及外文「ＯＥＭ」圖樣組合而成，二者字體大
小、比例，並未特別懸殊。然依參加人檢送之發票影本、商品照片、商品實物及商標註冊簿、商標註冊證等證據資料觀之，系爭商標授權使用人古今公司於實際使用時，在顏色上捨棄墨色不用，變換附加紅色、墨綠色圖形設計，在外文圖形上，將「ＯＥＭ」減縮，而放大「黑面蔡」字體，使「黑面蔡」成為商標圖樣之主要部分，與「黑面蔡」商標，以中文「黑面蔡」及底色圖案所組成之彩色圖樣相較，整體構圖意匠均極相彷彿，異時異地隔離觀察，難謂無使消費者產生混同誤認之虞，應屬構成近似，復均指定使用於果汁等同一或類似商品，自有商標法第三十一條第一項第一款之適用。揆諸參加人提出古今公司生產之鐵罐裝楊桃汁標示「註冊第六一五五三八號授權使用」，隆宇公司生產之寶特瓶裝楊桃汁標示「錦美商行授權使用註冊第六一五五三八號」，二者如出一轍，應係出自江美珠即錦美食品商行之變換授權使用，而非各該公司分別擅自變換使用，江美珠即錦美食品商行主張不知情一節，顯係飾卸之詞。本件系爭商標變換之使用，雖係商標專用權人所授權之人使用、製造及販賣，仍屬江美珠即錦美食品商行自行變換使用，本件自應適用商標法第三十一條第一項第一款規定撤銷其商標專用權。
㈢經核經濟部智慧財產局八十九年十一月二十八日（八九）智商0269字第八九０
一００四一二號函檢送之該件商標申請撤銷案、訴願決定書等資料及原告提出之照片：本件被告古今公司之楊桃汁產品，於實際使用系爭商標時，確有在顏色上捨棄原登記之墨色不用，變換附加紅色、墨綠色圖形設計，在外文圖形上，又將「ＯＥＭ」字體減縮，而放大「黑面蔡」字體，使「黑面蔡」成為商標圖樣之主要部分之情事，而與原告之「黑面蔡」商標係以中文「黑面蔡」及底色圖案所組成之彩色圖樣相較，整體構圖意匠均極相彷彿，異時異地隔離觀察，實足使消費者產生混同誤認之虞，應屬構成近似，且二者均指定使用於楊桃汁等果汁同一或類似商品。是前揭經濟部智慧財產局、經濟部及行政法院判決認定事實所憑之前述理由，應屬可採。
㈣被告等雖以不知情為辯。惟查：被告江美珠曾擔任黑面蔡公司之監察人，為被
告不爭執在卷，其對於「黑面蔡」商標圖樣當知之甚稔，再者，被告古今公司生產之鐵罐裝楊桃汁標示「註冊第六一五五三八號授權使用」，另訴外人隆宇公司生產之寶特瓶裝楊桃汁標示「錦美商行授權使用註冊第六一五五三八號」，二者如出一轍，顯係出自被告江美珠之變換授權使用，而非各該公司分別擅自變換使用，被告江美珠所辯不知情，實不足採。次查被告古今公司之原法定代理人即被告丙○○，係系爭商標申請註冊及移轉予江美珠案之商標代理人，業見前述，被告丙○○不僅為系爭商標申請案之代理人，且為相關業者之負責人，而「黑面蔡」商標以彩色圖樣使用於其指定之商品上行銷多年，又於七十
八、八十八年二度延展註冊，應已為相關消費者及業者所熟悉，被告並自認：黑面蔡公司對「黑面蔡」商標等商標之商標處理事務皆由董事長出面委託被告丙○○處理等語，則被告丙○○對「黑面蔡」商標圖樣亦應知甚詳，惟被告丙○○於被告古今公司獲得系爭商標之授權時，既為被告古今公司之負責人，竟在被告江美珠之授權下，刻意於該公司產製、販賣之罐裝楊桃汁上，變換系爭商標登記之「墨色」為附加紅色、墨綠色圖形設計，在外文圖形上，又將「ＯＥＭ」減縮，而放大「黑面蔡」字體，使用與「黑面蔡」商標構成近似之商標圖樣，其與被告江美珠應共同有侵害原告「黑面蔡」商標專用權之故意。被告所辯不知情云云，亦不足採。
四、按商標註冊後，有自行變換商標圖樣或加附記，致與他人使用於同一商品或類似商品之註冊商標構成近似而使用者，商標主管機關應依職權或據利害關係人申請撤銷商標專用權。商標法第三十一條第一項第一款定有明文。商標專用權人對於侵害其商標專用權者，得請求損害賠償。商標法第六十一條第一項亦有明文規定。又因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任；數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任。民法第一百八十四條第一項前段、第一百八十五條第一項亦有明文規定。民法第二十八條及公司法第二十三條復規定：
「法人對於其董事或其他有代表權之人因執行職務所加於他人之損害，與該行為人連帶負賠償之責任」；「公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法令致他人受損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責」。查被告江美珠、丙○○既明知「黑面蔡」商標之圖樣，且知該商標已為相關消費者所熟悉，卻共同故意以上述方法將系爭商標變換使用，而與「黑面蔡」商標使用於同一商品構成近似，足使消費者產生混同誤認之虞，自屬共同侵害原告「黑面蔡」商標之商標專用權，其二人依商標法第六十一條第一項、民法第一百八十五條第一項、第一百八十四條第一項前段規定，對原告應負共同侵權行為連帶損害賠償責任。次查被告丙○○原係被告古今公司之負責人，嗣於八十八年十月七日始變更為乙○○之事實，業見前述，被告古今公司就被告丙○○因執行古今公司之業務而違反法令加損害於原告之侵權行為，依民法第二十八條、公司法第二十三條規定，與被告丙○○負連帶損害賠償責任。又被告古今公司應負損害賠償責任，係因其有代表權之人因執行職務加損害於他人，透過民法第二十八條、公司法第二十三條之規定，所負之法人侵權行為責任，而非直接適用民法第一百八十四條等規定，法人與其代表權人或他人間，要無民法第一百八十五條共同侵權行為規定適用之可言（法人與其代表權人間要無所謂共同侵權行為之共同關聯性）。至於商標法第六十七條前段固規定：「因故意或過失而有第六十三條之行為者，應與侵害商標專用權者負連帶賠償責任」。惟在我國侵權行為法體系上，並不認為法人本身有故意或過失，法人之侵權行為責任，尚非直接適用民法第一百八十四條規定，而係透過民法第二十八條、公司法第二十三條之規定始成立，則被告古今公司本身尚無商標法第六十七條之適用。是被告江美珠與被告古今公司間，既無應負連帶責任之法律明文規定（民法第二百七十二條規定參照），其二者間應係不真正連帶債務關係，原告認被告江美珠與被告古今公司間亦係連帶債務關係，尚有誤會。
五、原告請求損害賠償金額部分：㈠按同法第六十六條第一項至第三項分別規定：「商標專用權人，依第六十一條
請求損害賠償時，得就左列各款擇一計算其損害：一、依民法第二百十六條之規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，商標專用權人，得就其使用註冊商標通常所可獲得之利益，減除受侵害後使用同一商標所得之利益，以其差額為所受損害。二、依侵害商標專用權者因侵害行為所得之利益。於侵害商標專用權者不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項商品全部收入為所得利益。三、就查獲侵害商標專用權商品零售單價五百倍至一千五百倍之金額。但所查獲商品超過一千五百件時，以其總價定賠償金額」；「前項賠償金額顯不相當者，法院得予酌減之」；「商標專用權人之業務上信譽，因侵害而致減損時，並得另請求賠償相當之金額」。
㈡原告就商標法第六十六條第一項規定之損害賠償方法，係主張依第一款但書規
定計算法，即就其使用註冊商標通常所可獲得之利益，減除受侵害後使用同一商標所得之利益，以其差額為所受損害。但原告始終未能舉證證明就其使用註冊商標通常所可獲得之利益，及受侵害後使用同一商標所得之利益二項事實。惟按當事人已證明受有損害而不能證明其數額或證明有重大困難者，法院應審酌一切情況，依所得心證定其數額，民事訴訟法第二百二十二條第二項定有明文。且當事人已證明受有損害而不能證明損害之數額時，法院應斟酌損害之原因及其他一切情事，作自由心證定其數額，不得以其數額未能證明，即駁回其請求（最高法院十八年上字第二七四六號、二十一年上字第九七二號判例意旨參照）。查本件被告等故意變換使用系爭商標，致與原告「黑面蔡」商標構成近似，足以混淆消費者，不僅侵害原告商標專用權，且應已造成原告在銷售方面之損害。茲原告主張：其公司之八十六年度營業額為五千二百八十三萬七千八百三十七元，八十九年度之營業額僅有三千九百七十九萬七千一百元，原告八十六年度營業收入總額為五千二百八十三萬七千三百六十二元×八十六年度同業利潤標準額淨利率8o%計算，為四千二百二十六萬九千八百八十九元，八十九年度營業收入總額為三千九百七十八萬七千一百元×八十九年度同業利潤標準額淨利率8%計算為三千一百八十二萬九千六百八十元等語，有原告提出之其公司八十六年度、八十九年度之營利事業所得稅結稅申報書影本暨各業所得額標準及同業利潤標準一份為證。雖然經濟景氣、消費者口味、其它競爭者對相類產品所為行銷之優劣、及原告公司其他產品之銷售狀況，均係影響原告公司營業收入之因素，尚難認原告營業額之降低，全係被告之侵權行為所造成，但本件被告等故意變換使用商標，致與原告「黑面蔡」商標構成近似，既足以混淆消費者，自會造成原告在銷售額方面之損害，原告公司營業額降低，亦應與被告之侵權行為有部分之關聯性，再斟酌商標法第六十六條第一項各款之規定，及被告江美珠與被告古今公司間於八十六年六月二十五日簽訂之授權契約書明文：古今公司於原告公司停止向江美珠採購楊桃原汁時，每月應至少向江美珠採購五十萬元以上之楊桃原汁，古今公司並提供一百萬元押金予江美珠等語之約定（見被告提出之證四），顯示被告古今公司當初即預估就使用系爭商標每月至少有五十萬元之營業額之情，原告就其營業額三年來（八十六年至八十九年）減少逾千萬元，請求商標專用權受侵害之損害賠償為一百萬元，尚稱合理，應予准許。
㈢本件被告等故意變換使用系爭商標，致其商品與原告「黑面蔡」商標商品構成
近似，足以混淆消費者，相近似商標之商品，在外流通，造成消費者混淆，品質、口感、相關服務之差異易生爭議，自會對原告之商業上信譽造成損害。茲審酌被告江美珠、丙○○本件侵害原告商標專用權之手段，延續之時間（八十六年至八十九年間），原告商譽受損害之程度，並參酌兩造之身分、地位、經濟能力，及原告公司之資本額為五百六十萬元、被告古今公司之資本額為五百萬元，原告請求被告賠償非財產上之信譽損害為一百萬元，尚屬公允，亦應准許。
六、按商標專用權人，得請求由侵害商標專用權者負擔費用，將依本章認定侵害商標專用權情事之判決書內容全部或一部登載新聞紙。商標法第六十八條定有明文。
本件原告依此規定，請求被告負擔費用將判決書刊載於報紙，固屬有據。惟原告並未舉證被告曾在中國時報、聯合報第一版或其他版面刊登系爭商標商品之廣告，且依本件商品之特性，亦無將內容繁多之判決內容刊登於各該報紙第一版之必要。本院認為命被告將本判決主文及理由部分（按判決主文、理由始為法院認定侵害商標專用權情事之部分，事實欄部分僅係兩造之陳述，應予除外），以細明字體十五級，刊登於中國時報第四十一版以下廣告版（全國版）、聯合報第三十八版以下之廣告版（全國版）各一日即已足（查各報廣告版之版面頁數會因時間、刊行縣市而有異，聯合報原則係三十八版以下，中國時報原則係四十一版以下）。原告請求刊登於中國時報、聯合報第一版，尚非妥適。
七、末按原告是否具備權利保護要件，以於事實審言詞辯論終結時為準。查被告江美珠原取得之系爭註冊商標即第00000000號商標，既經經濟部智慧財產局以八十九年七月四日中台處字第八八七０五一號商標撤銷處分書，處以其商標專用權應予撤銷之處分，並經訴願、行政訴訟程序，最後經最高行政法院以九十一年度判字第一八一一號判決駁回被告江美珠之上訴而告確定，依商標法第三十三條前段規定：「商標專用權經撤銷處分確定者，自撤銷處分之日起失效」，是系爭商標之商標專用權已於八十九年七月四日起失效而不存在，不具有任何註冊商標之效力。是原告聲明請求：被告江美珠、古今公司應立即停止使用第00000000號註冊系爭聯合商標，及被告江美珠不得將第00000000號註冊系爭商標移轉或授權第三人部分，因其此部分請求之客體即系爭註冊商標自八十九年七月四日已失效而不存在，原告此部分請求應屬無理由。
八、綜上所述，原告以商標法第六十一條第一項、第六十八條規定，民法第一百八十五條、第一百八十四條第一項、第二十三條、公司法第二十八條規定之侵權行為法律關係，請求被告江美珠、丙○○應連帶給付或被告丙○○、古今公司應連帶給付原告二百萬元，及自起訴狀繕本送達被告之翌日起即被告江美珠自八十八年四月二十五日起，被告丙○○、古今公司自八十八年四月二十七日起，均至清償日止，各按週年利率百分之五計算之利息（被告江美珠與被告古今公司間，就此部分給付，係不真正連帶債務關係，被告其中如任一人為給付，其他人於其給付金額之範圍內，免給付義務），並請求被告應負擔費用將判決書主文及理由部分全文，以細明字體十五級，刊登於中國時報第四十一版以下之廣告版（全國版）、聯合報第三十八版以下之廣告版（全國版）各一日，為有理由，應予准許。原告逾上開部分之請求為無理由，應予駁回。
九、兩造各陳明願供擔保，聲請宣告假執行或免為假執行，經核就原告請求被告給付二百萬元勝訴部分，並無不合，爰分別酌定相當之擔保金額，予以准許。原告敗訴部分，其假執行之聲請失所附屬，應予駁回。至於原告就請求刊登報紙之聲明部分，嗣固亦陳明願供擔保聲請宣告假執行。惟按關於財產權之訴訟，原告得陳明在執行前可供擔保以代釋明而聲請宣告假執行，民事訴訟法第三百九十條定有明文，是係限於關於財產權之請求，始有該聲請假執行條文之適用。查本件原告請求被告刊登報紙以回復信譽部分，核其性質，應屬非財產權之訴訟（參最高法院八十八年度臺抗字第五六四號裁定、八十七年度臺抗字第一四二號裁定意旨），是原告此部分請求尚不得聲請供擔保宣告假執行，原告此部分假執行之聲請於法不合，亦應駁回。
、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法，於本案判決之結果不生影響，自無庸再予審究，併此敘明。
、結論：本件原告之訴為一部分有理由，一部分無理由，依民事訴訟法第七十九條但書、第八十五條第二項、第三百九十條第二項、第三百九十二條，判決如主文。
中 華 民 國 九十一 年 十二 月 十 日
臺灣板橋地方法院民事第三庭~B法 官 王復生右正本證明與原本無異。
中 華 民 國 年 月 日~B法院書記官 曹復