臺灣板橋地方法院民事判決 九十二年度智字第四二號
原 告 輝虎工業股份有限公司法定代理人 丙○○訴訟代理人 丁○○被 告 乙○○
甲○○
參 加 人 采炬企業有限公司
設台北縣新莊市○○路○○○號十五樓法定代理人 乙○○ 住右 三 人訴訟代理人 陳長文律師
黃章典律師朱柏璁律師右當事人間請求侵權行為損害賠償事件，本院判決如左：
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
甲、原告方面：
一、聲明：求為判決被告應給付原告新台幣（下同）四千萬元，及自民國九十年四月十九日起至清償日止按年息百分之五計算之利息。
二、陳述：㈠原告曾於九十年間向台灣板橋地方法院檢察署對被告提出違反專利法之刑事告
訴，經被告提出舉發而終止司法程序，直至九十二年三月專利法修正而將刑法除罪，本案於專利法修正前，曾於九十年四月十八日台灣板橋地方法院檢察署開庭偵查，因此，原告主張利息起算日自九十年四月十九日起。
㈡原告輝虎工業股份有限公司（以下簡稱輝虎公司）以自行開發設計之「可再生
支柴油引擎濾煙器裝置」向經濟部智慧財產局申請新型專利，經審查核准並已獲頒新型第一四八九七五號專利權在案，而原告上開專利期間自八十八年六月二十一日起至九十九年十月一日止，在此專利期間內，原告上開之專利權受專利法之保護，任何人在未經原告同意或授權之情況下，不得製造、販售、使用或意圖販賣而自國外進口與原告上開專利權相同之物品，否則即違反專利法。㈢然原告於新竹科學園區及市場上發現有多家廠商使用有與原告上開專利權相同
之物品，而該物品非為原告專利權物品，經原告多方調查始發現該物品係由被告乙○○所經營之采炬企業有限公司（以下簡稱采炬公司）販售，而另一被告甲○○則負責對外業務招攬廠商，經原告自被告處取得型錄及流程圖並經研究後發現，被告等所販售之「加熱再生型黑煙過濾器」與原告上開專利權相同，原告乃委請順昇國際專利商標事務所鑑定並做成鑑定報告，而順昇國際專利商標事務所於九十年二月三日出具鑑定報告認被告所販售之「加熱再生型黑煙過濾器」與原告上開專利權相同，原告乃於九十年二月八日委請事務所寄發排除侵害通知函，以求排除侵害，而被告委任律師回覆之律師函內亦承認被告所販售之「加熱再生型黑煙過濾器」與原告上開專利權相同，而被告等續而向經濟部智慧財產局對原告之上開專利權進行舉發，其舉發已經經濟部智慧財產局做出舉發不成立之審定，被告利用舉發原告專利權之終止期間仍持續販售，造成原告之損失持續擴大。
㈣本件最主要之爭點在於原告所提出之鑑定報告內容是否合法，我國專利侵害並
不獨採「全要件」原則之審查，乃是並採「均等論」原則之審查，而專利侵害鑑定基準係在於等鑑定物在其所構成之必要元件是否有涵蓋專利權申請專利範圍內所述之必要元件，若有，則採「全要件」說；反之，若並不全然涵蓋而屬於「等效手段之替代」，則採「均等論」說，被告八十九年十二月一日委託理律法律事務所寄發之律師函第四頁第一及第二行間已然承認其所銷售之「加熱再生型黑煙過濾器」與原告之專利權「無論在必要元件及其結構關係上，抑或在該結構所產生之實質功效上均屬相同」，因此，可證明被告確實有侵害。
㈤按專利法第八十五條第一項第二款規定：依侵害人因侵害行為所得之利益，於
侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益，被告於上開期間所販售之數量超過二十組以上，以一組二百萬元計算，被告全部收入所得利益超過四千萬元，是以，被告應將上開所得利益支付原告，做為被告侵害原告專利之損害賠償。
三、證據：提出專利證書、鑑定報告、排除侵害通知書、被告回覆之律師函、被告舉發原告專利權舉發不成立之審定各一件為證。
乙、被告方面：
一、聲明：原告之訴駁回。
二、陳述：㈠原告提起本訴係續為利用司法程序干擾采炬公司之營業
查原告輝虎公司起訴謂被告等未經原告同意或授權，擅自進口並販賣之「加熱再生型黑煙過濾器」產品（下稱「系爭產品」）侵害其所有中華民國新型第一四八七九五號專利（下稱「系爭專利」）之「可再生之柴油引擎濾煙器裝置」。被告否認前述指控，蓋因原告所提呈之證據從形式上即無從佐證原告之主張，且輝虎公司屢次利用司法程序企圖擾亂采炬公司之營業，皆未達其目的，今輝虎公司復又以不實主張提起本案訴訟，以遂其打擊競爭者采炬公司之不法意圖，徒然浪費法院資源，亦使采炬公司應訴。茲將輝虎公司先前一再以各種手段騷擾采炬公司之事實列舉如後，供鈞院參酌：
⒈輝虎公司告訴采炬公司侵權案件，業獲檢察官為不起訴處分原告輝虎公司曾於
九十年間，以告訴人之身分向台灣板橋地方法院檢察署告訴，理由略謂采炬公司明知其代理進口之產品係未經原告授權或同意，而仍基於販賣之犯意，連續為前開侵害輝虎公司專利權之行為等云云。該刑事案件其後因專利法廢止刑罰規定，業經檢察官偵查終結並於九十二年四月二十八日為不起訴處分，此有九十二年度偵字第八○六六號案在卷可稽。輝虎公司前已試圖利用刑事司法程序迫使采炬公司放棄與輝虎公司之營業競爭，然結果未遂其意，因而復提起本訴騷擾采炬公司。
⒉公平交易委員會就輝虎公司濫發警告信事件，曾作出處罰輝虎公司之決定原告
輝虎公司並自八十九年間起於未經確實查證之情形下，對於采炬公司之新竹科學園區高科技產業客戶，諸如台積電、旺宏電子、茂德科技及力晶半導體等公司散發警告信函，謂采炬公司販售之系爭產品已侵害其專利，輝虎公司顯然欲利用此等不法手段影響采炬公司之客戶，使其轉而向輝虎公司購買該項產品。采炬公司於九十年六月針對輝虎公司持續利用系爭專利濫發警告函，以干擾采炬公司之即有或潛在顧客，造成對采炬公司之不公平競爭之行為向行政院公平交易委員會（以下稱「公平會」）提出檢舉。經公平會為詳盡之調查後，公平會於九十一年七月一日作成決定，認為輝虎公司確有利用濫發專利侵害警告函，而為足以影響交易秩序之顯失公平行為，因此命輝虎公司不得續為前開行為，並科以罰鍰之處罰。輝虎公司其後並對於公平會所為決定向經濟部提起訴願，且亦遭經濟部駁回。按采炬公司所代理進口販賣之Engine Control System公司所生產之系爭產品已行銷於市場上多年，Engine Control System公司之母公司Lubrizol公司更係歷史悠久、信譽卓著，且年營業額高達新台幣六百五十億元規模以上之國際公司，惟卻屢次遭輝虎公司利用其專利不當騷擾。由上述過程中可知，原告輝虎公司自始即非因其權利受有損害而濫發警告信函或為刑事案件之告訴，其復又提起本案之訴請求損害賠償，亦係為利用司法程序以達干擾競爭對手采炬公司之營業，使采炬公司及其顧客心生疑慮，且疲於應訴處理紛爭，此等行為實已構成權利之濫用，並非依法正當行使其權利，尚請鈞院明鑑，原告所訴誠非屬實而應予駁回。
㈡原告於舉發案中所為主張應受禁反言原則之拘束，不得於本案更為主張采炬公
司產品侵害其專利權⒈原告曾於舉發案中自承系爭專利與采炬公司之產品完全不同，應受禁反言原則
之拘束，不得於本案更為主張采炬公司產品侵害其專利權按采炬公司前提起舉發案以證據一至證據八等引證案證明系爭專利不具有新穎性及進步性等專利要件而應予撤銷。采炬公司所販售之「加熱再生型黑煙過濾器」產品係一九八五年瑞典公告之第四三九九四九號專利及歐洲EP0000000號專利案之專利實施品，於產品之安裝說明書上已有相應之註記說明。且采炬公司前於八十九年十二月二十二日委託國際通商法律事務所致發輝虎公司之律師函內說明第二點，亦已明確向輝虎公司說明前開事實。而於舉發案審理過程中，輝虎公司兩次向經濟部智慧財產局提呈舉發補充理由答辯書，皆堅稱瑞典公告之第四三九九四九號專利及歐洲EP0000000號專利案與其所有之系爭專利之專利特徵有顯著之不同。更有甚者，輝虎公司於經濟部智慧財產局審理系爭專利之舉發案時主張采炬公司產品之流程圖圖例與系爭專利不同，以免系爭專利遭主管機關撤銷；惟其所提起本案之民事侵權訴訟中，於九十二年十月三日呈遞之起訴狀所附之鑑定報告竟又以該流程圖與系爭專利比對後作成侵害之結論，並以此作為指控被告侵權之證據。其前後於系爭專利之舉發案中以及本案訴訟中所為主張明顯自相矛盾，更彰顯原告之兩手策略僅為干擾采炬公司之營業而為不實之主張。承上所述，原告於舉發程序中既已主張瑞典公告之第四三九九四九號專利及歐洲EP0000000號專利案與其所有之系爭專利全然不同，其應受禁反言原則之拘束，不得復於本案訴訟中復為相反之主張，而認采炬公司依據前開瑞典專利及歐洲專利製造之專利實施品與其系爭專利之技術內容相同而有侵權之事。
⒉經濟部智慧財產局於舉發程序中已認定前開瑞典專利及歐洲專利與原告之系爭
專利有所不同，足證系爭產品涉有侵權一事顯係子虛烏有按經濟部智慧財產局乃我國有關專利相關案件之主管機關，且審查委員皆為具有該等技術領域專業之人，且於系爭專利之舉發程序中，智慧財產局所為之審定認為前開瑞典專利及歐洲專利與系爭專利案之技術手段有所不同，因而為舉發不成立之認定。采炬公司販售之系爭產品既為前開瑞典專利及歐洲專利之專利實施品已如前述，又具有此等領域專業知識之智慧財產局審查委員亦認為開瑞典專利及歐洲專利與系爭專利不同，更足以確認采炬公司販售之系爭產品與原告之系爭專利完全不同，而無原告所稱侵害其系爭專利權之事。
⒊舉發案與專利侵權訴訟屬本質上有所不同，不能以采炬公司曾提起舉發而詎認
有侵權之事此外，針對上次九十二年十月二十二日庭期中原告對於采炬公司提起舉發一事有所疑問，茲更為說明以釐清事實。按舉發案係針對系爭專利之有效性進行審查，並以系爭專利是否已為其申請日前之先前技藝所揭露，而不具有專利法規定之要件為斷；而專利侵權訴訟則係專利權人行使專利法上賦予之排他權利，兩者本質上即有不同。原告輝虎公司於本案中主張采炬公司製造之產品有侵害其擁有之專利權之虞，因此提起本訴主張損害賠償。采炬公司先前雖另針對輝虎公司之系爭專利案提起舉發，主要乃著眼於該系爭專利確實為無效之專利，並非係認有侵權之事實而為舉發；況輝虎公司已多次以司法程序即程序外之方法企圖影響並騷擾采炬公司之營業，舉發案係依客戶之要求提起，實不能以采炬公司曾提起舉發而詎認有侵權之事。
⒋原告並未針對采炬公司販售之產品與系爭專利加以比對，僅據回覆函內容即片
面聲明被告已承認采炬公司販售之產品有侵害系爭專利，實係為誤導鈞院審理原告於起訴狀謂被告等委任律師回覆之律師函亦已承認被告所販售之「加熱再生型黑煙過濾器」與原告上開專利權相同，復於鈞院九十二年十月二十二日開庭審理時針對此點主張被告已有自認之事實，此全為意圖曲解事實以混淆鈞院之視聽。按采炬公司委任理律法律事務所律師回覆之律師函內係針對系爭產品係依據一九八五年瑞典公告之第四三九九四九號專利及同年公開之歐洲EP0000000號專利申請案製造一事說明。如前所述，輝虎公司係以采炬公司之產品流程圖為系爭專利比較，從未針對采炬公司販售之產品與系爭專利加以比對，竟據該回覆函內容認為被告已承認采炬公司販售之產品有侵害系爭專利，實係為誤導鈞院審理。
㈢原告所檢附之鑑定報告存有諸多顯然瑕疵，其鑑定內容不足採信⒈原告係順昇國際專利商標法律聯合事務所股東之一，該事務所作成之鑑定報告
公信力堪疑按該鑑定報告作成者係順昇國際專利商標法律聯合事務所（以下稱「順昇事務所」），姑不論其並非司法院及行政院共同協調指定之專利侵害鑑定專業機構，其公信程度已屬可疑；順昇事務所之所長丁○○先生（即原告之訴訟代理人）並於鈞院九十二年十月二十二日開庭審理時自承原告輝虎工業股份有限公司係順昇事務所之投資股東之一，此有鈞院當日開庭之筆錄可稽；丁○○先生更於八十九年間任職於順昇事務所，且於九十年十月離職赴輝虎公司任職，此等事實係經公平會之調查確認，並明確載於前開公平會處分決定書第五頁內。由前開事實可知，順昇事務所與原告輝虎公司間確有密切不可分之關係，從而，順昇事務所所為鑑定報告之內容公信力實堪疑慮。
⒉該鑑定報告係以采炬公司之型錄及流程圖與系爭專利進行比對，完全不符經濟
部智慧財產局所頒行之侵害鑑定基準所揭示之侵害鑑定流程再者，該鑑定報告內容係依據原告自采炬公司處取得之型錄及流程圖與系爭專利案比較，並未就系爭專利之申請專利範圍各獨立項所界定之技術特徵與待鑑定物品細予分析比對，其鑑定步驟及方法完全不符經濟部智慧財產局頒布之「專利侵害鑑定基準」所揭示之鑑定流程，其形式與實質之瑕疵歷歷可見，如該鑑定報告第三頁之必要元件比較表，可發現「槽體」項目中，鑑定報告係認定全要件不適用，而依據前開專利侵害鑑定基準，在鑑定報告中全要件不適用及未得其他如均等論之檢驗支持下，即應導出鑑定物不侵權之結論，惟該鑑定報告在無任何推導說明之下，竟直接跳躍至待鑑定物侵害原告專利之結論，該鑑定報告作成之草率，由此可見一斑。因此，原告所附之鑑定報告無論就形式上或實質上皆可見諸多瑕疵，原告竟據此對被告等主張被告等販售之產品侵害其專利權，其請求顯不足採，尚請鈞院明鑑。
㈣原告之專利範圍係「一重再生之柴油引擎濾煙器裝置」之標的，因此屬於一物
品新型專利，待鑑定物應以實物為之，原告所提出之鑑定報告係以采炬公司之型錄及流程圖與系爭專利進行比對，其不當之處甚明。出而采炬公司於八十九年提出「柴油引擎排黑煙過濾器」實物一式一件送請中國機械工程學會鑑定結果，認不相同於原告專利之申請範圍，顯見被告並未侵害原告之專利。
原告專利遭主管機關撤銷，亦可證被告並未侵害原告之專利。
㈤原告於九十年二月三日知悉其所起訴之侵權事實及所指賠償義務人於本訴起訴時已逾二年，其損害賠償請求權已罹於時效而消滅。
三、證據：提出原告專利舉發補充理由答辯書、中國機械工程學會專利侵害鑑定報告各一件為證。
丙、參加人部分
一、陳述：就兩造之訴訟有法律上利害關係之第三人，為輔助一造起見，於該訴訟繫屬中，得為參加。原告以被告未經原告同意或授，擅自進口並販賣「加熱再生型黑煙過濾器」產品，侵害原告所有中華民國新型第一四八七九五號專利之「可再生柴油引擎濾煙器裝置」為由提起本件訴訟。惟依原告起訴狀中指稱該等販售行為係由參加人采炬公司所為，因此參加人於本件訴訟於本件訴訟實與被告存有相同之法律上利害關係，爰聲請參加本件訴訟。
二、證據：未提出任何證據以供本院審酌。理 由
一、按就兩造之訴訟有法律上利害關係之第三人，為輔助一造起見，於該訴訟繫屬中，得為參加，民事訴訟法第五十八條第一項定有明文。查本件原告主張被告乙○○經營之采炬公司販售侵害原告專利之產品而提起本件訴訟，參加人則陳稱其所販售之「加熱再生型黑煙過濾器裝置」產品並未侵害原告之專利，自應認參加人就本件訴訟有法律上之利害關係，依上揭法條規定，其參加訴訟即屬合法。
二、本件原告主張：原告自行開發設計之「可再生支柴油引擎濾煙器裝置」向經濟部智慧財產局申請新型專利，經審查核准並已獲頒新型第一四八九七五號專利權在案，專利期間自八十八年六月二十一日起至九十九年十月一日止，詎原告於新竹科學園區及市場上發現有多家廠商使用有與原告上開專利權相同之物品，而該物品非為原告專利權物品，經原告多方調查始發現該物品係由被告乙○○所經營之采炬公司販售，而另一被告甲○○則負責對外業務招攬廠商，經原告自被告處取得型錄及流程圖並經研究後發現，被告等所販售之「加熱再生型黑煙過濾器」與原告上開專利權相同，爰依專利法第八十五條第一項規定請求被告賠償損害及法定遲延利息云云。被告則以：采炬公司販售之「加熱再生型黑煙過濾器」係一九八五年瑞典公告之第四三九九四九號專利及歐洲ＥＰ0000000號專利之專利實施品，原告專利之範圍不能搉及至前開瑞典與歐洲專利，原告並於經濟部智慧財產局審理原告專利舉發案時主張采炬公司之流程圖與原告專利不同，且采炬公司進品之「加熱再生型黑煙過濾器」已經中國機械工程學會鑑定認未侵害原告專利，顯見被告並無侵害原告專利之情事等語，資為抗辯。
三、經查原告主張其自行開發設計之「可再生支柴油引擎濾煙器裝置」向經濟部智慧財產局申請新型專利，經審查核准並已獲頒新型第一四八九七五號專利權在案之事實，固據提出專利證書一件，足堪憑信。惟原告主張采炬公司販售之「加熱再生型黑煙過濾器裝置」侵害原告前開專利乙節，經采炬公司於八十九年間將實物送請司法院與行政院協調完成指定之專利侵害鑑定機構中國機械工程學會鑑定結果，認采炬公司檢送之實物不相同於原告專利之申請範圍，原告之專利範圍不可推及至一九八五年瑞典公告之第四三九九四九號專利及歐洲ＥＰ0000000號專利之專利實施品與采炬公司之鑑定物，有被告所提出該會出具之鑑定報告一件在卷足憑，自難認被告有侵害原告專利之行為。雖原告另據順昇國際專利商標事務所鑑定報告一件主張被告確有侵害原告專利之情事，然該原告係順昇國際專利商標事務所之股東，該事務所出具之鑑定報告已有偏頗之虞，況該事務所係以取自采炬公司之型錄及流程圖進行比對，並非以被告販售之實物鑑定物，認被告侵害原告之專利，而原告卻於經濟部智慧財產局審理原告專利舉發案時主張采炬公司之流程圖與原告專利不同，有被告所提出之原告專利舉發補充理由答辯書一件可證，核順昇國際專利商標事務所出具之鑑定意見顯與原告於專利舉發案所為之答辯相互矛盾，洵無可採。
四、從而，原告侵害專利權之法律關係請求被告賠償四千萬元，及自九十年四月十九日起至清償日止按年息百分之五計算之利息，為無理由，應予駁回。
五、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及其他未經援用之證據，均與本判決所為前開判斷不生影響，無庸逐一論述，附此敘明。
六、結論：原告之訴為無理由，依民事訴訟法第七十八條、第八十六條第一項後段，判決如主文。
中 華 民 國 九十三 年 二 月 十二 日
臺灣板橋地方法院民事第三庭~B法 官 何君豪右為正本係照原本作成如對本判決上訴，須於判決送達後廿日內向本院提出上訴狀中 華 民 國 九十三 年 二 月 十二 日~B法院書記官 蕭興南