臺灣板橋地方法院民事判決 94年度重智字第17號原 告 泰博科技股份有限公司兼法定代理 乙○○人共 同訴訟代理人 周燦雄律師被 告 豪展醫療科技股份有限公司法定代理人 甲○○訴訟代理人 王嘉翎律師
謝震武律師上列當事人間請求損害賠償事件，經本院於民國94年12月12日言詞辯論終結，判決如下：
主 文原告之訴及假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、原告起訴主張：㈠如附表所載專利權，分別屬於原告2 人所有，被告明知並無
該等專利權，竟擅自於該公司網頁（網址：http://www.avi
ta.com.t w/ new_Eng/technology.htm及http://www.avita. com.tw/ch n/te chnology.htm）誑 稱有該等專利權，以此等不正行為欺罔大眾，影響交易秩序，且此等行為亦屬專利法第56條、108 條所稱『販賣之要約』之範疇，係侵害專利權之態樣，原告自得依公平交易法第24、30、31條及專利法第84、85、108 條之相關規定，請求被告賠償損害、排除侵害及併請求禁止被告再犯之宣示。此部分金錢賠償，依民事訴訟法第244 條第4 項規定，暫以新台幣（下同）1,00 0萬元為全部請求之最低金額。另因被告於網頁表明系爭專利為其所有，亦侵害原告之姓名表示權，爰依法請求為回復名譽之必要處分，命被告登報道歉。
㈡對被告答辯之陳述：
①兩造間關於系爭專利之授權或轉讓，是否以兩造間股份轉換
之事實存在為前提？⑴從系爭專利授權書開宗明義所揭示：「茲因本人乙○○為泰
博科技股份有限公司之負責人，經泰博科技股份有限公司的全體股東同意與豪展醫療科技股份有限公司做股份轉讓...」等語，可證本件系爭專利之授權或轉讓，係以兩造間股份轉換之事實存在為前提。
⑵按解釋意思表示，應探求當事人之真意，不得拘泥於所用之
辭句。契約應以當事人之立約當時之真意為準，而真意何在，又應以過去事實及其他一切證據資料為斷定之標準，不能拘泥文字致失真意（最高法院19年上字第453 號判例參照）。查：原告之所以於91年5 月2 日立具系爭專利之授權書，乃為達兩造於91年5 月3 日所立股份轉換契約之經濟目的而為，蓋經股份轉換之結果，被告公司即持有原告公司百分之百之股權，則原告（含其法定代理人）將系爭專利授權或轉讓與被告，勿寧是理所當然，但嗣後兩造認為原「為擴大規模經營，增進整合行銷，降低營運成本，發揮經營綜效，強化競爭力」之目標無法達成，乃合意解除「轉換契約」。被告雖否認系爭專利授權或讓與之約定係以股份轉換事實之存在為前提，然而所謂「在商言商」，原告焉有可能在無任何條件之情況下，平白將系爭專利授權或讓與被告？不知被告是否能就此提出合理之解釋？如果不能，則兩造間立約之真意何在，實已昭然若揭，無待詞費。
⑶被告雖稱原告乙○○於87年起與被告開始陸續洽談專利權之
合作，並無償受有被告公司之技術股，意謂被告受系爭專利之授權，已付代價，此即為兩造間何以於91年間之股份轉換契約中會有專利相關權利讓與之約定云云，惟上開主張事實，已為原告於相關仲裁事件中予以否認，本件原告亦否認其主張，請被告負舉證之責任。
②兩造間於91年5月3日所立股份轉換契約，是否經合意解除？⑴被告已於92年4 月30日將原已轉換之原告公司股份全部轉回
原股東，如非合意解除而被告願意配合，焉有可能？被告雖主張係兩造另行約定買回股份，但不知其所據為何？其空言主張，殊嫌無據。
⑵被告原以增資發行新股之方式，作為與原告換股之條件，但
此項增資業經被告公司於92年度股東權益變動表中，以減資退回股本方式予以沖銷，此一事實，亦足證兩造間之轉換契約，業經合意解除。茲兩造間之轉換契約既經合意解除，原依該契約所為之給付（即專利權之授權或轉讓，自應回復原狀）。
⑶退萬步言，縱認上開系爭股份轉換契約未經合意解除，但系
爭之專利授權契約原告既嗣於94年1 月28日在93年仲聲忠字第100 號仲裁事件中向被告為終止授權之意思表示，被告則無再主張擁有系爭專利權之餘地。其聲明為：
⒈被告應給付原告1000萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%五計算之利息。
⒉被告應將如附件1 網頁內容（網址：http://www.avita.com.t
w/new_Eng/technol ogy.htm 及http://www.avita.com.tw/ch
n /technology.htm）全 部刪除，並不得再以任何方式妨害原告如附表所載之專利權。
⒊被告應以自己費用在工商時報、經濟日報第1 版以25公分乘以
36公分篇幅及被告公司網頁首頁上（http://www.avita.com.t w/）刊登如附件2 之道歉啟事3 日。
二、被告則以：㈠原告2 人曾於91年5 月2 日同意將登記在原告名下所有申請
中或已核發之專利所生一切相關權利，全數授權予被告，未經被告同意，其亦不得私自將專利權授與他人使用等情，有授權書可證。嗣原告泰博公司與被告又於91年5 月3 日簽立轉換契約，其中第14條第3 款約定「甲、乙公司雙方同意股份轉換後，乙公司及乙○○先生於股份轉換基準日前所持有之專利所有權將全數歸屬甲公司所有。此專利權日後乙公司及乙○○先生不得私下轉讓他人使用」等語，另依同條第4款約定「本股份轉換案須經甲、乙公司雙方股東會決議通過後始生效力。惟本股份轉換案如未能取得相關主管機關之核准或許可，則本股份轉換決議自始不生效力」等語，而上述股份轉換案業經雙方股東會決議通過，嗣後亦經取得主管機關之核准。準此，被告非但有權實施系爭專利權，且於被告與原告泰博公司彼此股份轉換基準日後（91年6 月10日），系爭專利權已均歸被告所有。
㈡按專利權之讓與或授權不以登記為生效要件，乃於讓與或授
權契約之當事人間於意思表示合致時即已生效，此由專利法第59條規定可知，該條依同法第108 條規定於新型專利準用之。經濟部智慧財產局90年3 月28日 (90) 智法字第09086000310 號亦函釋：「專利法第59條規定『發明專利權人以其發明專利權讓與他人或授權他人實施，非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人』，故專利權讓與、授權不以登記為生效要件，讓與或授權契約當事人間，於意思表示合致時即已生效，至於對第三人之效力，則非經登記不得對抗.. 」等語。是系爭專利權既依兩造上開約定於彼此股份轉換基準日後歸被告所有，原告即不得以未經登記，而謂系爭專利於當事人間未生讓與效力。
㈢兩造從未約定系爭專利權轉讓須以股份轉讓之事實存在為前
提，綜觀兩造間之轉換契約暨先前授權書內容觀之，雙方僅就系爭專利權授權及轉讓之「始期」有所約定，未有任何終期或解除條件之約定，是原告主張系爭專利權轉讓係以股份轉讓之事實存在為前提云云，非屬事實。
㈣兩造就系爭股份轉讓契約亦從未經雙方合意解除，而係股份
轉讓完成數月之後，雙方於考量公司於股份轉讓後之經營狀況，由被告與原告泰博公司原股東另為股份買回之約定。上開事實業據原告於93年仲聲忠字第100 號仲裁事件答辯狀5中自承：「嗣92年4 月雙方同意再讓原告公司原股東買回原股乃為另一協議下之結果」「2 者之法律行為依據不相同，前者是企業併購法上之股份轉換行為，係屬兩家公司間之行為，後者則是豪展公司出賣其持有之泰博公司股份予原持股人，是豪展公司與原持股人間之股票買賣行為... ，並不需要兩家公司解除或終止之前轉換股份合意始得為之」等語可證。且原告於上開仲裁事件94年8 月17日開庭時，對於仲裁人詢問：「... 你們現在是主張不需要終止或解除，而且也沒有終止或解除的意思，是不是這樣子？」亦回答：「我們是還沒有作終止或解除的意思表示的」、「對，到目前我們就這個部分還沒有作終止或解除的意思表示。」等語，復有上開仲裁事件94年8 月17日開會紀錄可證。
㈥至原告雖主張其已於仲裁程序中表示終止系爭專利授權云云
，惟原告泰博公司嗣與被告於91年5 月3 日簽立轉換契約，約定系爭專利所有權歸屬被告所有，顯係取代先前授權之約定而為轉讓之新約定，則原告即無從主張終止授權。
㈦退萬步言之，被告係基於系爭轉換契約之約定，認為系爭專
利權為被告所有，而於網站上如是記載，故無原告所主張被告有「明知」並無該等專利權之情事。縱嗣經本院或上開仲裁事件審理後認定被告現今並未享有系爭專利相關權利，被告亦絕無違反公平交易法與侵害原告專利權之明知與故意。
其聲明為：
⒈原告之訴及假執行之聲請駁回。
⒉如受不利判決，願供擔保請准宣告免予假執行。
三、兩造不爭之事實：㈠91年5 月3 日原告泰博公司與被告簽訂股份轉換契約書，契
約書內約定原告同意系爭專利權歸屬被告所有，上開股份轉讓案經雙方股東會決議通過，嗣並取得相關主管機關核淮而完成轉換事宜。
㈡上開股份轉換案於91年6 月完成後，嗣於92年4 月30日由原
告泰博公司原股東以91年5 月轉換契約之約定股份轉換比例將原持股取回。
四、本件爭點：㈠系爭股份轉換契約中約定有關系爭專利權歸屬被告所有之意
義為何？㈡92年4 月30日原告泰博公司原股東依原系爭轉換契約約定之
換股比例再將股份取回，兩造真意是否合意解除91年5 月之股份轉換契約？或是另為約定？92年4 月30日原告泰博公司與被告間股份換回後，對系爭專利權之歸屬有何影響？
五、茲就上開爭點分敘如下：
（一）系爭股份轉換契約中約定有關系爭專利權歸屬被告所有之意義為何？㈠按解釋契約，固須探求當人立約時之真意，不能拘泥於契
約之文字，但契約文字業已表示當事人真意，無須別探求者，即不得反捨契約文字而更為曲解，有最高法院17牛上字第1118號判例意旨可參，合先指明。
㈡查：系爭轉換契約14條第㈢項係約定：「甲（即被告公司
）、乙（即泰博公司）同意股份轉換後，乙公司及乙○○先生於股份轉換基準日所持有之專利所有權將全數規歸甲公司所有。此專利權日後乙公司及乙○○先生不得私下轉讓他人使用」等語，經觀諸該條文約定之文義，顯已明白揭示系爭專利所有權屬被告所有之始點為『原告泰博公司與被告為股份轉換基準日後』，並約定原告於該始點之後不得再將系爭專利權『轉讓』他人使用。是兩造於系爭轉換契約中約定有關系爭專利權歸被告所有之意義，應解為原告有將系爭專利權讓與被告之合意。
㈢再按「發明專利權人以其發明專利權讓與、信託、授權他
人實施或設定質權，非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人」，專利法第59條定有明文，上開條文依同法第10
8 條規定於新型專利準用之。因此，發明或新型專利權人將其專利讓與或授權他人時，在契約當事人間，於意思表示合致時即已生效，並不以向專利專責機關登記為要件。
查：91年5 月3 日原告泰博公司與被告簽訂之轉換契約有關股份轉讓案業經雙方股東會決議通過，嗣並取得相關主管機關核淮而完成轉換事宜等事實，為兩造所不爭執，則依系爭轉換契約第14條第㈢項之約定，原告泰博公司與被告股份轉換基準日後，系爭專利權因讓與而歸被告所有。
（二）92年4 月30日原告泰博公司原股東依原系爭轉換契約約定之換股比例再將股份取回，兩造真意是否合意解除91年5月之股份轉換契約？或是另為約定？92年4 月30日原告泰博公司與被告間股份換回後，對系爭專利權之歸屬有何影響？㈠原告固主張：被告原以增資發行新股之方式，作為與原告
換股之條件，但此項增資業經被告公司於92年度股東權益變動表中，以減資退回股本方式予以沖銷，此一事實，亦足證兩造間之轉換契約，業經合意解除云云，惟已為被告所否認，且參諸原告於93年仲聲忠字第100 號仲裁答辯㈤狀第19頁記載: 「... 嗣92年4 月雙方同意再讓泰博原股東買回原股，讓原本有緊密合作關係之二公司，再次回到未為換股前之各自獨立狀態，乃為另一協議下之結果，如前所述二者之法律行為依據並不相同，前者是企業併購法上之股份轉換行為，屬二家公司之行為，後者則是豪展公司出賣其持有之泰博公司予原持股人，係屬豪展公司與原持股人間之股票買賣行為，基於股份買賣自由之原則，並不需要兩家公司解除或終止之前轉換股份合意始得為之」等語（參見被告94 年12 月12日民事辯意旨狀證5 之1），適足證於92年4 月30日泰博公司原股東依原系爭轉換契約約定之換股比例再將股份取回，乃原告泰博公司原股東與被告另為股份買賣轉換之約定，而非原告泰博公司與被告合意解除系爭91年5 月簽立之轉換契約，堪認原告主張系爭轉讓契約業經雙方合意解除乙節，並非有理。
㈡再觀諸系爭轉換契約內容全文，有關系爭專利權讓與之約
定並未附有類似「當被告未持有原告泰博公司股份時，系爭專利權應回歸原告所有」之解除條件。系爭轉換契約既未經兩造合意解除，則嗣後於92年4 月30日原告泰博公司原股東另與被告為買回被告持有原告泰博公司股份之約定，並不影響被告基於系爭轉換契約第14條第㈢項因讓與而取得系爭專利權之效力。
㈢至原告復主張：縱系爭轉換契約未經合意解除，但系爭專
利授權契約嗣既經原告表示終止，被告即不得主張其擁有系爭專利權乙節。查：依卷附系爭專利授權書所示，原告簽署日期為91年5 月2 日，在系爭轉換契約簽署日前，則應認兩造係嗣以系爭轉換契約中有關系爭專利權讓與約定取代原先就系爭專利授權之約定。是依系爭轉換契約，原告已非系爭專利所有權人，自無從對被告主張終止授權。
六、綜上所述，原告既已依系爭轉換契約將系爭專利權讓與被告實施，其讓與之效力自不因雙方未向專利主管機關登記，或被告嗣將依系爭轉換契約取得之原告泰博公司股份再賣予原告泰博公司原股東而受影響。至系爭轉換契約生效後，嗣後發生被告不再為原告泰博公司百分之百持股股東之情形，是否為情事變更致系爭轉換契約中有關系爭專利權讓與之約定為顯失公平而有民法第277 條之2 之適用？乃另一法律問題，在原告另訴請法院為變更而獲勝訴判決前，原告仍非系爭專利權人。從而，原告依公平交易法第24、30、31條及專利法第84、85、108 條之相關規定，訴請被告賠償損害、排除侵害及請求禁止被告為再犯之宣示，為無理由，應予駁回。原告之訴既經駁回，其假執行之聲請即失所附麗，應併予駁回。
七、本件事實已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及證據經予審酌，核與判決結果不生影響，爰不再逐一論述，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，依民事訴訟法第78條，判決如主文。
中 華 民 國 94 年 12 月 26 日
民事第二庭 法 官 古秋菊以上正本，係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀中 華 民 國 94 年 12 月 26 日
書記官 李錦輝