臺灣板橋地方法院民事判決 96年度重智字第11號原 告 甲000000 0
t,法定代理人 乙0000000
t,訴訟代理人 黃福雄律師複代理人 黃慧婷律師
李傑儀律師被 告 華東承啟科技股份有限公司法定代理人 丙○○
號訴訟代理人 桂齊恆律師
廖正多律師謝智硯律師丁○○上列當事人間請求損害賠償等事件，經本院於民國98年4 月9 日言詞辯論終結，判決如下：
主 文原告之訴及假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、程序方面：按智慧財產案件審理法已於96年3 月28日經以總統華總一義字第0960035700號令公布，並經司法院於97年5月6 日以院台廳行一字第0970009972號令發布定於97年7 月
1 日施行。依該法第37條第1 項第1 款規定，於該法施行前已繫屬於地方法院及高等法院之智慧財產民事事件，其法院管轄及審理程序應依其進行程度，由該法院依該法所定程序終結之，其已依法定程序進行之訴訟程序，效力不受影響。查本件係智慧財產案件審理法施行前已繫屬於地方法院之智慧財產民事案件，依上開規定，應由本院依其進行程度，依智慧財產案件審理法所定程序終結之，合先敘明。
二、原告主張：㈠原告為NASDAQ股票市場上市公司，係以提供記憶體、混合訊
號及LCD 驅動積體電路等產品多元化後段測試與封裝技術服務之高科技公司，並為中華民國發明專利第177516號（公告編號第531870號）「增進穩固及對位之晶片接合方法」專利（下稱系爭專利）之專利權人，專利權有效期間自民國92年
5 月11日起至111 年4 月25日止。系爭專利係一種增進穩固及對位之晶片接合方法，即利用一預浸材形成於晶片之主動面，當接合晶片於基板時，該預浸材結合晶片與基板，以提供良好之支撐與凸塊對位，其中系爭專利申請範圍第12項為「12. 一種增進表面接合之晶片組合構造，其包含：一晶片，其係具有一主動面，在該主動面上係形成有一保護層（passivation layer） 以及複數個顯露於該保護層之焊墊；及至少一預浸材（prepreg） ，其係形成該保護層上，其中該預浸材係不覆蓋至該些焊墊。」㈡原告日前於市面上發現「APOGEE」品牌電腦記憶體模組（模
組標號：AU00000-000 P500, Z000000000）之記憶體產品（記憶體產品標號：WA51082B-3B 、E715U8H26265、0721，下稱系爭記憶體產品）涉有侵害原告前揭專利權之嫌，即委請司法院網站所登錄之侵害專利鑑定專業機構「財團法人台灣經濟科技發展研究院」（下稱台經院）就前開產品進行專利侵權鑑定，經鑑定後認為系爭記憶體產品其對應構成要件落入系爭專利申請範圍第12項。系爭記憶體產品係被使用於被告所生產銷售之電腦記憶體模組上，故被告生產銷售之電腦記憶體模組中系爭記憶體產品確實侵害原告系爭專利。原告於發現上情後，曾於96年8 月9 日寄發律師函請被告出面協商處理前述侵害系爭專利權事宜，惟被告藉詞拖延。查被告未經原告同意或授權，即擅自製造含有系爭專利之記憶體產品而侵害原告系爭專利，原告爰依專利法第56條第1 項、第84條第1 項規定，請求被告賠償原告損害暨排除前開侵害。
查原告至少因此受有被告應給付、但卻未給付原告專利授權權利金之損害。依據被告95年度財務報告資料顯示，被告公司95年度記憶體（Memory）之銷貨收入為新臺幣（下同）14億9,698 萬3,000 元，專利授權金金額約占營收金額1.5 ﹪，故被告於95年度製造含有系爭專利之記憶體產品，其未給付予原告之權利金為2,245 萬4,745 元（即：1,496,983,
000 ×1.5% = 22,454,745） 。此尚未含95年度後之損害賠償，因被告仍繼續製造含有系爭專利之記憶體產品，且持續獲利，原告爰先為一部請求，請求被告應給付原告1,500 萬元之損害賠償金。並聲明：⒈被告應給付原告1,500 萬元，及自96年8 月10日起至清償日止，按週年利率百分之5 計算之利息。⒉被告不得製造、銷售任何內含原告中華民國發明專利第177516號專利技術之半導體產品。⒊第⒈項聲明原告願供擔保，請准予宣告假執行。
三、被告則以：㈠系爭專利應依90年10月24日修正公佈90年專利法所核准審定
，並適用申請時之83年專利審查基準。依據90年專利法第31條第3 款之要件關係及83年專利審查基準第3 章、第二節、五之規定，系爭專利請求項第12項（第2 獨立項）需符合系爭專利請求項第1 項（第1 項獨立項）所載「實施該方法所直接使用之機械，器具或裝置」之關係。系爭專利第12項（第2 獨立項）所載之發明為「欠缺達成目的之部分技術手段」屬「未完成發明」，難謂可供產業上利用、或為獨立項申請專利範圍不明確記載申請專利之發明、或為獨立項不載明實施之必要技術特點，是系爭案請求項12所載之發明顯已違反專利法第19條、第20條第1 項前段之規定，並存在專利法第71條第3 款與第4 款之情事；況系爭案請求項12所載之發明不具備新穎性、進步性。依據智慧財產案件審理法第16條第2 項之規定，智慧財產權人即原告於該本件訴訟不得對於他造即被告主張權利。從而，原告依據侵權行為之法律關係訴請被告排除侵害及損害賠償，為不足採，應予駁回。
㈡原告自行委請財經院出具之報告意見，雖名為「鑑定報告」
，但因非於訴訟中由法院命其為之，自應評價其證據方法為書證。被告產品係以「打線〔wire-bonding〕電性連接晶片與基板」，係屬系爭案發明說明所載之先前技術。原告將屬系爭案發明說明所揭示之先前技術之產品，主張落入系爭專利之專利權範圍而構成專利侵害，無異是將先前技術納入系爭專利之保護範圍，依據智慧財產局公告之專利侵害鑑定要點第三章、鑑定方法、第一節、四、㈡、3 之規定，原告之主張顯非妥適，不應允許。且台經院鑑定報告之待證物及原告提出之原證24電腦記憶體模組產品並不符合文義讀取，系爭待證物並未侵害系爭專利權。系爭專利請求項第12項所載「至少一預浸材[prepreg] ，其係形成該保護層上，其中該預浸材係不覆蓋至該些焊墊。」之技術特徵。是被告並未侵害系爭專利請求項第12項專利權，且系爭待證物不適用「均等論」。被告主張適用「先前技術阻卻」及「禁反言」，以對抗系爭案請求項第12項專利權。
㈢原告未於專利物品或其包裝上標示專利證書號數，依專利法
第79條不得請求損害賠償：查原告自承其在系爭專利產品或其包裝上無標示專利證書號數，被告係於96年間收到原告委託友理法律事務所之律師函，才知曉系爭專利。原告並未能舉證證明被告於收受律師函前有何明知或可得而知系爭專利之情事，則被告當無故意或過失可言，依法原告自不得向被告請求損害賠償。
㈣綜上所述，系爭專利因有先前技術明顯存在，系爭專利請求
項第12項除不具新穎性或進步性之外，系爭案請求項第12項所載發明更有違反專利法第19條、第20條第1 項前段之規定，且存在專利法第71條第3 款與第4 款之情事，應不予專利，其非有效合法之專利，實極明確。另因被告出售之產品，並無如該發明專利第177516號第12項所述之構造，亦不構成侵權行為。且原告並未於專利物品或其包裝上標示專利證書號數，依法不得請求損害賠償等語，資為抗辯。並聲明：⒈原告之訴駁回。⒉如受不利益之判決，被告願以現金或金融機構定期存單供擔保，請准免為假執行。
四、得心證之理由：㈠按當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，
法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷；前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利，智慧財產案件審理法第16條第1 項、第2 項定有明文。本件原告起訴主張被告所製造生產之電腦記憶體模組之系爭記憶體產品侵害原告系爭專利，惟因被告抗辯系爭專利有先前技術明顯存在，不具新穎性或進步性，非有效合法之專利，揆諸前揭法條規定意旨，自應先就此部分爭議為審理。倘原告系爭專利確有無效事由，則原告本於無效之專利請求被告賠償損害，即無理由。
㈡系爭專利申請專利範圍第12項不具新穎性及進步性，不符合
核准專利時之專利法第20條第1 項第1 款及同條第2 項之規定，應屬無效：
⒈系爭專利申請專利範圍第12項之預浸材[prepreg] 之定義
：依系爭專利內部證據，系爭專利說明書第7 頁第2 至7行所載：「在該晶片10之主動面11並以印刷或黏貼等方式形成有預浸材31〔prepreg 〕，如環氧化合物〔epoxy 〕、BT樹脂〔Bis-maleimide Triazine resin〕或含浸熱固性樹脂之玻璃纖維布〔glass fiber 〕，該預浸材31係不覆蓋晶片10之焊墊12及凸塊14，其中該預浸材31係具有B-階段〔B-stage 〕之特性，即為半固化膠態。」。
⒉被告提出被證1 之附件11即1998年7 月7 日公告之美國專
利US00 00000號（下稱附件11美國專利），其揭示一種Lead-on-chip的半導體晶片之封裝及方法，其中圖6A與圖6B之結構已揭示一保護層128 形成於晶片126 之主動面上
(見第4 欄第45至53行)， 並有複數個顯露於該保護層之電極墊 (124)，此外並有黏著材 (142)其係由電絕緣之例如polyimide 、epoxy(環氧化合物)、polyimidesiloxane、及polyether amide 等形成，而且該黏著材係被預燒至B-stage 的狀態 (見第2 欄54至65行)， 此外該黏著材係不覆蓋至該些該電極墊。其中電極墊相當於系爭專利申請專利範圍第12項之焊墊，而黏著材即相當於系爭專利申請專利範圍第12項之預浸材。且附件11美國專利之先前技術介紹中，其中圖1A及2A以及第1 欄第26至34行亦揭示了晶片20之主動面24上形成有電極墊22，且黏著材30形成於主動面上，並且不覆蓋電極墊；此外第55至62行中亦揭示黏著材形成於polyimide(聚亞醯安胺，電絕緣)膜 上，故可知，該主動面24上亦形成有一不覆蓋電極墊22之聚亞醯安胺膜，相當於系爭專利申請專利範圍第1 項之保護層，且該黏著層係預燒成B-stage(即，半固體狀態)， 並揭示該黏著材料可為熱固性環氧化合物 (thermosett ingepoxy)。可知附件11美國專利已完全揭示系爭專利申請專利範圍第12項之內容。原告雖主張附件11美國專利晶片主動面係與「導線架」接合，而非與「基板」接合，惟是否與「基板」接合，並非系爭專利申請專利範圍第12項所界定特徵，原告該主張並不可採。
⒊綜合上述，附件11美國專利已完全揭示系爭專利申請專利
範圍第12項之內容，故可證明系爭專利申請專利範圍第12項違反專利法第20條第1 項第1 款及同條第2 項之規定，不具新穎性。而新穎性為進步性之基礎，故系爭專利申請專利範圍第12項自亦不具進步性，應屬無效之請求項，可堪認定。依上開智慧財產案件審理法第16條第2 項定，原告自不得於本件民事訴訟中對於被告主張系爭專利申請專利範圍第12之權利。
五、從而，原告主張被告製造生產之系爭記憶體產品落入系爭專利申請專利範圍第12項而侵害系爭專利，依專利法第56條第
1 項及第84條第1 項規定，請求被告賠償所受損害及排除其侵害，即屬無據，應予駁回。原告假執行之聲請因訴之駁回而失所附麗，應併予駁回。
六、本件事證已臻明確，兩造其餘主張陳述及所提之證據，經本院斟酌後，認與判決結果不生影響，均毋庸再予一一論述，附此敘明。
七、結論：原告之訴為無理由，依民事訴訟法第78條，判決如主文。
中 華 民 國 98 年 6 月 10 日
民事第三庭 法 官 許月珍以上正本係照原本作成如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀中 華 民 國 98 年 6 月 10 日
書記官 劉鴻傑