臺灣板橋地方法院民事判決 100年度智字第8號原 告 英商布拜里公司（Burberry Limited）法定代理人 Stuart Lo.訴訟代理人 何愛文律師
黃渝清律師徐瑞毅律師被 告 鞋將實業有限公司訴訟代理人 余淑杏律師
蘇 芃律師兼上一被告法定代理人 張 益上列當事人間請求給付違約金等事件，本院於民國101 年6 月20日言詞辯論終結，判決如下：
主 文被告鞋將實業有限公司、張益應連帶給付原告新臺幣壹佰萬元，及自民國一百零一年五月十八日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。
原告其餘之訴駁回。
訴訟費用由被告連帶負擔百分之三十六，餘由原告負擔。
本判決第一項於原告以新臺幣叁拾肆萬元供擔保後，得假執行；但被告如以新臺幣壹佰萬元為原告預供擔保，得免為假執行。
原告其餘假執行之聲請駁回。
事實及理由
壹、程序方面：
一、按民事事件涉及外國人或外國地者，為涉外民事事件，內國法院應先確定有國際管轄權，始得受理，次依內國法之規定或概念，就爭執之法律關係予以定性後，決定應適用之法律（即準據法）（最高法院98年度台上字第2259號判決意旨參照）。次按關於涉外事件之國際管轄權誰屬，涉外民事法律適用法固未明文規定，惟受訴法院尚非不得就具體情事，類推適用國內法之相關規定，以定其訴訟之管轄（最高法院95年度台抗字第2 號、97年度台抗字第185 號裁定意旨參照）。再按管轄權之有無，固應依原告主張之事實為據，然管轄權之有無，為受訴法院應依職權調查之事項，與當事人之請求是否成立無涉（最高法院98年度台抗字第709 號裁定意旨參照）。另按「訴訟，由被告住所地之法院管轄。被告住所地之法院不能行使職權者，由其居所地之法院管轄。訴之原因事實發生於被告居所地者，亦得由其居所地之法院管轄。」、「對於私法人或其他得為訴訟當事人之團體之訴訟，由其主事務所或主營業所所在地之法院管轄。」，民事訴訟法第1 條第1 項、第2 條第2 項分別定有明文。而所謂主事務所，自係指定明章程業經註冊之合法主事務所而言（最高法院18年上字第1720號判例意旨參照）。又「定法院之管轄，以起訴時為準。」，民事訴訟法第27條亦有明文，此乃管轄恆定原則，如依起訴時之情事，法院有管轄權者，縱令以後定管轄之情事有變更，該法院亦不失其管轄權（最高法院22年抗字第391 號判例意旨參照）。本件原告英商布拜里公司係外國法人，具有涉外因素，故本件屬涉外民事事件無疑。惟因涉外民事法律適用法無論修正前後，均未針對國際管轄權設有明確規定，揆諸前揭說明，針對我國法院就本件有無國際管轄權之認定，自非不得類推適用我國民事訴訟法之相關規定予以判斷之。觀諸原告於民國（除特別記載西元外，均同）100 年9 月16日起訴時，係主張被告鞋將實業有限公司（以下簡稱鞋將公司）於我國境內侵害原告之商標權等情（見本院卷㈠第3 至7 頁）。而被告鞋將公司之主事務所設於新北市○○區○○路○○巷○○號1 樓一節，有公司變更登記表1 份為憑（見本院卷㈠第56至58頁），故被告鞋將公司之住所在我國境內，揆諸上開說明及規定，我國法院就本件涉外事件自享有國際管轄權，合先敘明。
二、復按涉外民事法律適用法業經立法院三讀通過，並由總統於99年5 月26日公布，依該法第63條規定，自公布日後1 年即
100 年5 月26日施行。本件原告主張被告鞋將公司之侵權事實係發生於000 年0 月間（見本院卷㈠第5 頁），違反被告於98年8 月31日所書立之承諾書（以下簡稱系爭承諾書），故依系爭承諾書約定請求懲罰性違約金及依侵權行為之法律關係請求損害賠償等情。是以，依修正後之涉外民事法律適用法第62條規定：「涉外民事，在本法修正施行前發生者，不適用本法修正施行後之規定。但其法律效果於本法修正施行後始發生者，就該部分之法律效果，適用本法修正施行後之規定。」，參以「本法增訂及修正條文之適用，以法律事實發生日為準，原則上不溯及既往。爰於本文規定涉外民事，在本法修正施行前發生者，不適用本法修正施行後之規定。例如因法律行為或侵權行為而生之涉外民事法律關係，即應以該法律行為之成立日或侵權行為之實施日等為準，其在本法修正施行前發生者，原則上即不適用本法修正施行後之規定。」之立法理由，本件有關違約金及侵權行為之給付，應分別適用修正施行前、後之涉外民事法律適用法決定應適用之準據法。按「法律行為發生債之關係者，其成立要件及效力，依當事人意思定其應適用之法律。」，修正前涉外民事法律適用法第6 條第1 項定有明文。次按「關於由侵權行為而生之債，依侵權行為地法。但另有關係最切之法律者，依該法律。」，修正後涉外民事法律適用法第25條亦有明文。而所謂行為地，包括實行行為地及結果發生地。經查，本件關於懲罰性違約金之部分，係依據被告所書立之系爭承諾書約定請求，應屬法律行為發生債之關係之情形，觀之系爭承諾書係由住所地設於我國境內之被告鞋將公司及張益在我國境內書立，所使用之文字及用語均為我國文字及一般交易習慣，故縱未言明應適用之準據法為何，仍應認為兩造有適用我國法之默示合意，依修正前涉外民事法律適用法第6 條第1 項規定，有關系爭承諾書之成立要件及效力，應以我國法為準據法。次查，本件關於侵權行為損害賠償之部分，原告主張被告鞋將公司係於我國境內侵害原告之商標權，故依修正後涉外民事法律適用法第25條規定，由侵權行為所生之債，應以侵權行為地法即我國法為準據法。
三、末按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴。但請求之基礎事實同一，或擴張或減縮應受判決事項之聲明，或不甚礙被告之防禦及訴訟之終結者，不在此限，民事訴訟法第
255 條第1 項第2 款、第3 款、第7 款分別定有明文。而所謂請求之基礎事實同一，係指變更或追加之訴與原訴之原因事實有其共同性，先後所為請求之主張在社會生活上可認為有共通性或關連性，而就原請求之訴訟及證據資料於相當程度範圍內具有同一性或一體性，在審理時得加以利用，俾先後兩請求可在同一程序得加以解決，以避免重複審理，庶能統一解決紛爭，用符訴訟經濟者即屬之（最高法院95年度台上字第1573號、96年度台上字第471 號判決意旨參照）。本件原告英商布拜里公司於起訴狀所載訴之聲明原係請求：被告鞋將公司應給付原告新臺幣（下同）100 萬元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之5 計算之利息。嗣於100 年11月3 日具狀變更訴之聲明為：被告鞋將公司應給付原告280 萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之5 計算之利息。復於101 年5 月16日言詞辯論期日追加被告張益，並變更訴之聲明為：被告鞋將公司及張益應連帶給付原告280 萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之5 計算之利息。又於101 年6 月20日言詞辯論期日變更訴之聲明為：被告鞋將公司及張益應連帶給付原告280 萬元，及自101 年5 月18日起至清償日止，按週年利率百分之5 計算之利息。經核原告歷次所為請求金額及利息之變更，分屬擴張及減縮應受擴張判決事項之聲明，且與追加被告張益之部分，均係基於被告鞋將公司有無侵害原告商標權之同一基礎事實，尤以被告張益身為被告鞋將公司之負責人，應對本件訴訟之源由及所涉爭點有所明瞭，亦不甚礙被告之防禦及訴訟之終結者，核與首揭法條規定並無不合，應予准許。
貳、實體方面：
一、原告主張：
㈠、原告係西元1856年創立於英國之時尚精品公司，以「BURBER
RY CHECK」等商標圖案製造銷售各式衣服、披肩、圍巾、領巾、鞋子、皮包等商品行銷全球，因產品品質優良，為國際著名之品牌，已在全球消費者心中建立產品精緻之精品形象。原告於87年3 月26日、94年1 月11日以「BURBERRY CHECK」經典紋商標圖樣在我國提出商標註冊之申請，分別於89年
9 月16日及95年5 月16日核准註冊（即00000000、00000000號商標，商標圖樣、專用期限、所使用之商品類別等資訊，均如附件所示，下稱系爭商標）。原告自西元1920年起，即以上開擁有專用權之黑、紅、米色條紋相間交織之系爭商標，使用於所生產製造之衣服、皮包及服飾配件等商品，並經常利用各種媒體廣為宣傳廣告，相繼於法國、美國、義大利、澳洲、加拿大、丹麥、西班牙、瑞士、日本等90多個國家以系爭商標圖樣於不同類別申請取得商標註冊，且早於西元1974年起正式進入我國市場後，即陸續在我國知名大型百貨公司設立專櫃銷售商品，並經常舉辦服裝展示及發表會，在我國的各種傳播媒體、報章雜誌經常可看到有關系爭商標圖樣之報導和廣告，為世界及國內著名商標。另經濟部智慧財產局（以下簡稱智財局）於其網頁揭示原告之「『BURBERRYCHECK 』商標已取得註冊第906192號商標，其商標權依商標法第7 章及第9 章規定受保護，未經同意使用有致混淆誤認之商標者，除應負民事侵權損害賠償之責任外，另應負公訴之刑事責任。」之聲明，以正視聽。而原告所擁有之系爭商標，更已在多件法院判決或智財局處分書中，被認定為著名商標，並列名於智財局委託編輯之「著名商標名錄」。
㈡、被告鞋將公司於98年8 月間，未經原告同意或授權，在其所販售之女鞋上，使用原告之系爭商標圖樣。經原告發函通知，被告鞋將公司承認侵權並表示和解之意，進而於98年8 月
31 日 簽署系爭承諾書與原告。被告鞋將公司除承認其未經原告同意，而銷售使用原告系爭商標之女鞋，並於系爭承諾書第1 條明確承諾：已停止銷售侵權商品，並保證爾後絕不自行或透過他人製造、陳列、販賣、運送、輸出／入、廣告促銷、當成贈品或以其他方式散佈侵權商品或任何附有與原告之註冊商標相同或近似圖樣之仿冒商品，或其他侵害原告權益之行為等語。被告鞋將公司除支付20萬元之賠償金與原告外，更於系爭承諾書第5 條承諾：對前述有任何虛偽不實、不誠實履行或違反前述任何承諾或保證時，將立即無條件給付懲罰性違約金100 萬元與原告，絕無異議等語。詎料，被告鞋將公司雖已簽署系爭承諾書，承諾絕不再販賣任何附有與原告註冊商標相同或近似圖樣之仿冒商品，原告卻發現被告鞋將公司於100 年6 月間再度販售使用原告系爭商標圖樣之女鞋（以下簡稱系爭女鞋商品）。經原告再次去函被告鞋將公司，被告鞋將公司回函竟以系爭女鞋商品非其自身所生產、設計，為訴外人信億鞋業有限公司（以下簡稱信億公司）持該鞋樣向被告鞋將公司推銷，由於信億公司宣稱該女鞋上之卡其蘇格蘭格紋布料花紋係由訴外人永盛皮料行所生產，信億公司已銷售1 年多，並無侵害他人商標權或其他權利之虞，被告鞋將公司才向信億公司採購該女鞋販售，並無違反任何承諾或侵害原告商標權之故意或行為云云。
㈢、查原告所擁有之系爭商標，足以使相關消費者認識其為表彰原告信譽之標誌，具備商標識別之功能，而為受商標法保護之商標，非如被告鞋將公司所稱僅為一般司空見慣之格紋設計，在國內屬著名之商標，且一再經主管機關及司法機關於處分書及判決書中加以肯認。被告鞋將公司稱原告之格紋商標為「一般司空見慣之格紋」，顯屬臨訟砌詞，有失誠信而不可採。況被告鞋將公司身為國內女鞋銷售業者，對於原告所擁有之系爭商標自難諉為不知。更何況，被告鞋將公司在簽署系爭承諾書時，系爭承諾書之附件即附有原告系爭商標之註冊登記資料，被告鞋將公司在簽署系爭承諾書時，顯已明知原告擁有系爭商標之商標權。次查，被告鞋將公司所販售之系爭女鞋商品，其上之格紋圖樣及顏色與原告所擁有之系爭商標完全相同，被告鞋將公司所稱向第三人購買因而無侵權之故意云云，純係事後狡辯之詞，實不足採。
㈣、被告鞋將公司在系爭承諾書第1 條既已明確承諾：絕不再販售任何附有與原告之註冊商標相同或近似圖樣之仿冒商品，或為其他侵害原告權益之行為等語，則不論被告鞋將公司所銷售商品是否為其自身所設計、製造，被告鞋將公司均應確保其所販售之商品並未附有與原告之註冊商標相同或近似之圖樣，否則，即屬違反其承諾，實不容許被告鞋將公司以其非商品製造者或設計者為託辭而推卸其責任。查被告鞋將公司所販售之系爭女鞋商品上之格紋蝴蝶結，其設色及條紋設計與原告之系爭商標圖樣完全相同，均是以米駝色為底，連續紅色方格中穿插三黑二白相間之粗線條圖形，被告鞋將公司顯有陳列、販賣附有與原告系爭商標相同或近似圖樣之商品之行為，而已違反系爭承諾書第1 條之約定，依系爭承諾書第5 條約定，被告鞋將公司應就其違反承諾之行為，支付
100 萬元之懲罰性違約金與原告。
㈤、按「本法所稱商標之使用，指為行銷之目的，將商標用於商品、服務或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標。」，商標法第6 條定有明文。依前述規定，所謂商標之使用，須：⒈使用人需有行銷商品或服務之目的；⒉需有標示商標之積極行為；⒊所標示者需足以使相關消費者認識其為商標。本件被告鞋將公司確有銷售系爭女鞋商品，故被告鞋將公司確係基於行銷系爭女鞋商品之目的。被告鞋將公司使用原告系爭商標圖樣之格紋蝴蝶結附加於系爭女鞋商品上，亦有標示原告系爭商標之積極行為。再者，原告之系爭商標為全球著名之商標，被告鞋將公司在系爭女鞋商品上所使用與原告系爭商標相同之格紋蝴蝶結，足使消費者認識或區別該商品之來源，自為商標之使用。則按「除本法第30條另有規定者外，下列情形，應得商標權人之同意：一、於同一商品，使用相同於其註冊商標之商標者。…三、於同一商品，使用近似於其註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。」、「商標權人對於侵害其商標權者，得請求損害賠償，並得請求排除侵害；有侵害之虞者，得請求防止之。」、「未經商標權人同意，而有第29條第2 項各款規定情形之一者，為侵害商標權。」，商標法第29條第2 項、第61條第1 項及第2 項分別定有明文。被告鞋將公司未經原告同意或授權，擅自在其販售之相同商品上使用與原告系爭商標相同之圖樣，已違反商標法第61條規定。
㈥、依商標法第63條第1 項第3 款規定：「商標權人請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：…三、就查獲侵害商標權商品之零售單價500 倍至1500倍之金額。」。被告鞋將公司所出售系爭女鞋商品之標價為3280元，依前述規定，原告依法原可請求164 萬元至492 萬元之損害賠償，今原告僅以購得系爭女鞋商品之單價1800元請求被告賠償1000倍之金額180 萬元，考量被告鞋將公司於全省各大百貨公司均設有專櫃，再加上被告鞋將公司已為第2 次侵權，顯有故意，且於訴訟中，將原告於國際著名之系爭商標一再貶低為司空見慣之一般格紋圖樣等種種行徑對原告造成之嚴重損害，原告主張之賠償金額，自屬合理。
㈦、對被告鞋將公司抗辯之陳述：⒈被告鞋將公司在其所簽署系爭承諾書之第1 條，明確承諾其
未來「絕不再透過他人製造、陳列、販賣、運送、輸出／入、廣告促銷、當成贈品或以其他方式散佈第1 次侵權商品或任何附有與原告之註冊商標相同或近似圖樣之仿冒商品，或其他侵害原告權益之行為。」等語，故只要被告鞋將公司再有販售侵權商品或任何附有與原告註冊商標（包括系爭商標）相同或近似圖樣之商品，不論是否作為商標使用，均屬違反承諾書之行為。被告鞋將公司所販售之系爭女鞋商品上之格紋蝴蝶結，其設色及條紋設計與原告之系爭商標完全相同，均是以米駝色為底，連續紅色方格中穿插三黑二白相間之粗線條圖形，被告鞋將公司顯有陳列、販賣附有與原告系爭商標相同或近似圖樣之商品之行為，而已違反系爭承諾書第
1 條約定，依系爭承諾書第5 條約定，被告鞋將公司應無條件給付懲罰性違約金100 萬元與原告。被告鞋將公司以其於蝴蝶結上使用格紋圖案非商標使用云云，顯無理由。更何況，被告鞋將公司之行為確屬商標之使用而構成侵害原告商標權。
⒉系爭承諾書約定之懲罰性違約金並無過高之情事。蓋如前所
述，被告鞋將公司之系爭女鞋商品之零售單價為1800元，依商標法第63條第1 項第3 款規定，原告得請求其賠償90萬元至270 萬元之損害賠償，被告鞋將公司約定在其違反系爭承諾書時應給付100 萬元之懲罰性違約金，在前述原告得請求損害賠償額之範圍內，自無違約金過高之情事，且被告鞋將公司在簽署系爭承諾書時，經衡酌其侵權情事、經濟能力等主、客觀因素，已同意若其有違反系爭承諾書之行為，願意無條件給付100 萬元違約金與原告。依最高法院92年度台上字第2747號民事判決意旨：「況違約金之約定，為當事人契約自由、私法自治原則之體現，雙方於訂約時，既已盱衡自己履約之意願、經濟能力、對方違約時自己所受損害之程度等主、客觀因素，本諸自由意識及平等地位自主決定，除非債務人主張並舉證約定之違約金額過高而顯失公平，法院得基於法律之規定，審酌該約定金額是否確有過高情事及應予如何核減至相當數額，以實現社會正義外，當事人均應同受該違約金約定之拘束，法院亦應予以尊重，始符契約約定之本旨。倘債務人於違約時，仍得任意指摘原約定之違約金額過高而要求核減，無異將債務人不履行契約之不利益歸由債權人分攤，不僅對債權人難謂為公平，抑且有礙交易安全及私法秩序之維護。」。被告鞋將公司雖辯稱原告請求之違約金數額過高，而請求本院予以酌減云云。然而，依前述最高法院判決意旨，應尊重系爭承諾書約定之本旨，不得任由被告鞋將公司任意指摘。再者，民法第252 條規定雖賦予法院得斟酌社會經濟狀況，而酌減違約金之權限，但違約金是否有過高情事，應由主張此項有利於己事實之被告鞋將公司負舉證責任，此亦有最高法院92年度台上字第697 號判決意旨可稽。被告鞋將公司未提出任何證據，空言稱其銷售數量甚少、獲取利潤微薄，均無任何證據為證，要求鈞院酌減違約金數額，顯無理由。
⒊被告鞋將公司辯稱：⑴於鞋子銷售產業，消費者向來均非以
鞋面上裝飾物判斷商品來源，而係會參看鞋內所標示之廠商名稱商標作為辨識商品廠商；⑵於鞋子銷售之產業，鞋面上之格紋蝴蝶結之作用單純在於裝飾與美觀，對於消費者而言，鞋面上之裝飾物並非作為商品來源辨識之認定依據，消費者並非憑鞋面上之蝴蝶結認定某商品之來源廠商；⑶原告之系爭商標與其他商標之識別度有別，無法作相同比擬，故其使用原告系爭商標圖樣之行為，不構成商標使用云云，顯悖於商業實務且違反消費者之認知，亦違反商標法保護商標之意旨，而不足採：
⑴原告之系爭商標與路易威登馬爾悌耶公司Louis Vuitton
（LV）所擁有之「TOILE DAMIER」商標，以及帝格斯辛普遜集團公開發行股份有限公司（DAKS SIMPSON GROUP PLC）之「HOUSE CHECK 」商標，均是格紋設計，但因各該公司長期之使用，各具有高度識別性，消費者一觀前述商標，可立即知道是哪一品牌之商品，均非被告公司所稱僅為「普遍使用之交錯線條與底色構成之格紋」。且原告之系爭商標與其他知名品牌LV、GUCCI 及CHANEL均屬經智財局核准之商標，依法應受相同之保護。更何況，原告之系爭商標與路易威登馬爾悌耶公司Louis Vuitton （LV）、固喜歡固喜公司GUCCI 及香奈兒公司CHANEL之商標均同列名於經智財局委託編輯之「著名商標名錄」中，被告鞋將公司辯稱原告之商標與其他商標識別度有別云云，毫無依據。
⑵在鞋類商品上，常見國際知名品牌標示其所有之商標圖樣
於鞋面上，例如：路易威登馬爾悌耶公司Louis Vuitton
（LV）即在其所販售鞋子上使用「TOILE MONOGRAM」商標及「TOILE DAMIER」商標；固喜歡固喜公司GUCCI 在其鞋子上使用「GG」商標：香奈兒公司CHANEL在其鞋子上使用「CC」商標。原告亦常在鞋類商品上標示系爭商標。消費者一旦在商品上看到原告系爭商標或前述國際知名品牌之商標，即可知該商品之來源，此種標示自屬商標之使用。
被告鞋將公司同為鞋類銷售業者，自應對此鞋業常見作法知之甚詳，故其所辯純屬臨訟砌詞誤導，實不可採。
⑶再者，當消費者在購物時，消費者係先注意該商品之外觀
，若該商品外觀有足使消費者辨識為某一品牌之圖樣，消費者根本無須察看該商品內部或底部所標示之品牌，即可推知該商品之來源，而以該商品外觀圖樣作為辨識商品來源之依據。更何況，當購買系爭女鞋商品之消費者穿上該商品時，一般消費大眾僅會看到鞋面上之圖樣，並不會看到鞋內底部之標示，故就一般消費大眾而言，其在路上看到他人穿附有原告著名之系爭商標圖樣之系爭女鞋商品時，只會看到鞋面上之系爭商標圖樣，不會看到「SM」字樣，自會誤以為系爭女鞋商品為原告之商品，而不會認定為被告鞋將公司之商品。若採被告鞋將公司之辯解，則被告鞋將公司只要在其商品內部載明「SM」字樣，即可在鞋面外觀上任意使用各大知名品牌之商標圖樣，或將各大知名品牌之商標圖樣作為裝飾圖案，此顯非商標法所允准之行為，益證被告鞋將公司所辯之無理。
⒋縱使被告鞋將公司在系爭女鞋商品之鞋內附加「SM」文字，亦不影響侵權之成立：
⑴被告鞋將公司侵害原告商標權之行為，乃係被告鞋將公司
在其所陳列及販售之系爭女鞋商品鞋面上使用原告系爭商標，故本件之爭議，為此使用原告系爭商標之行為是否侵害原告商標權，與被告鞋將公司自身之廣告、陳列佈置等均無涉。
⑵被告鞋將公司雖以其已在系爭女鞋商品鞋內底部標示「SM
」為由，辯稱其無侵害原告商標權之行為云云。然並無礙其侵權原告商標權行為之成立，此參照本院93年度簡上字第578 號刑事判決理由略以：「辯護人雖辯以：扣案商品販賣價格甚低，與一般販賣仿冒商品係為牟暴利不同，且該商品均掛有被告鞋將公司之吊牌，並將相同之附表一商品與不相似之附表二商品擺放一起，並無混淆消費者之虞等語。但查：如附件一所示商標圖樣商品業經告訴人行銷世界多年，可稱係世界知名品牌，而扣案商品之真品每件價格約在千元、萬元以上，屬高價精品，為眾所周知，被告2 人既以販賣百貨商品為業，對市場上相關商品品牌必有相當之瞭解，其僅以每件29元至300 元之價格販入並販賣，顯係以使用與告訴人相同註冊商標之商品之手段以促進消費者之消費，提高賣場商品之銷售量以得利，是其2人自難諉為不知所販賣商品為仿冒商標商品。又被告雖以較真品低廉甚多之價格販賣，並掛有名佳美公司之吊牌，且與其他商品一起陳列，然就如附表一所示之商品流入市面後，依客觀上審視，仍足以使一般消費大眾對商品來源產生真假混淆之虞，且一般消費者以低廉之價格，即可購得該仿冒他人商標之商品，亦足以影響消費者購買真品之意願，是辯護人前開所辯，自無足資為有利被告之認定。
」等語自明。再者，如前所述，當系爭女鞋商品流入市面，消費者穿著系爭女鞋商品時，一般消費大眾並不會看到鞋內底部之「SM」字樣，而僅會看到鞋面上蝴蝶結之格紋圖樣。因該格紋圖樣與原告系爭商標之設色及格紋設計完全相同，已足使一般消費大眾誤以為系爭女鞋商品為原告之商品。且此舉將降低消費者購買真品之意願，故被告鞋將公司所辯自無足資為有利被告鞋將公司之認定。
⒌被告鞋將公司援引相關實務判決，辯稱其並無侵害原告商標權之行為云云，實屬誤導。蓋：
⑴臺灣高等法院93年度上易字第626 號及93年度上易字第12
86號判決，已明白指出係因扣案商品所使用格紋圖樣之設色或格紋設計與原告之商標不同，而認為不構成商標之使用或使消費者誤認為原告之商品，與本案事實不同，自無法比附援引。
⑵臺灣臺北地方法院93年度易字第717 號刑事判決之扣案商
品，係在衣服內襯使用格紋圖案，與本件被告鞋將公司係在系爭女鞋商品外表清楚可見之處使用原告系爭商標圖樣之情形不同。
⑶臺灣士林地方法院93年度聲判字第30號刑事裁定之扣案商
品，與原告商標之設色及整體設計不同，與本件被告鞋將公司係使用與原告系爭商標完全相同之圖樣之情形不同。
⑷臺灣桃園地方法院94年度易字第597 號刑事判決及94年度
易字第507 號刑事判決雖以扣案手提袋上另有吊牌為由，認為不構成商標法第82條之犯罪云云。然而，事實上，當該手提袋流入市面後，尤其在購買者將吊牌取下後，依客觀上審視，仍足以使一般消費大眾對商品來源產生真假混淆之虞，並足以影響消費者購買真品之意願，自屬對商標權人權利之侵害，依本院93年度簡上字第578 號刑事判決，亦應已構成商標法第82條之犯罪，前述臺灣桃園地方法院刑事判決，容有再審酌之餘地。再者，商標法第82條犯罪之構成係以行為人對於其所販賣之物係仿冒商標之商品，出於明知為前提要件，所謂明知，係指直接故意而言，與民法侵權行為故意或過失之主觀構成要件者不同，換言之，不構成商標法第82條刑事責任之行為，未必不構成同法第63條民事侵權責任。被告鞋將公司所持前開刑事判決結果，無法作為對其有利認定之依據。更何況，被告鞋將公司已非第1 次侵害原告之商標權，其故意甚為明顯，與前述所引案件事實俱不相同，被告鞋將公司持前述判決為辯，並無理由。
⒍被告鞋將公司以其另有販售深藍色之同款商品為由，辯稱其
無將格紋蝴蝶結作為商標使用之意圖云云，亦無理由。蓋：被告鞋將公司是否有將格紋圖樣作為商標使用，應討論商標使用之要件，與被告鞋將公司是否販售其他顏色之商品無涉。再者，本件被告鞋將公司並非第1 次販售侵害原告系爭商標之鞋類，其再次販售侵權商品，其故意甚為顯然，與其是否同時販售其他顏色之商品無關。被告鞋將公司援引侵權事實完全不同之判決為辯，並不足採。
⒎被告鞋將公司於100 年11月10日開庭時辯稱系爭女鞋商品之
單價為1280元云云，並非事實。由原告於太平洋SOGO百貨購入之系爭女鞋商品之鞋底標價，清楚標示定價實為3280元，原告確實係以1800元之價格購得，此有發票為證，發票上00000000為鞋將專櫃之編號。且如以被告鞋將公司系爭女鞋商品鞋底之標價為3280元計算，依商標法第63條第1 項第3 款規定，原告本得請求164 萬元至492 萬元之損害賠償。被告鞋將公司承諾之100 萬元懲罰性違約金，遠低於前述最低賠償金額。縱使依原告購得單價1800元計算，100 萬元之懲罰性違約金亦在原告依法得請求損害賠償之範圍（即90萬元至
270 萬元）內，本件自無違約金過高之情事。
㈧、綜上所述，被告鞋將公司銷售系爭女鞋商品之行為，不僅違反系爭承諾書第1 條約定，更侵害原告之商標權利，依系爭承諾書第5 條約定及商標法第29條第2 項、第61條第1 項及第2 項規定，被告鞋將公司自應給付280 萬元賠償原告違反承諾書之懲罰性違約金及侵害商標權所受損害。
㈨、又依系爭承諾書前言所載及第5 條約定可知，被告鞋將公司之負責人即被告張益亦為立承諾書人，如有違反系爭承諾書之行為，被告張益應與被告鞋將公司負連帶責任。另按公司法第23條第2 項可知，被告張益亦應對被告鞋將公司侵害原告商標權之行為連帶負損害賠償之責任等情。
㈩、並聲明：⒈被告鞋將公司與張益應連帶給付原告280 萬元，及自101 年
5 月18日起至清償日止，按週年利率百分之5 計算之利息。⒉原告願供擔保，請准宣告假執行。
二、被告鞋將公司則以：
㈠、被告鞋將公司並無違反承系爭諾書約定之行為與故意，原告主張承諾書無須以商標使用為前提，而僅須以附有原告之系爭商標圖樣即構成侵害原告權益而屬違約行為，顯與事實不符，更已逾越智財局賦予商標權人之商標權利範疇，並不足採：
⒈兩造簽訂系爭承諾書之真意在於承諾不侵害原告之商標權（
即限於侵害商標權之商標使用行為），此觀原告100 年6 月29日律師函之陳述係謂「鞋將公司承諾若再有侵害本公司商標權情事…」等語，而與原告歷次書狀均主張被告係「2 次侵害商標權」等節，均可證兩造間就系爭承諾書之約定範疇，限於「侵害商標權之商標使用」之行為，而不及於非商標使用之行為。今原告主張不論是否作為商標使用均屬系爭承諾書之承諾範圍，不啻與原告先前提出之律師函內容相矛盾，更已逾越兩造於系爭承諾書約定之範疇，並不足採。
⑴系爭承諾書僅承諾被告鞋將公司不會侵害原告之商標權，
所謂侵害商標權，即須以商標使用且致消費者產生混淆誤認為該當，至於非商標使用之情形，並不在系爭承諾書之承諾範圍內。此從下述原告提出之文書，即可佐證兩造簽訂系爭承諾書之真意，自始即限定於「侵害商標權之商標使用」行為。
⑵查原告前委託証揚國際法律事務所寄發之100 年6 月26日
証揚100 函字第181000602 號律師函略謂：「按本公司曾於民國98年8 月間委託貴大律師處理有關鞋將實業有限公司（下稱鞋將公司）侵害本公司商標權一案…本公司當時同意鞋將公司以支付賠償金暨出具承諾書方式達成和解。
惟於該承諾書中，鞋將公司亦承諾若有再予侵害本公司商標權情事，當須給付本公司懲罰性違約金新臺幣100 萬元，以示該公司尊重智慧財產權之決心。」等語。經核上開律師函所述，已清楚敘明被告鞋將公司係承諾「不侵害原告之商標權」而出具系爭承諾書，亦即對於非侵害商標權之行為，並非被告鞋將公司承諾之範疇。
⑶再查原告民事追加起訴暨準備（一）狀第9 頁第16行至第
23行，有關原告主張被告鞋將公司侵害商標權之損害賠償計算之陳述，係稱「被告鞋將公司已為第2 次侵權」。申言之，原告既稱侵「權」，顯係因原告認為被告鞋將公司先前之行為係侵害其「商標權」，故訂定系爭承諾書要求被告鞋將公司承諾不得侵害原告之商標權，亦即兩造當初簽訂系爭承諾書之真意，顯然旨在規範不得侵害商標權之行為，是以對於不構成侵害商標權之非商標使用行為，自始便非兩造約定之範疇。
⑷承上，原告提出之律師函與書狀內容可知，茲原告稱不論
是否作為商標使用，均構成系爭承諾書之違反之主張，顯非兩造簽訂系爭承諾書之真意，並不足採。系爭承諾書僅承諾「不侵害商標權」，對於非商標使用之行為，既不構成侵害商標權，即當然不屬於兩造承諾之範疇。
⒉按格紋圖樣有其不具識別力之裝飾圖案本質，故若逾越原告
格紋商標權之範疇，而仍謂被告鞋將公司須對於任何使用相同或類似於原告之格紋圖案之非商標使用行為負違約賠償責任，即非兩造間簽訂承諾書之原意。
⒊格紋圖案為日常生活中普遍使用之花色，無論係於服飾、日
用品、配件飾品、包件等使用格紋圖案均屬司空見慣，故一般消費者實不會傾向以格紋花色作為認識商品來源之判斷，且若該商品本身尚附記標示有各該廠牌商標（尤其係文字），衡諸交易消費習慣，消費者通常會以該標示之文字商標作為商品來源之識別。此外，亦因格紋圖案為一般服飾配件等常使用基本構圖，因此更不能僅因商品上使用到格紋構圖，便當然謂屬於商標使用，而須更嚴謹地個案判斷該商品使用格紋情狀，究竟出於美觀花色設計之普通使用，或者為標示商品來源之用意。
⒋原告之系爭商標正因涉及一般日常生活廣為使用之格紋，故
對其商標權利範圍之廣狹，業經智財局以93智商0941字第9380130440號函釋闡明其商標權限於其長期使用之特定設色及條紋設計且須「致消費者混淆誤認之範圍內」，始得排除第三人作為「商標使用」，以俾免不當擴大原告之格紋商標權利，進而不當損害第三人使用格紋之權利，可知智財局認為原告之系爭格紋商標並非可漫無邊際地排除第三人使用。易言之，原告有權拘束第三人之情形，限於商標使用，而不及於非商標使用，且於商標使用之情形，尚須衡量第三人使用情狀是否致消費者產生混淆誤認，若否，原告仍不得據其商標權拘束第三人。
⒌兩造當初簽署系爭承諾書之目的，係基於原告享有系爭商標
，故兩造約定不會侵害原告之商標權，若逾越原告商標權之範疇，本來便不在兩造約定範疇。是以被告鞋將公司如對某一使用格紋圖案之行為，本身「並非商標使用」亦不致使消費者混淆誤認，而不構成侵害原告之系爭商標，原告之權利並未受到侵害，既如此，又為何能主張被告鞋將公司違反系爭承諾書之約定？衡諸常情，今原告稱凡使用附有原告系爭商標圖樣之行為便構成違約，豈不謂要求被告鞋將公司對於根本不屬於原告權利之事項負賠償責任，原告於不具備商標權利之狀況下，竟亦能憑空要求被告賠償100 萬元，此舉顯有失公平誠信，亦根本有違商標法最初保護商標權人之立法善意。
㈡、被告鞋將公司並未將原告之系爭商標作為商標使用之意圖，原告主張被告鞋將公司侵害其商標權，顯屬誤解：
⒈按所謂商標之使用，依向來司法實務見解、商標法第2 條與
第6 條及經濟部智慧財產局商標行政審查觀點暨「商標使用之注意事項」等規定，應以使用人主觀上須有行銷商品或服務之目的，並用以表彰自己商品或服務之來源，而客觀上須有積極標示商標，並足使相關消費者認識其為表彰商品之標識之行為為要件。故若外觀上直接予人為商品上之花紋圖案之印象，而非表彰商品來源之識別標識，則依商標「第2 層意義」之意旨，當不構成商標之使用。
⒉原告以被告鞋將公司販售之系爭女鞋商品前端因有裝飾用格
紋立體蝴蝶結，主張被告鞋將公司係使用原告之系爭商標圖樣，而謂被告鞋將公司侵害原告之商標權，惟查：
⑴被告鞋將公司（Shoe Master ）之SM鞋款為臺灣本土品牌
，自81年間成立，經被告鞋將公司不斷致力於品質與服務之提升、推廣SM各式鞋款，迄今已20逾年，受到廣大消費者之支持與喜愛，現今於各大百貨多設有專櫃，並有網路通路據點。依前述，被告鞋將公司自設立SM品牌以來，便致力於使消費者認識被告鞋將公司之SM品牌，故凡對於被告鞋將公司商品之商標標示、廣告與陳列佈置，均於商品與設櫃場所明顯處標示顯著之「SM」商標，用以使消費者可輕易區辨被告鞋將公司之商品。就商品標示而言，被告鞋將公司之商品均於鞋面標示明顯清楚之「SM」商標，而於商品陳列處，亦會設置大型「SM」看版，使消費者一望即知該處所係專售被告鞋將公司之商品，至於廣告文宣，亦均會於商品廣告頁面標示清楚之「SM」商標，凡被告商品之拍攝圖，亦均會標誌明顯之「SM」字樣。此外，被告鞋將公司之商品包裝亦均印製「SM」大字用以表彰商品來源，經實際透過網際網路搜尋引擎搜尋「SM鞋」，有高達4760萬項內容，幾乎多為關於被告鞋將公司商品之販售頁面、使用者推薦文與特賣會廣告。即便從原告檢附之被告鞋將公司專櫃照片亦顯示被告鞋將公司確實於專櫃、商品（含包裝）均清楚標註「SM」作為被告商品來源之識別。
簡言之，被告鞋將公司無論係於商品（含包裝）、廣告文宣與通路據點之佈置，均刻意於顯著處標示清晰之「SM」商標，使消費者能輕易瞭解認識該處販售陳列之商品為被告鞋將公司之商品，被告鞋將公司顯係以「SM」作為被告鞋將公司商品之商標使用，亦即對於消費者而言，係基於對「SM」品牌之認識而至被告鞋將公司之專櫃或網路通路選購被告之商品，對於消費者而言，絕無可能將被告鞋將公司之商品與原告之商品產生混淆誤認。
⑵被告鞋將公司之商品均於明顯處標示「SM」商標，用以作
為表彰被告鞋將公司商品來源之辨識，且被告鞋將公司之系爭女鞋商品同一款式有2 種色系（一為深藍色、一為米色），顯然格紋蝴蝶結僅係作為系爭女鞋商品之裝飾品，而格紋亦僅係裝飾物使用之花色，故被告鞋將公司始推出多種色系供消費者選購，被告鞋將公司並無將米色格紋圖樣作為商標使用之意圖，否則被告鞋將公司殊無理由尚推出深藍色系之同一鞋款，且與米色系同款鞋一同陳列販售。
⒊原告以LV、GUCCI、CHANEL 等公司亦有於該公司鞋款上使用
LV圖紋、GG交錯圖樣、CC交錯圖樣作為商標利用，而謂本件被告鞋將公司商品使用態樣亦構成商標使用。然查，LV圖紋、GG與CC交錯圖樣均屬將英文字母加以變化造型而得出之獨特設計，為其文字商標之變化形，而本件原告之系爭商標圖樣則係布料、日用品、裝飾物本即司空見慣、普遍使用之交錯線條與底色構成之格紋，兩者自始之識別度本即有別，豈能作相同之比擬？此即何故原告之系爭商標於向智財局申請之初，便遭智財局審查人員以格紋屬日常生活極為普便使用到之圖樣，欠缺識別性而否准申請。至於原告之系爭商標雖於嗣後因闡明其使用該格紋之歷史與投入之經費而取得商標權，惟此並無礙於「交錯線條與底色構成之格紋」確實屬日常生活中之日用品、衣物、裝飾之事實。
⒋誠因格紋屬於日常生活舉凡布料、配件、裝飾、日用品常見
之基本花色圖案，不同於前述CC等以文字變化組合設計之圖形商標，故關於商品上使用一日常生活中隨處可見之基本花色圖樣，是否係作為商品來源表彰？消費者是否會將該花色圖樣認為係商品來源之表彰？均須於具體個案探求該商品實際使用之態樣情狀，而非一概以著名商標倒果為因認定凡使用到原告之格紋圖案，便當然屬於商標使用。
⒌綜上，今衡諸被告鞋將公司系爭女鞋商品使用情狀，若被告
鞋將公司主觀上有意將原告之系爭商標圖樣作為商標使用，被告鞋將公司按理應僅推出單一色系（即米色系），且無須再於商品上標示明顯之「SM」品牌，更不應於商品販售之陳列櫃、DM均標註「SM」。綜觀被告鞋將公司所為，顯然係使消費者以「SM」辨識被告鞋將公司之商品，被告鞋將公司根本沒有將原告之系爭商標圖樣作為商標使用之意圖。
㈢、被告鞋將公司之商品態樣並不足使相關消費者認識其為表彰商品之標識之行為，消費者並不會以系爭女鞋商品之格紋蝴蝶結裝飾，作為辨識商品來源之依據：
⒈智財局就原告之系爭商標曾作成93智商0941字第9380130440
號函釋表示：「商品上所使用之圖樣，究係商標抑為普通使用，應就指定使用之商品、消費者之認知、實際交易情況及同業間使用方式等綜合考量，判斷是否足以使一般商品購買人認識其為表彰商品，並得藉以與他人之商品相區別之標識，若是，則可能為商標使用，若非，則可能為普通使用。又不具商標識別性之文字、圖形或記號，雖可透過大量的廣告或長期間地使用，使消費者認識其為表彰特定商品來源之標誌，產生後天之商標識別力，而依商標法第5 條第2 項規定申請註冊，惟註冊之效力，僅及於核准註冊之圖樣而已，並無法改變相類似圖樣仍為不具識別力之說明文字或裝飾圖案之本質，相對於已取得後天識別力之註冊商標圖樣，二者自屬有別，後者註冊受保護之範圍，依商標法第30條規定意旨，亦僅以排除他人作為商標使用為限，不及於『凡以善意且合理使用之方法，表示自己之姓名、名稱或其商品或服務之名稱、形狀、品質、功用、產地或其他有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用者。』等情形。……該『BURBERRY
S CHECK 』圖樣已足以令相關事業或消費者認識其為表彰申請人布拜里公司信譽之標誌，進而具備商標識別之功能，並參酌各國獲准註冊之情形，而依修正前商標法第5 條第2 項規定：『不符前項（識別性）規定之圖樣，如經申請人使用且在交易上已成為申請人營業上商品之識別標識者，視為已符合前項（識別性）規定。』核准該商標註冊。又該商標係基於長期使用而取得識別性，因此，該商標權範圍應較為限縮在其長期使用之特定設色及條紋設計，致消費者混淆誤認之範圍內，方受到商標法之保護，並得排除他人作為商標使用。」等語。另參照臺灣高等法院高雄分院93年度上易字第
626 號刑事判決（該案告訴人亦為本件原告）理由略以：「依一般社會通念及實際交易情形，前者即本件扣案物品之外觀係一般常見之布料裝飾圖案，不具表彰商品來源之商標識別力，亦非屬商標之使用。」等語。易言之，依上述智財局函令與實務見解，原告之系爭商標因屬修正前商標法第5 條第2 項因取得第二識別性始准予註冊之商標，其權利應限於系爭商標使用且會致消費者混淆誤認之範圍。反面解釋，若衡諸交易常態，若該第三人非將格紋圖案作為商標使用，且消費者並不會對第三人使用格紋圖案之商品與原告之商品，產生將二者混淆誤認之情形，此時原告即無從對該第三人主張侵害商標權。
⒉是否致相關消費者混淆誤認，應以被告鞋將公司商品之呈現
使用態樣，據此從相關消費者之觀點判斷，是否於選購時會誤認被告鞋將公司之商品與原告商品為同一或關聯來源。若被告鞋將公司商品之使用情狀，並不足使相關消費者認為係將格紋圖樣作為表彰商品來源之使用，則相關消費者當然不可能產生混淆誤認，既如此，被告鞋將公司便不構成商標使用，此時縱使系爭商標為著名商標，仍無礙於被告鞋將公司商品確實不構成商標使用之事實。經核被告鞋將公司之系爭女鞋商品共有2 色，一為深藍色、一為米色，陳列之情形則係深藍色與米色同時並列，並置於大型「SM」專櫃看板之正下方，且商品上均標示有顯著一望即知之「SM」商標，衡諸被告鞋將公司商品之使用情狀，相關消費者於被告鞋將公司賣場選購時，於看到本款商品，會同時看到深藍色與米色同一款式、不同色系之選擇，亦即對消費者而言，此鞋款對消費者產生之印象，僅係「買藍色的比較好看？或是米色的比較好看？」，而不會產生「米色的是Burberry的產品」。申言之，被告鞋將公司之系爭女鞋商品使用情狀，僅會使相關消費者產生該格紋蝴蝶結顯然係鞋款上之單純裝飾之想法，消費者顯然不會認為該格紋蝴蝶結係被告鞋將公司商品來源之表彰。
⒊又格紋圖樣之裝飾物於女性服飾與鞋包配件實屬極為基本司
空見慣之圖紋設計，而女鞋上使用蝴蝶結亦屬普遍，單於奇摩購物中心搜尋查詢女鞋上使用蝴蝶結裝飾物者，即高達近3000筆，進一步以格紋蝴蝶結搜尋，更不在少數。今若實際於各大百貨公司鞋子專櫃查看後，更可發現女鞋上裝飾立體蝴蝶結或者使用格紋設計者，比比皆是。申言之，於鞋子銷售之產業，鞋面上之格紋蝴蝶結之作用單純在於裝飾與美觀（如同幾何圖紋之鈕扣、花朵），對於消費者而言，鞋面上之裝飾物並非作為商品來源辨識之認定依據，蝴蝶結僅係是否能使該消費者產生「這雙鞋是美的、很好看」之想法之作用而已，消費者並非憑鞋面上之蝴蝶結（裝飾物）認定某商品之來源廠商，遑論於百貨公司或者網路通販，各家鞋商均於專櫃／網頁清楚標示自家品牌LOGO，消費者實係基於對該品牌之認識而為選購，且消費者往往係先認識到此為某品牌之專櫃／頁面，而後進入選購。
⒋此外，從銷貨紀錄顯示之數量，系爭女鞋商品深藍色售出76
雙，而米色僅售出62雙，衡諸常理，若消費者會將米色格紋認作係原告之商標而購買，則米色鞋款之銷售量理應較深藍色為佳。然而今實際上深藍色鞋款76雙之銷量顯然優於米色鞋款62雙之銷售量，亦可反應消費者「並未」將系爭女鞋商品之米色格紋認作商標而認購之事實，該格紋蝴蝶結對消費者而言，僅係單純之花色裝飾物。
⒌復參臺灣高等法院93年度上易字第1286號刑事判決（該案告
訴人亦為原告）理由略以：「扣案之手提袋除少數淺黃色外，其餘大部分均為紅色、粉紅色、深水藍色、藍色為底色之手提袋，已如前述。若被告有意輸入仿冒商品販賣，理應完全以淺黃色手提袋為主，豈會摻雜其他無關仿冒商標之手提袋，致減少其牟利之利潤？況且，被告買入及欲賣出前揭手提袋之單件價差（買入價每個為大陸人民幣10元；加上運輸、管銷費用，賣出價為臺幣100 元）以觀，本件買賣價格仍在一般市場交易之合理範圍以內，無從單憑被告買賣價格顯低於告訴人相關產品之價格，驟指被告就主觀有明知商品係屬仿冒之直接故意。」等語；又臺灣臺北地方法院93年度易字第717 號刑事判決理由更謂：「惟查，扣案服飾之樣式……該等服飾完全沒有『BURBERRY』字樣，除內襯有格紋圖案（紫色服飾內襯之格紋主要由紫色組成，其餘服飾內襯之顏色組成，與告訴人英商布拜里公司上開商標之圖樣相同）之外，表面並無任何格紋圖案，其中束袖夾克之正面左胸處，繡有上有『WILLIAM SPORTS』字樣之環型標誌，該等服飾之吊牌，並均有『ELIH』之字樣等情，業經本院勘驗扣案服飾無訛，並製作勘驗筆錄在卷足稽；衡以告訴人前開商標之格紋圖案圖樣，於我國社會日常生活所使用諸如服飾、雨傘、鞋襪、包包、坐墊等用品中，出現頻率甚高，社會大眾對該類型格紋圖案之認識，一般均僅認為其係一種流行之樣式而已，對於名牌用品之愛用者而言，頂多亦僅知悉該圖案係告訴人之主流產品樣式，而非以該格紋圖案，作為區別告訴人商品與他人商品，而足以表彰其為告訴人商品之標識，則被告2 人所販賣之扣案服飾，其同一樣式中，既包括多種與告訴人上開商標圖樣顏色不同之商品，該等商品不僅完全未使用足以表彰告訴人商品之『BURBERRY』文字，反而另使用『WILLIAM SPORTS』、『ELIH』等令人一望即知該等服飾並非告訴人商品之字樣，自不得僅以部分扣案服飾內襯之格紋圖案與告訴人上開商標之圖樣相同，遽認該等服飾之製造商係為使消費者產生該等服飾係告訴人所生產商品之認識，始於部分服飾之內襯使用格紋圖案。是揆諸前揭說明，扣案服飾內襯之格紋圖案安排，應非屬商標法第6 條所規範之商標『使用』行為，扣案服飾並非商標法第81條所規定之『使用』他人商標圖樣之商品，被告2 人販賣該等服飾之行為，自與商標法第82條之構成要件有間。」等語。依上，實務見解亦有鑒於格紋圖案於我國社會日常生活所使用諸如服飾、雨傘、鞋襪、包包、坐墊等用品中，出現頻率甚高，社會大眾對該類型格紋圖案之認識，一般均僅認為其係一種流行之樣式而已，對於名牌用品之愛用者而言，頂多亦僅知悉該圖案係告訴人之主流產品樣式，遂認為，若行為人無將格紋作為商品使用之目的與行為，且客觀上消費者亦不致產生混淆誤認，則原告即不宜對該第三人主張侵害商標權。
⒍基此，今被告鞋將公司陳列販售之系爭女鞋商品不僅止於米
色，尚有深藍色，可知被告鞋將公司並無藉格紋蝴蝶結使消費者產生混淆誤認之意圖。復自價格觀之，被告鞋將公司之系爭女鞋商品每雙市價約為2000至4000元不等，其價格於一般百貨公司鞋款交易市場亦稱合理，是亦無從據此認為被告有刻意仿冒原告產品之意圖。今原告僅以被告鞋將公司商品上裝飾有格紋蝴蝶結，遂認為被告鞋將公司即有侵害原告商標權違反系爭承諾書之情形，並不足採，亦與事實不符。
㈣、原告雖主張系爭商標為著名商標，故凡使用到系爭商標，必然造成消費者混淆誤認云云，然「商標使用」之規範要件之意義，應於實際於個案情形探求第三人商品之使用情狀，並就此具體個案中之使用情狀是否確實足使相關消費者於產生混淆誤認為認定。經核相關司法實務，顯然未倒果為因逕以著名商標為由而當然認定構成商標使用，而係仍就不同個案之實際情形為個別之判斷。茲舉下述實務見解，亦均以第三人商品上使用格紋花色之行為並不構成商標使用：
⒈臺灣臺北地方法院93年度易字第717 號刑事判決理由略謂：
「被告2 人所販賣之扣案服飾，其同一樣式中，既包括多種與告訴人上開商標圖樣顏色不同之商品，該等商品不僅完全未使用足以表彰告訴人商品之『BURBERRY』文字，反而另使用『WILLIAM SPORTS』、『ELIH』等令人一望即知該等服飾並非告訴人商品之字樣，自不得僅以部分扣案服飾內襯之格紋圖案與告訴人上開商標之圖樣相同，遽認該等服飾之製造商係為使消費者產生該等服飾係告訴人所生產商品之認識，始於部分服飾之內襯使用格紋圖案。」等語。上開刑事判決認定該案被告「並無」將原告之格紋商標作為商標使用意圖之理由在於：⑴該案被告之商品非僅米色系而尚有其他顏色；⑵該案被告商品清楚標示不同於原告商標之其他字樣品牌，並無致相關消費者混淆誤認之虞。對照本件被告鞋將公司之系爭女鞋商品亦「為同一款式包含不同色系（深藍色系與米色系），並非僅有米色系格紋」，且「亦於商品上使用令消費者一望即知之『SM』此一非原告商品之字樣」，故被告鞋將公司並無將格紋蝴蝶結作為商標使用之意圖，且使用情狀上亦不致使消費者產生誤認為商品來源表彰。
⒉臺灣士林地方法院93年度聲判字第30號刑事裁定理由略謂：
「本件扣案衣服之布料圖案，雖與聲請人之商標產品相同均係以線條顏色交織所組成，然其僅係布料之花紋圖案，並非表彰商品之來源，不具商標識別力，更何況扣案童裝尚有『
A ‧ANTONIO 鱷魚設計圖』商標，並非冒用聲請人之『BURBERRY CHECK』商標，尤見被告確無侵害聲請人商標專用權之故意，是被告所販賣之衣服，依一般社會通念、交易情形及同業間，就該商品之實際使用狀況等綜合考量，並無致相關消費者混淆誤認之虞。」等語。上開刑事裁定認定該案被告「並無」將原告之格紋商標作為商標使用意圖，不構成商標使用之理由在於：⑴該案被告之商品上使用格紋，僅係作為布料花色，並非表彰商品來源；⑵該案被告商品有標示不同於原告商標之其他字樣，並無致相關消費者混淆誤認之虞。對照本件被告鞋將公司之系爭女鞋商品使用格紋蝴蝶結，亦係因「格紋布料作為蝴蝶結本屬司空見慣之情形」，僅係出於花色之美觀，被告鞋將公司「並非表彰商品來源」，且被告鞋將公司亦於商品上使用令消費者一望即知之「SM」此一非原告商品之字樣，消費者可輕易區辨系爭女鞋商品並非原告之商品。
⒊臺灣桃園地方法院94年度易字第597 號、第507 號刑事判決
理由略謂：「依扣案如附件編號12所示之手提袋掛有吊牌標示特定字樣，再參酌交易上商品商標標示之慣常作法觀之，該吊牌顯屬充為表彰商來源及出處並藉以與他人商品相區隔之識別標幟，易詞以言，即作為商標之『使用』，職是，倘扣案之該手提袋之製造者係有意仿冒『英商布拜里公司』之商標，殊無如蛇足般於所製銷之商品上復標示其他商標圖樣以作區隔之必要，佐此情，則扣案之該手提袋外觀上綴飾之方格圖案當僅屬社會通念所認知之具裝飾及美觀作用之花色，核屬布料商品普通使用之花紋圖案，此狀極為鮮明，再者，該手提袋既另作商標圖樣以表彰其來源及出處，因之，相關消費大眾於選購時，在客觀上亦可輕易據此認知該手提袋非屬『英商布拜里公司』製銷之商品，至方格圖樣僅為商品花色之情，準此，即便扣案之該手提袋上綴飾有相同或近似於『英商布拜里公司』商標圖樣之花紋，然此衹係商品普通使用之花色圖案，並非意在於交易流通過程中藉此充為表彰且使相關消費大眾認知其為商品來源或出處之識別標幟而不具商標識別力，非屬商標之『使用』，依首揭說明，被告販售之自不成罪。」等語。上開刑事判決認定該案被告「並無」將原告之格紋商標作為商標使用意圖之理由在於：⑴該格紋僅屬社會通念所認知之具裝飾及美觀作用之花色；⑵該案被告於商品上特別標有不同於原告之商標作為區格，消費者選購時可清楚知悉該商品非原告之商品；⑶被告使用情狀可知其並非意在於交易流通過程中藉此充為表彰且使相關消費大眾認知其為商品來源或出處之識別標誌。對照本件被告鞋將公司之系爭女鞋商品使用格紋蝴蝶結，亦係因格紋布料作為蝴蝶結本屬司空見慣之情形，僅係「普通使用之花色」，並非表彰商品來源，且被告鞋將公司亦於商品上使用令消費者一望即知之「SM」此一非原告商品之字樣，同理足徵被告鞋將公司並無將格紋蝴蝶結之格紋作為商標使用之意圖。
⒋臺灣臺中地方法院93年度易字第10號刑事判決理由略謂：「
依一般社會通念及實際交易情形，前者係一般常見之皮包布料裝飾圖案，不具表彰商品來源之商標識別力，非屬商標之使用，況部分扣案物尚有標示『十字設計圖』及『W/GES 』商標，應無致相關消費者產生混淆誤認之虞，此有經濟部智慧財產局93年5 月6 日（93）智商0941字第09380208790 號函附卷可稽。本院為求慎重，復全面開箱逐一勘驗扣案手提包，發現大多數扣案手提包於明顯位置均縫製有『十字設計圖』及『W/GES 』商標吊牌，此有本院93年6 月11日勘驗筆錄及照片13紙在卷可憑，益徵扣案手提包並未仿冒「BURBER
RYS 」商標圖樣，是本案被告所販賣之手提包，尚無導致消費者混淆誤認係屬布拜里公司商品之虞。」等語。上開刑事判決認定該案被告使用情狀不構成商標使用，且不致使消費者混淆誤認之理由在於：⑴該格紋屬一般常見之皮包布料裝飾圖案，不具表彰商品來源之商標識別力；⑵該案被告於商品上特別標有不同於原告之商標作為區格，尚無導致消費者混淆誤認係屬布拜里公司商品之虞。對照本件被告鞋將公司之系爭女鞋商品使用格紋蝴蝶結，亦係因格紋布料作為蝴蝶結本屬司空見慣之情形，「並非表彰商品來源」，且被告鞋將公司亦於商品上使用令消費者一望即知之「SM」此一非原告商品之字樣，同理足徵被告並無將格紋蝴蝶結之格紋作為商標使用之意圖。
㈤、按損害賠償理論係為實現公平正義之理念，旨在使被害人之損害得以獲得實質、完整之填補，此即損害賠償之填補損害機能，而非對加害人（行為人）加以懲罰。次按侵權行為賠償損害之請求權，乃在填補被害人之實際損害，而非更予以利益，故損害賠償以受有實際損害為成立要件。商標法第63條規定商標權受侵害之請求損害賠償，係侵權行為賠償損害請求權之一種，自有適用損害填補法則。商標權人固得選擇以查獲仿冒商品總價定賠償金額，然法院可審酌其賠償金額是否與被害人之實際損害相當，倘顯不相當，應予以酌減，始與侵權行為賠償損害請求權，在於填補被害人實際損害之立法目的相符。經查：系爭女鞋商品自100 年5 月27日上架銷售，嗣於7 月中旬下架，販賣期間約末1 個月左右，時間尚短，且已銷售之系爭女鞋商品數量僅僅62雙，銷售毛利僅
1 萬1533元，亦即縱認系爭女鞋商品侵害原告之系爭商標，核其情節，應屬輕微，被告鞋將公司就系爭女鞋商品之出售獲利顯屬微少。況系爭女鞋商品之單價係落於1200元至1800元間，今原告主張以系爭鞋款之零售單價1800元之1000倍數額即180 萬元之高額損害賠償，顯然過高並不合理：
⒈查被告鞋將公司前向信億公司訂購系爭女鞋商品米色與深藍
色各105 雙，自100 年5 月27日上架，並於接獲原告100 年
6 月29日律師函通知後開始進行下架程序，約於100 年7 月中旬下架，迄下架為止，已銷售之米色系爭女鞋商品數量僅62雙，銷售毛利僅1 萬1533元，平均每個營業據點售出不到
3 雙，又期間被告鞋將公司尚以每雙零售單價1200元出售系爭女鞋商品。易言之，今縱認系爭女鞋商品侵害原告系爭商標，然被告鞋將公司於接獲原告通知後即進行下架，且就銷售情形觀之，整體情節實屬輕微，原告權益實不致受有損害，縱有損害亦應屬輕微。
⒉參商標法第63條第1 項第3 款係規定：「就查獲侵害商標權
商品之零售單價500 倍至1500倍之金額。但所查獲商品超過1500件時，以其總價訂賠償金額。」，顯見該條文關於「倍數」之選擇，實係對應於被訴侵權商品之「數量」。考其立法理由，在於有鑒於商標權人常無法舉證侵權商品之數量，故為減輕商標權人之舉證責任，而訂定此條款。申言之，如被訴侵權商品之實際銷售數量確實低於前開法規所述之倍數時，基於損害賠償在於填補損害，並非意在使商標權人更有得利，此時即應考量實際商品數量而定其倍數始是。
⒊又原告稱系爭女鞋商品將降低消費者購買原告商品之意願，
原告此節所稱，尤屬荒謬。蓋因系爭女鞋商品實際銷售狀況，深藍色售出76雙，而米色（即原告主張之系爭女鞋商品）僅售出62雙。今若原告所稱「系爭女鞋商品將降低消費者購買原告商品之意願」之論述合理，則米色之銷售數量即應優於深藍色始是，然實際銷售結果卻非如此，顯見系爭女鞋商品（即米色）根本不會使消費者產生誤認，該米色格紋蝴蝶節，對消費者僅存在色系之差別，並無商標之識別作用，原告之主張並不足採。
⒋損害賠償之規範意旨在於填補損害，而非在於懲罰行為人，
茲被告鞋將公司之系爭女鞋商品於市面銷售時間不過1 個月左右，期間尚短，銷量亦不過62雙，所獲利潤極少，故即便本院認原告得請求損害賠償，惟於衡酌原告得請求損害賠償之倍數，即應將本件系爭鞋款實際銷售之數量（即62雙）納入倍數考量之判斷，今原告主張以1000倍作為損害賠償之計算倍數，相較於系爭女鞋商品實際銷售數量，原告主張之倍數顯然過高，顯不相當，懇請本院依商標法第63條第2 項予以酌減。
⒌再者，原告主張系爭女鞋商品定價為3280元，而謂其以1800
元之零售單價乘1000倍甚屬合理。惟按商品定價與實際售價本不相同，商品定價通常係為作商業折扣，作為使消費者產生以實際售價購買之誘因，系爭鞋款並未以3280元出售，尤其於一般開放式設櫃之鞋款商品，實際售價均係以定價之一定折數出售，而系爭女鞋商品之零售單價除有1800元外，尚有1200元。今原告以系爭女鞋商品定價3280元而認為其請求之賠償數額甚屬合理，恐係對於開放櫃之平價鞋款之促銷模式有所誤解（按原告商品係以高價精品方式行銷，且幾乎為獨立店面，價格鮮有打折之情，故原告始會以為商品定價即售價）。是以縱謂原告可主張依系爭女鞋商品之零售單價請求賠償，本件被訴侵權商品之零售單價應以系爭女鞋商品之平均銷售單價為即1500元計算基礎【計算式：（1800＋1200）÷2 ＝1500】。
㈥、原告主張依系爭承諾書約定，請求被告鞋將公司給付100 萬懲罰性違約金，亦無理由；縱謂有理由，亦有過高之情形而應予酌減。查被告鞋將公司並無違反系爭承諾書之約定，業如前述。縱認被告鞋將公司違反系爭承諾書之約定，惟依前述，原告請求金額幾乎高達被告鞋將公司因系爭鞋款獲利之
100 倍，顯已嚴重超出懲罰之目的，更使原告藉此更有獲利之情形，其情形顯失公平。再者，若依原告之「違反承諾書之行為並不限於商標使用」之主張，豈不謂對於根本不構成侵害商標權之行為，被告鞋將公司竟然仍須給付高達100 萬元之懲罰性違約金？然查智財局賦予原告之權利，係指「商標權利」，而不及於商標權利外禁止第三人使用格紋花色之權利，對於不構成侵害商標權之行為，原告卻要求該第三人給付懲罰性違約金100 萬元，並不合理且有失公平。退萬步言，若本院認被告鞋將公司侵害原告之商標權利，惟誠如前述，被告鞋將公司因系爭女鞋商品出售之獲利不過1 萬1533元，且銷售期間尚短，情節尚屬輕微，衡諸原告於本件訴訟復以商標法之規定請求高達180 萬之損害賠償金額，核其數額本身，即已顯然超出被告鞋將公司出售系爭鞋款之獲利。職是，若認被告鞋將公司於商標侵權損害賠償之外，尚須給付100 萬元之懲罰性違約金，顯然係使原告自本件訴訟取得高額利益，不僅有失損害賠償之原意，且更嚴重超出懲罰之目的，應予以酌減。
㈦、並聲明：⒈原告之訴駁回。
⒉如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。
三、被告張益則以：
㈠、伊是做鞋子生意的，學問沒有這麼好，不懂得法律。況且系爭商標圖樣的格紋很多人都在使用，伊不是故意要用的。又系爭女鞋商品鞋墊下面是被告鞋將公司之商標「SM」，不是系爭商標。
㈡、伊是委託員工去處理系爭承諾書之賠償事宜，以為賠償原告20萬元了事就好了，其他問題都是底下員工在處理，不是伊親自去做的，故伊不清楚系爭承諾書之內容。系爭承諾書上所蓋用被告鞋將公司之大小章是真的，但這些印章都放在公司使用，伊不知道他們怎麼去蓋的等語，資為抗辯。
㈢、並聲明：⒈原告之訴駁回。
⒉如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。
四、兩造不爭執事項：
㈠、原告為00000000、00000000號商標（即系爭商標）之商標權人，分別係由原告於87年3 月26日、94年1 月11日向經濟部智慧財產局申請，分別於89年9 月16日及95年5 月16日經核准註冊公告在案，專用期限分別至109 年9 月15日、105 年
5 月15日，均指定使用於鞋子之商品（並有經濟部智慧財產局商標資料檢索服務資料表2 紙為證，見本院卷㈠第11至12頁）。
㈡、被告鞋將公司於98年8 月31日簽署系爭承諾書，內容載明：「鞋將實業有限公司暨其負責人張益（以下合稱『立承諾書人』），前因未經英商布拜里公司（Burberry Limited）之同意，製造並銷售附有英商布拜里公司之著名商標『BURBER
RY CHECK』之女鞋等商品（以下稱『系爭商品』）（如附件），致侵害英商布拜里公司之權益。今蒙英商布拜里公司之諒解，不予續行追究，特簽立本承諾書，承諾並保證如後：⒈立承諾書人已停止上開行為，並保證爾後絕不自行或透過他人製造、陳列、販賣、運送、輸出／入、廣告促銷、當成贈品或以其他方式散佈系爭商品或任何附有與英商布拜里公司之註冊商標相同或近似圖樣之仿冒商品，或其他侵害英商布拜里公司權益之行為。⒉立承諾書人保證於簽立本承諾書時，已自各大賣場回收及銷毀所有商品，並保證已無任何庫存之系爭商品。⒊立承諾書人同意於簽立承諾書之同時，給付英商布拜里公司新臺幣貳拾萬元整之象徵性損害賠償金，由証揚國際法律事務所代為收訖。⒋立承諾書人同意保密本次和解之條件內容，不得以任何型式洩漏任何第三人。⒌立承諾書人對上述有任何虛偽不實、不誠實履行或違反前述任何承諾或保證時，將立即無條件連帶給付英商布拜里公司懲罰性違約金新臺幣壹佰萬元整，絕無異議。」等語（並有系爭協議書影本1 份為證，見本院卷㈠第34至38頁）。
㈢、原告於100 年6 月27日購得有黑、褐、白3 色條紋交織之裝飾花朵置於鞋頭之女鞋商品，售價為1800元，定價為3280元（並有照片4 張、發票1 影本紙為證，見本院卷㈠第39頁、第177 至178 頁）。
㈣、被告張益為被告鞋將公司之董事，屬公司法第8 條第1 項所稱之公司負責人（並有被告鞋將公司之公司變更登記表1 份為證，見本院卷㈠第56至58頁）
五、兩造爭執之事項及本院得心證之理由：本件原告主張被告鞋將公司侵害原告之系爭商標等情，固據其提出經濟部智慧財產局商標資料檢索服務資料表、系爭承諾書、發票、照片等件為證，然為被告所否認，並以前揭情詞置辯，是以本件兩造爭執之點厥為：㈠、被告鞋將公司所販售之系爭女鞋商品有無侵害原告之系爭商標？㈡、原告依系爭承諾書請求被告鞋將公司及張益連帶給付100 萬元之違約金，有無理由？是否過高？㈢、原告請求被告鞋將公司及張益連帶給付180 萬元之損害賠償，有無理由？是否過高？本院判斷如下：
㈠、按商標法修正條文業經立法院於100 年5 月31日三讀通過，並由總統於100 年6 月29日以華總一義字第10000136171 號令公告。依修正後商標法第111 條規定：「本法之施行日期，由行政院定之。」，且已由行政院於101 年3 月26日以臺經字第1010011767號令發布定自101 年7 月1 日施行。茲因原告主張被告鞋將公司侵害原告系爭商標之侵權事實係發生於000 年0 月間（見本院卷㈠第5 頁），101 年7 月1 日修正施行後之商標法復未針對商標侵權及損害賠償之修正為溯及適用之特別規定，本件有關系爭女鞋商品有無侵害系爭商標及損害賠償之認定等爭議，自應適用101 年7 月1 日修正施行前之商標法（以下簡稱修正前商標法）論斷，先予敘明。
㈡、爭點1 關於「被告鞋將公司所販售之系爭女鞋商品有無侵害原告之系爭商標？」之部分：
⒈按「商標權人於經註冊指定之商品或服務，取得商標權。」
、「除本法第30條另有規定外，下列情形，應得商標權人之同意：一、於同一商品或服務，使用相同於其註冊商標之商標者。二、於類似之商品或服務，使用相同於其註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。三、於同一或類似之商品或服務，使用近似於其註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。」、「未經商標權人同意，而有第29條第2 項各款規定情形之一者，為侵害商標權。」，修正前商標法第29條第1 項、第2 項、第61條第2 項分別定有明文。本件原告為系爭商標之商標權人之事實，為兩造所不爭執，業如前述。又系爭商標均指定使用於「鞋子」之商品一節，亦為兩造所不爭執，故與系爭女鞋商品屬同一商品無訛。故而，次應審究者厥為：系爭女鞋商品是否有使用相同或近似於系爭商標之圖樣，且以此作為商標使用之情形。
⒉次按所謂商標之近似，係指具有普通知識經驗之商品購買人
，於購買時施以普通所用之注意，猶不免有混同誤認之虞者而言，故將兩商標並置一處細為比對雖有差別，而異時易地分別視察，足認具有普通知識經驗之商品購買人，於購買時施以普通所用之注意，猶有混同誤認之虞者，仍不得謂非近似（最高法院21年上字第1073號判例意旨參照）。故商標之是否近似，應就兩商標總括其全部，以隔離觀察有無混同或誤認之虞以為斷，不能僅以互相比對之觀察為標準（行政法院26年判字第48號、29年判字第22號、30年判字第1 號判例意旨參照）。易言之，兩商標商標是否近似，應就其商品之相關購買人之整體印象（即外觀、讀音或觀念組成）是否相近以為斷，不能違反通體觀察原則，任意將商標圖樣割裂觀察（最高行政法院91年度判字第1559號判決意旨參照）。經查，依原告所提出如附件所示之經濟部智慧財產局商標資料檢索服務資料表2 紙可得知，系爭商標之圖樣均係以淡褐色為底色，搭配紅色細條紋以直角交織之大方格，輔以「三黑二米」之粗條紋在紅色細條紋所組成之大方格內以直角交織而成之圖形（見本院卷㈠第11至12頁）。至於系爭女鞋商品鞋頭上之蝴蝶結，亦係以淡褐色為底搭配紅色細條紋，並以「三黑二白」之粗條紋交織而成之圖樣，此觀系爭女鞋商品照片即明（見本院卷㈠第39頁）。準此，本院從底色及條紋之數目與顏色等細節比對，系爭女鞋商品鞋頭上之蝴蝶結確與系爭商標圖樣已達幾近完全相同之程度。縱使就條紋之粗細或顏色之明暗部分或略有差異，然依通體觀察原則及異時易地隔離觀察原則予以比對，仍將使具有普通知識經驗之商品購買人，於購買時施以普通所用之注意，猶不免有混同誤認之虞，至少仍係極為近似之情形，應無疑義。
⒊再按「凡因表彰自己之商品或服務，欲取得商標權者，應依
本法申請註冊。」、「本法所稱商標之使用，指為行銷之目的，將商標用於商品、服務或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標。」，修正前商標法第2 條、第6 條亦分別定有明文。是依上開規定可知，商標之使用應具備下列要件：⑴使用人須有表彰自己之商品或服務來源之意思；⑵使用人需有行銷商品或服務之目的；⑶需有標示商標之積極行為；⑷所標示者需足以使相關消費者認識其為商標。此外，並應特別斟酌有無特別顯著性以及是否足資消費者藉以區別所表彰之商品來源等情綜合認定之。至於有無表彰商品來源之意思或行銷商品之目的，雖屬使用人內心主觀之想法，然仍非不得依商品之具體設計、裝飾等客觀狀態予以推認、判斷。經查，從系爭女鞋商品之整體外觀而言，該與系爭商標圖樣相同或至少極為近似之蝴蝶結，係裝置於鞋頭之明顯處，且體積非小，已屬積極標示之行為；且相較於鞋身採取米色素面無任何裝飾之設計，已有明確凸顯該蝴蝶結存在之情形，而讓消費者一望即知。是從客觀狀態觀之，被告鞋將公司應有以該蝴蝶結表彰自己商品特色或來源之用意，進而以此特色作為行銷之依據以達到使消費者從該蝴蝶結即可連結到商品來源之目的。從而，本院審酌系爭女鞋商品上該蝴蝶結之位置、大小及明顯之程度等客觀因素，合理推論該蝴蝶結應有表彰、區別、行銷系爭女鞋商品而作為商標使用之目的存在，故確屬商標之使用無疑。
⒋被告鞋將公司雖辯稱：格紋之裝飾在衣物、鞋子、皮件中甚
為常見云云。然此種格紋裝飾仍有底色、條紋顏色與條紋數量等搭配變化之差異存在，從該蝴蝶結與系爭商標圖樣比對後極其近似之情形以觀，殊難想像僅係單純巧合所致。況被告鞋將公司及張益於書立系爭承諾書時，已有將系爭商標圖樣作為附件（見本院卷㈠第35頁），對於系爭商標圖樣之顏色及條紋組成自不得諉為不知，亦難謂無抄襲、模仿及侵害商標權之主觀意思，足見被告鞋將公司上開所辯無非臨訟卸責之詞，應無可採。
⒌被告鞋將公司雖又辯稱：系爭女鞋商品之鞋墊上印有被告鞋
將公司之「SM」商標圖樣，故該蝴蝶結不致遭混淆誤認為系爭商標云云。然被告鞋將公司有無標示自己之商標，實與其商品有無侵害他人商標權係屬二事，否則豈非被告鞋將公司只要有標示自己之商標，即可無視商標法之規定，在自己之商品上任意利用他人之商標圖樣。且姑不論消費者或人形模特兒實際穿戴系爭女鞋商品時，將使被告鞋將公司之上開「SM」商標圖樣遭遮蓋，而僅餘該蝴蝶結顯示在外，將使消費者產生以被告鞋將公司之系爭女鞋商品替代原告商品或與原告商品產生混淆誤認之可能。更何況此種辯解顯然忽略商標具有授權之功能，被告鞋將公司將極為近似系爭商標之蝴蝶結與其自身之商標同置於系爭女鞋商品，亦不無使消費者誤認為原告與被告鞋將公司具有合作、授權甚或關係企業關係，要難謂被告鞋將公司無攀附原告商譽之意圖，益徵被告鞋將公司所辯不可採信。
⒍至於被告鞋將公司所提出之其他法院裁判，雖認為單純利用
格紋圖樣並未造成原告商標權之侵害。然商標侵權事涉具體客觀事實之不同及個案之認定判斷，被告鞋將公司所提出之裁判中，或係格紋圖樣係位於不明顯之衣物內襯處，或係格紋之組成與商標圖樣容有明顯差異，因而為法院認定無侵權情事，凡此均與本件之基礎事實不同，自不得比附援引之。縱認基礎事實或有相當，惟上開判決均非判例，亦無拘束本院之餘地。
⒎從而，被告鞋將公司所販售之系爭女鞋商品確有侵害原告之系爭商標，應無疑義。
㈢、爭點2 關於「原告依系爭承諾書請求被告鞋將公司及張益連帶給付100 萬元之違約金，有無理由？是否過高？」之部分：
⒈按系爭承諾書第1 條及第5 條分別約定：「立承諾書人（按
：即指被告鞋將公司及張益）已停止上開行為，並保證爾後絕不自行或透過他人製造、陳列、販賣、運送、輸出／入、廣告促銷、當成贈品或以其他方式散佈系爭商品或任何附有與英商布拜里公司之註冊商標相同或近似圖樣之仿冒商品，或其他侵害英商布拜里公司權益之行為。」、「立承諾書人對上述有任何虛偽不實、不誠實履行或違反前述任何承諾或保證時，將立即無條件連帶給付英商布拜里公司懲罰性違約金新臺幣壹佰萬元整，絕無異議。」等語，為兩造所不爭執，業如前述。又被告鞋將公司所販售之系爭女鞋商品侵害系爭商標一事，亦經本院認定如上，足見被告鞋將公司確有「販賣附有與英商布拜里公司之註冊商標相同或近似圖樣之仿冒商品」之行為，而違反被告鞋將公司及張益於系爭承諾書第1 條約定所保證之事項。是以依系爭承諾書第5 條約定，被告鞋將公司及張益自應無條件連帶給付原告懲罰性違約金。次應審究者即是，約定之100 萬元懲罰性違約金數額是否過高。
⒉本件被告鞋將公司雖抗辯：系爭承諾書第5 條所約定之懲罰
性違約金100 萬元過高應予酌減等語，然為原告所否認。按「當事人得約定債務人於債務不履行時，應支付違約金。違約金，除當事人另有訂定外，視為因不履行而生損害之賠償總額。其約定如債務人不於適當時期或不依適當方法履行債務時，即須支付違約金者，債權人除得請求履行債務外，違約金視為因不於適當時期或不依適當方法履行債務所生損害之賠償總額。」、「約定之違約金額過高者，法院得減至相當之數額。」，民法第250 條、第252 條分別定有明文。至於是否相當，即須依一般客觀事實，社會經濟狀況、當事人所受損害及債務人若能如期履行債務時，債權人可得享受之一切利益等情形，以為斟酌之標準（最高法院51年台上字第19號、79年台上字第1915號判例意旨參照），如債務已為一部履行者，亦得比照債權人所受利益減少其數額（最高法院49年台上字第807 號判例意旨參照）；且此項核減，法院得以職權為之，亦得由債務人訴請法院核減（最高法院79年台上字第1612號判例意旨參照）。惟按民法第252 條規定係賦與法院得依兩造所提出之事證資料，斟酌社會經濟狀況並平衡兩造利益而為妥適裁量、判斷之權限，非謂法院須依職權蒐集、調查有關當事人約定之違約金額是否有過高之事實，而因此排除債務人就違約金過高之利己事實，依辯論主義所應負之主張及舉證責任。況違約金之約定，為當事人契約自由、私法自治原則之體現，雙方於訂約時，既已盱衡自己履約之意願、經濟能力、對方違約時自己所受損害之程度等主、客觀因素，本諸自由意識及平等地位自主決定，除非債務人主張並舉證約定之違約金額過高而顯失公平，法院得基於法律之規定，審酌該約定金額是否確有過高情事及應予如何核減至相當數額，以實現社會正義外，當事人均應同受該違約金約定之拘束，法院亦應予以尊重，始符契約約定之本旨（最高法院92年度台上字第2747號、93年度台上字第909 號判決意旨參照）。經查，本件被告鞋將公司雖以懲罰性違約金100 萬元過高，應予酌減等語置辯，惟僅空言泛稱侵害原告系爭商標之系爭女鞋商品（米色）銷售量為62雙，獲利不過1 萬1533元，且銷售期間尚短，情節尚屬輕微云云，卻未提出任何證據資料以資佐憑，已難認被告鞋將公司就其所稱違約金過高之事實盡舉證之責。復經本院審酌原告雖為國際著名企業，惟被告鞋將公司亦係國內女鞋銷售之知名公司（資本額1000萬元），被告鞋將公司及張益既未能舉證證明書立系爭承諾書時有受詐欺、脅迫或陷於錯誤等影響自由意志之情事，亦未舉證證明約定之違約金數額過高而顯失公平，且觀諸兩造因前次侵權而於系爭承諾書中所議定之和解金額20萬元尚稱合理、原告亦不追究被告鞋將公司或張益前次違反商標法之民、刑事責任之條件，以及構成違約行為之標準亦非嚴峻，無非重申商標法保護商標權禁止侵害之規定（有關系爭承諾書之射程範圍之認定，詳下述）等情狀，自應認被告鞋將公司及張益於書立系爭承諾書時，已盱衡自己履約之意願、經濟能力等主、客觀因素，本諸自由意識及平等地位自主決定，而無自由意志遭箝制或兩造地位顯不對等之情形，自不容被告鞋將公司或張益嗣後反悔辯稱約定之違約金數額過高，如此方符私法自治、契約自由原則及系爭承諾書之本旨。從而，被告鞋將公司抗辯懲罰性違約金100 萬元過高，應予酌減云云，並無理由。
⒊至原告雖一再主張系爭承諾書限制之範圍包括被告鞋將公司
單純利用原告之商標圖樣而非商標使用之合法情形云云，已為被告鞋將公司所否認，並以前揭情詞置辯。惟觀之系爭承諾書第1 條「保證爾後絕不自行或透過他人製造、陳列、販賣、運送、輸出／入、廣告促銷、當成贈品或以其他方式散佈系爭商品或任何附有與英商布拜里公司之註冊商標相同或近似圖樣之仿冒商品，或其他侵害英商布拜里公司權益之行為」之約定，乃是以「列舉事項加上第1 概括條款再加上第
2 概括條款」之方式架構被告鞋將公司及張益應予承諾及保證之義務，足見列舉事項之解釋不脫概括條款之意涵，僅係為避免掛一漏萬，而於最後添加概括條款予以完整含括。復細繹上開第1 概括條款（即以其他方式散佈系爭商品或任何附有與英商布拜里公司之註冊商標相同或近似圖樣之仿冒商品）中使用「仿冒商品」之用語，第2 概括條款（即其他侵害英商布拜里公司權益之行為）中則使用「侵害權益」之用語。是以單從文義解釋即可得知，系爭承諾書第1 條約定範圍僅限於禁止被告侵害原告商標權（或其他權益）之違法情事，倘被告並非將原告之商標圖樣作為商標使用而未構成侵權，即無法稱之為仿冒商品，自亦非系爭承諾書所欲限制、規範之範疇，乃屬當然。更何況被告鞋將公司所販售之系爭女鞋商品確有侵害原告系爭商標一節，業經本院認定如上，而屬違反系爭承諾書之行為無疑，故本件已無必要繼續深究系爭承諾書限制範圍之爭點，併此敘明。
⒋準此，原告依系爭承諾書第5 條約定，請求被告鞋將公司及
張益連帶給付100 萬元之懲罰性違約金，為有理由，應予准許。
㈣、爭點3 關於「原告請求被告鞋將公司及張益連帶給付180 萬元之損害賠償，有無理由？是否過高？」之部分：
⒈按商標權人對於侵害其商標權者，得請求損害賠償，修正前
商標法第61條第1 項前段定有明文。此乃商標法對於侵害商標權之規定，亦為侵權行為之一種（最高法院87年度台上字第2336號判決意旨參照），且為民法上侵權行為之特別規定，如商標法就該侵害商標權之要件有特別規定，應優先適用商標法之規定，如商標法未規定者，則應適用民法上有關侵權行為之一般規定以為補充，自不待言。惟按法人乃法律上擬制之人格，其一切事務必須依靠其代表人或受僱人行使職權或執行職務始得為之，故其侵權行為損害賠償責任之成立，係於其董事或其他有代表權人，因執行職務所加於他人之損害，或法人之受僱人因執行職務，不法侵害他人之權利時，始與各該行為人連帶負賠償之責任（最高法院80年度台上字第344 號、95年度台上字第338 號、100 年度台上字第1594號判決意旨參照）。易言之，侵權行為之行為人（加害人）僅限於自然人，此乃植基於自然人具有理性思考之能力，如已盡其個人必要的注意，即得自由活動，對於他人所生損害，苟無故意或過失，即不負賠償責任，是為「自己責任原則」或「個人責任原則」；而法人雖亦為權利主體，惟僅係組織體，無從獨力思考、行為，主觀上難謂有故意或過失可言，倘非法律特別規定，自非侵權行為所指之行為人。至法人是否依民法第28條（或公司法第23條第2 項）、第188 條規定負連帶責任，則係另一問題。
⒉經查，本件原告於100 年9 月16日起訴時（僅被告鞋將公司
1 人），僅請求懲罰性違約金100 萬元，惟係主張被告鞋將公司販售系爭女鞋商品侵害原告之系爭商標等情（見本院卷㈠第3 至7 頁）。嗣於100 年11月3 日具狀追加侵權行為之訴訟標的，並就上述侵權事實請求損害賠償而擴張訴之聲明至280 萬元，仍認實際侵權行為人係被告鞋將公司（見本院卷㈠第109 至114 頁）。至原告雖於本院101 年5 月16日言詞辯論期日當庭具狀追加被告張益，請求被告張益與被告鞋將公司連帶給付280 萬元，且以公司法第23條第2 項為訴訟標的（見本院卷㈡第26至28頁）。然觀諸原告於101 年5 月16日民事訴之追加聲請狀第3 頁記載：「被告張益為被告鞋將公司之負責人，依公司法第23條第2 項規定，被告張益就被告鞋將公司侵害原告商標權之行為，應對原告負連帶損害賠償責任。」等語，顯見原告仍然執意認為實際侵權行為人係被告鞋將公司，至為明確。惟揆諸前揭說明，我國司法實務通說見解咸認，法人主觀上應無故意或過失可言，尚非侵權行為之行為人，自無成立侵權行為之可能。本件原告就請求180 萬元損害賠償之部分，既係以修正前商標法第61條第
1 項前段侵害商標權之侵權行為法律關係為訴訟標的，自應受前述司法實務見解之拘束。基上所陳，原告以被告鞋將公司為實際侵害系爭商標之侵權行為人，主張被告鞋將公司應負侵權行為損害賠償責任，即屬無據；且被告鞋將公司之賠償責任既屬無據，被告張益亦無連帶責任可言。又論者或謂前述司法實務見解乃係基於「法人擬制說」之見解，認為侵權行為無從代理，故法人董事之侵權行為尚難認定為法人本身之侵權行為。倘採取「法人實在說」之見解，則因法人董事（或其他代表）於代表權限範圍內代表法人所為之行為，不論合法或違法，均屬法人之行為，故董事因執行職務所為之侵權行為，即係法人本身之侵權行為，法人即應負損害賠償之責（見孫森焱，民法債邊總論，上冊，90年2 月修訂版，第238 頁）。然縱採法人實在說之觀點，仍必須以法人董事實際為侵權行為為前提，方能將法律效果歸屬於法人。本件原告自始至終均僅主張被告鞋將公司為侵權行為人，而未具體指出（遑論提出證據證明）被告鞋將公司之董事或其他有代表權之人有無實際執行侵害原告系爭商標之侵權行為，自難依憑法人實在說之理論，將侵權行為損害賠償責任歸屬於被告鞋將公司，併此敘明。從而，原告依商標法第61條第
1 項前段規定請求被告鞋將公司及張益連帶給付180 萬元之損害賠償，為無理由。
六、末按「給付無確定期限者，債務人於債權人得請求給付時，經其催告而未為給付，自受催告時起，負遲延責任。其經債權人起訴而送達訴狀，或依督促程序送達支付命令，或為其他相類之行為者，與催告有同一之效力。」、「遲延之債務，以支付金錢為標的者，債權人得請求依法定利率計算之遲延利息。但約定利率較高者，仍從其約定利率。」、「應付利息之債務，其利率未經約定，亦無法律可據者，週年利率為百分之5 。」，民法第229 條第2 項、第233 條第1 項及第203 條分別定有明文。本件懲罰性違約金之給付無確定期限，亦無約定遲延利息之利率，依前揭法條規定，原告主張自101 年5 月18日（即原告訴之追加聲請狀繕本送達被告張益之翌日，見本院卷㈡第35頁所附之中華郵政掛號郵件收件回執1 紙為憑；被告鞋將公司之部分則於100 年10月4 日即已送達起訴狀繕本，見本院卷㈠第54頁所附之送達證書1 紙為憑）起算遲延利息，即屬有據。從而，原告依系爭承諾書之約定，請求被告鞋將公司及張益連帶給付原告懲罰性違約金100 萬元，及自101 年5 月18日起至清償日止，按週年利率百分之5 計算之利息，為有理由，應予准許；逾上開範圍之請求，則屬無據，應予駁回。
七、原告勝訴部分，兩造分別陳明願供擔保請准宣告假執行及免為假執行，經核均無不合，爰分別酌定相當之金額，予以准許。至於原告敗訴部分，其假執行之聲請即失所附麗，應併予駁回之。
八、本件事證已臻明確，兩造所為其餘攻擊、防禦及舉證，經本院審酌後，認與判決結論均無影響，爰不一一論列，附此敘明。
叁、結論：本件原告之訴為一部有理由，一部無理由，依民事訴
訟法第79條、第85條第2 項、第390 條第2 項、第392 條第
2 項，判決如主文。中 華 民 國 101 年 7 月 25 日
民事第三庭審判長法 官 陳財旺
法 官 高文淵法 官 賴彥魁以上正本證明與原本無異。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（須按他造人數附繕本，勿逕送上級法院）。如委任律師提起上訴，應一併繳納上訴審裁判費，否則本院得不命補正逕以裁定駁回上訴。
中 華 民 國 101 年 7 月 25 日
書記官 蔡佳容