臺灣新北地方法院 106 年智字第 2 號民事判決

臺灣新北地方法院民事判決 106年度智字第2號原告李幸長訴訟代理人李進成律師

楊書瑄律師被告四海遊龍食品股份有限公司法定代理人陳武貂訴訟代理人賴青鵬律師上列當事人間請求移轉商標權事件，本院於民國106 年10月23日言詞辯論終結，判決如下：

主文被告應將如附表編號一至十四、十六、十七所示商標權移轉予原告。

原告其餘之訴駁回。

訴訟費用由被告負擔百分之九十五，餘由原告負擔。

原告假執行之聲請駁回。

事實及理由

壹、程序方面：按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但請求之基礎事實同一，不甚礙被告之防禦及訴訟之終結者，不在此限，民事訴訟法第255 條第1 項第2 款、第7 款分別定有明文。本件原告起訴係以民法第767 條第1 項前段規定為訴訟標的（見本院卷一第16至17頁）。嗣於民國106 年7 月4 日具狀追加民法第179 條第1 項規定為訴訟標的（見本院卷二第14至15頁）。經核原告所為上開訴之追加，合於前揭法條規定，應予准許。

貳、實體方面：

一、原告主張：

㈠、原告原為如附表所示商標權（以下簡稱系爭商標權）之所有權人，且於100 年1 月起擔任強鮮股份有限公司（以下簡稱強鮮公司）之負責人，出資占百分之85。嗣於100 年5 月間，原告為實現理念投身總統大選之連署，為避免因自身參與連署而影響強鮮公司之經營，遂於100 年5 月8 日、100 年

5 月9 日分別簽署商標申請案申請權移轉同意書、商標權移轉同意書，以原告為讓與人、強鮮公司為受讓人，將系爭商標權借名登記於當時由原告擔任負責人之強鮮公司名下，以免因原告忙於選務而耽誤公司授權商標予加盟商等之日常業務。此由原告前妻即證人乙○○之證詞及上開移轉同意書作成時間、如附表編號1 至14、16、17所示之商標權移轉登記日期均與原告參與總統連署時間相近可證。另就上開移轉同意書內容觀之，系爭商標權多達17項，且多在使用中，價值可觀，兩造卻未約定移轉對價，除借名登記外，原告焉有可能無償移轉至強鮮公司名下。惟因商標法及民法均無「借名登記」之名稱用語，方未於上開移轉同意書上載明「借名登記」之字樣。再者，為選舉與公司事務公私兩分，原告亦主動將董事長之職位交由當時之副董事長丙○○暫代，以利強鮮公司日常業務之運作。嗣於100 年12月總統連署活動結束後，因人數未達最低門檻，原告遂回到強鮮公司繼續經營業務。詎丙○○夥同強鮮公司之財務主管即訴外人吳文娜、劉良玉等人，於原告忙於選務期間，逐步掏空強鮮公司，並侵占原告股權。原告見強鮮公司以往每月營利至少可達300 萬元，然101 年初數月之營利竟不到百萬元，故決心整頓公司，而於101 年5 月25日發布人事公告準備回任董事長職務。

然由丙○○為首之其他董事竟聯合於101 年5 月31日重新發布人事公告，以董事會決議由丙○○續任董事長為由，徹底將原告排除於經營團隊之外，甚者更將原告自董事名單中除名。原告於心灰意冷之下，不得不於101 年10月間拋售手中持股，退出辛苦開創之事業，並向臺灣新北地方法院檢察署（以下簡稱新北地檢署）提出業務侵占、詐欺、背信等罪嫌之告訴，業經新北地檢署檢察官以105 年度他字第3503號、

105 年度他字第3502號、105 年度他字第3504號、105 年度偵字第11 296號偵辦中。原告將系爭商標權借名登記於強鮮公司名下之本意，係因原告於選務期間在外奔走，為方便強鮮公司利用而移轉，是於原告退出強鮮公司後，前開借名登記契約之目的已不復存在，原告遂多次向強鮮公司主張終止借名登記契約，並本於實質所有權人之地位，請強鮮公司將系爭商標權返還登記至原告名下，強鮮公司均置之不理。然強鮮公司業於104 年1 月21日合併解散，並以被告為存續公司，參照臺灣高等法院101 年度上字第55號判決意旨及類推適用民法第550 條規定，原告與強鮮公司間之借名登記契約已於104 年1 月21日消滅，強鮮公司自應將系爭商標權返還原告。又依公司法第24條反面解釋及第319 條準用第75條規定，強鮮公司之法人格雖於完成合併解散登記時消滅，惟其法律上之權利義務均由存續公司即被告概括承受。是以原告本於實質所有權人之地位，依民法第767 條第1 項前段、第

179 條規定請求被告返還系爭商標權，應屬有據。

㈡、被告雖辯稱系爭商標權以無對價關係而為移轉乃屬常態云云。然「四海遊龍鍋貼專賣店」於82年間正式開幕，原告為創始人並設計商標，但因原告當時身兼教職不便出名申請商標權，遂委請丙○○於85年11月27日出名申請如附表編號12、13所示商標。原告於86年7 月正式辭任教職，並於89年1 月間成立龍茂股份有限公司（以下簡稱龍茂公司），並擔任負責人，於此後所申請之商標均以龍茂公司為申請人，丙○○亦依原告要求將如附表編號12、13所示商標權移轉登記於龍茂公司名下。嗣因公司業務蒸蒸日上，原告為供給貨源需求，而於94年間購置位於雲林縣西螺鎮之土地及廠房，並於95年1 月間設立強鮮公司。詎於98年間，當時之強鮮公司負責人即訴外人許容彬為圖謀私利，未經原告同意逕自持龍茂公司之大小章，將如附表編號1 至14所示商標權移轉登記於強鮮公司名下，並於99年3 月1 日至經濟部智慧財產局（以下簡稱智慧財產局）辦理變更登記完竣。原告知悉後大為光火，許容彬因擔心涉犯偽造文書罪嫌，方依原告要求於100 年

1 月16日將如附表編號1 至14號所示商標權移轉登記回復至原告名下，更經原告分期支付新臺幣（下同）1 億元作為資遣費而簽署股份轉讓契約書，而於100 年2 月10日退出強鮮公司，原告亦於當日經強鮮公司股東會決議選任為董事。是以丙○○及許容彬依原告要求分別無償移轉、返還商標權，顯見均承認系爭商標權原為原告所有，而為回復原狀之移轉登記。被告執此辯稱系爭商標權無償移轉乃屬常態云云，顯不足採。被告再辯稱乙○○與原告有無離婚尚有疑義云云，並據以指摘乙○○所為證詞之真實性。然乙○○之戶籍地址與原告相同，僅係方便雙方收受共同撫養之未成年子女在校通知單而為之便宜措施，實則原告與乙○○於戶籍上係個別單獨戶，兩人於離婚後除未成年子女之撫養事宜外，甚少聯繫，被告僅單憑戶籍地址相同之片面事實，逕自指摘乙○○所為證述之真實性，並無理由。

㈢、被告雖又辯稱原告於100 年7 月31日已辭任董事長及董事職務云云。然原告於100 年2 月10日經股東會決議選任為強鮮公司董事，任期自100 年2 月10日起至103 年2 月9 日止，並於同日經董事會決議選任為董事長，已向新北市政府經濟發展局辦理變更登記在案。而原告於董事任職期間，從未向董事會為辭職之意思表示，被告提出之董事辭職書並非原告親簽，其上所填日期亦非原告之字跡。縱認為原告親簽，亦係吳文娜於原告簽署後再將兩處「董事長」之「長」字刪除再加蓋印章，非出於原告之本意，原告斷不可能辭去董事職務。又強鮮公司股東會亦無決議解任原告之董事職務，強鮮公司並無董事席次缺位之情形，然丙○○聯合其他董事，趁原告投身總統大選連署期間為公私分明並無參與強鮮公司任何決策之際，為達將原告踢出經營團隊之目的，逕於100 年

8 月1 日藉機以補選董事為由召開股東臨時會，補選訴外人吳清政擔任強鮮公司董事，並於是日召開董事會，選任丙○○為董事長，顯然於法未合。此由被告之公司登記卷宗內於

100 年8 月1 日前並無原告辭去強鮮公司董事之紀錄或資料，上開辭職書係嗣後方與新任董事會議錄事同時送達新北市政府經濟發展局足證。另該董事辭職書之簽署日期為100 年

7 月31日，然強鮮公司於100 年8 月1 日即召開股東臨時會，亦有違公司法第172 條第2 項、第183 條規定。原告於擔任強鮮公司負責人期間，為強鮮公司背負鉅額連帶保證債務，故原告被迫退出強鮮公司時，僅先就更換保證人之事務緊急處理。原告雖曾口頭要求強鮮公司返還系爭商標權，然強鮮公司均未理睬，當時公司內部亦無人願意支持原告，且原告之股權遭丙○○、吳文娜、劉良玉等人設計侵奪、稀釋，以原告當時之持股根本無力回天，原告心想只要強鮮公司存續，日後再取回系爭商標權即可。詎料強鮮公司竟於104 年

1 月21日合併解散而以被告為存續公司，並因智慧財產局未察系爭商標權非屬新北市政府104 年1 月21日新北府經司字第1045122952號函說明欄第六項所示之不動產，竟許渠等持上開函文辦理系爭商標權移轉登記，原告於驚愕之餘，始提出本件訴訟，並再以起訴狀繕本送達作為終止借名登記契約之意思表示，請求被告返還系爭商標權。被告辯稱原告於退出強鮮公司時並無對商標權異議一節，即與事實相悖，委無足採。

㈣、為此，爰依民法第767 條第1 項前段、第179 條規定提起本訴等情。並聲明：

⒈被告應移轉系爭商標權予原告。

⒉原告願供擔保請准宣告假執行。

二、被告則以：

㈠、原告所提出之商標權移轉同意書、商標申請案申請權移轉同意書，並無載明借名登記之相關文字，被告否認系爭商標權僅係借名登記於被告名下。又系爭商標權不問由何人申請，嗣後均得依商標法第27條規定為移轉，且依該條規定文義，並無須以有對價關係始得為之，是以商標權自得以無對價關係而為移轉。而系爭商標權於歷次移轉時，均無對價關係，此觀100 年1 月16日如附表編號1 至14所示商標權由強鮮公司移轉予原告及100 年7 月1 日如附表編號1 至14、16、17所示商標權由原告移轉予強鮮公司時，均無對價關係自明。是以系爭商標權以無對價關係而為移轉乃屬常態，原告執此主張兩造間存有借名登記契約，自不足採。另原告指稱98年11月30日商標移轉同意書係許容彬逕自持龍茂公司之大小章所偽造一節，被告亦否認之，原告應負舉證責任。又齊朋股份有限公司、強鮮公司、龍茂公司及被告，係由原告及丙○○共同經營，並提供渠等私人之銀行帳戶、支票及印章供上開4 家公司使用，以利公司即時處理貨款帳務等相關事宜，帳戶內存款均為4 家公司所有。原告與丙○○於100 年1 月24日共同以原告名義為買受人，由原告開立合計1 億元之支票25張予許容彬，並由丙○○背書，買回許容彬等人在上開

4 家公司之全部股權，以取得該4 家公司之經營權。而上開

1 億元購股資金，均係以上開4 家公司於100 至102 年間存入原告及丙○○名下銀行帳戶之貨款收入以為支出，並非原告以個人資金支付，是以原告僅為名義上之買受人，並非股權之所有權人，此亦經新北地檢署104 年度偵續字第466 號、105 年度偵續一字第18號、106 年度偵字第11924 號不起訴處分書認定，故原告主張其出資佔百分之85云云，顯屬無稽，自不足採。

㈡、原告復稱其並未主動辭去董事職務及強鮮公司於100 年8 月

1 日所召開之股東臨時會於法未合云云。然觀諸被告所提出之董事辭職書可知，原告確於100 年7 月31日以業務繁忙為由，向強鮮公司董事會辭去董事職務，而非董事長職務，且於同日亦辭任被告董事職務。原告雖辯稱該董事辭職書係經偽造云云，然其上「甲○○」印文，與原告任職強鮮公司董事長時之公司變更登記表之公司負責人印章相符，顯見並無偽造。故原告確於100 年7 月31日即辭任強鮮公司董事長及董事職務，並由丙○○擔任董事長，原告則轉任顧問。此觀諸被告101 年5 月10日「有關總部資金流程時程表規劃書」及101 年6 月4 日「銀行貸款轉貸事宜」之董事長欄位由丙○○簽署，顧問欄位由原告簽署亦明。強鮮公司嗣於100 年

8 月1 日召開股東臨時會，決議補選吳清政為董事。原告雖主張該股東臨時會之召集程序違反公司法第172 條第2 項規定，惟未依公司法第189 條規定，自決議之日起1 個月內訴請法院撤銷該決議，則依最高法院67年台上字第2561號判例意旨，該決議仍非無效。又原告既已於101 年10月1 日出售其所有之強鮮公司股權，而由訴外人陳志欽以6000萬元承受，並以19張同額支票交由原告全部兌現完畢，原告已不具強鮮公司股東身分，則依最高法院57年台上字第3381號判例意旨，原告無從訴請法院撤銷上開臨時股東會決議。另有關公司議事錄之作成與保存，被告均依規定辦理，縱有未為保存之情事，亦僅屬行政罰鍰之範疇。再者，原告係於擔任強鮮公司董事長時，於100 年5 月8 日、100 年5 月9 日分別簽署商標申請案申請權移轉同意書、商標權移轉同意書，而與強鮮公司於100 年8 月1 日召開股東臨時會補選董事一事，前後已相隔近3 個月，足徵100 年8 月1 日股東臨時會與本件訴訟無涉。況原告於101 年10月1 日出售其所有之強鮮公司全部股權時，對於系爭商標權乃屬強鮮公司所有均未有任何爭執，足徵原告亦認為系爭商標權已非其所有，否則何以其出清手中持股退出強鮮公司時，並未就系爭商標權表示任何異議。另於101 年5 月25日，強鮮公司董事為丙○○、劉良玉及吳清政，原告已非董事，則依公司法第208 條第1 項規定，原告自無從擔任董事長，原告擅為「將董事長職位交回原董事長甲○○」之公告，不生法律效力，其執此所為之主張，已失所據而不足採。至證人陳宣邵之證述內容，部分係由原告告知而非其親見親聞，依最高法院91年度台上字第1521號判決意旨，乃屬傳聞證據，其餘證述亦多有矛盾及與事實不符之處，均難認可採。證人乙○○形式上雖已與原告辦理離婚，惟仍設籍於原告所住地址，是否確有離婚，亦非無疑等語，資為抗辯。

㈢、並聲明：⒈原告之訴駁回。

⒉如受不利之判決，被告願供擔保請准宣告免為假執行。

三、兩造不爭執之事項：

㈠、系爭商標權申請及歷次移轉之登記紀錄詳如下述【見本院卷一第66至67頁、第138 頁，並有本院卷一第190 至602 頁所附之智慧財產局106 年6 月26日（106 ）智商50056 字第10680331750 號函（含系爭商標權之商標註冊簿及歷次登記申請資料）1 份為證】：

⒈如附表編號1 所示商標權係由龍茂公司於97年9 月11日向智

慧財產局申請登記，於98年8 月1 日核准註冊公告，於99年

3 月1 日移轉登記予強鮮公司，於100 年1 月16日移轉登記予原告，於100 年7 月1 日移轉登記予強鮮公司。⒉如附表編號2 所示商標權係由龍茂公司於97年9 月11日向智

慧財產局申請，於98年8 月1 日核准註冊公告，於99年3 月