臺灣新北地方法院民事判決 109年度智字第3號原 告 戴紅妹訴訟代理人 劉偉立律師複 代理人 倪煥淑律師
吳信璋律師被 告 張文禮訴訟代理人 周逸濱律師
魯忠翰律師黃詩婷律師上列當事人間請求塗銷專利權登記等事件，經本院於民國110 年
8 月26日言詞辯論終結，判決如下：
主 文原告之訴及假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、程序事項原告訴之聲明原如附件所示，嗣於民國110 年4 月6 日變更其聲明如後述，核原告所為變更，請求之基礎事實同一，且屬減縮應受判決事項之聲明，與民事訴訟法第255 條第1 項第2 款、第3 款規定相符，應予准許。
二、原告的主張
（一）兩造於108 年9 月23日簽訂專利所有權及其申請權讓與暨技術移轉契約書（下稱系爭契約），主要約定待申請中之中國民國發明專利「高效奈米淡斑、亮白、保濕活化劑及其製法」（申請案號：000000000 號）核准後，被告應將此中華民國專利讓與原告。前述中華民國專利申請案已於
109 年7 月20日核准，且於109 年8 月21日取得專利證書（專利證書號：I000000 號，下稱系爭專利），被告迄今仍為系爭專利之專利權人。系爭契約第3 條約定「標的一」之附帶專購部分已於109 年3 月31日經兩造合意解除，原告自得依系爭契約第4 條第1 項第1 款及第7 條第3 項約定，請求被告將系爭專利移轉登記與原告。
（二）兩造簽訂系爭契約約定系爭專利及相關技術移轉，原告為此建置團隊、安排員工向被告學習、備置公司租金、人事等費用，並從事設備採購等相關支出，詎料被告竟以自己名義取得系爭專利，拒不提供資料協助原告辦理專利權轉讓登記，而就「標的一」有給付遲延之情。又被告就「標的三」所移轉之技術，亦不符合原告所需及契約約定之目的，即未給付符合化妝品相關規定之專利技術，致原告無法使用，且未告知法律變更之事，有違誠信原則，而有不完全給付之情形。況被告拖延原告預定之商業進程，消耗原告財力、人力致力於研究不合於系爭契約之標的，被告自應就「標的一」負遲延給付責任、就「標的三」負不完全給付責任，併同侵權行為損害賠償之責，賠償原告為系爭契約建立專案團隊、備置公司租金、人事等費用共新臺幣763 萬9976元。另被告因故意或過失向原告給付不符合系爭契約規範之技術，更故意未移轉系爭專利，且故意不告知相關化妝品之確定修正草案，亦對原告構成侵權行為，原告依民法第184 條第1 項前段規定併請求損害賠償。
（三）聲明：
1.被告應將系爭專利移轉登記與原告。
2.被告應給付原告新臺幣763 萬9976元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之5 計算之利息。
3.願供擔保請准宣告假執行。
三、被告的答辯
（一）被告於兩造簽訂系爭契約後隔日即將系爭專利之申請原始留存副本交由原告指定之代理人葉家華當場點收確認完畢，並依系爭契約第6 條約定至原告經營之公司履行「標的三」之技術培訓、示範、試製等技術移轉工作，使原告順利習得系爭專利相關技術。原告習得技術後態度丕變，當被告於109 年2 月25日取得SGS 生菌數、重金屬試驗合格證明（即系爭契約第6 條第4 項後段之約定），依約向原告請求給付「標的三」尾款人民幣60萬元時，原告竟以「標的一」專購原物料不符化妝品法令之理由，拒絕給付尾款人民幣60萬元。被告深知技術移轉後已無談判籌碼，遂於109 年3 月13日向原告提出「雙方繼續履約，暫先退還已就『標的三』收取之人民幣140 萬元費用」方案。原告對上開方案未置可否，甚至強要被告先退還人民幣140 萬元再談。被告乃於109 年4 月8 日暫先退還「標的三」已收之人民幣140 萬元款項。原告收受款項後，一方面繼續進行「標的二」國外專利申請，另方面卻不辦理重新換約事宜。因原告未同意上述提案，被告乃於109 年9 月4 日取得系爭專利之中華民國專利證書後，旋依系爭契約第7條第3 項約定，請求原告履行人民幣360 萬元專購義務，同樣遭原告拒絕。從而，原告不僅積欠「標的三」之人民幣200 萬元款項，更未履行「標的一」之人民幣360 萬元專購義務。而原告既未履行專購義務，自不得向被告請求移轉系爭專利。
（二）依照附表二兩造之訊息內容，被告係以「技術移轉之費用，已付款部分全額退款，解除此部分契約」為條件提出要約，惟原告回覆「等你把第二項的工作做到，款項退回，再重新簽訂合約」而明確拒絕，兩造自未達成解除契約之合意。再者，被告於109 年4 月8 日退還「標的三」已收之人民幣140 萬元款項後，原告實際上也未與被告重新簽訂契約，顯見原告自始欠缺與被告協商變更契約之意。況「標的三」之技術移轉與「標的一」之專購義務分屬不同契約標的，「標的三」技術移轉既已完成，且兩造未合意變更契約，原告自應依照系爭契約第5 條約定給付人民幣
200 萬元。
（三）「標的一」之約定既未經兩造合意解除或變更，於原告履行人民幣360 萬元專購義務前，被告尚無移轉系爭專利之義務，原告不得依民法第229 條、第231 條規定，請求被告給付新臺幣763 萬9976元。且本件自始均不存在「禁止使用工業級原料」之化妝品新規定，被告斷無任何契約義務違反可言，更不構成侵權行為。縱使有原告主張之禁止使用工業級原料之化妝品新規定，惟兩造於簽訂系爭契約時，未合意將化妝品新法規定內容納入系爭契約，或列為履約條件，原告不得片面以新規定內容主張被告違反契約義務，或請求給付遲延之賠償。系爭契約並未約定被告違約應負擔之違約金，原告亦不得依民法第250 條規定請求給付遲延違約金。倘原告主張損害賠償有理由，被告主張於前開人民幣200 萬元範圍內行使抵銷抗辯。
（四）聲明：原告之訴及假執行之聲請均駁回。
四、本院的判斷
（一）兩造於108 年9 月23日簽立系爭契約（其中與本件爭議相關之完整約定內容參附表一）；嗣兩造於109 年3 月31日互傳如附表二所示訊息，且被告已於109 年4 月8 日前陸續給付共人民幣140 萬元予原告；系爭契約第3 條第1 款約定之「標的一」申請中專利，業經經濟部智慧財產局核准而於109 年8 月21日發給中華民國專利證書（即系爭專利）等情，為兩造所不爭，且有系爭契約、訊息截圖照片、經濟部智慧財產局109 年7 月20日（109 ）智專二（五）01086 字第10920683960 號核准審定書、中華民國發明第I000000 號專利證書可證（見本院卷第17至51頁），首堪認定。
（二）系爭契約第1 條、第3 條將「標的一」、「標的二」、「標的三」分列為3 款約定，並於第3 條將「標的一」命名為所有權、「標的二」命名為申請權、「標的三」命名為技術移轉，且清楚約定「標的一」之原告對待給付義務為
3 年內專購人民幣360 萬元達標、「標的二」之原告對待給付義務為人民幣200 萬元、「標的三」之原告對待給付義務為人民幣200 萬元，顯見「標的一」、「標的二」、「標的三」皆有各自獨立之對價。被告傳送附表二首則訊息亦分為3 項，對照「標的一」所有權、「標的二」申請權、「標的三」技術移轉之契約命名規則及實質內容，字義上可判別該則訊息第1 項所稱「原合約內容第一部份，專利申請權不變」係指「標的二」，訊息第2 項所稱「原合約內容第二部分，技術移轉之費用，已付款部分，全額退費，解除此部分契約」係指「標的三」，訊息第3 項所稱「專購未執行部分，並予解除」則係指「標的一」。俟原告回覆表示待被告退款再重訂合約等語後，被告即傳送訊息感謝原告之「同意」，嗣原告逕提供自己帳號供被告匯款，未質疑其有無同意，顯見兩造已就系爭契約達成部分解除之意思合致，且合意解除之範圍應以附件二之首則訊息內容為準。
（三）契約之解除，原則上有溯及效力，且當然向將來失效，但於合意解除情形，契約當事人得自行排除溯及效力，故未特約保留效力時，應解釋為經解除部分均應溯及失效。另雙務契約之雙方契約當事人均有給付義務，且具對待給付關係，兩者緊密相依，除有特約者外，契約經解除後亦應解釋為雙方同免給付義務。被告於附表二首則訊息中所稱「專購未執行部分，併予解除」等語，係指「標的一」部分之契約解除，已認定如前；其中特別敘明專購「未」執行部分，僅在特約專購已執行部分不生溯及效力，而非將解除範圍限制在專購未執行部分。故除專購已執行部分外，其餘「標的一」部分之約定均應溯及失效，包含被告之移轉系爭專利義務及原告之未執行部分專購義務。
（四）證人即時任原告顧問之徐笙然固就系爭契約內容及解除契約範圍之解釋提出自己的看法（見本院卷第307 至313 頁），然與兩造合意內容之文義解釋及整體解釋均相扞格，而不可採。證人徐笙然復證稱：「我一開始設計的方式是原告給付200 萬元人民幣對價來取得第1 條標的一及標的二之專利，可是被告去跟原告斡旋後，回來要求我改成卷附版本」等語（見本院卷第310 頁），且關於附表二首則訊息，證人亦證稱非全部由其撰擬等語（見本院卷第311、312 頁）。足見兩造達成合意之系爭契約及被告傳送之解除契約訊息，嗣均經被告自行調整，而與證人徐笙然之原始設計不盡相同，自難以證人徐笙然之主觀解讀，取代已經清楚明白的字面文義。是原告主張被告仍須於系爭專利核准後移轉權利云云，並不可採，其請求被告移轉系爭專利，應屬無據。
（五）契約之解除，出於雙方當事人之合意時，除別有約定外，並不當然適用民法關於契約解除之規定。而契約經合意解除後，即溯及失其效力，雙方免其履行義務，即不生違約之問題，除別有約定外，當事人一方自不得再依契約原約定請求他方當事人支付違約金。關於「標的三」技術移轉部分，原告主張被告有不完全給付之情，惟「標的三」相關約定業經兩造合意解除，依照前述說明，原告已不得向被告請求此部分債務不履行之損害賠償責任及給付違約金。又被告就「標的一」部分之給付義務，於合意解除前僅有移轉核准後之系爭專利，而專利權性質上為排他權，本質上不包含自己實施之權能，蓋實施自己的專利亦可能侵害他人之基礎專利，故系爭專利之實施結果是否符合我國行政法規，與被告之給付義務無關。況原告所主張之不完全給付，實係指專購中被告所給付之原物料及半成品具有瑕疵，此部分瑕疵應循系爭契約以外之買賣契約（此契約之賣方是頂尖奈米科技股份有限公司，而非被告）法律關係主張，尚非系爭契約之效力範圍。另關於被告有無告知我國法律即將變更部分，證人徐笙然證稱：系爭契約簽立前，我有跟被告說我國化妝品法規要採用新規範與國際接軌之事，被告說我們就依照目前的法規處理，後來原告詢問我新規範之事，我請原告自己問被告，被告向原告說我們就依照目前規定把現在的事做好，我認為被告連什麼是新規範都不清楚等語（見本院卷第310 、311 頁）；則被告既不清楚什麼是新規範，而未於系爭契約簽立前告知原告，並一再強調依目前法規執行，自難認被告違反誠信原則，或有何故意或過失不法侵權行為。是原告請求被告負侵權行為損害賠償責任、不完全給付之債務不履行損害賠償責任，均屬無據。
五、結論
（一）原告本件請求，均無理由，應予駁回；其假執行之聲請因失所附麗，應併予駁回。
（二）本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊或防禦方法及所用之證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，爰不逐一論列。
（三）訴訟費用分擔之依據為民事訴訟法第78條。中 華 民 國 110 年 9 月 13 日
民事第四庭 法 官 林琮欽以上正本係照原本作成如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中 華 民 國 110 年 9 月 14 日
書記官 陳威同附表一（甲方為被告，乙方為原告）┌───┬──────────────────────┐│第1 條│1.標的一：甲方為發明人即申請中之臺灣發明專利││：契約│ 名稱：「高效奈米淡斑、亮白、保濕活化劑及其││標的 │ 製法」（案號000000000 號），於申請核准後所││ │ 有權讓與。 ││ ├──────────────────────┤│ │2.標的二：臺灣以外地區之上揭同型同特徵申請中││ │ 發明專利，其全球專利申請權讓與。 ││ ├──────────────────────┤│ │3.標的三：同上揭申請中發明專利之製程技術移轉││ │ 。 │├───┼──────────────────────┤│第3 條│1.標的一（所有權）：乙方僅受讓該申請中之發明││：契約│ 專利核准後的專利所有權，並由乙方或乙方所屬││標的之│ 公司組織，向甲方所屬之頂尖奈米科技股份有限││價金 │ 公司專購原物料及相關類別成品、半成品（原物││ │ 料、半成品應附上物質安全資料表；成品應標示││ │ 製造日期）。本契約標的一（所有權）附帶專購││ │ 之價金，係以基準日起3 年內累進採購人民幣參││ │ 百陸拾萬元整之原物料及相關類別成品、半成品││ │ ，該附帶專購之期約達標後，甲方即無償讓與本││ │ 標的一之專利所有權予乙方。期間本標的一之申││ │ 請中專利權未經核准，即無可受讓；並取消專購││ │ 之期約時間及金額，乙方已累進採購之原物料及││ │ 相關類別成品、半成品等，即屬需求採購，不得││ │ 主張契約標的消失而退款退貨。 ││ ├──────────────────────┤│ │2.標的二（申請權）：乙方受讓並支付人民幣貳佰││ │ 萬元整相對應價金予甲方。 ││ ├──────────────────────┤│ │3.標的三（技術移轉）：乙方受讓技術移轉並支付││ │ 人民幣貳佰萬元整相對應價金予甲方。 │└───┴──────────────────────┘附表二┌──────────────────────────┐│（被告傳送） ││Dear Amy：收件平安！茲因現階段我已購入如妳要求的原料││試劑，亦盡最大努力盼達成妳的需求，但恐因你我對於奈米││原料運用的見解不同，故暫緩計畫，並對於造成近日的隔閡││，深感歉意。我今日特請徐律師針對此技轉合約開會議的梗││概如下： ││一. 決議：原合約內容第一部份，專利申請權不變。 ││二. 原合約內容第二部分，技術移轉之費用，已付款部分，││ 全額退費，解除此部分契約。 ││三. 專購未執行部分，併予解除。 ││我衷心期盼，妳能接受這樣的提議。是禱！ │├──────────────────────────┤│（原告傳送） ││張博我跟顧問及律師溝通了，你非常有誠意解決問題，我們││暫不提告，等你把第二項的工作做到，款項退回，再約重新││簽訂合約。另外提醒一下，牙膏與膠體銀噴劑按規定應該也││是不能使用的，目前我們已經停用了。 │├──────────────────────────┤│（被告傳送） ││很感謝妳同意今日我司的決議。關於技術移轉款項，共計人││民幣140 萬元，請提供妳大陸人民幣打款資料，我將於4 月││10日（星期五）前，分次匯足。 ││盼時祺順頌！ │├──────────────────────────┤│（原告傳送） ││卡號： ││0000000000000000000 ││戶名：戴紅妹 ││中國銀行坤山分… │└──────────────────────────┘附件（原告起訴時之聲明）
一、請求判令將被告張文禮所有之中華民國發明專利第I000000號專利權人登記，予以塗銷。
二、請求判令被告張文禮於上開發明專利之專利權人塗銷登記後，應將上開發明專利之專利權人移轉登記予原告。
三、請求判令被告張文禮應給付原告違約損害金新臺幣陸仟萬元。自起訴狀繕本送達翌日起算至清償日止，按年利率百分之五計付利息。
四、訴訟費用由被告負擔。
五、原告願供擔保，請准宣告假執行。