臺灣臺南地方法院民事判決 93年度智字第24號原 告即反訴被告 金榮企業有限公司法定代理人 乙○○訴訟代理人 林育鴻律師複代理人 周嬿容律師被 告 名家開發有限公司即反訴原告兼法定代理人甲○○共 同訴訟代理人 陶靜芳律師上列當事人間請求侵權行為損害賠償事件，經本院於民國97年3月5日言詞辯論終結，判決如下：
主 文原告之訴及其假執行之聲請均駁回。
反訴原告之訴及其假執行之聲請均駁回。
本訴訴訟費用新台幣壹萬捌仟捌佰貳拾元由原告負擔；反訴訴訟費用新台幣壹萬參仟玖佰元由反訴原告負擔。
事實及理由
壹、本訴部分：
甲、程序方面：
一、按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴。但請求之基礎事實同一者；或不甚礙被告之防禦及訴訟之終結者，不在此限，民事訴訟法第255條第1項第2、7款定有明文。本件原告依據專利法第88、89條、民法第216條之規定，基於侵權行為法律關係起訴請求「被告應連帶給付原告新台幣（下同）180萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息」，嗣於訴狀送達後，原告在本院審理中，追加依據民法第195條之規定，請求被告回復名譽，並增加聲明「被告應共同於當代眼鏡雜誌首頁連續2期以1/4 版面刊登如附件一所示之道歉啟事。」（本院卷㈠57-60頁），核其請求之基礎事實同一，且不甚礙被告之防禦及訴訟之終結，揆諸上開規定，程序上應予准許。
二、次按原告於判決確定前，得撤回訴之全部或一部。但被告已為本案之言詞辯論者，應得其同意。民事訴訟法第263條第1項規定甚明。本件原告雖於本院審理中以言詞撤回訴訟，惟被告已為本案之言詞辯論，且被告不同意原告撤回訴訟（本院卷㈡第52頁），是原告撤回訴訟尚不生訴訟法之效力，併予敘明。
乙、實體方面：
一、原告起訴主張：㈠原告擁有中華民國新型第170818號名稱「眼鏡盒之樞接結構
改良」專利權，專利期間自民國90年3月11 日至101年5月10日止，並領有中華民國專利證書，依新專利法第106條規定，專有排除他人製造、販賣、使用或上述目的而進口該新型專利物品之權。原告研發之專利物品「眼鏡盒之樞接結構改良」，係將原本3種組件之組裝，改一體成型樞接設計，一方面可以大量減低模具之開發成本及人工組裝之工資，一方面則因造型優美，結構精良，密合度佳，而使消費者與原告雙蒙其利。且眼鏡盒為一具有流行性之物，原告雖將結構加以研發改良，但在外型設計上，亦須獲得消費者之肯認，此一專利物品方有銷路可言。原告為測試市場反映，投入開發模具成本達新台幣（下同）2,000,000元以上，設計之外型及結構，亦經測試市場反映，頗獲消費者認同，自91年起至本件起訴時，銷售額已達1,825,290元，亦即每月約有1、20萬元以上營業額。被告名家開發有限公司（下稱被告公司）及其負責人即被告甲○○，同為生產眼鏡盒之專業廠商，在業界頗具規模，詎被告公司及被告甲○○為圖不法利益，不以其經濟上之優勢，戮力研發，以提昇競爭力，竟仿冒原告苦心設計，作為其商業競爭手段，且因其未支出研發成本，又挾其大量生產之優勢，以低價在市場大肆傾銷謀利，致原創者，血本無歸。原告前已深受其害，惟因以前所研發之物品，未申請專利，故無法追究其法律責任，今原告又因被告之仿製行為，蒙受重大損害。
㈡被告公司及被告甲○○既為專業廠商，且原告在產品外包裝
標明取得專利之字號，是被告公司及被告甲○○對原告擁有專利權之事實，應知之甚詳，詎被告公司及被告甲○○為貪圖不法利益，無視原告擁有專利權之事實，見原告之專利產品在市場上甚為暢銷，在市場予中盤商行情一打可賣得120元至150元，遂開模大量仿製生產，並以每打約100元之低價販售，中盤價更低至70元，致原告無法與之競爭。且眼鏡盒產品因具有流行性，更具有快速之被取代性，被告公司及被告甲○○以低價傾銷後，市場即趨飽和。依國內之慣例，眼鏡盒為贈送品，原告需以被告公司及被告甲○○所販賣之價格為準，眼鏡業者方有買受意願，但原告因須負擔研發成本，以此價格銷售，並無利潤可言，該模具已無生產產品之價值，亦形同廢鐵，致原告所支付之開發模具費720,000元及樞接結構專利權之讓渡費200,000元，血本無歸，損失慘重。
㈢按專利法第88條規定，發明（新型）專利權受侵害時，專利
權人得請求損害賠償。又依同法第89條規定，依前條請求賠償時，得依民法第216條規定計算其損害。原告因被告公司及被告甲○○之侵害行為，致每個月之營業額無法回復，至少受有1,820,000元以上之損害，另模具製作費用720,000元及系爭專利讓渡費支出200,000元，合計920,000元，亦血本無歸。再以被告明知原告擁有專利權，仍惡意製造，並以低價傾銷，致原告受到廠商質疑，並認原告獲有暴利，於同業間之商譽己受嚴重損害，依專利法第105條準用第89條第2項規定，新型專利權人之業務上信譽因侵害而減損時，得請求賠償相當金額，衡量原告在業界之地位及被告之行為，被告亦應賠償業務上之信譽損失600,000元。綜上所述，原告已支出模具研發、模具製造費用，及營業額及信譽減損，共計受有5,000,000元以上之損害，僅先於1,800,000元範圍內請求被告公司及被告甲○○連帶賠償。又按無論係自然人或法人，名譽皆係其第二生命，原告因被告公司及被告甲○○上開不法行為所受之名譽損害甚大，爰依民法第195條第1項後段之規定，請求被告公司及被告甲○○應共同登報道歉以回復原告之名譽。
㈣並聲明：
⑴被告應共同於當代眼鏡雜誌首頁連續2期以1/4版面刊登如附件一所示之道歉啟事。
⑵被告應連帶給付原告180萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。
⑶願供擔保請准宣告假執行。
二、被告則以：㈠原告於89年5月11日以「眼鏡盒之樞接結構改良」向經濟部
智慧財產局申請新型專利，經該局審查核准專利公告在案。惟與原告取得新型專利之構造幾乎相同之物品，早在其申請專利前已見於刊物且已公開使用在案。按「申請前已見於刊物或已公開使用者。」、「新型係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得新型專利。」，修正前專利法第98條第1項第1款前段及同條第2項定有明文，凡有上開2種情形者，不因申請取得新型專利。新修正專利法第94條第1項第1、2款及同條第4項亦分別定有明文，專利權人有上述情形者，不應取得專利。為此，訴外人鄭富明已依專利法第105條準用第72條規定依法提出舉發，請求撤銷原告新型第170818號專利權證書，經由經濟部智慧財產局於94年8月4日以（94）智專三㈠05017字第09420716780號專利舉發審定書結果，以系爭專利係為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效者，不具進步性，認舉發成立，應撤銷原告之專利權。
㈡原告起訴狀所附專利品照片證物，並非其原始向主管機關申
請新型第170818號專利物品。又原告主張其專利品「眼鏡盒之樞接結構改良」，將原本3種組件之組裝，改一體成形設計云云。惟檢視原告專利公報圖說係記載專利特徵：「該下盒體之後方一體成形有至少一個得以擺動之插片，於該插片上設有至少一個凸片，又該上盒體之後方相對於下盒體之插片設有一插孔，於該插孔的上壁面具有相對於凸片之扣孔，得使下盒體之插片插裝在上盒體之插孔內，並使插片之凸片卡入插孔之扣孔，俾使該上盒體得樞接在下盒體的後方。」，但依原告所提供專利品實物照片完全與其申請專利圖說所附設計圖說完全不同，該專利圖說之下盒體設計一體成形插片。反觀，原告起訴狀提出之照片實物係上盒體一體成形插片，兩者在設計上早已顯著不同，原告起訴狀蓄意不敢提出專利圖說，顯示刻意隱瞞，意圖魚目混珠。原告在起訴前，在被告商品是否構成侵害其新型專利之事實認定不明之前，未將其所指所稱仿冒品先行送公正鑑定機關鑑定，即草率指稱被告仿冒其專利，顯係不當。
㈢又「發明專利權人應在專利物品或其包裝上標示專利證書號
數，其未附加標示者，不得請求損害賠償。」修正專利法第79條定有明文。本件原告在其專利眼鏡盒上完全未標示專利證書號數或相關專利字眼，不但違反上開專利法規定，且亦違背眼鏡盒製造同業，一向皆會將所申請之專利標示在眼鏡盒慣例上。因此原告故意不在商品上標示專利，卻事後指稱他人侵害其專利權，並提出巨額損害賠償訴訟，原告此種不合常理之作法令人無法茍同，原告依法無求償權利。
㈣並聲明：駁回原告之訴。
三、本院得心證之理由：原告主張其享有中華民國新型第170818號名稱「眼鏡盒之樞接結構改良」專利權，現尚在專利權期間內，被告公司及其負責人即被告甲○○仿冒原告之專利設計，低價在市場大肆傾銷謀利，致原告受有損害等情，惟為被告公司及被告甲○○所否認，並以上開情詞為辯，是本件本訴部分兩造之爭點在於：原告是否享有「眼鏡盒之樞接結構改良」之專利權？茲將本院判斷意見說明如下：
㈠原告於89年5月11日以「眼鏡盒之樞接結構改良」向經濟部
智慧財產局申請新型專利，經該局編為第00000000號審查准予專利（下稱系爭專利），並於公告期滿後，發給新型第170818 號專利證書。嗣訴外人鄭富明以系爭專利違反核準時專利法第98條第2項之規定，提出舉發，案經經濟部智慧財產局審查結果，認系爭案與訴外人鄭富明所引證87年3 月27日申請、88年10月11日審定公告之第00000000號「包裝盒後紐結構改良」新型專利案（下稱引證案）之技術功效相同，為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效，不具進步性，於94年8月4日以 (94)智專三㈠05017字第09420716780號專利舉發審定書以「舉發成立，應撤銷專利權」，原告不服提起行政訴訟，案經臺北高等行政法院以95年度訴字第
01 119號新型專利舉發事件審理。㈡臺北高等行政法院受理95年度訴字第01119號受理新型專利
舉發事件，認該事件之爭點在於：系爭案是否係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效？經判決認定：
⑴系爭案審定核准時專利法第97條規定：「稱新型者，謂對物
品之形狀、構造或裝置之創作或改良。」第98條第2項規定：「新型係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得新型專利。」又新型專利有違反第97條及第98條之情事，任何人得附具證據，向專利專責機關舉發之，亦為第105條準用第72條第1項後段所明定。依上揭規定可知，系爭案有無違反專利法情事而應不予專利，依法應由舉發申請人附具證據證明之，倘其證據足以證明系爭專利有違專利法之規定，經濟部智慧財產局自應為舉發成立，撤銷專利權之處分。
⑵經濟部智慧財產局83年11月25日公告之專利審查基準第2-2-
17頁規定：「〔熟習該項技術者〕，係指虛擬成、於申請專利當時具有該新型所屬技術領域之技術常識；能運用研究、開發等一般技術性手段（指依據既有之技術或知識之基礎，經由邏輯分析、推理或試驗而得之技術手段），以發揮一般創作能力，例如選擇材料或變更設計等，並將當時該新型所屬技術領域之技術水準，化為其本身之知識者而言。」「〔輕易完成且未能增進功效〕，係指並沒有運用優於熟習該項技術者所能預期之一般性技術發展，卻輕易由先行技術可推論出並完成者。亦即，申請專利之新型具有能產生某一新功效、或增進新型之某種功效時，即認為熟習該項技術者所非能輕易完成。」經核並未違反專利法第1條揭示鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展之立法目的，亦未增加法律所無之限制，自得適用資為審查系爭新型專利案是否具有進步性時之依據與基準。
⑶經濟部智慧財產局以引證案已揭示盒子係具有一頂蓋及一底
蓋，該頂蓋之後側底端與底蓋後側之頂端分別具有一縱向之嵌合槽，該嵌合槽具有一卡槽，該樞紐之上段及下段分別具有一嵌合部，該二嵌合部之前端面二側分別具有一卡鉤，該卡鉤可分別卡入卡槽中。經比對引證案所具有之上、下段二嵌合部，與系爭案之一側插卡，在構造上雖有不同，然其只是插片數量上之差異，惟就引證案運用之嵌合槽、卡槽、嵌合部、卡鉤及該二卡鉤可分別卡入卡槽中之技術手段，顯與系爭案「該下盒體之後方形一體成形有至少一個得以擺動之插片，於該插片上設有至少一個凸片；又該上盒體之後方相對於下盒體之插片設有一插孔，於該插孔的上壁面具有相對於凸片之扣孔，得使下盒體之插片插裝在上盒體之插孔內，並使插片之凸片卡入插孔整扣孔，俾使該上盒體得樞接在下盒體的後方」之插扣技術係屬相同；至於下盒體與插片一體成形亦為業界習用之射出成形技術，因認系爭案為運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效，因認系爭案不符合進步性之要件，核係依前揭說明而為審查，於法並無不合。
⑷又按專利法所稱之新型者，係指對物品之形狀、構造或裝置
之創作或改良，原告所稱系爭案係由二個物件組成，引證案係由三個物件組成，二者構造不同，核屬新穎性之認定；另其主張系爭案具有節省模具、降低成本、方便組裝、增加美感及提昇質感等，亦屬發明之製造方法或新式樣外觀設計範疇，均非原處分認定本件舉發成立之論據。而就本件爭點之進步性言，引證案係申請並公告在前之專利案，其後紐結構亦係用於樞接上下之頂蓋及底蓋，與系爭案樞接上下盒體之目的功效相同，雖然引證案具有之上、下段二嵌合部41與系爭案之單側插片21的構造不同，然其只是插片數量上之差異，惟就引證案所運用之嵌合槽33、卡槽35，嵌合部41、卡鉤及該二卡鉤42可分別卡入卡槽35中之卡合技術手段，顯與系爭案前揭「該下盒體之後方一體成形有至少一個得以擺動之插片，於該插片上設有至少一個凸片，又該上盒體之後方相對於下盒體之插片設有一插孔，於該插孔的上壁面具有相對於凸片之扣孔，得使下盒體之插片插裝在上盒體之插孔內，並使插片之凸片卡入插孔之扣孔，俾使該上盒體得樞接在下盒體的後方」之插扣技術係屬相同，足認系爭案應屬運用申請前既有之技術或知術而為熟習該項技術者所能輕易完成，亦無產生某一新功效或增進某種功效可言，自不足論為有進步性。
⑸原處分認系爭案有審定核准時專利法第98條第2項不予新型
專利之事由，就訴外人鄭富明之舉發申請為成立之審定，並撤銷原告之專利權，於法並無違誤，訴願決定，予以維持，並駁回原告之訴等情，此有臺北高等行政法院95年度訴字第01119號判決1份附卷可參（參見本院卷㈡第18-21頁）。
㈢本件原告不服臺北高等行政法院95年度訴字第01119號判決
，提起上訴，業經最高行政法院認：本件原告在原審之各項主張如何不足採，原判決均已詳為論斷，並無不合，其上訴狀及補充理由狀所載內容，係就原審取捨證據、認定事實之職權行使所論斷：以經濟部智慧財產局認系爭案屬運用申請前既有之技術或知術而為熟習該項技術者所能輕易完成，亦無產生某一新功效或增進某種功效可言，不具進步性，有審定核准時專利法第98條第2項不予新型專利之事由，乃依訴外人鄭富明舉發申請，審定舉發成立，並撤銷本件原告系爭案專利權之處分，於法有據，並無違誤等情，指摘其為不當，並就原審已論斷者，泛言未論斷，或就原審所為論斷，泛言其論斷矛盾，而未具體說明其有何不適用法規或適用法規不當之情形，並揭示該法規之條項或其內容，及合於行政訴訟法第243條第2項所列各款之事實，難認對該判決之如何違背法令已有具體之指摘，認其上訴不合法，駁回上訴並已確定等情，有最高行政法院96年度裁字第03486號裁定附卷足考（參見本院卷㈡第42-43頁）。
㈣綜上各情，原告「眼鏡盒之樞接結構改良」之插扣技術乃係
運用申請專利前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效，亦無產生某一新功效或增進某種功效，不具有進步性之要件，而有審定核准時專利法第98條第2項不予新型專利之事由，原告之專利權既經最高行政法院撤銷確定，被告公司生產製造之眼鏡盒自無侵害原告專利權可言，原告訴請被告公司及被告甲○○應共同於當代眼鏡雜誌首頁連續2期以1/4版面刊登如附件所示之道歉啟事；及連帶給付原告180萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息，即屬無據，應予駁回。原告之訴既經駁回，其假執行之聲請失所依附，併予宣告駁回之。
貳、反訴部分：
甲、程序方面：
一、按被告於言詞辯論終結前，得在本訴繫屬之法院，對於原告及就訴訟標的必須合一確定之人提起反訴；反訴之標的，如專屬他法院管轄，或與本訴之標的及其防禦方法不相牽連者，不得提起；反訴，非與本訴得行同種之訴訟程序者，不得提起，民事訴訟法第259條、第260條第1、2項分別定有明文。本件反訴原告名家開發有限公司（下稱反訴原告公司）、反訴原告甲○○基於民事訴訟法第531條第2項之規定，反訴請求反訴被告金榮企業有限公司（下稱反訴被告）「反訴被告應共同於當代眼鏡雜誌首頁連續2期以1/4版面刊登如附件二所示之道歉啟事；反訴被告應給付反訴原告公司及反訴原告甲○○1,005,000元，及自聲明狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。」（本院卷㈠第165-168頁）；經核反訴與本訴之標的及其攻擊防禦方法相牽連，反訴原告公司及反訴原告甲○○提起本件反訴，核與上開規定相符，應予准許。
二、次按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴。但擴張或減縮應受判決事項之聲明者，不在此限，民事訴訟法第255條第1項第3款定有明文。反訴原告公司及反訴原告甲○○主張依民事訴訟法第531條第1項之規定，反訴請求「反訴被告應給付反訴原告公司及反訴原告甲○○1,005,000元，及自聲明狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息；反訴被告應於當代眼鏡雜誌首頁連續2期以1/4版面刊登如附件二所示之道歉啟事。」，嗣於訴狀送達後，反訴原告公司及反訴原告甲○○在本院審理中，更正聲明為「反訴被告應給付反訴原告公司及反訴原告甲○○100萬元，及自聲明狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息；反訴被告應於當代眼鏡雜誌首頁連續2期以1/4版面刊登如附件二所示之道歉啟事。」（本院卷㈡第54-59頁），核係減縮應受判決事項之聲明，揆諸上開規定，程序上應予准許。
乙、實體方面：
一、反訴原告公司及反訴原告甲○○反訴主張：㈠程序上請求之法律依據：
按假扣押裁定因自始不當而撤銷，或因第529條第4項及第530條第3項之規定而撤銷者，債權人應賠償債務人因假扣押或供擔保所受之損害；假扣押所保金之請求已起訴者，法院於第一審言詞辯論終結前，應依債務人之聲明，於本案判決內命債權人為前項之賠償；民事訴訟法第531條第1項、第2項定有明文。反訴被告已主動撤銷本院93年3月30日93年度裁全字第1269號假扣押裁定，經本院以95年度裁全聲字第57號裁定撤銷在案，足證反訴被告實行假扣押保全程序自始不當。
㈡反訴被告在未經鑑定之情況下，僅依個人主觀直覺判定反訴
原告公司生產之產品為仿冒伊新型專利之商品，並進而假扣押反訴原告公司於93年3月甫開發完成之DG-008系列模具一整套，致使已接訂單無法生產交貨，甚至連已交貨之客戶在反訴被告公司恫嚇警告下陸續辦理退貨，並因反訴被告公司廣為警告眼鏡業界反訴原告公司仿冒其之專利品，不得購買以免觸法等不實謠言，造成反訴原告公司莫大營業損失及商譽之損失。反訴原告公司受損害之項目及數額如下：
⑴營業損失：
反訴原告公司被假扣押物品是模具生產設備，且為新產品剛上市推展中，營業損失實難估算。以反訴被告起訴狀所列舉同質性產品的營業額計算，依反訴被告列舉其營業額為10~20萬元，反訴原告公司的產品營業額折衷以15萬元估算，再依財政部公佈的最低營業淨利6%來計算，反訴原告公司被假扣押模具達27個月，營業損失計243,000元【計算方式（每月150,00 0元×6%）×27個月＝243,000元】。
⑵折舊損失：
依反訴被告主張眼鏡盒產品因具有流行性，更具有快速被取代性，此亦為業界所認同的共識，故產品的生命週期約3年，過了此週期則已無剩餘價值。反訴原告公司被扣押27個月之模具係本廠自製，所以無購買金額，惟依反訴被告假扣押時之申報，估算為60萬元，並以折舊年限3年計算，折舊損失450000元【計算方式：（600,000元÷36個月）×27個月＝450,000元】。
⑶商譽損害：
反訴被告在未作侵權鑑定下，就對反訴原告公司之模具設備實行假扣押，並向眼鏡業界放話指控反訴原告公司仿冒，更進一步恫嚇業界向反訴原告公司退貨，以93年4月反訴原告公司出貨給得恩堂眼鏡中清店為例，反訴被告隨即恫嚇，要求不得使用仿冒品，致使得恩堂眼鏡向反訴原告公司辦理退貨。反訴原告公司所受之商譽損害，自不在言。依據反訴被告向反訴原告公司及反訴原告甲○○所要求的商譽賠償之同等比例原則，反訴被告對反訴原告公司的商譽損害有過之而無不及，尚且反訴原告公司的營業規模不比反訴被告小，爰請求反訴被告應賠償商譽損害60萬元。
⑷合計上開損害為1,293,000元，反訴原告公司及反訴原告甲○○僅在100萬元及法定遲延利息之範圍內求償。
㈢對於反訴被告抗辯之陳述：
⑴最高法院60年度台上字第4703號及67年度台上字第1407 號
判例係著重在「假處分（或假扣押）自始不當而撤銷」所生之損害賠償有無的審認；與本案訴訟所緣由之「假扣押」係因債權人（即反訴被告）聲請撤銷有別。且依民事訴訟法第531條第1項所為之請求，不論是因假扣押裁定因自始不當而撤銷或債權人因未遵一定期間起訴而被撤銷或債權人自行聲請撤銷者，法院審認的重點，均在債務人是否確因假扣押而受有損害。反訴原告公司及反訴原告甲○○依同條第2項訴請賠償，程序及法理上並無違誤之處。反訴被告雖當庭欲撤回本訴，反訴原告公司及反訴原告甲○○為維程序上之便宜及利益，不予同意，惟反訴被告既已有撤回本訴之意思表示，等同捨棄其本件訴訟標的之請求，法院當可逕依民事訴訟法第384條為反訴被告敗訴之判決，無庸再為調查其訴有無理由。
⑵反訴被告在申請專利時拿完全不一樣的圖面當習用供審查員
比對，而隱瞞另一主流習用設計，而此種主流習用設計早見於85年12月11日專利公報第1圖暨84年9月1日專利公報第1圖，上開習用之設計原本是3片式，而反訴被告專利申請為2片式，只是將其中2片結合為一體，也就是業界常用的一體成形技術。而此種技術早在反訴被告申請專利之前市面就有許多相關設計的商品。依專利法第98條規定，運用申請前既有技術，能輕易完成，且未能增進功效，不得申請新式樣專利。換言之，反訴被告送案申請之設計一開始即不合乎專利要件，此當為其所自知。且上開一體成形技術，既為業界所習用，且已廣為生產，反訴原告當然有權應用此設計結構於產品上，在開發之前也有查過市面相關產品，也未發現任何商品上有標示專利字樣（註：一般容器類若有專利都會標示在產品上），而不知會落入反訴被告的陷阱。專利法的精神應是鼓勵創新、造福社會，而不是用來設計陷阱從中獲利。反訴被告以不當手段取得專利，依法應於每一產品上做明確標示專利字樣，以示大眾，而不是等有無辜廠商誤觸侵權之嫌時，才辯稱在產品外包裝的塑膠袋上貼有專利字號，此等同是在製造陷阱，等廠商誤觸後，蓄意謀利。是反訴被告於初始申請專利時即有隱瞞審查員之嫌，不具正當性。
㈣並聲明：
⑴反訴被告應給付反訴原告公司及反訴原告甲○○100萬元，
及自聲明狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。
⑵反訴被告應於當代眼鏡雜誌首頁連續2期以1/4版面刊登如附件二所示之道歉啟事。
⑶願供擔保請准宣告假執行。
二、反訴被告則以：㈠依舉重明輕之法理，假扣押債權人「撤回」其本案訴訟者，
尚無從認為假扣押債務人當然可依民事訴訟法第531條規定請求假扣押債權人賠償其因假扣押所受之損害：
假扣押裁定縱因本案訴訟敗訴確定而經撤銷，亦僅屬因命假扣押以後之情事變更而撤銷，並非因自始不當而撤銷（最高法院67年度台上字第1407號判例參照），亦非因民事訴訟法第529條第2項及第530條第3項之規定而撤銷，因此，假扣押債務人仍無從依民事訴訟法第531條規定請求假扣押債權人賠償其因假扣押所受之損害（臺灣高等法院84年度上字第1776號民事裁判要旨參照）。是假扣押債權人遭受本案「敗訴」判決確定者，尚無從認為假扣押債務人當然可依民事訴訟法第531條規定請求假扣押債權人賠償其因假扣押所受之損害，則依舉重明輕之法理，假扣押債權人「撤回」其本案訴訟者，自亦無從認為假扣押債務人當然可依民事訴訟法第531條規定請求假扣押債權人賠償其因假扣押所受之損害。
㈡依立法解釋，所謂「假扣押裁定因假扣押債權人聲請而撤銷」應限縮解釋為「僅於債權人之請求自始為不正當者」：
按「民事訴訟法第531條假扣押裁定，因自始不當而撤銷者，債權人應賠償債務人因假扣押或供擔保所受損害之規定，依同法第533條規定，於假處分程序固有準用。惟所謂自始不當而撤銷者，係指假處分裁定後，債務人提起抗告，經假處分裁定法院或抗告法院認為依命假處分時客觀存在之情事，不應為此裁定者而言，若係因以後之情事變更而撤銷該裁定，即與自始不當而撤銷者有間，不得據以請求損害賠償。」「民事訴訟法第531條所謂假扣押裁定因自始不當而撤銷，係指對於假扣押裁定抗告，經抗告法院依命假扣押時客觀存在之情形，認為不應為此裁定而撤銷之情形而言，若係因本案訴訟敗訴確定而撤銷該裁定，僅屬因命假扣押以後之情事變更而撤銷，尚非該條所謂因自始不當而撤銷。」最高法院69年度台上字第1879號及67年度台上字第1407號判例所揭示在案。又假扣押裁定因假扣押債權人聲請而撤銷，假扣押債務人因而得依民事訴訟法第531條規定向假扣押債權人請求賠償者，既係與「假扣押裁定因自始不當而撤銷」、「假扣押債權人未依限期起訴」併列為請求賠償之原因，則解釋「假扣押裁定因假扣押債權人聲請而撤銷」之要件，即應限縮解釋為「僅於債權人之請求為不正當者」，始應由假扣押債權人對假扣押債務人負賠償責任，方符立法者之意思。因此，同法第531條應予以限縮解釋為：假扣押裁定因假扣押債權人之聲請而撤銷者，「僅於債權人之請求為不正當者」，始應由假扣押債權人對假扣押債務人負賠償責任（參見吳明軒著，中國民事訴訟法，69年版，第1271頁以下）。倘不問債權人請求是否正當而一律賠償，則不啻認為債權人之正當權利行使亦屬侵害他人權利，與假扣押制度保全強制執行之本旨背道而馳。民事訴訟法第531條規定之目的，在於防止債權人濫行假扣押，再任意撤銷假扣押裁定，若債權人聲請撤銷假扣押裁定，均應負責損害賠償，顯與假扣押制度在於保全強制執行之本旨相悖，且不符合民事訴訟法第531條之立法目的，因此應限縮解釋為債權人聲請假扣押當時客觀上顯無正當請求權而任意聲請假扣押，再予撤銷假扣押之情形始有其適用。本件反訴原告公司及反訴原告甲○○未舉證證明當時假扣押之聲請，客觀上有任何「不應為假扣押裁定而撤銷」等自始不當之情形，是反訴原告公司及反訴原告甲○○尚不得據上開原因請求反訴被告賠償損害。
㈢本件假扣押債權人即反訴被告係依專利主管機關核准之系爭
專利權所為權利之正當行使，假扣押之原因自始即屬正當：關於民事訴訟法第530條第3項之規定（債權人聲請撤銷假扣押）而撤銷者，依臺灣高等法院暨所屬法院89年法律座談會民事類提案第41號所揭示之意旨：「所謂『假扣押裁定因假扣押債權人聲請而撤銷』，假扣押債務人因而得依民事訴訟法第531條規定向假扣押債權人請求賠償者，既係與「假扣押裁定因自始不當而撤銷」、「假扣押債權人未依限期起訴」併列為請求賠償之原因，則解釋「假扣押裁定因假扣押債權人聲請而撤銷」之要件，更應如此限縮解釋為「僅於債權人之請求為不正當者」，始應由假扣押債權人對假扣押債務人負賠償責任，較為妥適。因此，同法第531條應予以限縮解釋為：假扣押裁定因假扣押債權人之聲請而撤銷者，「僅於債權人之請求為不正當者」，始應由假扣押債權人對假扣押債務人負賠償責任。」本件假扣押債權人即反訴被告係依專利主管機關核准之系爭專利權所為權利之正當行使，假扣押之原因自始即屬正當。系爭專利權雖於訴願程序中遭撤銷，然此乃屬專業人員之「判斷餘地」問題，本即具有相對性，因此非可據此即溯及謂原告所為之假扣押聲請非為正當之權利行使。再者，專利權人依專利法所賦予之權能，對侵權行為人主張權利，本即無庸先為鑑定；又反訴原告公司及反訴原告甲○○指述反訴被告未經鑑定、僅憑個人主觀直覺為判定等情，不過為臆測之詞。因此，假扣押裁定之法院據當時反訴被告之專利權為裁定並非自始不當，反訴被告係據合法之專利權為假扣押之聲請，非顯無正當請求權而任意聲請，因此尚無民事訴訟法第531條規定之適用。
㈣反訴原告公司及反訴原告甲○○並未就舉證證明反訴被告所
為之假扣押致其受有「營業損失」、「折舊損失」、「商譽損失」等損害：
反訴原告公司及反訴原告甲○○依財政部公布之最低營業淨利6%計算其所受之營業損害，顯不可採。蓋反訴原告公司及反訴原告甲○○所受之損害乃「事實」面問題，本即負有舉證之責任，而上開計算標準並非如專利法第85條第1項規定之法定證據方法，因此反訴原告公司及反訴原告甲○○仍不得免其就「受有損害」等事實之舉證責任。又反訴告主張其受有「模具折舊」之損失，亦無足採，蓋模具之「折舊」乃係因時間經過所帶來必然結果，與反訴被告所為之假扣押行為實無任何關係，簡言之，縱無反訴被告所為之假扣押，反訴原告公司及反訴原告甲○○之模具仍會發生折舊之損失，因此，反訴原告公司及反訴原告甲○○主張之損失應係「模具無法使用」之損害之意，然一則上開「模具無法使用」之損害應已包含在反訴原告公司及反訴原告甲○○所謂之「營業損害」之範圍內，二則反訴原告初為假扣押裁定之聲請時係本於當時現存有效之專利權所為，係為合法權利之行使，因而對於反訴原告公司所有模具之扣押當亦為正當，是模具因遭扣押而無法使用之損失乃屬假扣押必然發生之結果，應與反訴被告之任何行為無因果關係，是反訴原告公司及反訴原告甲○○上開主張即無足採。另反訴被告製造之模具與反訴原告公司製造之模具，本有不同，反訴原告公司及反訴原告甲○○以反訴被告製造模具之費用引為其所製造之模具之費用，進而為折舊損失之計算標準，顯有不妥，反訴原告公司及反訴原告甲○○仍應就其所自行製造之模具之成本為證明。另反訴原告公司及反訴原告甲○○主張其受有「商譽」損害，實無足採。首先，反訴被告並無如反訴原告公司及反訴原告甲○○所述「並向眼鏡業界放話指控名家公司仿冒，更進一步恫嚇業界向名家公司退貨」之情形，反訴原告公司及反訴原告甲○○所述並非事實。其次，假扣押之聲請及執行依其性質，實具有迅速、秘密等特質，即連假扣押之債務人皆僅於執行命令完結後方能獲悉已被假扣押之事，故反訴被告自聲請假扣押至假扣押之執行行為終結時止，殊難想像會對反訴原告公司及反訴原告甲○○之商譽造成任何之損害。另侵權鑑定並非反訴被告提起訴訟或為假扣押之必要或前提要件，縱反訴被告未於起訴前或聲請假扣押前為任何侵權之鑑定，亦無法推認反訴被告有任何侵權之故意。退步言，縱認反訴原告符合民事訴訟法第531條所定之要件，然依最高法院60年度台上字第4703號判例所揭示之意旨「假處分裁定因自始不當而撤銷者，債權人固應賠償債務人因假處分所受之損害，但必債務人確因假處分受有損害，且損害與假處分之間具有因果關係，始得請求賠償。」既反訴原告公司及反訴原告甲○○迄未就「受有損害」等事實為任何之舉證，其主張反訴被告應賠償其損害，即無理由。
㈤反訴被告聲請撤銷假扣押裁定，係因系爭專利據以生產之物
品其流行性甚為短暫，兩造法律關係訟爭期間，更具新穎性、便利性之產品已不斷開發問市，反訴被告所受之損害已無法回復，實無再扣押反訴原告公司財產之必要，因此始聲請將假扣押裁定撤銷，絕非如反訴原告公司及反訴原告甲○○所述，反訴被告自知系爭專利權確實存有重大之瑕疵而為。㈥並聲明：駁回反訴原告之訴。
五、本院得心證之理由：反訴原告公司及反訴原告甲○○具主張反訴被告已撤銷假扣押裁定，足證假扣押裁定因自始不當而撤銷，依據民事訴訟法第531條第1項、第2項之規定，反訴被告應賠償反訴原告公司及反訴原告甲○○因假扣押所受之營業、折舊及商譽損失等情，惟為反訴被告所否認，並以上開情詞為辯，是本件反訴部分兩造爭執之點在於：反訴原告公司及反訴原告甲○○得否依民事訴訟法第531條第1項、第2項之規定，請求反訴被告賠償損害？茲將本院判斷意見說明如下：
㈠反訴被告於93年3月29日以反訴原告公司侵害其新型第17081
8號專利名稱「眼鏡盒之樞接結構改良」，聲請在新台幣60萬元範圍內，假扣押反訴原告公司用作侵害上開專利權行為之物和其所生之物及其他財產，經本院於93年3月30日以93年度裁全字第1269號民事假扣押裁定「債權人（即反訴被告）以20萬元或同額之台北國際商業銀行西盛分行無記名可轉讓定期存單，為債務人（即反訴原告公司）供擔保後，得對債務人之財產在60萬元之範圍內予以假扣押。債務人如為債權人供擔保金60萬元後，得免為或撤銷假扣押」後，反訴被告公司於93年4月5日依據本院93年度裁全字第1269號民事假扣押裁定，為反訴原告公司提供台北國際商業銀行西盛分行無記名可轉讓定期存單2張，面額合計20萬元之有價證券為擔保，以本院93年度存字第711號提存在案，並聲請執行假扣押，經本院以93年度執全字第604號假扣押執行事件受理後，於93年4月12日執行查封反訴原告公司所有之DG0008上蓋模具、下蓋模具、上蓋模組（平面）、上蓋模具（紋路）各1組，並囑託經濟部工業局就上開假扣押之動產辦理查封登記；嗣反訴被告聲請本院撤銷上開假扣押裁定，經本院於95年3月15日以95年度裁全聲字第57號裁定「本院於中華民國93年3月30日所為之93年度裁全字第1269號假扣押裁定撤銷之」，反訴被告並於95年3月6日具狀聲請撤回假扣押強制執行程序，經本院囑託經濟部工業局除去上開假扣押之動產之查封登記等情，業經本院依職權調閱本院93年度執全字第604號假扣押卷宗（含93年度裁全字第1269號卷宗）核閱屬實。
㈡按假扣押裁定因自始不當而撤銷，或因第529條第4項及第53
0條第3項之規定而撤銷者，債權人應賠償債務人因假扣押或供擔保所受之損害。假扣押所保全之請求已起訴者，法院於第一審言詞辯論終結前，應依債務人之聲明，於本案判決內命債權人為前項之賠償。民事訴訟法第531條第1、2項分別定有明文。又民事訴訟法第531條所謂假扣押裁定因自始不當而撤銷，係指對於假扣押裁定抗告，經抗告法院依命假扣押時客觀存在之情形，認為不應為此裁定而撤銷之情形而言，若係因本案訴訟敗訴確定而撤銷該裁定，僅屬因命假扣押以後之情事變更而撤銷，尚非該條所謂因自始不當而撤銷（最高法院67年度台上字第1407號判例參照）。經查，反訴原告並未就本院於93年3月30日所為93年度裁全字第1269號假扣押裁定抗告，亦無抗告法院依命假扣押時客觀存在之情形，認為不應為此裁定而撤銷之情形，足認本院93年度裁全字第1269號假扣押裁定並無因自始不當而撤銷之情形；至反訴被告其後聲請撤銷本院93年度裁全字第1269號假扣押裁定，並經本院於95年3月15日以95年度裁全聲字第57號裁定「本院於中華民國93年3月30日所為之93年度裁全字第1269號假扣押裁定撤銷之」，惟與上開判例意旨揭示所謂假扣押裁定因自始不當而撤銷之情形有別，難謂被告聲請撤銷本院93年度裁全字第1269號假扣押裁定，合於民事訴訟法第531條第1項「因自始不當而撤銷」規定之要件，反訴被告並無依民事訴訟法第531條第1項之規定，賠償反訴原告公司因假扣押所受損害之責任。
㈢再按民事訴訟法第531條後段規定，所謂第530條第3項規定
債權人聲請撤銷假扣押者，若不問債權人原聲請假扣押之請求是否正當，一律對假扣押債務人負賠償責任，則不啻認為債權人之正當權利行使亦屬侵害他人權利，與假扣押制度保全強制執行之本旨背道而馳。又假扣押裁定縱因本案訴訟敗訴確定而經撤銷，亦僅屬因命假扣押以後之情事變更而撤銷，並非因自始不當而撤銷（最高法院67年度台上字第1407號判例參照)，亦非因民事訴訟法第529條第2項及第530條第3項之規定而撤銷，因此，假扣押債務人仍無從依民事訴訟法第531條之規定請求假扣押債權人賠償其因假扣押所受之損害（臺灣高等法院84年度上字第1776號民事裁判要旨參照）。是既然假扣押債權人遭受本案「敗訴」判決確定者，尚無從認為假扣押債務人當然可依民事訴訟法第531條規定請求假扣押債權人賠償其因假扣押所受之損害，則依舉重明輕之法理，假扣押債權人「撤回」其本案訴訟者，自亦無從認為假扣押債務人當然可依民事訴訟法第531條規定請求假扣押債權人賠償其因假扣押所受之損害。再探求立法者之本意，所謂「假扣押裁定因假扣押債權人聲請而撤銷」，假扣押債務人因而得依民事訴訟法第531條規定向假扣押債權人請求賠償者，既係與「假扣押裁定因自始不當而撤銷」、「假扣押債權人未依限期起訴」併列為請求賠償之原因，則解釋「假扣押裁定因假扣押債權人聲請而撤銷」之要件，更應如此限縮解釋為「僅於債權人之請求為不正當者」，始應由假扣押債權人對假扣押債務人負賠償責任，較為妥適。因此，同法第531條應予以限縮解釋為：假扣押裁定因假扣押債權人之聲請而撤銷者，「僅於債權人之請求為不正當者」，始應由假扣押債權人對假扣押債務人負賠償責任（參見吳明軒著，中國民事訴訟法，69年版，第1271頁以下）【以上參見89年11月00日臺灣高等法院暨所屬法院法律座談會彙編第175-178頁】。本件假扣押債權人即反訴被告於請求假扣押時，係依專利主管機關當時已核准且尚未撤銷之系爭專利權所為保全程序之權利行使，故其於請求假扣押時，難認為有何不正當之情事，至其後最高行政法院以系爭專利權之插扣技術屬運用申請前既有之技術或知術而為熟習該項技術者所能輕易完成，亦無產生某一新功效或增進某種功效可言，並無進步性，撤銷反訴被告之專利權確定，乃係反訴被告請求假扣押以後之專利權被撤銷之情事變更，非可即謂反訴被告為假扣押請求時即具有不正當性，反訴原告公司及反訴原告甲○○尚不得依據民事訴訟法第531條第1項、530條第3項、531條第2項之規定，請求反訴被告賠償其因假扣押所受之損害。
六、綜上各情，反訴原告公司及反訴原告甲○○本於民事訴訟法第531條第1項、第2項之規定，反訴請求反訴被告應給付反訴原告公司及反訴原告甲○○100萬元，及自聲明狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息；及反訴被告應於當代眼鏡雜誌首頁連續2期以1/4版面刊登如附件二所示之道歉啟事，為無理由，應予駁回。反訴原告之訴既經駁回，其假執行之聲請失所依附，併予宣告駁回之。
參、按法院為終局判決時，應依職權為訴訟費用之裁判，民事訴訟法第87條第1項定有明文。查本件本訴部分之訴訟費用確定為18,820元、反訴部分之訴訟費用確定為13,900元（即第一審裁判費），爰依職權命敗訴之原告及反訴原告負擔。
肆、據上論結，本件原告之訴，及反訴原告之訴均為無理由，依民事訴訟法第87條第1項、第85條第1項前段，判決如主文。
中 華 民 國 97 年 3 月 19 日
民事第三庭 法 官 張桂美以上正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於送達後廿日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後廿日內補提上訴理由書（須附繕本）。
中 華 民 國 97 年 3 月 19 日
書記官 謝安青