臺灣臺南地方法院民事判決 93年度智字第35號原 告 甲○○訴訟代理人 陳豐裕律師
黃俊達律師莊信泰律師被 告 安德斯股份有限公司兼法定代理 乙○○人上二人共同訴訟代理人 黃厚誠律師被 告 隆美布料股份有限公司兼法定代理 丙○○人上二人共同訴訟代理人 盧俊誠律師上列當事人間請求損害賠償事件，經本院於民國98年3月25日言詞辯論終結，判決如下：
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
壹、程序部分：㈠原告起訴主張被告侵害原告新型第194309號專利、及新型第
187227號專利，鑑定機關鑑定結果並未侵權，故此部份不在請求。另起訴狀主張被告侵害原告新型第196327號專利，因原告專利已遭舉發撤銷，故此部份不再請求。
㈡另專利權之被侵害人於勝訴判決確定後，方得聲請法院裁定
將判決書全部或一部登報，專利法第89條定有明文，原告撤回原起訴書聲明第三項被告等登報道歉之請求。
貳、實體部分：
一、原告起訴主張：㈠按「新型專利權人，專有排除他人未經其同意而製造、為販
賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該新型專利物品之權」及「新式樣專利權人就其指定新式樣所施予之物品，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該新式樣及近似新式樣專利物品之權」為專利法第1406條及第123條定有明文。析言之，上開新型、新式樣專利權，他人若未經專利權人同意或合法授權，而擅自偽（仿）造、販賣或使用前揭產品者，將有侵及專利權人專利權之虞，且須論以專利法所定之損害賠償責任。且依專利法第105條及第129條準用第84條第1項規定：「新型及新式樣專利罐受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之。」及準用第85條第3項規定：「侵害行為如屬故意，法院得依侵害情節，酌定損害額以上之賠償，但不得超過損害額之三倍」。
㈡按原告多年來一直在窗簾零配件上研發製作，並已獲有智慧財產局授以下列各項專利（下稱系爭專利權）：
⒈其內容（專利號碼、專利權名稱、專利權期間）如下：
⑴新型第194309號、窗簾捲繩座構造改良、91年9月11日
起至99年8月24日止。（未侵權，撤回）⑵新型第167143號、窗簾滑軌固定座、89年11月21日起至100年12月19日止。
⑶新型第187227號、窗簾集繩座穿繩構造、91年2月1日起
至102年7月23日止。（未侵權，撤回）⑷新型第196327號、窗簾的昇降剎掣裝置改良、91年9月1
日起至102年3月27日止。（專利撤銷，撤回）⑸新型第55558號、窗簾滑軌（一）、85年10月11日起至
95 年2月5日止。⒉原告依前開專利法之規定，專有排除他人未經同意而製造
、販賣、販賣要約、使用或為上述目的而進口該新型及新式樣專利物品之權，於受侵害時，並得請求排除侵害與損害賠償。
㈢被告等故意侵害原告系爭新型、新式樣專利權：
⒈緣原告與被告隆美布料股份有限供司在91年1月起至92年5
月間共有27,566,536元之交易營業額，而上述營業額皆係販賣與系爭專利權相關之物品，然被告隆美布料股份有限公司（下稱隆美公司）及被告丙○○（即隆美公司負責人）竟貪圖漁利，夥同被告被告安德斯股份有限公司（下稱安德斯公司）、被告乙○○（即安德斯公司負責人、被告丙○○之女兒）共同偽造系爭專利權，並從此與原告斷絕一切買賣關係，故被告等侵權行為係屬故意至明，故請求本院依專利法第85條規定酌定二倍損害額。
⒉有關被告仿冒事實，其係原告在93年10月27日在被告隆美
公司經銷店所購得有被告隆美公司商標之窗簾配件，並由原告於93年11月3日·發律師函排除侵害，且原告在函中亦主張雙方秉過去情誼，來和解解決侵權事，但被告隆美公司卻推稱其產品係向被告安德斯公司購買，然原告與被告在91年起至92年間交易額有27,566,536元，而安德斯公司負責人乙○○又係隆美公司丙○○之女兒，且前亦在隆美公司任職，豈有不知隆美公司向原告購買之產品有專利權，且隆美公司向原告買之所有窗簾配件於92年6月起全部改由安德斯公司製造，故可證二者有相當密切之親屬關係，且仿冒品上皆有被告隆美公司商標，故足證二者間係共同偽造，原告專利權物品進而銷售至明。
⒊參被告等產品與原告專利圖式二者在各面視圖比較下如出一轍，足證抄襲至明。
⒋依公司法第23條第2項規定，被告乙○○係被告安德斯公
司之負責人，被告丙○○係隆美公司負責人皆因執行業務違背法令，致生損害於原告，依公司法第23條第2項條規定被告乙○○與被告安德斯公司及被告丙○○與被告隆美公司均應負連帶賠償。
㈣按「新型專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未
經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該新型專利物品之權」「新式樣專利權人就其指定新式樣所施予之物品，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該新式樣及近似新式樣專利物品之權。」，專利法第106條及第123三條第1項定有明文。本件被告等未經原告同意，製造、販售系爭專利物品，原告自有權依專利法第106條及第123條第1項請求排除其侵害行為，並為訴之聲明第二項請求。
㈤關於侵害新型及新式樣專利權損害賠償之計算，依現行專利
法第108條及第129條準用第88條規定，得就下列方式擇一計算之：「⒈民法第216條之規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，新型及新式樣專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所損害。⒉依侵害人因侵害行為所得之利益。於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益。」以上二款計算方式為訴訟上攻擊防禦方法，原告併主張之，爰先依民法第216條規定計算，即以原告與被告隆美公司於91年1月起至92年5月止，共16個月之營業額為27,566,536元，而被告隆美公司在92年6月後即無與原告交易，故若以16個月營業額約27,000,000元計算，自92年6月起至93年10月止亦為16個月，營業額比照上述亦應有27,000,000元，若以一般商業利潤二成計算，原告在92年6月起至93年10月止，共有540萬元之利益損失，而被告等侵權行為又屬故意，故依專利法第85條規定，請求酌定5,400,000元乘以二倍共10,800,000元之損害請求。
㈥對於被告抗辯所為之陳述：
⒈參酌原告所提被告隆美公司出具之93年10月7日及93年10
月27日之統一發票、及證人丁○○於本院94年4月26日審理中所為證述，足證原告確實購買被告隆美公司侵害原告專利之產品。
⒉另被告安德斯公司主張並未製造原告所提主張被告隆美公
司侵權之物品，惟被告隆美公司於93年11月9日委請蔣文正大律師所發律師函已自承本公司所販售使用之產品，係向安德斯公司購買，今被告安德斯公司主張並未製造系爭產品，純屬臨訟卸責之詞。
⒊依專利法第104條規定：「新型專利權人行使新型權利時
，應提示新型專利技術報告進行警告」，但該規定是因新型專利修法後改為形式審查之故，本件原告之專利權是於修法前取得，當時是實質審查，自無須先提出「新型專利技術報告」之必要，況有無進行警告並不影響原告請求被告賠償之權利。且專利法第104條立法理由略以「由於新型專利權未經實體審查，為防範新型專利權人濫用其權利，影響第三人對技術之利用及開發，其行使權利時，應有客觀之判斷資料，亦即應提示新型技術報告。核其意旨，並非在限制人民訴訟權利，僅係防止權利之濫用，縱使新型專利權人未提示新型專利技術報告，亦非不得提起民事訴訟，法院就未提示新型專利技術報告之案件，亦非當然不受理…」，從前揭立法理由可知新型專利技術報告是否提出係防止權利之濫用，並非屬於訴訟要件或權利保護要件之範疇。
㈦本件原告耗費精神所研發之專利權，遭被告等故意侵害，並
已造成原告財產損失，爰依侵權行為法律關係提起本件訴訟。並聲明：⒈被告應連帶給付原告10,800,000元，暨自起訴狀繕本送翌日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息；⒉在原告所有之新型第167143號、新式樣第55558號，專利權存續期間內，被告等不得未經原告同意而製造、販賣、意圖販賣而陳列、使用或為上述目的而進口上開新型、新式樣專利物品。
二、被告安德斯公司則以：㈠按當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任。
其因侵權行為所生之損害賠償請求權，以行為人有故意或過失不法侵害他人之權利為成立要件，倘行為人否認有故意或過失，即應由請求人就此利己之事實舉證證明，若請求人先不能舉證以證實自己主張之事實為真實，則行為人就其抗辯事實即令不能舉證，或所載證據尚有疵累，亦應駁回請求人之請求。此觀民事訴訟法第277條前段規定及最高法院17年度上字第971號判例即明。
㈡原告僅提出一紙由被告隆美公司所開立之發票，卻未提出伊
所主張侵害其專利權之物品，而原告所提出之發票並非被告安德斯公司所開立，其所購買之物是否即為被告安德斯公司所製造、生產或銷售，尚待原告舉出實物並予證明，是原告主張被告安德斯公司及其法定代理人乙○○侵害其專利權等等，尚屬無據。
㈢又原告任持兩樣物品，分別標示正品、「仿冒品」拍照比對
，即據此主張被告安德斯公司及其法定代理人乙○○侵害其專利權。惟原告並未舉證說明該「仿冒品」之來源為何，亦未說明該「仿冒品」究竟如何侵害其專利權，卻率然地指述該「仿冒品」為被告安德斯公司所製造，原告之指述，實過於武斷。準此，原告自應就其主張之事實，負舉證之責。
㈣原告從未告知被告安德斯公司及其法定代理人乙○○，伊具
有前開五項專利權，是原告起訴被告安德斯公司及其法定代理人乙○○與另一被告隆美公司及其法定代理人丙○○共同故意侵害其專利權一事，純屬個人臆測之詞。
三、被告隆美公司之答辯：⒈被告隆美公司係生產布料及窗簾布，並不生產窗簾配件，
而係於出售窗簾布時，如消費者有需要時，才一併搭售裝置窗簾之配件，而該等裝置窗簾之配件，均係向上游經銷商整套配件購買，並無單一配件之出售，是原告所述被告隆美公司係何物侵害其何項專利，實無從理解。
⒉被告隆美公司從未與原告個人有過任何交易，被告隆美公
司曾與原告負責之「一弘家具企業有限公司」（下稱一弘公司）有過交易。
⒊在被告隆美公司與訴外人即原告負責之「一弘公司」交易
過程，原本被告隆美公司之裝置物窗簾之整組配件，均係向「一弘公司」所購買，後因管理及風險考量，徵得「一弘公司」之同意，將其中百分之30之裝置窗簾配件之數量，轉由共同被告安德斯公司供給販售予被告隆美公司，其餘百分之70則由「一弘公司」供應，而在此履約過程中，一弘公司從未告知隆美公司其所販售之裝置窗簾配件，係由該公司負責人所享有之專利物品，其後於合約期滿後，訴外人「一弘公司」重新要與被告隆美公司訂約時，由於「一弘公司」於其所擬具之合約書第4條第1項約定，要求被告隆美公司除「一弘公司」外，不得向國內之其他廠商購買裝置窗簾配件，由於此項約定明顯違反公平交易法之規定且有違誠信、公平原則，被告隆美公司未予同意，故隆美公司未再繼續與一弘公司交易，另向其他廠商購買。
而由原負責之「一弘公司」所擬具之合約書及附件上所載物品，均未標明其所販售予隆美公司之物品係屬專利物品，是被告隆美公司自始均不知一弘公司所販售之裝置窗簾配件有專利之情事，殆屬當然，故原告稱被告隆美公司與被告安德斯公司有「故意」侵害其專利乙節，實屬無據。
⒋由原告所提出之所謂仿品，卻是物品拆除後之內附零件品
，如此足證原告所稱之仿品顯與證人所稱其購買之未拆窗簾接軌不同甚明，是原告所指之仿品並非被告隆美公司所販售，殆屬明顯。且就物品外觀比較，該等物品粗看應係所謂零件，而且該等零件應係可置換且可單獨出售之軌座物品，惟由其所提出稱向隆美公司購買之發票上並無「軌座」之品名之記載，足證原告所提出之物品並非購自隆美公司甚明。
⒌原告聲請本院委由所謂「財團法人中華工商研究院」之鑑定，於程序有諸多不當之處，說明如下：
⑴本件鑑定機關未經依民事訴訟法第326條規定合意指定
。按「法院於選任鑑定人前，得命當事人陳述意見；其經當事人合意指定鑑定人者，應從其合意選任之。」民事訴訟法第326條第2項定有明文，此規定依同法第340條於囑託鑑定機關或團體時準用之，本件前於94年4月26日庭期後，被告未曾收受任何原告書狀或本院之通知，就本件選定機關陳述任何意見，然於接獲於94年11月15日續為言詞辯論期日之通知而聲請請閱卷後，竟突見本件已經囑財團法人中華工商研究院鑑定，且有結果。原告94年5月19日之呈報鑑定機關書狀及94年6月16日之聲請調查證據狀，均未依民事訴訟法第265條、267條之規定，以繕本或影本通知被告，而鑑定機關亦未試經兩造合意如。此未經合意鑑定機關所為之鑑定，當不符民事訴訟法之規定，其結果亦當不可採。
⑵本件鑑定機關之待鑑定物品未經兩造確認。本件鑑定機
關所鑑定之「待鑑定物」乃原告自行攜往，未曾聯絡或通知被告確認，則如何知悉原告所提之物品為何處得來，該「待鑑定物」之於本件有如何之關連？是本件鑑定結果不應作為本件之證據。
⑶本件縱得由財團法人中華工商研究院為鑑定機關，其鑑
定程序違反司法院及臺灣高等法院檢送各級法院於辦理專利侵害鑑定參考之經濟部智慧財產局制頒之「專利侵害鑑定要點」規定之鑑定程序。此僅就「禁反言」言之，按依經濟部智慧財產局制頒之「專利侵害鑑定要點」下篇專利侵害鑑定原則，其之第三章鑑定方第三節之「
六、禁反言」即明白規定：「（三）判斷『禁反言』之注意事項⒈主張『禁反言』係有利於被告，故應由被告負舉證責任，判斷是否適用『禁反言』所需之有關申請歷史檔案應由被告提供，或由被告向法院聲請調查，若被告未主張『禁反言』，他人不得主動要求被告或法院提供申請歷史檔案。」，故為專利侵害鑑定時，必應通知被告，以由被告主張「禁反言」，惟本件之鑑定過程，被告從未獲任何通知，全不知曉，如何主張對己有利之「禁反言」。是本件鑑定，既違「專利侵害鑑定要點」，其作成侵害之結論，當無可採。
⒍有關隆美公司所販售之窗簾物品其配件均係向同被告安德
斯公司所購買，而被告隆美公司在接到原告之通知後，即立刻將物品下架，以待爭議之解決，並無任何販售之行為，是本件原告主張之侵權有無，自與被告隆美公司無關。
⒎原告並無製造或販售其所稱之系爭專利物品，該等物品均
係由原告交由其負責之「一弘公司」所製造販售，原告並無任何損害可言。是其提出本件之損害主張，自屬無據。
㈦並聲明：⒈原告之訴駁回；⒉如受不利益之判決，願供擔保免假執行。
四、經查：本件經兩造整理並簡化後之爭點為：被告二人是否侵害原告之專利權？是否造成原告損害？茲析述如下：
（一）原告就其主張被告等侵害其專利權之事實，固據提出被告隆美公司之發票二紙、隆美客戶訂金單二紙及財團法人中華工商研究院為鑑定機關鑑定結果為憑，該鑑定結果雖認定：「待鑑定物與原告新型第167143號之申請專利範圍構成實質上相同；與新式樣第55558號之申請專利範圍係構成近似之情形」等語，惟查：原告雖提出本院原承審法官送鑑定之結果證明被告確有侵害原告專利權之情，但原告所提之送鑑產品，因系爭產品已不在市面上販售，故原告未能再取得相同產品等情，為兩造所不爭之事實，而系爭專利新型及新式樣為構造改良，系爭產品既由原告先行攜回後再請本院送驗，且未經被告審視後才送鑑定，是否為被告所銷售之產品，雙方即有爭執，是否有可能因零件重組不能或重組後結構錯置，而影響專利鑑定之認定。按民事訴訟當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任，民事訴訟法第277條前段定有明文，原告既無法再提出完整未經拆卸且經確認為被告銷售之產品，前鑑定結果既尚有爭議，該鑑定結果自不足以證明被告確有侵害原告專利權之事實。
（二）又原告提出之證人係原告訴訟代理人所僱用之職員丁○○乃原告委任之專利事務所人員，雖其供述難認無偏頗之可能，惟其證稱向被告隆美公司購買二次，先以訂購單，嗣隆美公司以電話通知取貨，才前去門市取貨等語，經查其時間非常充裕，且已可掌握被告貨品確實已在門市部之情形下，原告自得委請訴訟代理人向本院聲請「保全證據」，充份掌握證據，避免無謂爭執，然原告委任之專利事務所人員即證人二次均自行前往購買，亦未向本院聲請「保全證據」，事後僅提出二紙被告隆美公司所開立之發票為證，且原告所提出之所謂仿品，是物品拆除後之內部零件品，與原告證人所提出發票名稱顯有差異，即與所稱購買之未拆窗簾接軌不同甚明，且就物品外觀比較，該等物品粗看應係所謂零件，而且該等零件應係可置換且可單獨出售之軌座物品，惟其所提出向隆美公司購買之發票上並無「軌座」品名之記載，尚難認原告所提出發票品名即被鑑定物甚明，原告舉證顯有重大瑕疵，尚難僅以該發票即認所鑑定之物係隆美公司所銷售。
（三）鑑定機構財團法人中華工商研究院並非兩者合意選定之鑑定機構，本件鑑定機關之待鑑定物品未經兩造確認。查本件鑑定機關所鑑定之「待鑑定物」乃原告自行攜往，未曾聯絡或通知被告確認，則如何知悉原告所提之物品為何處得來，該「待鑑定物」之於本件有如何之關聯？其所鑑定之物品並非經法院所確認之待鑑定物，亦即該待鑑定物僅係由原告單方提出（本院卷一第131頁及第138頁），無從確保該待鑑定物係被告隆美公司所出售。
（四）原告所提出之發票並非被告安德斯公司所開立，其所購買之物是否即為被告安德斯公司所製造、生產或銷售，尚待原告舉出實物並予證明，原告並未舉證說明該「仿冒品」之來源為何，即以隆美公司向安德斯公司購買，指述該「仿冒品」為被告安德斯公司所製造，尚有未洽，是原告既未具體舉證待鑑定物係被告安德斯公司產製後出售予隆美公司之物品，則原告主張被告安德斯公司及其法定代理人乙○○侵害其專利權等，即屬無據。
（五）再原告所提出者乃購買零件之發票，一大部分之費用係布料，既購買零件其送驗者如何肯認未經置換？且原告所提證物發票所載名稱係「彎軌」「百摺軌」並無固定座之名稱，原告雖主張係所購買配件內之零件，惟原告所舉之發票證據顯難即認所鑑定之物，況配件內之零件並非不可置換，鑑定結果係固定座侵權，但發票購買者係「彎軌」「百摺軌」，其鑑定結果不足認係被告隆美公司之物品。
（六）按當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任。其因侵權行為所生之損害賠償請求權，以行為人有故意或過失不法侵害他人之權利為成立要件；倘行為人否認有故意或過失，即應由請求人就此利己之事實舉證證明；若請求人先不能舉證以證實自己主張之事實為真實，則行為人就其抗辯事實即令不能舉證，或所舉證據尚有疵累，亦應駁回請求人之請求。此觀民事訴訟法第二百七十七條前段規定及最高法院十七年上字第九一七號判例即明。綜上所述，本件鑑定機關未經依民事訴訟法第326條規定合意指定，鑑定機關之待鑑定物品是否即為被告所販售之產品，亦未經兩造確認；而鑑定人取得該鑑定樣品時之狀態（例如包裝是否完整），復未經兩造確認，於鑑定報告中亦未描述說明該物有無包裝完整足以佐證，前開鑑定報告之鑑定對象既未經確認為被告販售之產品及有無拆卸跡象，從而本院自難遽以該鑑定結果，逕為有利於原告之認定。又原告亦未證明系爭產品為被告安德斯公司所產製。從而原告就其主張無法舉證以實其說，則原告以被告共同侵害其專利權為由，請求被告連帶賠償1080萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息，並排除侵害，防止侵害，即為無據，應予駁回。
五、本件判決基礎已臻明確，兩造其餘主張及攻擊防禦方法，於判決結果不生影響，無庸一一論述，併予敘明。
六、據上論結，原告之訴為無理由，依民事訴訟法第78條，判決如主文。
中 華 民 國 98 年 4 月 14 日
民事第二庭 法 官 侯明正以上正本係照原本作成如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。
中 華 民 國 98 年 4 月 14 日
書記官 程欣怡