臺灣臺南地方法院民事判決 93年度智字第38號原 告 乙○○訴訟代理人 陳豐裕律師複代理人 張榮作律師被 告 穎霖機械工業股份有限公司兼法定代理 甲○○人共 同訴訟代理人 林瑞成律師上列當事人間請求侵權行為損害賠償事件，經本院於民國97年11月5日言詞辯論終結，判決如下：
主 文被告不得製造、販賣、使用型號「CNC65S3-0」四軸單彎機，並不得製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口原告所有新型第428500號專利物品。
被告應連帶給付原告新臺幣壹拾玖萬參仟陸佰元，及自民國九十四年二月二十六日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。
原告其餘之訴駁回。
訴訟費用新台幣壹萬伍仟參佰伍拾伍元由被告連帶負擔其中百分之十三，餘由原告負擔。
事實及理由
一、原告起訴主張：㈠按原告專利申請時適用之舊專利法第104條第1項規定：「申
請專利之新型，經審定公告後核准發生專利權之效力。」及按「新型專利權人，專有排除他人未經其同意製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該新型專利物品之權」為專利法第106條定有明文。上開新型專利權，他人若未經專利權人同意或合法授權，而擅自偽（仿）造、販賣或使用前揭產品者，將有侵及專利權人專利權之虞，且須論以專利法所定之損害賠償責任，且依專利法第105條準用第84條第1項規定：「新型專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之。」及準用第85條第3項規定：「侵害行為如屬故意，法院得依侵害情節，酌定損害額以上之賠償，但不得超過損害額之三倍」及準用第89條規定：「被侵害人得於勝訴判決確定後，聲請法院裁定將判決書全部或一部登報，其費用由敗訴人負擔。」㈡查原告獲有經濟部智慧財產局（以下簡稱智財局）授以新型
公告第428500號專利權在案（新型名稱：彎管機結構改良，以下簡稱系爭專利），且上述專利申請案在公告期間雖為同業提出異議，但上述異議程序已於民國93年6月7日經台北高等行政法院92年度訴字第176號判決異議人敗訴在案，原告依前開專利法之規定，專有排除他人未經同意而製造、販賣、販賣要約、使用或為上述目的而進口該新型專利物品之權，於受侵害時，並得請求排除侵害與損害賠償，有關專利權在公告期間為人異議尚不及領證者其有權依法主張排除侵害及損害賠償請求，台灣台北地方法院92年智字第70號民事判決第7頁第12行至15行提及：「縱系爭新型專利已有異議人提出異議，惟智財局迄未駁回系爭新型專利，是本院認系爭新型專利既受公告，即發生專利法之效力，應受專利法之保護，原告對於侵害其新型專利權之人自得請求損害賠償。」可資參照。
㈢被告係故意侵害原告前揭新型專利權：
⒈原告於93年7月間發現有被告穎霖公司未經原告同意擅自製
造與系爭專利權雷同結構之機械售予訴外人琮偉企業股份有限公司（下稱琮偉公司），而原告為保全證據，故依法向台灣台中地方法院（以下簡稱台中地院）聲請保全證據，並為台中地院以93年智全字第18號核准保全證據裁定且會同當事人於93年9月3日上午10時至琮偉公司完成相關被告所製造、販賣予琮偉公司之機器予以勘驗、拍照並記明筆錄保全在案。
⒉由被告製造之仿冒品與原告所有之上述專利權相較，二者皆
具有活動模輪及偏心彎模輪，且可利用活動模輪配合偏心設置之彎模輪即可輕易作兩種以上不同曲率半徑、彎曲角度之彎管機，故二者結構特徵屬相同，被告製造之機器物品侵權至明。
⒊依公司法第23條第2項規定，被告甲○○係被告穎霖公司之
負責人，因執行業務違背法令，致生損害於原告，依公司法第23條第2項條規定被告甲○○與被告穎霖公司均應負連帶賠償之責。
⒋原告專利權在公告期間，分別為被告穎霖公司先後二次向智
慧財產局提出請求依職權審查撤銷原告上開專利權，惟智慧財產局分別於92年12月10日及93年8月26日分別作出「依職權審查結果，尚未發現有違反專利法之情形」之行政處分，故被告明知原告擁有上述專利權，又偽造、仿冒，其行為屬於故意至明。被告等未經原告同意，製造、販售系爭專利物品，原告自有權依專利法第106條請求排除其侵害行為，並為訴之聲明第2項請求。
㈣關於侵害新型專利權損害賠償之計算，依現行專利法第108
條準用第85條規定，得就下列方式擇一計算之：「①依民法第216條之規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，新型及新式樣專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所損害。②依侵害人因侵害行為所得之利益。於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益。」以上2款計算方式為訴訟上攻擊防禦方法，原告併主張之，爰先依專利法第85條第2項依侵害人因侵害行為所得利益計算之，即以原告在91年10月16日售予琮偉公司之機械價款共新台幣（下同）2,420,000元之三成利益計算之，共計為726,000元，並依專利法第85條第3項酌以2倍損害額賠償共計1,450,000元，原告依此作為請求賠償依據。
㈤對被告抗辯之陳述：
⒈本案已由兩造合意之財團法人工業技術研究院（以下簡稱
工研院）於96年12月7日至被告侵權物放置處所進行現場勘驗，故被告私下所作之鑑定報告即非經雙方合意及本院選任下所作之鑑定報告，皆不具證據能力。
⒉被告以義大利第0000000號專利權引證主張原告專利權不符
專利法要件，但此義大利專利前案既已為主管機關及行政法院判決不足以認定原告專利權有違反專利法要件，故被告所指之義大利先前專利在與原告專利權相較下，無法否定原告專利權之符合專利法新穎性及進步性要件。
⒊被告對原告專利權侵權行為屬故意，被告曾對原告專利權
公告期間提出陳情撤銷，故被告對於原告專利權申請專利範圍係熟悉，但卻仍在原告專利權期間侵權，此可依保全證據經鑑定單位鑑定侵權可證，故其侵權行為屬故意至明，原告並依專利法第85條第3項規定請求被告應依損害賠償之3倍賠償原告。
⒋損害賠償依被告90年4月1日起至96年之全年營業稅申報書
及銷售發票，計算被告使用原告專利權申請專利範圍結構之型號①CNC80S2-0②CNC65S2-0③CNC38S2-0④CNC-50S2-0-4axis機械並依被告銷售上述型號產品之全部收入再乘以百分之10同業利潤為計算基準。
㈥並聲明：
⒈被告應連帶給付原告145萬元，及自民國91年10月16日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。
⒉在原告所有之新型申請00000000號「彎管機結構改良」專
利權存續期間內，被告不得未經原告同意而製造、販賣、意圖販賣而陳列、使用或為上述目的而進口上開新型專利物品。
二、被告抗辯則以：㈠新型專利權之要件，包含新穎性、進步性與產業上利用之價
值，於專利法第94條（或參照原告專利權核准當時專利法第97條）定有明文：
⒈關於新穎性，係以負面表列方式規定之，當新型專利權有第
94條第1項第1、2款「申請前已見於刊物或已公開使用」、「申請前已為公眾所知悉者」規定之適用時，即喪失新穎性；進步性之判斷，依同法第4項「新型雖無第一項所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成時，仍不得依本法申請取得新型專利。」即不具進步性，此時雖然具備前述之新穎性，仍不得依本法申請取得新型專利。故專利主管機關所為之行政處分，出現明顯而重大瑕疵時，普通法院就有關證據之調查本就較諸行政機關更為周密慎重，當然可據以認定原告專利權不具備新穎性及進步性而為無效。
⒉訴外人琮偉公司於原告專利權公告期間對之提起異議，雖於
行政訴訟遭受駁回，但並不表示原告專利權係屬合法，參酌各方面之證據顯示，智財局所為核准原告專利權之處分，仍然存在明顯而重大之瑕疵，因為於原告專利權申請專利之前，確實已有相同結構功能之彎管機，在國內、外公開使用，而為相關技術人士所熟悉，因而不具進步性與新穎性：
⑴被證一所示「EATON Leonard」公司1997年11月出版之彎管
機目錄，被證二雖然為國外公司之產品目錄，但是仍然符合經濟部智慧財產局頒布之專利審查基準（92年8月發行之合訂本）第1-9-32頁之「五、證據法則及證據之調查採證」之規定之具證據力之證據。於被證二背面並明確顯示目錄中之彎管機具備有「Compression style wipe bending and"push"techeque allows the capability to form largerradius bends and coiled parts」即該彎管機確實具備了「推彎」「push bending」彎管之結構，該種推彎彎管之結構，就是必須運用與原告專利權相同結構之推彎模才能完成彎管之結構，而被證二之公開日期早於原告專利權之專利申請日1999年4月22日，顯見原告專利權於申請專利之前二年，早有相同結構之彎管機公開販售，原告專利權，確實不具新穎性與進步性。
⑵次參被證二所示係於1997年7月出版之「CRIPPA」公司目錄
，該目錄亦符合前揭專利審查基準之證據力，及該被證三所揭示的就是一種具備推彎彎管結構之彎管機，該彎管機之結構特徵又可參酌被證四義大利專利第298314號彎管機之推彎模具結構專利權，被證四之專利申請日係於1998年02月17日，及被證四之專利申請人就是被證三之「CRIP PA 」公司，如此由該被證三及四直接證實具備推彎結構之彎管機早於原告專利權申請專利之前，即以存在，原告專利權僅是抄襲自外國之專利及公開之技術，卻據為已有，實不足取。
⑶又參被證四所示係於2000年五/六月出版之「TUBE &PIPE
TECHNOLOGY」雜誌，及被證六係於1999年11月出版之「TUBEInternational」雜誌，被證六之出版日期雖為1999 年11月，但是雜誌從取稿、編稿到出刊本來就有一段準備時間，由此，被證四及五均符合前揭專利審查基準之證據力，被證四之封面為「BLM」公司之廣告及被證五之第474 頁亦為前述被證四「BLM」公司之廣告，被證四及五廣告所揭示之彎管機就是一種具備推彎彎管功能之彎管機，被證四及五之出版時間雖然較原告專利權申請日晚，但是由被證六「BLM」公司於1997年5月9日之義大利專利第0000000 號專利申請日更可以直接證實，被證四及五之具備推彎結構之彎管機，早於原告專利權申請之前，即以存在許久，原告專利權僅是抄襲自外國之專利及公開之技術，卻據為已有，實不足取。再於被證四第56頁亦揭示有推彎結構之彎管機，由此顯見，該種推彎結構之彎管機於國外之普遍性。
⑷再參被證七所示係於智財局於80年12月11日出版之中華民國
專利公報，被證七之公告第175044號「油壓傳動式大尺寸輪彎機」，所揭示者就是一種推彎結構之彎管機，被證七與原告專利權均具備同之推彎彎管結構，顯見，原告專利權確實違反核准當時專利法第97條，第98條之規定甚為明確。⑸被證九專利舉發申請書中所提出證物1～4也是足以證明原告
專利權申請專利之前，早已存在有相同之彎管機，尤其是被證九中提及之證物1～3已揭示與原告專利權結構完全相同之彎管機，且其公開日期為1997年7月，而原告專利權之申請日為1989年4月29日，顯見原告專利權之違法性。
⑹故原告專利權申請專利之前，該種推彎彎管結構之彎管機確
實早於國內外被公開使用及販賣，原告專利權應受專利法第108條準用第57條第1項第2及3款：新型專利權之效力不及於「二、申請前已在國內使用，或已完成必須之準備者。」、「三、申請前已存在國內之物品。」之強制規定所拘束，原告不得對製造彎管機之廠商主張專利權。
㈡系爭專利權於公告期間有訴外人羅敏真引據義大利第000000
0號專利權（下稱義大利專利權）為證據，向經濟部智慧財產局提出異議程序，雖該異議程序並無法撤銷系爭專利權。但由台北高等行政法院92年度訴字第176號行政法院判決得知，義大利專利權確實存在系爭專利權申請專利範圍第1項之全部要件，經查：
⒈系爭專利權之申請專利範圍第1項特徵：「其特徵在於：機
頭21的傳動軸軸心上可活動組設一活動模輪3，且曲手機構22之滑塊43的凹槽中利用一支軸組設有彎模輪4，該彎模輪4與活動模輪3由俯觀之呈一具有L間距的偏心設置；且固定模座23的滑塊52凹槽中亦利用支軸至少組設有一只以上的輔推輪5；藉由以上元件組成工件之前端受活動模輪3及彎模輪4的偏心抵靠用力，配合送料機25的往前而達到前段開始形成所需的彎曲半徑，且該彎曲半徑隨彎模輪4的抵靠半徑之改變或曲手機構同時作動而改變，成為一種單一尺寸的活動模輪3配合偏心設置之彎模輪4即可輕易作兩種以上之不同曲率半徑、彎曲角度或彎曲位置的彎管機改良者。」因此，系爭專利權係藉由前揭設計，其主要係藉由機頭活動樞設之活動模輪3，配合曲手機構22上偏心設置的彎模輪4頂抵工件20，使送料機25強制推送的工件20經此而自然產生彎弧，不需利用活動模輪3之半徑即可達成，以期減少模具費用等。
⒉然，義大利專利權主要係於機頭1遠端設有一包含筒夾2之送
料機，另於該機頭1近端組設有一可旋轉的主模輪夾座22 ，該主模輪夾座22之凹部中偏心樞設有一活動模輪20，於可受控旋轉之彎折臂3（相當於系爭專利權之曲手機構）的可移動滑架6（相當於系爭專利權之滑塊）凹槽中以一支軸樞設一滑動裝置29（相當於系爭專利權之彎模輪），該滑動裝置29下設有一長條狀之定位夾座7，其中，當該主模輪夾座22（相當於系爭專利權之活動輪）以其活動模輪20旋向該彎折臂3（相當於系爭專利權之曲手機構）時，該活動模輪20之中心約對準支撐座13（相當於系爭專利權之固定模座）上之壓力滑塊10之外側邊，相對於滑動裝置29（相當於系爭專利權之彎模輪）之中心具有一偏心間距，此偏心間距為滑塊6之內側邊至滑動裝置29（相當於系爭專利權之彎模輪）中心之距離，另該固定模座13上的可移動滑塊10凹槽中以二支軸樞設二滑動裝置27、28（相當於系爭專利權之輔推輪）。前述之義大利專利權之彎折加工機器於彎管時，如FIG.3係由送料機之筒夾2夾持條狀工件30一端，將該條狀工件30朝主模輪夾座22方向推送，其中主模輪夾座22旋轉，該主模輪夾座22中之活動模輪20旋向壓力滑塊10，以活動模輪20及滑動裝置27、28相對夾持條狀工件30，藉由滑動裝置29相對於活動模輪20偏心夾持施力，在送料機提供條狀工件30之推力下，使該條狀工件30形成預定的彎曲半徑，且該條狀工件30可隨該滑動裝置29由彎折臂6旋轉而改變位置，進而改變條狀工件30彎曲部位的曲率半徑、彎曲角度及彎曲位置等。
⒊以義大利專利權所示之彎折加工機及系爭專利權專利說明書
所載之先前技術（系稱先前技術）與系爭專利權相較，其中：
⑴系爭專利權於機頭21的傳動軸軸心上可活動組設一活動模輪
3，因系爭專利權之獨立項並未具體界定是如何可活動地組設於該傳動軸上，是故，前述活動模輪3實質相同於義大利專利權機頭1軸4上之可旋轉主模輪夾座22中之活動模輪20設計；或者，進一步將義大利專利權具有活動模輪20之主模輪夾座22，更換為先前技術直接設於機頭21傳動軸上的活動模輪3之設計，即相同於系爭專利權之活動模輪3設計。
⑵系爭專利權於曲手機構22之滑塊43的凹槽中利用一支軸組設
有彎模輪4，相同於義大利專利權可受控旋轉之彎折臂3 （相當於系爭專利權之曲手機構）的滑架6（相當於系爭專利權之滑塊）凹槽中以一支軸樞設一滑動裝置29（相當於系爭專利權之彎模輪）之設計，另系爭專利權專利說明書所載之先前技術亦揭露曲手機構上組設有彎模輪之相同設計。
⑶系爭專利權之彎模輪4與活動模輪3由俯觀之呈一具有L間距
的偏心設置，義大利專利權之該主模輪夾座22（相當於系爭專利權之活動輪）以其活動模輪20旋向該彎折臂3（相當於系爭專利權之曲手機構）時，該活動模輪20之中心約對準支撐座13（相當於系爭專利權之固定模座）上之壓力滑塊10之外側邊，相對於滑動裝置29（相當於系爭專利權之彎模輪）之中心具有一偏心間距（L），兩者相同，且先前技術之彎管機亦揭露有相同之設計。
⑷系爭專利權之固定模座23的滑塊52凹槽中利用支軸至少組設
有一只以上的輔推輪5，相同於義大利專利權之固定模座13上的滑塊10凹槽中以二支軸樞設二滑動裝置27、28（相當於系爭專利權之輔推輪）設計。
⑸系爭專利權獨立項中記載，其係藉由以上元件組成工件之前
端受活動模輪3及彎模輪4的偏心抵靠用力，配合送料機25的往前而達到前段開始形成所需的彎曲半徑，且該彎曲半徑隨彎模輪4的抵靠半徑之改變或曲手機構同時作動而改變，成為一種單一尺寸的活動模輪3配合偏心設置之彎模輪4即可輕易作兩種以上之不同曲率半徑、彎曲角度或彎曲位置。
⑹如義大利專利權FIG.3所示，義大利專利權之彎折加工機器
係旋轉該主模輪夾座22，使活動模輪20旋向壓力滑塊10，與滑動裝置27、28（即輔推輪）相對夾持條狀工件30，再藉由滑動裝置29（即彎模輪）相對於活動模輪20偏心夾持施力，在送料機提供條狀工件30之推力下，使該條狀工件30彎曲形成預定的彎曲半徑，且該條狀工件30可隨該滑動裝置29由彎折臂6旋轉而改變位置，進而改變條狀工件30彎曲部位的曲率半徑、彎曲角度及彎曲位置等，另先前技術亦具備有相同之功能，已清楚揭露系爭專利權應用之技術手段、可達成之功效相同。
⑺據上所述，系爭專利權獨立項中，「其特徵在於：」之前之
技術特徵為系爭專利權先前技術已揭露之部分，「其特徵在於：」之後之技術特徵又被揭露於先前技術或義大利專利權中，且系爭專利權可達成之功效，於先前技術或義大利專利權中也同樣具備對等之功效，是故，系爭專利權專利說明書所載之先前技術及義大利專利權組合後，已足證系爭專利權欠缺進步性，違反修正前專利法第98條第2項之進步性要件已屬明確，不得再對系爭機器主張侵害其專利權。
㈢系爭專利權為習知技術：
⒈系爭專利權之申請專利範圍所揭示之結構特徵，於申請專利
之前，已見於公開發行刊物，為一種習知技術，早為國外同業申請專利並公開於義大利專利公報，實已欠缺進步性，有違修正前專利法第98條第2項。且系爭專利權之申請專利範圍特徵，既然於申請前已見於刊物，又是熟習相關知識經驗者，依據刊物內容即可據以實施，更有專利法第57條之效力限制規定之適用，不得再主張系爭機器侵害系爭專利權。
⒉於系爭專利權申請之前，於彎管機已存在相同之推彎彎管技
術，推彎彎管（push bending）一詞，已屬於國外通用名詞與通用規格，並早已為國外彎管機製造同業於大型商業展覽場合公開展覽，並於公開發行之刊物中發表或刊登商業廣告，應屬習知技術。基於各國專利法均屬內國法律，具有土地管轄之性質，只要該外國廠商未依據本國專利法取得本國主管機關核准之專利權，在本國境內，任何人均得廣泛運用該公開且習知之技術，當被告信賴國外早已存在之習知技術，於本國任何人均不得再將習知技術據為已有之條件下，更足證被告製造系爭機器，實欠缺故意或過失之主觀可歸責，⒊被證14為JULY 1997「TUBE INTERNATIONAL」彎管機雜誌，
該雜誌係於1997（民國86）年7月對外發行，該雜誌因為具有一定之知名度，因此，為國內外彎管機之製造同業所認同。於該雜誌第261頁之「BLM」（被證7之義大利專利權之專利權人）公司所刊登之「FIVE-AXIS CNC BENDER」（五軸CNC彎管機）廣告，BLM公司就是被證7之義大利專利第00000000號專利權人，而被證14即已明確揭示與系爭專利權申請專利範圍均相同之「機頭21、活動模輪3、曲手機構22、彎模輪4、輔推輪5」特徵。
⒋只要是製造彎管機之同業看到被證14已揭示之推彎彎管技術
，均會運用，何況如被告為台灣彎管機五大製造業之一，只要是專業的研發人員與彎管機製造業者看到被證14，即可知悉其功能與運作方式，並很快了解其技術特徵而加以運用，則，被告既已信賴該種推彎彎管的彎管機技術，早屬於一種習知技術，於系爭機器加以運用，實為一種習知技術之單純轉用，包含原告在內之任何人均不得再主張系爭機器侵害系爭專利權。
⒌被證11，由台灣省機械技師公會就系爭專利權與義大利專利
權進行習知技術比較後，所得之結論認為「三、鑑定結論：待比對案（系爭專利權）與本案引證案（義大利專利權）比較，則待比對案具新穎性，不具進步性。」又由被證11之第2頁「四、待比對案（系爭專利權）與引證案（義大利專利權）之技術構成分析」即可知悉，待比對案（系爭專利權）之申請專利範圍之主要元件於引證案（義大利專利權）之技術構成大致相當，而認為系爭專利權欠缺進步性要件。因此，系爭專利權確實不得再對系爭機器主張侵害其專利權。
㈣被告對於是否侵害系爭專利權之事實，主觀上欠缺故意或過失之可歸責事由，當然不侵害系爭專利權：
⒈依據侵權行為法理，行為人是否應負侵權行為責任，除應具
備不法行為、並造成他人權利受有損害之結果，及不法與結果應具備客觀相當因果關係外，更應審及行為人主觀上是否有故意或過失以為斷。原告如欲依專利法之相關規定向被告求償，除須證明被告有故意或過失外，尚應舉證證明其確實受有損害及該損害結果與被告之加害行為間有相當因果關係等要件始符合。
⒉原告係於93年5月28日以台中地院93年度智全字第18號對系
爭機器進行證據保全。在此期間，依據修正前專利法第100條第1項「申請專利之新型，經審定公告後暫准發生專利權之效力。」系爭專利權由於被第三人於公告期間提起異議程序，於95年1月12日經最高行政法院95年度判字第00027 號判決之前，均仍處於暫准發生專利權之狀態；原告於暫准專利權期間即對系爭機器為證據保全程序，但是，系爭專利權自公告於90年4月1日至93年5月28日之間，原告均未對被告為任何侵害系爭專利權之警告行為，被告並無法亦無義務知悉系爭專利權確實存在。且即使於台中地院就系爭機器進行證據保全程序後，亦未見原告提出任何專利證書以告知被告，則被告就侵害系爭專利權顯然欠缺故意或過失責任，當然不得主張被告侵害系爭專利權。
⒊被告於系爭專利權申請之前，經由國外各類彎管機雜誌中，
即已知悉與系爭專利權相關之技術，此可由被證2、3、5及6得證，則於系爭專利權申請之前既已存在相同技術，且為彎管機製造業者所知悉，更可得證被告欠缺故意或過失之可歸責事由。
㈤工研究院就系爭機器是否侵害系爭專利權進行專利侵害鑑定
，完成專利侵害鑑定報告（下稱鑑定報告），於鑑定報告之「二、鑑定結論」，雖稱：「1、待鑑定物『彎管機』實物與專利證書新型第428500號『彎管機結構改良』專利案之申請專利範圍應為實質相同。」但其鑑定過程充滿瑕疵，如第7頁最後第二行以下並稱：「……但由於被告並未主張適用逆均等論，因此，應判斷待鑑定物落入本專利之專利權（文義）範圍。」然而：
⒈依據智財局頒布之專利侵害鑑定要點之鑑定流程，全要件原
則符合文義讀取後，基於保護被告權利，鑑定機關本應不待主張即應依據該流程，就逆均等論（又稱消極均等論）進行比較，今鑑定機關明知於全要件原則中文義讀取，認為待鑑定物『彎管機』實物與專利證書新型第428500號『彎管機結構改良』專利案之申請專利範圍應為實質相同，但卻漏為進行逆均等論之鑑定，該份鑑定報告顯有瑕疵，不足採。
⒉就逆均等論，應解為對系爭機器有利之論據，如專利侵害鑑
定要點所稱者：（二）「逆均等論」之成立要件待鑑定對象己符合「文義讀取」，但實質上未利用發明（或新型）說明所揭示之技術手段時，適用「逆均等論」，待鑑定物中之彎管機，除了具備推彎功能外，尚具備壓彎效果。系爭機器之彎管輪已具有超過二種以上之彎管功能，與系爭專利權僅具有單一推彎彎管功能者並不相同，系爭機器之複數彎管功能於鑑定機關前往勘驗系爭機器時，被告已明確告知，今鑑定機關不為逆均等論之鑑定，顯然有違民事訴訟法第344條之鑑定人應為公正、誠實之鑑定之規定。因此，該鑑定報告不可採。
㈥被告並未自系爭機器獲得經濟上之利益，原告亦未因系爭機
器而受有損害，基於民法第216條之損害填補原則，被告當然免負賠償責任：
⒈「新型專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請
求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之。」為專利法第108條第1項規定。惟民法第216條第項並規定：「損害賠償，除法律另有規定或契約另有訂定，應以填補債權人所受損害及所失利益為限」。查原告起訴依據之系爭機器（被告公司之產品序號CNC65S3-0彎管機），係依據台灣台中地方法院93年智字第18號民事裁定所為之證據保全中之系爭機器，惟該系爭機器之買受人琮偉公司於台灣台中地方法院93年度訴字第240號達成和解，由被告穎霖公司將系爭機器之訂金共220,000元返還於琮偉公司，琮偉公司並將系爭機器與推彎模同時返還穎霖公司，穎霖公司製造系爭機器並無獲得任何經濟上利益，原告並無損害。
⒉本院93年度訴字第1612號民事判決訴訟標的，乃是琮偉公司
以本案系爭機器無法符合約定效用，請求穎霖公司負債務不履行之損害賠償，判決被告（穎霖公司）應給付原告（琮偉公司）480,220元，更可確定系爭機器並未符合與琮偉公司間之約定效用而獲得經濟上利益，原告並無損害。
⒊本院指定之鑑定機關到穎霖公司勘驗系爭機器時，亦確定系
爭機器仍留存在穎霖公司，並無獲得任何經濟上利益，原告並無損害。
㈦系爭機器具備兩種以上彎管功能，就不會侵害系爭專利權，
此似為台北高等行政法院92年度訴字第176號行政訴訟判決之結論；另經濟部智慧財產局就該上述舉發案舉發不成立之理由為系爭專利權只有一種彎管功能，但被證7義大利第00000000號專利權則具有兩種彎管功能，故只要有超過二種以上之彎管功能同時存在於系爭機器，系爭機器不會侵害系爭專利權；被證17係鑑定報告中系爭機器照片5及原告陳報之數張照片之一，被證17之系爭機器，除了具備推彎模（活動模輪）以作為第一種彎管功能外，尚具備拉彎模，以作為第二種拉彎彎管功能，推彎模更可配合曲手機構以產生壓彎彎管之功能，而壓彎彎管結構，係被告所有新型第M265133「壓彎式彎管機」專利權。因此，系爭機器至少包含三種以上之彎管功能，但是鑑定機關並未就系爭機器是否具備三種以上功能，於鑑定報告中均未說明，也未進行鑑定，系爭機器超過二種以上之功能與結構，對於鑑定過程將適用逆均等論，而不落入系爭專利權範圍。
㈧原告以原證5主張被告網站內容所揭示之CNC80S2-0、CNC65S
2-0、CNC38S2-0 CNC-50S2-0-4axis四種彎管機侵害系爭專利權，欠缺依據：
⒈專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，於解釋申
請專利範圍時，並得審酌創作說明及圖式，為專利法第106條第2項所明文。解釋系爭專利權之申請專利範圍必須以其申請專利範圍之內容為主，依據證物一系爭專利權之申請專利範圍係指「機頭21的傳動軸軸心上可活動組設一活動模輪3，且曲手機構22之滑塊43的凹槽中利用一支軸組設有彎模輪4，該彎模輪4與活動模輪3由俯觀之呈一具有L間距的偏心設置；且固定模座23的滑塊52凹槽中亦利用支軸至少組設有一只以上的輔推輪5；藉由以上元件組成工件之前端受活動模輪3及彎模輪4的偏心抵靠用力，配合送料機25的往前而達到前段開始形成所需的彎曲半徑，且該彎曲半徑隨彎模輪4的抵靠半徑之改變或曲手機構同時作動而改變，成為一種單一尺寸的活動模輪3配合偏心設置之彎模輪4即可輕易作兩種以上之不同曲率半徑、彎曲角度或彎曲位置的彎管機改良者。」⒉而前述四種型號之彎管機特點，雖稱「依客戶需求任何管徑
不同可設定推彎滾圓大小Ｒ成品同時完成。」但該種推彎滾圓功能屬於習知CNC數值控制之軟體技術方法，任何會運用CNC數值控制系統撰寫數值控制方法之機械製造商，均能將此種習知CNC數值控制系統之既有自動控制方法運用於任何彎管機或任何機械之自動控制系統中，系爭專利權之申請專利範圍既然非關CNC數值控制系統之軟體技術方法，原告主張被告侵害以硬體結構內容為主系爭專利權之申請專利範圍顯然欠缺依據。
㈨原告專利權僅屬彎管機中可分離零件之小部分創作，此小部
分之創作，參酌原告專利權之申請專利範圍，係由「活動模輪及彎模輪構成」，即是原告提出之證物七項次2之「推彎模」，該推彎模與彎管機為利用上可分離之元件，就是保全證據中之彎管機，即使無該推彎模，亦可以利用其他之模具，完成所要之彎管工作，而此可由被證一及前述證物七得證；系爭機器係由彎管機＋1組推彎模＋其他8組彎管模組成，而1組推彎模，市售客觀價值約8,000元，則原告即使受有損害，亦不得逾越原告專利權之申請專利範圍。因此，在前述推彎模之客觀價值均未扣除成本之下，亦僅能就其申請專利範圍主張損害，至多只能請求8,000元之損失。
就原告請求被告提供帳冊，供其計算損害額，由於涉及被告營業機密，且原告配偶王勝聰所經營之喬陞機器股份有限公司，為被告對手公司，若提供帳冊，將使得被告所有買賣客戶資訊為喬陞公司取得，彎管機種類結構眾多，均係依據使用特性與目的而設計，並非所有彎管機均必須使用系爭專利權，故被告無法同意提出帳冊。
㈩並聲明：原告之訴駁回。如受不利判決，願供擔保請准免為假執行。
三、兩造不爭執之事項：㈠原告於90年4月1日經智財局系爭新型專利權（公告編號第
428500號），上述專利申請案在公告期間曾經由智財局分別於92年12月10日、93年8月26日依法職權審查其專利權有效性，均認無撤銷專利權之情形（見本院卷㈠54、55頁），另訴外人羅敏真曾於91年對系爭專利提出異議，該行政爭訟案經台北高等行政法院於93年6月7日判決訴外人羅敏貞敗訴（案列92年度訴字第176號），嗣訴外人羅敏貞上訴至最高行政法院，經該法院於95年1月22日以95年度判字第00027號判決訴外人羅敏貞上訴駁回。
㈡原告於93年7月間發現有被告公司出售侵害專利權之彎管機
予訴外人琮偉公司，原告為保全證據，向台中地院聲請保全證據，並經台中地院以93年智全字第18號核准保全證據裁定，且由法院會同當事人於93年9月3日上午10時至琮偉公司完成相關被告所製造、販賣予琮偉公司之機器予以勘驗、拍照並記明筆錄保全在案。
㈢被告製造、販賣之系爭彎管機，經工研院鑑定結果認與系爭專利申請範圍實質相同。
四、本件爭執之要點在於：㈠系爭專利權之有效性與否？㈡被告所生產、販賣之彎管機是否侵害原告之專利權？㈢被告是否應負損害賠償責任？金額若干？
（一）有關系爭專利是否有違核准審定時專利法第98條第1項第1款及第2項之規定而不符新型專利要件？
1、稱新型者，謂對於物品之形狀、構造或裝置之創作或改良（系爭專利案核准審定時專利法第97條參照），同法第98
條規定第1項第1款、第2項分別規定：「可供產業上利用之新型，無下列情事之一者，得依本法申請取得新型專利：一、申請前已見於刊物或已公開使用者。：：。」「新型係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得新型專利。」依卷附系爭專利說明書之記載，其申請專利範圍為：
⑴一種彎管機結構改良，係於彎管機平台上組設有送料機，
利用送料機前的夾頭予以夾固工件之一端，再使工件通過固定模座而直抵機頭及曲手機構處，並分別利用油壓缸推動固定模座及曲手機構上之滑塊能作所需的位移以抵靠工件或與工件分離，且曲手機構由機頭下之傳動元件予以帶動向外擺動；其特徵在於：機頭的傳動軸軸心上可活動組設一活動模輪，且曲手機構之滑塊的凹槽中利用一支軸組設有彎模輪，該彎模輪與活動模輪由俯觀之呈一具有L間距的偏心設置；且固定模座的滑塊凹槽中亦利用支軸至少組設有一只以上的輔推輪；藉由以上元件組成工件之前端受活動模輪及彎模輪的偏心抵靠用力，配合送料機的往前帶動而達到前段開始形成所需的彎曲半徑，且該彎曲半徑隨彎模輪的抵靠半徑之改變或曲手機構同時作動而改變，成為一種單一尺寸的活動模輪配合偏心設置之彎模輪即可輕易作兩種以上之不用曲率半徑、彎曲角度或彎曲位置的彎管機改良者。
⑵如申請專利範圍第一項所述之『彎管機結構改良』，其中
，亦可視需要於輔推輪相對應處設有一傳動輪組，利用傳動輪組之台座與彎管機平台組設，該台座的凹槽中則利用傳動軸組設一主動輪，且由動力源帶動傳動元件及傳動軸轉動，使工作經此主動輪及輔推輪的夾設並輔助送料機之推送者。
⑶如申請專利範圍第一項所述之『彎管機結構改良』，其中
之活動模輪利用中孔直接樞接套設於機頭之傳動軸上。⑷如申請專利範圍第一項所述之『彎管機結構改良』，其中
之彎模輪所置之滑塊凹槽亦可供直接更換置設長條狀之彎模者。
⑸如申請專利範圍第一項所述之『彎管機結構改良』，其中
之輔推輪所置之滑座凹槽亦可供直接更換置設長條狀之推導模者。
⑹如申請專利範圍第二項所述之『彎管機結構改良』，其中
之傳動輪組，其台座之凹槽亦可直接供組設長條狀之後導模者。
2、系爭專利曾於91年間經第三人羅敏貞提出舉發，經台北高等行政法院認為：「引證案（即義大利第0000000號專利案）之彎管機具有兩種彎管功能，其機台的基本構造係配合主模輪15、主模輪15上之彎折槽16及定位夾座7達成管體拉彎；配合主輪模15上之活動模輪20、壓力滾輪27、28、彎模輪29及定位塊體25達成管體輥彎，與系爭案僅具有輥彎構件者不同，再查，引證案雖可直接藉主模輪15、彎折槽16及定位夾座7的配合進行拉彎動作，但其欲進行輥彎作業時，則須先將壓力滾輪27、28及彎模輪29下降至與主模輪15相同之水平位置，再將整個主模輪15以銷軸4為軸心轉動，使主模輪夾座22抵靠於塊體25處，方可令活動模輪20朝向壓力滾輪27、28及彎模輪29，以成管體的輥彎動作。而系爭案則是直接在舊有機台上組立活動模輪3，並配合與之同一水平設立的彎模輪4、輔推輪5，即可完成管體的輥彎作業，並不需如引證案機台需重新設計，壓力滾輪27、28及彎模輪29需下降，主模輪15需轉動使其主模輪夾座22抵靠塊體25等之前置作業，系爭案輥彎經由舊機台組立活動模輪3，及同一水平設立的彎模輪4、輔推輪5，即可完成管體的輥彎作業，較引證案機台構造簡單、加工容易，自具進步性。又引證案主模輪15與彎折臂3的銷軸4 同軸設置，而可以銷軸4為軸而自由擺動或調整位移，主模輪15沿其周緣設一彎折槽16，活動模輪20藉一銷桿
23 樞設於主模輪15的頂、底面，而與銷軸4的軸線互相平行設置，固然引證案說明書中譯有「活動模輪20是可與該主模輪15同軸設置」之文字敘述，但與主模輪15同軸設置之活動模輪20如何避免和主模輪15之彎折槽16產生干涉，或主模輪15之頂底面如何連結且保持有適當強度，該說明書並未具體敍明。引證案係具拉彎與輥彎兩種功能之結構，引證案為配合其拉彎功能之實施，其輥彎時壓力滾輪27、28及彎模輪29需下降，主模輪15需轉動使其主模輪夾座22抵靠塊體25，其整體輥彎構件、結構與作動與系爭案輥彎、結構與作動顯有差異。系爭案並非單純刪除引證案拉彎相關結構的主模輪15、定位夾座7及壓力夾座14等構件，即可輕易推導而得。原告主張系爭案可由引證案之技術結構可輕易推導得知，尚非可採。且本件係就系爭案之輥彎技術是否有功效之增進作比較，與引證案是否另具拉彎功效無關，因此，亦不能以引證案另具拉彎功效，即認引證案較系爭案具功效之增進。」等語（見本院卷㈠20頁以下），故第三人所提出之引證案不足以證明系爭案不具新穎性及進步性，引證案不能證明系爭案不符專利要件，上開判決亦經最高行政法院於95年1月12日判決確定（見本院卷㈠156頁以下）。
3、被告另於95年5月2日提出舉發案及台灣省機械技師公會94年10月4日、94年10月18日專利侵害鑑定報告書認原告有引用先前技術，乃係以義大利第0000000號專利權為引證（見本院卷㈡6頁以下、11頁以下、225頁以下），然查，被告所提出之引證案亦為之前第三人羅敏真提出異議案之引證，該引證案已經前揭行政訴訟確定判決認定不足以證明系爭專利不具新穎性、進步性，又被告所提舉發案亦經智財局審定結果為「舉發不成立」（見本院卷㈡401頁以下），目前由被告向經濟部提起訴願中，是系爭專利權尚未經撤銷，依被告所提之證據，尚難認定足以推翻原告所有系爭專利權之效力。是故，系爭專利仍具有效性。
（二）有關被告製造、販賣予琮偉公司之系爭機器是否落入原告享有之系爭新型專利範圍內：
1、被告固否認其生產、販賣予琮偉公司之機器落入原告享有之系爭新型專利範圍內云云，然經本院依囑託工研院鑑定結果稱定物完全落入系爭專利之專利範圍內，將鑑定物與系爭新型專利第1項申請專利範圍進行全要件比對結果完全符合文義讀取（見鑑定報告第7頁）。鑑定報告之比對，確實係依解析後之申請專利範圍之技術特徵與待鑑定對象（之對應元件、成分、步驟或其結合關係逐一比對，確係符合全要件之判斷，應堪認定。
2、另依逆均等論之原則，分析鑑定物是否在實質上未利用系爭新型專利揭示之技術手段，或是否係其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成。逆均等論又稱消極均等論，係為防止專利權人任意擴大申請專利範圍之文義範圍，而對申請專利範圍之文義範圍予以限縮，若待鑑定對象已為申請專利範圍之文義範圍所涵蓋，但待鑑定對象係以實質不同之技術手段達成實質相同之功能或結果時，則阻卻「文義讀取」（即全要件原則），應判斷未落入專利權（文義）範圍；待鑑定對象符合文義讀取（即全要件原則），但不適用逆均等論者，應判斷待鑑定對象落入專利權（文義）範圍（見經濟部智慧財產局專利侵害鑑定要點下篇第39頁至第40頁）。經本院函請工研院就逆均等論適用與否為補充報告，該院於97年10月31日回覆稱：待鑑定物係以實質相同之技術手段，達成與系爭新型專利技術相同之功能或結果（見本院卷㈢47頁），不符合逆均等論所謂「以實質不同之技術手段達成實質相同之功能或結果」，無逆均等論之適用，亦不阻卻文義讀取即全要件原則之判斷，則待鑑定物不適用逆均等論，仍落入系爭新型專利權之全要件原則判斷範圍內，自應構成對系爭新型專利權之侵害。
（三）茲將原告得請求賠償之範圍及內容分述如下：
1、按新型專利權人，除本法另有規定外，專有排除他人未經其同意而製造、販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該新型專利物品之權；又發明專利受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害，依前條規定請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：二、依侵害人因侵害行為所得之利益。於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益；除前項規定外，發明專利權人之業務上信譽，因侵害而致減損時，得另請求賠償相當金額，此規定，於新型專利準用之，此觀專利法之第106條第1項、第84條第1項、第85條第1項第2款、第2項及第108條之規定即明。又按公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法令致他人受有損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責。
2、被告製造、販賣予琮瑋公司賣之彎管機，既落入原告享有之系爭新型專利權之範圍內，自構成對系爭新型專利權之侵害，原告依前開專利法規定，即得請求被告不得製造、販賣及使用同型之物品。
3、原告請求被告金錢損害賠償145萬元部分：⑴原告主張被告於91年10月16日販賣予琮偉公司彎管機價格
為242萬元，以每台利潤為價格之3成計算，被告可得之獲利為72萬6千元，因被告係屬故意，故依專利法第85條第3項規定請求酌以2倍之損害賠償金額，共計145萬元等語。
嗣於97年3月21日具狀主張依被告90年4月1日起至96年之全年營業稅申報書 及銷售發票，計算被告使用原告專利權申請專利範圍結構之型號①CNC80S2-0②CNC65S2-0③CNC38S2-0④CNC-50S2-0-4axis機械，並依被告銷售上述型號產品之全部收入再乘以百分之10同業利潤為計算基準，並聲請被告提出銷售資料等詞。
⑵惟查，本件所保全之證據並送請專利鑑定之系爭機器為被
告販售予訴外人琮偉公司之彎管機，被告否認尚有製造、販賣其他侵害系爭專利權之機器，原告復無法舉證被告尚有製造販賣其他侵害系爭專利權之機器，則其主張應調查被告銷售其他機器銷售資料，尚不足採。
⑶另有關被告販售系爭機器之銷售資料部分，原告雖於聲請
本院向稅捐機關調閱被告自94年4月1日起至96年12月31日止之營業稅申報書、統一發票等，雖經財政部台灣省南區國稅局新化稽徵所回覆稱：有關銷貨發票部分係由營業人自行留存，本所無法提供，故僅檢送營業稅申報書等語（見本院卷㈢36頁），觀之營業稅申報書僅記載當月份銷售總額，並未記載出售之品名、單價、數量等明細，尚難認原告聲請調閱之資料確實得以證明被告因侵權行為所得之利益或其銷售額。又經本院當庭諭知被告於97年5月31日前提出銷售系爭機器銷售額（見本院卷㈠235頁），惟被告迄未提出，審酌本件被告製造之系爭開關，確實落入原告享有之系新型專利申請專利範圍內，被告有侵權行為之事實，被告將系爭機器賣予琮瑋公司之銷售額為242萬元，有銷售合約書1紙存卷可證（見本院卷㈠57頁），依被告與淙瑋公司之交易資料及依被告公司所屬化工機械製造業同業利潤標準淨利率為百分之8（見本院卷㈢37頁），可認被告所得商業利潤為193,600元，另原告雖主張依專利法第85條第2項請求酌定損害額以上之賠償，然查，本件依目前原告舉證僅能認定被告販賣予琮瑋公司之系爭彎管機確有侵權，無其他販售證據，原告起訴狀訴之聲明亦未主張被告尚有販售系爭機器予其他人，以致侵害情節重大，是依侵害情節而言，本院認以193, 600元為侵害人因侵害行為所得之利益，堪為適當，原告超過上開金額之請求，洵屬可採。又被告甲○○為被告穎霖公司之法定代理人，故原告請求被告甲○○及穎霖公司連帶賠償，亦屬有據。
4、基上，原告得請求被告不得再製造、販賣或使用其產品型號被告不得製造、販賣、使用型號「CNC65S3-0」四軸單彎機，並不得製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口原告所有新型第428500號專利物品，並得請求被告連帶賠償193,600元。
五、綜上所述，被告公司製造販賣之系爭彎管機落入原告享有之系爭新型專利之申請專利範圍內，構成對原告專利權之侵害，原告請求被告不得再製造、販賣及使用系爭專利商品，另請求被告連帶賠償193,600元及自起訴狀繕本送達被告翌日即94年2月26日起至清償日止，按年息5%計算之法定遲延利息，為有理由，應予准許，逾此部分之請求，為無理由，應予駁回。
六、因本案事證已臻明確，兩造其餘主張、陳述及所提之證據暨攻擊防禦方法，經本院審酌後，認與本案判斷結果均無影響，毋庸再予一一審酌，附此敘明。
中 華 民 國 97 年 11 月 28 日
民事第三庭 法 官 蔡雅惠以上正本係照原本作成如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀中 華 民 國 97 年 11 月 28 日
書記官 詹書瑋