臺灣臺南地方法院民事判決 93年度智字第6號原 告 台灣東洋藥品工業股份有限公司法定代理人 乙○○訴訟代理人 劉豐州 律師
陳韋利 律師被 告 正和製藥股份有限公司兼 法 定 甲○○代 理 人前列二人共同訴訟代理人 李旦 律師複 代理人 卓平仲 律師上列當事人間請求侵權行為損害賠償事件，經本院於民國95年6月16日言詞辯論終結，判決如下：
主 文原告之訴及假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
壹、原告起訴主張：
一、緣原告於民國（下同）79年10月1日，經經濟部中央標準局核准取得「樂黴素LEUCOMYCIN」圖樣商標專用權（下稱系爭商標），專用期間延展至98年9月30日。嗣於86年1月1日與被告公司簽訂「藥品委託製造契約」（下稱系爭契約），由被告公司受託於86年3月1日至91年2月28日製造「樂黴素膠囊250公絲」等藥品，詎被告公司未經原告同意，自89年間起即利用原告提供「樂黴素膠囊LEUCOMYCIN」之製造方法、製程及配方等資料之機會，自行產製與「樂黴素膠囊Leucom
yc in」成份、藥效相同之「立克菌」藥品，更據以向衛生署申請藥品許可，並於90年1月19日領證，對外公開銷售販賣。甚在其自行生產之「立克菌」膠囊包裝標帖及說明書上，使用近似系爭商標之「Leucomycin」字樣名稱，而違反系爭契約，不法侵害原告之營業祕密及系爭商標專用權，損害原告權益。
二、侵害商標權部分：㈠按「商標權人對於侵害其商標權者，得請求損害賠償，並得請求排除其侵害；有侵害之虞者，得請求防止之。」、「未經商標權人同意，而有第29條第2項各款規定情形之一者，為侵害商標權。」、「未得商標權人同意…明知為他人之註冊商標，而以該商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致商品或服務相關消費者混淆誤認者，視為侵害商標權。」、「商標權人得請求由侵害商標權者負擔費用，將侵害商標權情事之判決書內容全部或一部登載新聞紙。」商標法第61條第1、2項、第62條第2款及第64條定有明文。
㈡「LEUCOMYCIN」屬原告商標，非可任意使用之藥用文字，尤不得用於同類商品而致消費者混淆誤認：
⒈leucomycin係日本細菌學者Shibasaburo Kitasato在1953年發現之一種巨環類抗生素（macrolide antibiotic），故以其姓氏命名為kitasamycin。此抗生素隨後為原告之授權人日本旭化成化學公司（下稱旭化成公司）商品化，並於50年間在台灣註冊商標使用，旭化成公司授權原告後，亦允許原告使用部分商標字樣「LEUCOMYCIN」。目前將近有13種不同鹽基衍生物，主要製程機密均由旭化成公司開發掌控，因衍生物眾多，故仿製上有一定的難度。
⒉Kitasamycin在被發現及使用後，著名的化學藥品手冊MerckIndex第9版於1976首次收錄系爭抗生素，編纂成冊出版，該手冊第12版亦以相同的序號及內容收錄。該手冊為美國人所編錄，取其商品名「leucomycin」代替「kitasamycin」，恐係於學術界或任何領域所默許之愛國情操所致，此由其他藥典係以kitasamycin為名登錄，如日本和英國可為佐證。是leucomycin被收錄藥典前，即被登記為商標使用應無疑義，而在我國，原告乃享有leucomycin之商標專用權者。被告公司之不當行為進入市場前，leucomycin均由日本原開發廠與原告共同經營，所使用之商標均已登記並獲准註冊。商品受歡迎後，幾乎取代原學名，此種現象如同許多著名商標成為消費者指稱商品之代名詞一樣，例如walkman即是一例。若因此而將對商標專用權之可能影響，削弱或沖淡之不利益，加諸於專用權人，恐怕對整體產業的發展造成極大的負面影響，而且許多重要之正式書面文件使用kitasamycin者亦多，如香港立法局的相關資料。
⒊商標法第30條第1項第1款不受他人商標權效力拘束，要件為「『善意』且『合理』使用之方法」。被告主張因標示成分之要求所致，致需於產品上標示「Leucomycin」之字。然，既係標示成分，則何以需於瓶罐上之成分欄外「立克菌膠囊」字眼下特別括弧表示（Leucomycin），此部分欄位並非成分欄，顯見被告並非「善意」、「合理」使用。
⒋商標法第30條第1項第1款之合理使用需為善意使用且非作為商標使用者方受保護，故被告至少應在藥品品名標示上，冠以藥商商號（東洋）名稱，此有68年5月3日衛署藥字第00220853號之「修正『藥品查驗登記準則』」第二部分A.1.g.之規定可稽。參常用藥品手冊（蔡靖彥編著、2002年）第1066頁「5638」之記載「Leucomycin」旁必附註「東洋」，以彰表東洋之商標，可知「Leucomycin」非學名，學名乃係「Kitasamycin」。被告竟將「Leucomycin」直接標示於「立克菌膠囊」下，已使相關消費者混淆誤認，有違商標法第62條規定。況被告從事此領域達30年（62年7月17日即獲准設立），又與原告有多年合作關係，其佯稱藥典有載即非原告之商標專用權，實乃漁目混珠。
⒌「Leucomycin」為原告自50年代使用迄今，無其他人使用（他人亦不知如何製造），是「Leucomycin」已構成商標次要意義，用以表彰原告。所謂商標之次要意義乃指「本來商品或勞務之標章並無表示出處之機能，但由長年獨占使用於特定商品或勞務，因而表現出產品或勞務出處之機能，特定人使標章與特定商品長年使用而產生關聯性，使一般消費者得以認識產品出處者，此時，該商標即已取得『次要意義』，而得受商標法之保護。」，如前述之常用藥品手冊一般會於「Leucomycin」加註（東洋）。是退萬步，「Leucomycin」縱為藥典所載（應以中華藥典為準據），原告之商標權仍受保護，被告或他人絕不可擅用予以侵害原告之商標權。
三、侵害營業秘密部分：㈠按「本法所稱營業秘密，係指方法、技術、製程、配方、程式
、設計或其他可用於生產、銷售或經營之資訊，而符合左列要件者：⑴非一般涉及該類資訊之人所知者。⑵因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值者。⑶所有人已採取合理之保密措施者。」、「有左列情形之一者，為侵害營業秘密。①以不正當方法取得營業秘密者。②知悉或因重大過失而不知其為前款之營業秘密，而取得、使用或洩漏者。③取得營業秘密後，知悉或因重大過失而不知其為第一款之營業秘密，而使用或洩漏者。④因法律行為取得營業秘密，而以不正當方法使用或洩漏者。⑤依法令有守營業秘密之義務，而使用或無故洩漏者。前項所稱之不正當方法，係指竊盜、詐欺、脅迫、賄賂、擅自重製、違反保密義務、引誘他人違反其保密義務或其他類似方法。」、「因故意或過失不法侵害他人之營業祕密者，負損害賠償責任。」營業秘密法第2條、第10條及第12條第1項定有明文。
㈡「樂黴素膠囊LEUCOMYCIN」藥品之製成、配方等資料為營業祕密法第2條之營業秘密：
⒈全台灣類此抗生素藥品之許可，除原告外，即另為被告公司之立克菌，並無第三家有此類抗生素藥品之製造，顯見此藥品之製成、配方非一般藥品製造商可知，有市場之經濟價值。另藥品之製程及配方均屬商業機密，此有財團法人製藥工業技術發展中心（下稱製藥發展中心）93年5月19日（93）藥技產服字第9300857號函可稽。
⒉系爭契約第3條約定：「甲方（原告）因委託乙方（被告公司）製造藥品而提供給乙方之有關製造、品管及其他資料，乙方應妥為保管並保守秘密，契約終止後該資料應一併交給甲方，乙方不得移作它用。」可知兩造將此藥品之製成、配方等資料視為營業之秘密，否則何需約定被告應「妥為保管並保守秘密，契約終止後該資料應一併交給甲方，乙方不得移作它用」。
⒊本件藥品之製程、配方資料均經內部嚴格控管，連內部人員之查閱，亦需經層層管控人員、主管之同意，另衛生署等相關網站或文獻並無法查得Leucomycin成份之製程及配分，則「樂黴素膠囊LEUCOMYCIN」之製程、方法及配方均符合營業祕密法第2條所列之非一般涉及該類資訊之人所知者（非週知性）；因其祕密性而具有實際或潛在之經濟價值者（價值性）；所有人已採取合理之保密措施者（祕密性），實務上亦肯認產品製造標準及配方屬營業祕密（參台灣雲林地方法院89年度易字第237號刑事判決）。
⒋資訊時代，因科技發展日新月異，產品更新換代之週期日益縮短，要想透過需經申請、審查等繁瑣手續之專利制度來保護企業技術之智慧財產，有其困難；另一方面，專利權期間過後，如仍為市場上非他人所知之營業資訊，仍應受保護，然依現行法，該類資訊根本不被專利制度所保護，此際營業祕密法之實益也就更加凸顯。作為智慧財產權體系中之新成員，營業祕密由於含極高之商業利潤和市場價值，實有超越專利、商標和著作權等傳統智慧財產權之發展趨勢，其中關於如何妥適處理公司營業祕密不被洩露，自然在營業祕密相關案件中持續受到關注，而非僅以有無專利權加以評價是否受保護。被告屢以原告具Leucomycin成份之藥品現無專利，即無營業祕密之主張並無可採。
㈢被告利用系爭契約期間所獲取之製程技術及資料，仿製原告有Leucomycin成分之產品：
⒈由鈞院向行政院衛生署調取之被告公司申請「正和立克菌膠囊250公絲」查驗登記之送驗資料中，即可見出：
⑴第12.13.45.46.47.93.94.95.96.頁之「處方依據」乃係直接援引告訴人之樂黴素膠囊。
⑵第14.15.頁「仿單依據」亦係直接引用告訴人之樂鰴素膠囊。
⑶第88頁之生產記錄（I）表之處方依據更援引告訴人樂黴素膠囊之「衛署藥製字第027221號」。
⑷第78.79.90之檢驗規格表（於被告送審資料中多處有該規格表）之記載與「樂黴素膠囊250公絲」成品檢驗規格表記載大部相同。
⒉樂黴素藥品與立克菌藥品主成分均為leucomycin，其他不影響藥效之賦形劑則不同。兩者之主成分leucomycin經送製藥發展中心分析檢驗比對，圖譜相同，顯見為相同製造配方製程。是被告係於受委製期間，處理原告製藥事務時，知悉原告leuc
om ycin配方、製程等營業祕密，進而違反系爭契約第3條不得移作他用之任務，直接以樂黴素Leucomycin為主要成分之立克菌膠囊，竊取原告之智慧財產。
⒊藥品開發須經⑴配方開發⑵化學、製造、管制建立⑶安定性試驗⑷生物等效性試驗⑸全部藥品查登資料備齊送衛生署查驗登記⑹申請並取得健保價，藥商開始推廣行銷等歷程。其中第⑴⑵階段時間約1至2年，第⑶階段時間約3至6個月，第⑷階段時間約1年，第⑸階段時間約1至2年，第⑹階段時間約6至12個月，故自行開發藥品約需2年9個月至5年半時間，但有相當的產製化驗資料可引用時，可能只需要1年9個月至3年半時間，即排除最前段之1-2年的「配方的開發」及「化學、製造、管制 (CMC)的建立」所需的時間。而被告公司於86年1月1日與原告簽訂系爭契約，90年1月19日取得衛生署之衛署製藥字第044
22 3號許可，90年6月1日即取得產品健保價，幾乎排除被告自行開發的可能，可認被告係在委製期間直接利用已取得之原告所有的查登及製程資料，竄改資料所有人的名稱為「正和」，而加以申請藥證及健保價。
⒋被告明顯抄襲原告配方：由於Lucomycin Capsule主成份的溶解度相當低，所以引入助溶劑的設計，原告配方所用的Twee
n 20即該配方的助溶劑；至於被告配方，除Tween 20外，雖再多加入另一助溶劑Primojel，但明顯是用來模糊原配方的格局。因在藥劑學上，Tween 20是一個較少用的助溶劑，尤其是使用在固體製劑上，Tween 20是一液體助溶劑，當用於固體製劑時，如膠囊製劑，在產品製造上十分繁雜費時。故非有必要，
Tw een 20很少出現在固體製劑配方中，即便罔顧因液體助溶劑所造成的製程困擾，也應選用較受歡迎的同一系統助溶劑Tween 80。Tween 80的助溶效果未遜於Tween 20，安全性亦較為專業配方研發人員所接受。目前已有相當多的注射劑藥品助溶劑都選用Tween 80而非Tween 20，例如DocetaxelInjection即使採用Tween80。簡言之，以今日製劑學的角度來重新設計應加入固體助溶劑，如PEG系列，而非採用液體的助溶劑。縱使偏愛液體助溶劑，也會選擇Tween 80，而非Tween 20。原告配方是由近20年前日本廠商技術轉移而來，故此設計可以被理解是早年藥劑學的層次和風格所致；被告的LucomycinCapsule為2000年左右設計的，很難想像會挑選這罕有的配方格局。另外，以原告的配方即已得知：Tween 20的使用已能達到助溶的效果，不必如被告般再加入額外的另一助溶劑Primojel，可知這一畫蛇添足的設計的確讓人有此地無銀三百兩之嫌。
⒌被告在製程上承襲原告的設計：由於啟用液體助溶劑Tween20，造成製程上必須分批加入液體助溶劑，此步驟與原告幾乎雷同。加入液體助溶劑後，也如同原告般，將乾燥終點訂為水份為3.5%，這終點的選擇太過巧合，顯有抄襲。另外，在主成份的增量上皆為3%，也難單以巧合可解釋。一般而言2%的增量是絕大多數產品的選擇，3%相當少見，除非有充分的需要和研究才會採用此增率。這些跡象，皆清晰的指出被告的製程設計結構抄襲與原告的設計。
㈣本件應依營業祕密案件之「必然揭露理論」（the InevitableDisclosure Doctrine）衡平兩造間舉證責任：
⒈民事訴訟法第277條規定「當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任。但法律別有規定，或依其情形顯失公平者，不在此限。」上開法文但書就舉證責任分配之規定即最高法院判例揭諸之誠信原則。
⒉「必然揭露原則」乃指：營業祕密與專利、商標及著作權等其他智慧財產權最大不同之處，乃營業祕密之價值在於其祕密性，一旦被揭露，其經濟價值就會銳減甚至消失，故唯有獲得及時救濟，營業祕密才能獲得及時有效保護。必然揭露理論，即是於救濟程序中，用於證明侵害營業祕密之威脅或危險存在，以禁止離職員工或受託處理者於接收秘密資訊後在相同技術領域內為其前雇主或委託人之競爭對手工作。因為離職員工或受託人於競爭對手處從事相同技術領域之工作時，將不可避免地依靠前雇主或委託人之營業祕密而必然洩露該營業祕密予競爭對手。即使相信離職員工或受託人具備足夠誠信而能夠克制自己在跳槽後不去積極地利用之營業祕密，但其卻無論如何也無法強迫自己不去利用已知悉前雇主之專門知識，因此必然揭露理論對於保護前雇主或委託人之專門知識，尤有其正當性。因為離職員工或受託人不可能將其任職於前雇主或受託期間所獲得之資訊忘得一乾二淨，至少知道那些方法有效或行不通，但該類專門知識，是公司所擁有最有價值之營業祕密。
⒊大多數營業祕密案件均是由情況證據所構築，現實上，要取得侵害營業祕密之直接且令人信服的證據十分困難。絕大多數營業祕密案件中，原告不得不求助於情況證據構築之證據，用以推論原告主張係屬真實，但即使是情況證據也不易獲得，所構築之證據網自是模糊且脆弱。相對於被告直接否認任何不當行為，原告、被告間之舉證責任應予衡平。申言之，必然揭露理論乃係根據情況證據，推論離職員工或受託人於新雇主或委託者處從事相同技術領域之工作時，將必然地揭露並使用其所知悉之營業祕密。此際被告即不得空言否認，而應對原告所提情況證據提出說明，以衡平原告、被告間之舉證責任，我國實務上亦不乏採此理論之判決（參台灣高等法院92年度上字第513號民事判決）⒋被告既係於原告委託其製造樂徽素LEUCOMYCIN期間，生產製造出全台灣除原告外僅其有之含leucomycin成份之立克菌膠囊，其製造過程實無理由不利用自原告取得製造LEUCOMYCIN之配方、規格及試驗方法。是本件舉證責任應依民事訴訟法第277條但書及營業祕密之「必然揭顯露理論」衡平舉證責任。
四、違反系爭契約關係部分：㈠系爭契約第3條明文約定：「甲方（即原告）因委託乙方（即
被告）製造藥品而提供給乙方之有關製造、品管及其他資料，乙方應妥為保管並保守秘密，契約終止後該資料應一併交給甲方，乙方不得移作他用。」㈡被告受託製造樂黴素膠囊250公絲等5種藥品，明知原告擁有系
爭商標專用權，竟自89年間起之受委託製造期間，未經原告同意，利用原告提供與其製藥之「樂黴素膠囊LEUCOMYCIN」之製造方法、製程及配方等資料，自行產製以leucomycin為主成份之「立克菌」膠囊藥品，而與原告「樂黴素膠囊LEUCOMYCIN」主成份leucomycin相同，更據此向衛生署申請藥品許可，並於90年1月領證後，自90年06月起對外公開銷售販賣，顯然違反系爭契約第3條約定。
五、台灣台南地方法院檢察署93年度調偵字第513號不起訴處分書理由不可採：
㈠關於告訴背信罪部分：
⒈原處分略以「本件Leucomycin係學名藥，被告自可申請許可製造，況學名藥查驗登記亦不以附有處方依據為必要，且被告之公司研製該藥品又有相關書籍可供參考，再由研發人員進行研製，實難認其有不法利益或意圖，故本件既無積極證據足認被告有抄襲或以告訴人所提供之主要或分向衛生署申請許可之情形，亦難認其於受委託製藥期間，有何違背其任務之行為，準此，即與背信罪之要件不符。」⒉惟查，原處分對原告即告訴人之告訴內容有所誤會，未予偵查原告告訴之內容，茲說明理由如下：
⑴原告係主張「…被告係於受委製期間，處理告訴人製藥事務時，知悉告訴人Leucomycin配方、製程等營業祕密，進而為圖自己，及正和製藥股份有限公司之利益，而違反藥品委託製造契約第3條不得移作他用之任務，直接以告訴人樂黴素Leucomy
ci n為主要成分之立克菌膠囊，致生損害市場上原僅有告訴人能製造Leucomycin成分之藥品，現另有正和公司亦能生產，而損害告訴人之利益至鉅。」，並非原處分所誤認之告訴背信部分係指被告抄襲告訴人之仿單、處方依據之形於書面上之「抄襲」行為。
⑵原處分屢將Leucomycin列為藥名，又稱藥物之主要成分等語，可見原處分之誤解與對告訴內容之誤認。蓋Leucomycin乃告訴人所產製藥品「樂黴素膠囊250毫克」之主成分，亦同為被告公司產製之藥品「立克菌膠囊250公絲」之主成分。原處分誤會藥品名稱為「Leucomycin」，而此種誤解可能係因跨領域，且為被告利用此跨專業領域而予誤導矇混所致。
⑶原處分以被告製產本件藥品係於88年間其經銷商陳信忠建議，再由研發部卓淑玲提供主要原料給林永興研發，並有試製過程紀錄。然查，一般藥品之開發歷程，至少須4至7年，被告稱其於88年始行研發，然竟能於89年即能向衛生署申請藥證，於
90 年1月領證上市，乃屬不可能之事，其顯乃引告訴人於86年交付製程配方，省略開發歷程。
⑷原處分以88年間卓淑玲提供主要原料予林永興研發抗生素，原處分卻未調查88年卓淑玲之所謂主要原料何來，有無取得來源之憑證？究88年正和公司有無購入或以他法取得所謂之主要原料，卓淑玲所言是否可採？且研發人員林永興亦供稱，主成分Leucomycin並未研試，其僅就其他賦形劑為研試，此即應驗告訴人所述，被告係引告訴人委製Leucomycin之製程、配方，另加其他之賦形劑，而製造其「立克菌膠囊250公絲」。再如前述，被告公司研發人員林永興，已明述其對主成分「Leucom
yc in」未予研發，原處分卻有以「…雙方各選擇其一之稀釋液配製法…準此，該稀釋液配製法既不相同，亦難認被告有剽竊告訴人商業機密之嫌。」，原處分顯誤會該稀釋法係研製「Leuc omycin」之製程。
⑸原告屢於偵查中陳述，Leucomycin絕非如被告所述任何人均得予以研發，亦提出行政院衛生署藥政處之網站公告查詢資料，證明除被告仿製之「立克菌膠囊250公絲」外，全台灣含有「Leucomycin」成份之藥品只有原告台灣東洋藥品工業股份有限公司產製之藥品才有「Leucomycin」成份，而此市場銷售之良藥，如可隨意即能製造，其他藥廠皆是魯鈍，惟被告聰明，懂得如何製造？非也，此乃被告援用告訴人之關於「Leucomycin」製程、配方也。
⑹原處分稱分析方法可參考1990年版「日本抗生物質醫藥品基準解說」，亦係誤解，蓋分析方法無法研製Leucomycin，藥品之開發、製程及配方皆係機密，除衛生署不公開外，製藥發展中心亦明示此為商業機密，是絕非此分析方法即可產製Leucom
yc in成份。㈡關於商標法部分：
原處分略以被告所使用者為「Leucomycin」，僅字首第一個英文字母為大寫，與告訴人之商標均大寫不同；而二者之包裝標示字體亦不同，認不致使一般消費大眾誤認混淆，認被告無有欺騙他人意圖。惟：
⑴商標文字之大、小寫差異，惟讀音未有差異，字母亦相同，當是誤認混淆。此由經濟部所頒之商標「混淆誤認之虞」審查基準，「誤認類型」所載「HTC」與「Htc」係屬混淆誤認類型可知。
⑵商標法第30條第1項第1款不受他人商標權效力拘束，其要件為「以『善意』且『合理』使用之方法」。被告稱其會標上「
Le ucomycin」係成分之要求所致。然既曰為標示成份，則為何被告需於其瓶罐上之成分欄外「立克菌膠囊」字眼下特別括弧表示Leucomycin，此部分欄位並非成份欄，由此即顯可知被告並非善意、合理使用告訴人所持商標字樣「Leucomycin」。
⑶如同台灣台南地方法院檢察署93年度調偵字第513號，原告94年3月9日刑事部分撤回起訴及補充告訴理由狀證物5）其上藥品查驗事項九所載，藥品名稱應冠上藥商商號，即如92營偵字第487號92.09.18.刑事補充告訴理由三狀附件十所附藥品查驗準則一般。再依94年3月9日刑事部分撤回起訴及補充告訴理由狀證物4之十可見出，藥典應係指中華藥典為準，倘被告列舉係中共藥典之搜尋代碼，又未附該內頁說明，並無法說明中華藥典究為何？⑷LEUCOMYCIN係屬原告商標，非可任意使用之藥用文字，尤其需特表明者，並非係Leucomycin於藥界常供人提及後，原告方申請為商標。此由原告92年09月18日補充告訴理由狀證物二可見出早於50年「LEUCOMYCIN」即為商標文字。退萬步言，使用「leucomycin」於藥品上，至少應加註廠牌名稱。此如同「陳長安編著，常用藥物冊」列明需載（東洋）「Leucomycin」字樣；亦即至少要在其藥品品名之標示上，冠以藥商商號，此亦有68.05.03衛署藥字第00220853號之「修正『藥品查驗登記準則』」第二部分A.1.g.之規定可稽，是被告所為實係不當之行徑。故被告至少亦應註明為「東洋Leucomycin」，尤其不得用於同類商品直接標示而致消費者混淆誤認。被告所為侵害原告之商標權。原處分疏查，自有不當，不應為被告有利之認定。
六、被告甲○○應與被告正和公司負連帶賠償之責：
㈠、按「因故意或過失，不法侵害他人權利者，負損害賠償責任。故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人者亦同。違反保護他人之法律，致生損害於他人者，負賠償責任。」、「公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法令致他人受有損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責。」為民法第184條及公司法第23條第2項所定。
㈡、原告提供與被告正和公司製藥之「樂黴素膠囊Leucomycin」製造方法、製程及配方等資料，乃營業秘密法第2條所稱之營業秘密，被告取得營業秘密後，再以不正方法使用洩露，侵害原告之營業秘密（同法第10條），依同法第12條第1項規定，應負損害賠償之責。又被告甲○○係正和公司之負責人，依公司法第23條第2項之規定，應負連帶賠償責任。
七、損害賠償之範圍：㈠民法第216條：「損害賠償，除法律另有規定或契約另有訂定
外，應以填補債權人所受損害及所失利益為限。依通常情形，或依已定之計劃、設備或其他特別情事，可得預期之利益，視為所失利益。」㈡商標法第63條：「商標權人請求損害賠償時，得就下列各款擇
一計算其損害：一、依民法第216條規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，商標權人得就其使用註冊商標通常所可獲得之利益，減除受侵害後使用同一商標所得之利益，以其差額為所受損害。二、依侵害商標權行為所得之利益；於侵害商標權者不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項商品全部收入為所得利益。三、就查獲侵害商標權商品之零售單價五百倍至一千五百倍之金額。但所查獲商品超過一千五百件時，以其總價定賠償金額。前項賠償金額顯不相當者，法院得予酌減之。商標權人之業務上信譽，因侵害而致減損時，並得另請求賠償相當之金額。」㈢營業秘密法第13條：「依前條請求損害賠償時，被害人得依左
列各款規定擇一請求：一、依民法第216條之規定請求。但被害人不能證明其損害時，得以其使用時依通常情形可得預期之利益，減除被侵害後使用同一營業秘密所得利益之差額，為其所受損害。二、請求侵害人因侵害行為所得之利益。但侵害人不能證明其成本或必要費用時，以其侵害行為所得之全部收入，為其所得利益。依前項規定，侵害行為如屬故意，法院得因被害人之請求，依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過已證明損害額之三倍。」㈣系爭契約第8條：「違約之一方應無條件負責賠償對方之一切
損失。」㈤原告於89年使用營業秘密、商標時，通常可獲得之利益為基準
，減除被告於90年1月19日領證上市侵害原告營業祕密及商標後迄93年止，原告每年銷售之差額合計為46,469,721元。
八、原告提出照片6張、經濟部中央標準局商標註冊証、藥品委託製造契約書、衛署藥製字第044223號許可證詳細資料、健保用藥品項查詢表、「立克菌」藥品包裝標貼及說明書、製藥發展中心分析檢驗報告、公司變更登記事項卡、衛生署藥證處公告、商標圖樣、銷售圖、藥品開發歷程表、香港立法局參考資料、常用藥物治療手冊、藥品查驗登記準則、「樂黴素LEUCOMYCIN」及「立可菌膠囊」藥品許可證、台灣高等法院92年度上字第513號民事判決、常用藥品手冊、交付資料一覽表、製造標準書、原料規格與試驗方法、成品規格與試驗方法、行政院衛生署藥證處之網站公告查詢、切結書、查驗表格、檢驗規格表、藥品開發歷程、2001年至2005 年產品銷退貨明細表，並聲請本院向行政院衛生署調取兩造申請「樂黴素LEUCOMYCIN」及「立可菌膠囊」藥品許可證時檢送之資料，聲請調取台灣台南地方法院檢察署93年度偵字第513號卷宗，囑託會計師公會全國聯合會或其他鑑定機關鑑定銷售利潤差額，聲請傳喚證人李龍鳳、林重慶。據此，原告訴請⑴被告應連帶給付原告新台幣（下同）9,267,000元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。⑵禁止被告正和製藥股份有限公司使用原告商標中「Leucomycin」之文字。⑶被告正和製藥股份有限公司應將藥品名稱立克菌膠囊250公絲之瓶罐標籤、及說明書上之「Leucomycin」文字除去。⑷被告應連帶負擔費用將本件民事確定判決認定被告違反商標法部分，以長二十五公分、寬十九公分之篇幅，登載於自由時報第一版下半頁壹日⑸訴訟費用由被告負擔。⑹第⑴⑵⑶請求，原告願供擔保請准宣告假執行。
貳、被告辯稱則以：
一、侵害商標權部分：㈠被告公司所生產之「立克菌膠囊」藥品，其產品商標標示為「
正和立克菌Likejhn」，而原告所註冊第499614號系爭商標，其商標圖樣為「樂黴素LEUCOMYCIN」。被告公司所使用之圖樣，從文字、形狀、外觀，綜合觀察，其意識上或讀音上之感受與系爭商標均非相同，亦不近似，予一般消費者印象截然不同，更況讀音亦迥異，異時異地隔離觀察，客觀上實難謂有使一般商品購買人將二者聯想或誤認係表彰同一商品來源，而產生混同誤認誤購之虞，非屬相同或近似之商標，自無侵害商標權之情。
㈡被告公司於包裝標貼及說明書上使用「Leucomycin」字樣屬商
標法第30條第1項第1條規定之「合理使用」，不受原告商標權效力之所拘束：
⒈按商標法第30條第1項第1款規定：「凡以善意且合理使用之方法，表示自己之姓名、名稱或其商品或服務之名稱、形狀、品質、功用、產地或其他有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用者，不受他人商標權之效力所拘束」；又藥事法第75條規定：「藥物之標籤、仿單或包裝，應依核准，分別刊載左列事項：⑴廠商名稱及地址。⑵品名及許可證字號。⑶製造日期或批號。⑷主要成分含量、用量及用法。⑸主治效能、性能或適應症。⑹副作用、禁忌及其他注意事項。⑺有效期間或保存期限。⑻其他依規定應刊載事項。前項第七款經中央衛生主管機關明令公告免予刊載者，不在此限」。
⒉「LEUCOMYCIN」實為抗生素藥品之成分，有下列資料可稽：
⑴依日本西元1983年「廣川」藥科學大辭典中，記載英文及德文「LEUCOMYCIN」之原料名稱稱謂。
⑵依日本西元1986年版之日本抗生素藥品標準一書中，「LEUCOMYCIN」乃為原料名稱之一種。
⑶依日本WAKO Pure chemical Industries公司於西元1988至1989年版提供之試劑中亦有「LEUCOMYCIN」使用之稱謂。
⑷依日本藥局方解說書西元1996年第13版中記載指出「LEUCOMYCIN」為原料名稱之一。
⑸行政院衛生署所核准被告正和公司與原告之藥品許可證與詳細處方成分之電腦查詢資料上，「LEUCOMYCIN」均係作為成分名稱之標示。
⑹中央健康保險局之健保用藥品項之電腦查詢中，「LEUCOMYCIN」亦作為成分之標示。
⑺原告所生產之「樂黴素」藥品仿單內亦記載「LEUCOMYCIN是MACROLIDE系廣領域抗生素」。
⑻原告所提健保用藥品項查詢上亦記載「LEUCOMYCIN」為成份之記載事項。
⑼原告所提Merck Index第12版及英國皇家醫藥學會第31版藥典補編，不僅述及「LEUCOMYCIN」為一種抗生素藥品之成分，且均有「LEUCOMYCIN」之分子式及化學成分之敘述，該等書籍亦均在訂定系爭契約前，益可證明「LEUCOMYCIN」之成分，配方無何秘密可言。
⒊原告所有系爭商標中有關「Leucomycin」之字，實為一種抗生素藥品成分，被告公司所生產「正和立克菌膠囊250公絲」藥品上，雖有「Leucomycin」字樣，惟此乃依藥事法與行政院衛生署公告之「藥品查驗登記審查準則」相關規定，必須將「成分予以標示」之要求所致，僅係「表示商品之品質及其他有關商品本身之說明，附記於商品之上」。再者，被告公司生產製造之「正和立克菌膠囊250公絲」，按其商品外包裝與原告生產之「樂黴素LEUCOMYCIN」外包裝無論體積、外型、包裝紙主要顏色、字樣等均有明顯差異，一般消費大眾當不致對此二者之區別產生混淆。而「正和立克菌膠囊250公絲」之藥品雖有「Leucomycin」之字樣，然一用在商品名稱「立克菌膠囊」下方之不明顯處，另一處則用在成分標示欄位上，應認如此使用方法確係顯「非作為商標使用者」，參諸商標法第30條第1項第1款規定，應認被告之使用不受原告所有系爭商標權效力所拘束。另原告舉「修正『藥品查驗登記準則』稱『至少要在其藥品名之標示上冠以藥商商號』」云云，被告之藥品亦已標明「正和」，應符合該準則。
⒋另「LEUCOMYCIN」為通用藥品成分之名稱，依商標法第23條第1項第2款規定「表示商品或服務之形狀、品質、功用或其他說明者」，依法應不得申請註冊，故原告就系爭文字可否申請註冊取得專用權利，實有疑問，併此敘明。
㈢原告前以被告甲○○涉嫌違反商標法等罪嫌提起刑事告訴，曾
奉台灣台南地方法院檢察署92年營偵字487號不起訴處分，雖原告不服提起再議，經台灣高等法院台南分院檢察署發回重新調查，亦再經台灣台南地方法院檢察署93年調偵字513號不起訴處分在案而予以不起訴處分在案。
二、侵害營業秘密部分：㈠本件非營業秘密法第2條所稱營業秘密：
⒈按營業秘密法第2條規定，本法所稱營業秘密，係指方法、技術、製程、配方、程式、設計或其他可用於生產，銷售或經營之資訊而符合左列要件者：⑴非一般涉及該類資訊之人所知者⑵因其秘密而具有實際或潛在經濟價值者⑶所有人已採取合理之保密措施者。以上三要件，參學者之見解，係三者必須兼具始得稱之。「Leucomycin」已經上開「廣川」藥科學大辭典等書籍廣為說明，應為一般涉及該類資訊之人所知，自不符合營業秘密法之營業秘密要件。
⒉部分藥品之製程及配方固可能為營業秘密，但非可因此而謂本件藥品之製程及配方即屬營業秘密，國際間有些藥品一旦專利過期，各藥廠均能製造。原告主張對一項國際間早已製造多時之藥品擁有營業秘密。不僅令人生疑，況依「廣州」藥科學辭典、日本抗生素藥品標準、WAKO Pure chemicalIndustries公司試劑節錄、日本藥局方解說書等書籍均有本件藥品之分子式及說明，該等書籍公開時間，均比原告申請本件商標之申請日期（79年2月15日）為早，亦比系爭契約訂立日期（86年1月1日）為早，故由兩造所提諸多藥品手冊及藥典可知於原告委託被告製造本件藥品前，該藥品已為國際藥品市場上公開之資訊，已無機密性可言，且被告為一合法ＧＭＰ藥廠，於受託前即有生產抗生素之經驗，如該藥品之製程或配方為原告之營業秘密，則原告何以提不出委託當時，曾交付何項屬於其所特有或自行開發而為國際間所不知之秘密？㈡原告並未舉證曾提供被告何種資料，被告亦未侵害原告之營業秘密：
⒈系爭契約第3條關於保管之文字，係由原告所提供之文字，且前提為原告因委託製造而「提供」資料（該資料尚須符合營業秘密法第2條之規定）被告應妥為保管並保守秘密，並非意謂有此條文，即證明原告已「提供」符合營業秘密法之營業秘密予被告，原告固主張曾提供製造方法，製程及配方等資料，然未見其舉證證明提供何種製造方法，何項製程及何項配方？⒉行政院衛生署之藥品「審查紀錄單」處方依據係指其他先進國家（美、英、日本、瑞士、加拿大、法國、澳洲、德國、比利時、瑞典等）各年版之藥典，此乃各藥品製造之處方依據。至原告所舉第12、13、45、46、47、93、94、95、96各頁乃原告樂黴素之相關資料，第12、13頁為該署之電腦資料，第46、
47 、95、96頁為網站上的資料，第94頁為仿單，並無原告所稱「援引」原告之「處方依據」，原告所言與事實不符。
⒊第14、15頁固為原告之仿單，然其為公開資料，不知原告就該公開資料有何秘密可言？⒋第88頁之生產紀錄（I）表之處方依據雖載有「衛署藥製字第027221號」字樣，惟按學名藥查驗登記時，本不需要檢附處方依據，此有行政院衛生署88年7月23日衛署藥字第88037438號函可稽，因此前開記載目的是標示相關經審查通過之藥品，以減省審查作業時間而已，何況該字號為公開文件，任何人於網站上均可查詢，無何秘密可言。
⒌第78、79、80頁為被告公司立克菌膠囊之檢驗規格，由其上制定依據可知被告公司係依據「日本抗生物質醫藥品基準解說
19 98年版及廠規」，至於原告之系爭產品，檢驗規格係依據「日本抗生物質醫藥品基準解說1990年版及廠規」，即雙方各有依據。至於所稱「數據及文字記載大部相同」之語，又有誤導之嫌，蓋各該藥品之數據均為真實記載，而該文字敘述又非文學、藝術之論著，其格式用語大抵相同，此又有何營業秘密可言，請原告勿用「著作權」之觀念闡述營業秘密之爭議，根本問題仍在於原告之營業秘密是什麼？什麼樣的資訊是原告的營業秘密？原告如未能詳細舉出並為證明，僅含混稱「數據文字記載大部相同」仍未能令人了解其營業秘密。
⒍按「Leucomycin」膠囊屬學名藥，主成分相同，但其他賦形劑不必要一定相同，此有製藥發展中心93年5月18日藥技產服字第9300857號函可稽。查原告之樂黴素膠囊有三種賦形劑，被告之立克菌膠囊則有八種賦形劑，而賦形劑之作用即為影響該藥品之安定、吸收、溶離，賦形劑之不同，即影響其製程。原告以「不影響藥效之賦形劑」之語，冀為誤導法院，再以主成分均為「Leucomycin」，而主張「顯見其為相同之製程」，其主張顯有不實。參製藥發展中心前開回函說明，學名藥之主成分相同，不一定主成分相同，即可認為製程相同，更何況雙方之賦形劑有明顯之不同，自有不同製程。至於國內市場有無其他廠商亦製造此種抗生素，亦不足認僅有原告能製作，更何況除被告所舉之藥典均有「Leucomycin」之成分外，製藥發展中心前開函亦明認「此藥品僅於日本藥典有詳細收載『Leucom
yc in』之規格及分析分法」，既然規格及分析分法已經日本藥典詳載及公開，自無營業秘密可言。
⒎另原告主張藥典應以中華藥典為準，又有不實。按查驗表格固稱「單方製藥可以統一命名加冠廠名或採用商品名。統一命名以中華藥典收載為準」，然其並不及於其他事項，而被告係舉日本之藥典為證，且該藥典均早於原告申請系爭商標時間，證明「Leucomycin」為一種抗生素藥品之成分，被告之標示僅為「表示商品本身之說明」非為命名，更非作商標使用，原告說辭，恐有誤解。
㈢「LEUCOMYCIN」為一現成藥品，其成分已極清楚，不屬新藥，
自無所謂藥品開發時程之問題，另原告稱「臨床上的許多資料被告均引用原告已有之資料，減少上市之時間」云云，並不實在，原告應具體證明被告引用何項原告之資料，而該資料亦符合營業秘密之要件，否則即有空口爭辯之嫌。。
㈣被告公司縱未選用較新型之Tween 80助溶劑，亦無法認定被告侵害原告之營業秘密：
⒈原告前述所稱，亦可見被告公司「立克菌Likejhn」藥品之助溶劑有Tween 20及Primojel，與原告「樂黴素LEUCOMYCIN」藥品僅以Tween 20為助溶劑迥不相同，此亦為原告所自承。故被告公司「立克菌Likejhn」與原告「樂黴素LEUCOMYCIN」藥品除主要成分、稀釋液配製法、賦形劑等眾多不同外，採用之助溶劑亦有差異。而原告所稱「助溶劑Primojel是用來模糊原本配方之格局」云云，為無根據之臆測之詞，實不足採。
⒉再者，選用之助溶劑為Tween 80或Tween 20，實為見仁見智之問題，與營業秘密無涉，況被告公司之「立克菌Likejhn」藥品於88年開始研發，縱未選用較新型之Tween 80助溶劑，亦無法以此驟然認定被告侵害原告之營業秘密。
⒊關於被告自行研發「立克菌Likejhn」藥品之事實，業經台灣高等法院台南分院檢察署94年度上聲議字第717號駁回再議處分書闡述綦詳：「八十八年間被告公司之經銷商陳信忠向被告公司業務部副總王進賢建議研發本件立克菌藥物，王進賢即向研發部下達研發之命令，再由研發部主管卓淑玲指示林永興負責研製該藥品，卓淑玲並提供主要原料給林永興研發抗生素膠囊，其試製過程有當庭提出試製紀錄，有證人陳信忠、王進賢、卓淑玲、林永興、結稱在卷，足認本件立克菌藥物有經研製過程」，故被告公司屬自行研發「立克菌Likejhn」藥品，縱然被告之助溶劑有一部份與原告相同，亦不得因而抹煞被告自行研發之事實，認定被告侵害原告所稱之「營業秘密」。
三、證人李龍鳳、林重慶證言之真實性恐非無疑：㈠證人李龍鳳、林重慶於鈞院94年12月1日庭訊時證稱曾提供相
關製造標準書、規格方法於被告公司，且上開資料具有機密性云云。
㈡然李龍鳳、林重慶兩人為原告公司之員工，其證言偏坦原告公
司可能性較高，難期待其為公正之陳述，且渠等之證言無庸具結，無從擔保其真實性。
㈢證人李龍鳳證稱其曾寄送製造標準書於被告公司云云，然原被
告自86年簽訂藥品委託製造生產契約書迄今近10年，被告公司對於原告公司是否確曾寄出上開資料，以及被告公司是否收受上開資料，均已無從查考。
㈣再者，被告公司本為富有藥品製造經驗之優良GNP藥廠，自83
年開始即已著手從事抗生素之製造，並有生產其他抗生素藥品，原告亦因被告公司之經驗豐富，始於86年與被告公司簽署系爭契約，被告公司本具有生產抗生素藥品之能力，實無「抄襲」原告公司資料之必要。
四、損害部分：㈠原告以銷售之差額作為損害賠償之數額，缺乏合理依據：
⒈藥品銷售額之多寡，與製銷者本身銷售能力、產品品質、市場變遷、廣告、是否有替代藥品等因素息息相關，因此銷售額下降之結果，即推論必為某項因素所產生，似無依據。
⒉據衛生署網站之查詢結果（網址：http://203.65.100.151/DO8180.asp），與原告藥品「樂黴素LEUCOMYCIN」、被告藥品「力克菌」適應症相同（即均為「革蘭氏陽性、陰性菌、立克次氏體及巨型濾過性病毒感染症」）之藥品，高達144種之多，故原告銷售額之減少，即不能排除市面上替代藥品眾多之因素。
⒊原告欲證明其利益之差額，亦應提出89年至94年「樂黴素LEUCOMYCIN」之銷售資料及利潤之計算標準為證據，由法院對之加以直接審理，並由被告對此證據進行攻擊防禦。然原告竟捨棄直接證據，而請求由會計師公會全國聯合會或其他機關對原告藥品之營業額加以「鑑定」。原告之此舉或為避免其銷售資料遭知悉，但同時亦剝奪被告接觸該證據、對之加以辯論之訴訟上防禦權。再者，鑑定人之功能原在本於專門知識，輔助法院判斷特定證據問題。然由原告請求鑑定之事項以觀，藥品之銷售額及銷售額差額之合計，會計師均僅就該銷售資料予以加總、比較，並非判斷證據，無法認定證據之真實。如此是否符合「鑑定」之意義，尚非無疑。若准許原告鑑定之聲請，由於被告未接觸相關資料，勢難對該「鑑定報告」加以辯論，被告企圖以法院選任之鑑定人出具鑑定報告之方式影響法院對事實之認定及侵害被告之防禦權，乃捨近求遠，模糊焦點。縱原告提出藥品之銷售資料及利潤之計算標準，亦不必可然得證明原告所受之損害，更何況會計師出具之銷售額、銷售差額之「鑑定報告」耶？是以，懇請鈞院駁回原告請求選任鑑定人之聲請。
五、被告提出日本西元1983年「廣州」藥科學辭典節錄、西元1986年版之日本抗生素藥品標準節錄、日本WAKO Pure chemic
al Industries公司試劑節錄、日本藥局方解說書西元199 6年第13版節錄、行院衛生署所核准正和公司與原告之藥品許可資料、中央健康保險局之健保用藥品項查詢資料、「樂黴素」藥品產品說明、藥品查驗登記審查準則節錄、「立克菌膠囊」藥品之仿單、系爭商標權經濟部智慧局網站檢索資料、第37321號商標經濟部智慧局網站檢索資料、第11580 號商標經濟部智慧局網站檢索資料、行政院衛生署藥品審查紀錄單、行政院衛生署88年7月23日衛署藥字第880 37438號函、樂黴素及力克菌適應症相同藥品一覽表。據此，聲明⑴原告之訴駁回。⑵如受不利之判決，願供擔保請准免假執行。
⑶訴訟費用由原告負擔。
參、本件兩造不爭執事項：
一、「樂黴素LEUCOMYCIN」商標圖樣為原告於79年10月1日經經濟部中央標準局核准，取得商標專用權，專用期間延展至98年9月30日。
二、被告甲○○為被告正和公司之負責人，被告正和公司曾於86年1月1日與原告簽訂系爭契約，受原告委託製造「樂黴素膠囊250公絲」等藥品，委託製造期間為86年3月1日起至91年2月28日，系爭契約第3條記載：「甲方（即原告）因委託乙方（即被告）製造藥品而提供給乙方之有關製造、品管及其他資料，乙方應妥為保管並保守秘密，契約終止後該資料應一併交給甲方，乙方不得移作他用。」
三、被告正和公司自89年起，產製「立克菌Likejhn」藥品，在藥品包裝上除記載上開名稱外，並在名稱下加上「Leucomycin」等字樣名稱，並向衛生署申請藥品許可，並於90年1月19日領證後，對外公開販售。
四、被告正和公司所產製之「立克菌」藥品，其標榜之成分與效能均與原告所產製之「樂黴素LEUCOMYCIN」相似，均係健保用藥之一的抗生素藥品「Leucomycin」，屬專利過期後核准的學藥名，於日本之藥典中有詳細收載「Leucomycin」之規格與分析方法，又此藥品為膠囊劑型，主成分原料約佔製劑之百分之90以上，其餘為賦形劑。目前為原告之「樂黴素」膠囊與被告正和公司之「立克菌」膠囊持有許可證。
五、原告生產之「樂黴素」與被告正和公司生產之「立克菌」藥品，賦形劑不同。
六、上揭不爭執事項，業經原告及被告所是認而不爭執，是可認為真實。
肆、原告起訴主張：伊於79年10月1日取得「樂黴素LEUCOMY CIN」商標專用權，專用期間自79年10月1日起至98 年9月30日。嗣於86年1月1日與被告公司簽訂系爭藥品委託製造契約，由被告公司受託於86年3月1日至91年2月28日製造「樂黴素膠囊250公絲」等藥品，詎被告公司未經伊同意，自89年間起即利用伊提供「樂黴素膠囊LEUCOMYCIN」之製造方法、製程及配方等資料之機會，自行產製與「樂黴素膠囊LEUCOMYCIN」成份、藥效相同之「立克菌」藥品，更據以向衛生署申請藥品許可，並於90年1月19日領證，對外公開銷售販賣。
甚在其自行生產之「立克菌」膠囊包裝標帖及說明書上，使用近似系爭商標之「Leucomycin」字樣名稱，違反系爭契約，不法侵害原告之營業祕密及系爭商標專用權，損害原告權益。惟為被告否認，並以上揭情詞辯，是本件爭點厥為：⑴被告公司所產製之藥品商標記載「立克菌Like jhnCapsul
es 250mg」（Leucomycin）等字樣名稱，是否為與原告註冊專用之「樂黴素LEUCOMYCIN」商標圖樣為相同或近似之商標，而侵害原告系爭商標權？⑵縱使屬於相同或近似，被告公司使用（Leucomycin）等字樣名稱，是否屬於商標法第30條第1項第1款（參藥事法第75條）所規定之合理使用，而不受原告商標權效力之拘束？⑶被告公司自行產製立克菌膠囊，有無侵害原告之營業秘密
情事？⑷被告有無違反系爭契約第3條、第8條之約定？⑸如被告侵害原告商標權及營業秘密成立，損害範圍為何？
伍、本院得心證：㈠被告於其產製之「立克菌Likejhn Capsules 250mg」產品包裝
、說明書上使用Leucomycin與原告商標並不近似：⒈按「商標專用權人對於侵害其商標專用權者，得請求損害賠償，並得請求排除其侵害；有侵害之虞者，得請求防止之。」修正前商標法第61條第1項定有明文，該條文經修正為現行商標法第61條第1項：「商標權人對於侵害其商標權者，得請求損害賠償，並得請求排除其侵害；有侵害之虞者，得請求防止之。」其僅作部分文字修正，實質意義並未變更。關於侵害商標權之態樣，86年5月7日修正公佈之舊商標法第61條第2項規定：「有第62條第1款或第2款規定之情事者，視為侵害商標專用權」，明示「意圖欺騙他人，於同一商品或類似商品，使用相同或近似於他人註冊商標之圖樣者」及「意圖欺騙他人，於有關同一商品或類似商品之廣告、標帖、說明書、價目表或其他文書，附加相同或近似於他人註冊商標圖樣而陳列或散佈者」等情形應視為侵害商標專用權，嗣92年5月28日修正公布、同年11月28日施行之商標法，除第61條第2項修正為「未經商標權人同意，而有第29條第2項各款規定情形之一者，為侵害商標權」外，復於第62條規定「視為侵害商標權」之兩款情形，分別為「未得商標權人同意，明知為他人著名之註冊商標而使用相同或近似之商標或以該著名商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致減損著名商標之識別性或信譽者」與「明知為他人註冊之商標，而以該商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致商品或服務相關消費者混淆誤認者」，惟前揭「為侵害商標權」、「視為侵害商標權」所規定者，僅為商標法第61條第1項「侵害商標權」之例示態樣，雖修正前後文字稍有差異，然均應屬商標法第61條第1項「侵害商標權」之內涵。再所謂侵權行為之排除，自以現時存在及將來可能發生者為對象，若為過去已生之侵權行為，則為損害賠償問題，此在民法有關侵權行為之規定如是，在商標法之規定亦同，本件原告主張被告自89年起即有侵害商標權及營業秘密之行為，除訴請損害賠償外，並訴請排除被告對其商標權之侵害，依上開說明，原告訴請排除侵害之部分爰依修正後之現行商標法加以判斷，合先敘明。
⒉按商標法之立法目的，依該法第1條之規定，係為保障商標權及消費者利益，維護市場公平競爭秩序，促進工商企業正常發展。至於商標權之取得，依該法之規定，採取註冊主義，判斷商標權是否受到侵害，除應判斷商標是否近似、商標所依附之商品是否類似外，尚應考慮他人對於該商標之使用是否違反商標法之立法目的；倘他人對於該商標之使用不致使消費者產生混淆誤認之虞，亦未破壞市場上公平競爭之秩序，依立法目的解釋，即無侵害他人商標權可言。又商標乃事業經營者為表彰商品來源之商品標記，商標為達到表彰商品來源之功能，必須具備顯著性。所謂商標圖樣相同，係指兩者圖樣完全相同，難以區別而言，此有最高法院72年度台上字第4409判決可資參照。至所謂商標之近似，係指具有普通知識經驗之商品購買人，於購買時施以普通所用之注意，猶不免有混同誤認之虞者而言；商標之近似與否，應就其文字、圖形或記號，異時異地為隔離及通體之觀察為標準，不得以偏概全，取其部分之文字類同而認定商標之近似，則有最高法院21年上第1073號判例及83年度臺上字第2818號判決可資參照。商標圖樣之近似，以具有普通知識經驗之購買人，於購買時施以普通所用之注意，有無混同誤認之虞判斷之。最高行政法院30年判字第10號判例因認：構成商標之圖形、文字，總括其各部分，從隔離的觀察，其全體之外觀上，苟易發生混同誤認者，固屬近似，若其主要部分於異時異地各別觀察，無論在外觀上名稱上或觀念上有足以引起混同誤認之虞時，亦係近似。而其附屬部分之有無顯著差異，則非所問。
３查「立克菌Likejhn Capsules 250mg」及「樂黴素LEUCOMYCIN」藥品包裝上雖均使用「LEUCOMYCIN」或（Leucomycin）英文之拼字，然在非以英文讀音為國內交易之我國商場，英文讀音之重要性顯遜於該藥品形體之外觀之辨識。原告所享有商標專用權之註冊商標並非單獨使用「LEUCOMYCIN英文字樣」，而係同時搭配「樂黴素」圖樣，此有經濟部中央標準局第00000000號註冊證可稽（參本院卷一第20頁）。原告「樂徽素LEUCOMYCIN」外觀標籤為黃底黑字，包裝上標示有台灣東洋藥品工業股份有限公司，藥品包裝上「樂徽素LEUCOMYC IN」所標示粗黑體字，英文字母部份均為大寫；而被告「立克菌LikejhnCapsules 250mg」外觀標籤為白底紅字，其包裝上標明正和製藥股份有限公司，藥品包裝上標示「立克菌」紅色粗體中文字，下方一排文字「Likejh n Capsules 250mg」為紫色及綠色底佐以白色字體，其下以小字標示（Leucomycin），並未特加強調「Leucomycin」字樣之顯著性，而係以較小之字體附註，要無以「Leucomycin」吸引消費者注意之意圖，且斟酌其版面配置、顏色對比、字體字型、字樣大小及是否特別加強其顯著性等情，尚難認被告將（Leucomycin）援引為商標使用，則被告藥品包裝即使異地異時隔離觀察，應無使一般具有普通知識經驗之商品購買人發生誤認之虞，二者商標尚難謂近似。
㈡縱屬相同或近似，被告公司使用（Leucomycin）等字樣名稱，應可認係商標法第30條第1項第1款所規定之合理使用：
⒈按藥事法第75條規定，藥物之標籤、仿單或包裝，應依核准，分別刊載下列事項：⑴廠商名稱及地址。⑵品名及許可證字號。⑶批號。⑷製造日期及有效期間或保存期限。⑸主要成分含量、用量及用法。⑹主治效能、性能或適應症。⑺副作用、禁忌及其他注意事項。⑻其他依規定應刊載事項。前項第四款經中央衛生主管機關明令公告免予刊載者，不在此限。另，凡以善意且合理使用之方法，表示自己之姓名、名稱或其商品或服務之名稱、形狀、品質、功用、產地或其他有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用者，不受他人商標權之效力所拘束，復為商標法第30條第1項第1款所定。
⒉查諸多藥典書籍將「LEUCOMYCIN」記載為抗生素藥品之成分，此有西元1986年版之日本抗生素藥品標準、日本WAKO Pure
ch emical Industries公司於西元1988至1989年版提供之試劑節錄、日本藥局方解說書等可稽，另行政院衛生署核准被告正和公司與原告之藥品許可證與詳細處方成分之電腦查詢資料上「LEUCOMYCIN」均係作為成分名等，均可得知「LEUCOMYCIN」廣泛被使用作為抗生素藥品之成分。
⒊原告主張，Leucomycin係日本細菌學者Shibasaburo Kitasato在1953年發現之一種巨環類抗生素，故以其姓氏命名為kita
sa mycin，經著名的化學藥品手冊Merck Index第9版，於1976首次收錄系爭抗生素，編纂成冊出版，該手冊第12版亦以相同的序號及內容收錄。該手冊為美國人所編錄，取其商品名「le
uc omycin」代替「kitasamycin」，恐係於學術界或任何領域所默許之愛國情操所致云云，更足徵「Leucomycin」藥典書籍廣泛使用「Leucomycin」為抗生素藥品成分之記載。
⒋財團法人醫藥工業技術發展中心（下稱醫藥發展中心）將兩造產製藥品之相關資料加以比對，於93年12月9日（九三）藥劑總字第9302089號函復稱，依工具書Merck Index第5480 頁記載：…kitasamycin及Leucomycin，是一種Macrolide抗生素…。Merck Index是以Leucomycin的名稱來作品名…此二名稱均可視為學名。其實台灣東洋公司所用之分析方法也是參考此書…常用藥品手冊可能係採用「日本抗生物質醫藥品基準解說」之品名，故以kitasamycin列為學名。常用藥品手冊非為公定書，僅為參考資料，而Merck Index及「日本抗生物質醫藥品基準解說」則為法定公定書，以查驗登記角度來說，此二品名均為學名（參93年度調偵字第513號偵查卷第10頁）。足徵Leuco mycin被廣泛使用為藥品成分，其於藥品包裝上附註（Leucomy in）應可認為係合理使用。
⒌原告雖主張，參照68年5月3日衛署藥字第00220853號「修正『藥品查驗登記準則』」第二部分，A.1.g.之規定，商標法第
30 條第1項第1款之合理使用至少要在藥品品名標示上冠以藥商商號云云，惟現行施行之94年9月15日修正之藥品查驗登記審查準則第14條第1項第2款規定，以藥典記載之名稱、學名、通俗名稱或固有成方名稱為品名者，應加冠商標、廠商名稱或其他可資辨別之名稱，考諸其立意，應係學名藥使用普遍，為使購買者認明所購買藥品之產製廠商，故要求製造商須於藥品上加註廠商名稱，此亦有醫藥發展中心93年12月9日（九三）藥劑總字第9302089號函稱：「一般而言，學名藥都以藥品之學名稱呼，若有不同廠商申請同一成分時，直接以學名為品名時，通常在學名之後加註廠名，以區分製造廠。例如：Leucomycin TY及Leucomycin CH。但是廠商也可能另取商品商品名例如此案。…」可稽。則被告已於產品上標明名稱，已以足使消費者辯明購買藥品之製造廠商，尚難認未於（Leucomyin）字樣旁加註（東洋）即有違反商標法之規定。。
㈢被告公司自行產製立克菌膠囊，難認有利用原告委製「樂黴素LEUCOMYCIN」藥品機會，侵害原告之營業秘密：
⒈按營業秘密法第2條規定，所謂營業秘密，係指方法、技術、製程、配方、程式、設計或其他可用於生產、銷售或經營之資訊，而符合左列要件者：⑴非一般涉及該類資訊之人所知者。⑵因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值者。⑶所有人已採取合理之保密措施者。
⒉藥品成分leucomycin原料之營業秘密被侵害部分：
⑴兩造就「立克菌」及「樂黴素LEUCOMYCIN」二種藥品均含有leucomycin成分，leucomycin屬專利過期後核准的學藥名，於日本之藥典中有詳細收載leucomycin之規格與分析方法不爭執。而依系爭契約第4條約定，本契約係採用完全委託製造方式，由原告供應原料及物料，由被告保管及製造。再依原告主張提供與被告之製造標準書，尚難認原告提供被告關於leucomycin原料之製造方法、技術、配方等營業秘密。
⑵另被告公司產製「立克菌」之主要成分leucomycin原料係向宇直泰公司所購得（參行政院衛生署檢送之查驗登記資料第72頁及93年度調偵字第513號卷第208-209頁），並非被告自行產製，難認為被告係以原告提供之資料，自行製作藥品成分leuc
om yci原料，再加以賦形劑，產製「立克菌」藥品，侵害其營業秘密。
⒊藥品「樂黴素LEUCOMYCIN」製造之營業秘密被侵害部分：
⑴查學名藥查驗登記不需附處方依據，有行政院衛生署94年8月15日衛署藥字第0940314167號函可參（參93年度調偵字第
513 號卷第140頁），是學名藥查驗登記既不需附處方依據，被告自無抄襲原告處方之必要；況本件被告公司申請學名藥許可證，申請時所提出之處方依據，可以是國外公定書所記載或本國已核發之許可證，而被告公司所採之處方依據為原告公司之許可證，仿單部分亦以原告公司之仿單為參考資料，許可證資訊可由衛生署網站查得，而仿單之資料有收載於「台灣醫療藥品彙編」書中，同時亦可由原告公司之市售品取得，有行政院衛生署94年3月23日衛署藥字第0940005342號函及醫藥發展中心93年12月9日藥技總字第9302089號函可稽（參93年度調偵字第51 3號卷第10頁)，準此，該處方依據及仿單，既可由他處取得，亦難遽認被告有須利用原告所提供之資料，侵害其營業秘密申請查驗登記之情。
⑵Merck Index是以Leucomycin的名稱來作為品名，但在被告公司所提出之分析方法1990年版「日本抗生物質醫藥品基準解說」，則以kitasamycin來作為收載品名，此二個名稱均可視為學名，原告公司所用之分析方法也是參考此書，有前揭醫藥發展中心93年12月9日藥技總字第9302089號函可參（參93年度調偵字第513號卷第9頁），準此，該分析方法既均可參考上開書籍，亦難認被告有何抄襲原告公司營業機密之嫌。
⑶分析比對雙方均是採用「日本抗生物質醫藥品基準解說」，但差別在於原告公司採用1982年版之１法，被告公司採用1998年版之２法，來製備品管分析原料力價之標準稀釋液。雙方各選擇其一之稀釋液配製法，有醫藥發展中心上開函可參（參93年度調偵字第513號卷第11頁），準此，該稀釋液配製法既不相同，亦難認被告有剽竊原告營業秘密之嫌。
⑷原告公司所檢附之主成分原料依「台灣醫療藥品彙編」所採之主要成為Leucomycin Tartrate（一種鹽類，服用後可在體內變為Leucomycin），而被告公司所採原料則為Leucomycin
bas e（沒有指定鹽類），足認被告公司所製藥品之主要成分原料亦與原告公司所製作者不同（參93年度調偵字第513號卷第10 頁），準此，亦難認被告係以原告公司所提供之主要成分向衛生署申請。
⒋證人即原告公司廠務經理李龍鳳雖證稱：兩造簽約後，原告透過廠務將伊公司產品之成品檢驗規格方法、原物料的檢驗規格方法、半成品的檢驗規格方法、製造標準書等機密資料掛號交付被告公司；證人即原告公司造部經理林重慶亦證稱：前揭成品檢驗規格方法、原物料的檢驗規格方法、半成品的檢驗規格方法、製造標準書，是公司重要機密文件，現場工作人員必需依製造標準書來領料及投料，如果沒有標準書就無法製造出藥品等語。縱證人李龍鳳、林重慶證述屬實，然依前２、３所述，被告就原告藥品成分leucomycin原料及藥品「樂黴素LEUCOMYCIN」製造營業秘密，尚無侵害行為，自難採為不利被告之認定。
㈣被告有無違反系爭契約第3條、第8條之約定？
承上述，尚難認被告公司有系爭契約第3條、第8條所之違約情事。
陸、綜上所述，原告主張被告自89年間起即利用原告提供「樂黴素膠囊LEUCOMYCIN」之製造方法、製程及配方等資料之機會，自行產製與「樂黴素膠囊Leucom yc in」成份、藥效相同之「立克菌」藥品，公開銷售販賣。且在其自行生產之「立克菌」膠囊包裝標帖及說明書上，使用近似系爭商標之「Leucomycin」字樣名稱，而違反系爭契約，不法侵害原告之營業祕密及系爭商標專用權，損害原告權益。訴請被告應連帶給付原告9,267,000元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息；禁止被告正和製藥股份有限公司使用原告商標中「Leucomycin」之文字；被告正和製藥股份有限公司應將藥品名稱立克菌膠囊250公絲之瓶罐標籤、及說明書上之「Leucomycin」文字除去；被告應連帶負擔費用將本件民事確定判決認定被告違反商標法部分，以長二十五公分、寬十九公分之篇幅，登載於自由時報第一版下半頁壹日，為無理由，應予駁回。原告之訴為敗訴之判決，其假執行之聲請即失所附儷，應併為駁回。
柒、本件事證已臻明確，兩造所為之其他主張陳述並所提之證據，經審酌後，認均與本件之結論無礙，不再一一論述，併予敘明。
捌、結論：本件原告之訴為無理由，依民事訴訟法第78條判決如
主文。中 華 民 國 95 年 6 月 30 日
民事第五庭 法 官 蘇清水以上正本係照原本作成如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀中 華 民 國 95 年 6 月 30 日
書記官 洪淵重