臺灣臺南地方法院民事判決 94年度智字第3號原 告 德保有限公司法定代理人 甲○○訴訟代理人 季錦隆律師
郭寶蓮律師被 告 權聖企業有限公司兼法定代理人 乙○○共 同訴訟代理人 林瑞成律師上列當事人間請求侵權行為損害賠償事件，經本院於民國96年11月26日言詞辯論終結，判決如下：
主 文原告之訴及假執行之聲請均駁回。
訴訟費用新臺幣捌萬壹仟肆佰壹拾元由原告負擔。
事 實
壹、原告起訴主張：
一、聲明：
㈠、被告應連帶給付原告新台幣（下同）505,000元整及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息。
㈡、訴訟費用由被告等連帶負擔。
㈢、原告願提供擔保，請准宣告假執行。
二、陳述：
㈠、按原告德保有限公司（下稱德保公司）係新型第106273號專利（下稱系爭專利或系爭原告專利）「隔熱浪板結構改良」之專利權人，有經濟部中央標準局（民國88年1月26日改制為智慧財產局）之新型第106273號專利證書可稽，則依專利法第106條規定，原告專有排除他人未經其同意而製造、販賣及使用之權。而被告乙○○所經營之權聖企業有限公司（下稱權聖公司）工廠內，設有浪板製造機結構之機器，從事生產製造隔熱浪板結構改良板產品（下稱隔熱浪板），涉嫌侵害原告前揭專利權。另按發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之，專利法第84條定有明文，本條依專利法第108條之規定為新型專利所準用。依民法第185條規定：「數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任，不能知其中孰為加害人者，亦同。造意人及幫助人，視為共同行為人。」又公司法第23條復規定：公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法令致他人受有損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責。」另侵害人無權源（法律上原因）實施專利權人之發明，構成不當得利，專利權人可依民法第179條規定，請求侵害專利權人返還所受利益。被告所製造之物品為侵害原告新型第106273號「隔熱浪板」專利，原告依專利法第108條準用第84條、民法第184條、第185條、公司法第23條及民法第179條等規定，提起本件民事訴訟。
㈡、關於損害賠償額之計算：⒈按「當事人已證明受有損害而不能證明其數額或證明顯有重
大困難者，法院應審酌一切情況，依所得心證定其數額。」民事訴訟法第222條第2項定有明文；又「依前條請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：……依侵害人因侵害行為所得之利益。於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益（第一項）。……依前二項規定，侵害行為如屬故意，法院得依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過損害額之三倍。」專利法第108條新型專利準用第85條規定亦分別定有明文。⒉次按他人欲實施專利權人之專利權時，應取得專利權人之授
權並支付權利金，是他人未經專利權人同意或取得授權，擅自製造銷售專利物品，專利權人至少受有「無法收取權利金」之「所失利益」損害。又授權金之收取，往往因工廠規模、授權年限、雙方合作條件而有所差異，爰檢附專利授權書一份，供本案損害賠償估算之參考。
⒊原告請求向財政部台灣省南區國稅局函調權聖公司92年初至
93 年底之營利事業所得稅結算申報資料，作為本件損害賠償估算之參考依據，並可參照高雄地方法院91年度重訴字第
262 號判決理由；且衡情一般報稅之所得資料，與實際收入有相當差距，被告實際獲利必定高於報稅金額。
⒋又依雲林科技大學鑑定報告結果，權聖企業有限公司用以製
造系爭浪板產品之機器為每月生產成本每月8,404,200元、每月產值為9,660,000元（鑑定報告第12、13頁），故被告每月實際獲利為1,255,800元（9,660,000元-8,404,200元）。
⒌綜上，上開專利法規定，顯具有「懲罰性質」之考量，故法
院於衡量損害賠償金額時，不應專以「損害額」為斷。被告未經原告之授權，擅自製造系爭浪板產品，無論就構成原件、實施技術均與原告專利相同，顯係惡意侵害原告之新型106273號專利權。原告請求自93年1月起至93年12月31日專利期限屆滿止之損害，賠償505,000元。
㈢、對被告抗辯所為之陳述：⒈按專利舉發案「舉發成立或應撤銷其專利權」之處分，於處
分確定時方能發生撤銷之效果，此項係因撤銷處分之形成力，於其處分確定起當然發生，而在法定期間內合法提起訴願、再訴願、行政訴訟者、阻其確定，在處分確定前，則不生專利權撤銷之效果。原告擁有之新型106273號「隔熱浪板結構改良」，雖經人聲請舉發撤銷，然多數舉發不成立；少數舉發成立，惟嗣後均為行政法院認定舉發不成立而判決確定。是本案實無停止訴訟之必要。
⒉系爭專利權經原告申請更正後，有所限縮，限縮部分（圓弧
凹槽），於將來鑑定時仍應適用均等論，且系爭浪板搭接部則係由「多邊形、鈍角形之單一搭接凹槽」所形成，應為侵害原告專利權：
⑴按「發明專利權人申請更正專利說明書或圖式，僅得就下列
事項為之：一、申請專利範圍之減縮。二、誤記事項之訂正。三、不明瞭記載之釋明。前項更正，不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，且不得實質擴大或變更申請專利範圍。」專利法第108條準用第64條訂有明文。原告所有之系爭專利雖於86年5月20日申請更正，惟更正之圖式內容僅限於「搭接部21再標示圓弧凹槽211」，而在原說明書之圖示早有圓弧凹槽211相同之形狀，故原告之更正案並無變更實質，原智慧財產局誤認原告之更正案涉及實質變更，以（
88 ）智專（三）0612字第133205號函之不准更正之處分，經原告不服提起訴願後，經濟部復以89年1月4日（89）訴字第8908504 2號訴願決定書，撤銷原處分，經濟部遂依該訴願決定，於89年3月31日以（89）智專二（三）06011字第08921000067號函，通知原告准予更正。
⑵另本件有無侵權事實，涉及專業認定，實非被告肉眼比對即
可採信，故被告辯稱系爭浪板搭接部係由「設有鈍角之兩邊」所形成，並不侵害原告專利權云云，顯難採信。且從原證三保全證據之照片比對下，被告生產之浪板產品搭接部之兩側頂緣分別設有圓弧凹槽，形成搭接之扣接結構，與原告專利權實質相同。
⒊系爭浪板產品確實侵害原告之專利權：
⑴本案經鈞院送請國立雲林科技大學鑑定，鑑定結論認系爭浪板產品侵害原告之新型106273號專利權。
⑵鑑定結果根據經濟部智慧財產局制訂之「專利侵權鑑定基準
」，明確指出系爭浪板產品與原告專利之構成元件完全相同，符合全要件原則，並按逆均等論分析，系爭浪板產品之每一構成元件，係利用實質上相同的技術手段去達成與系爭專利相同或類似之功能。足證系爭浪板產品確係侵害原告之新型106273號專利權。
㈣、為此，原告於93年10月間聲請臺灣臺南地方法院93年度聲字第1250號保全證據筆錄，並將保全證據所拍攝之專利產品照片與新型專利第106273號「隔熱浪板」之專利比對，則與專利請求範圍內容實質相同，有保全證據相片可稽，故被告權聖公司所製造之「隔熱浪板」侵害原告前揭專利權。被告等係從92年間開始生產、製造隔熱浪板販售，上開事實有保全證據筆錄可證。且執行保全當天被告等所生產之隔浪板產品，計有621點41公尺。爰依法提起本訴，並請求判決如訴之聲明。
三、提出證據：中華民國新型第106273號專利證書、專利公報、說明書，保全證據筆錄、保全證據相片、臺灣區機械工業同業公會鑑定報告書影本各一件。
貳、被告抗辯：
一、聲明：
㈠、原告之訴及其假執行之聲請均駁回。
㈡、訴訟費用由原告負擔。
㈢、若受不利判決，願供擔保請准宣告免假執行。
二、陳述：
㈠、原告系爭專利權所涉之技術早已存在國內使用，而不應享有專利權：
⒈按專利法第105條準用第67條第1項第2及3款規定：新型專利
權之效力不及於「二、申請前已在國內使用，或已完成必須之準備者。」、「三、申請前已存在國內之物品。」如此，就體系解釋上述強制規定之「申請前已在國內使用」或「申請前已存在國內之物品。」如果於系爭專利權之專利申請日82年6月29日之前，已存在相同結構功能之隔熱鋼板，在本國被公開使用時，原告系爭專利權當然應受拘束，不得再主張系爭鋼板侵害系爭專利權。
⒉查，於系爭專利權申請專利之前，確實已有與原告專利權相
同結構功能之物品（隔熱浪板或稱隔熱鋼板），且被公開使用、販售，並施工於建築物之屋頂及牆壁，並已為國內隔熱鋼板之製造業者所熟知。此由被告陳報之第三人即順冷凍工業股份有限公司於81年10月出版之「建材與設備」內頁廣告得知，ＰＵ隔熱鋼板早於原告專利權申請之前，就被公開使用與販售，且更早揭示「彩色烤漆鋼板、ＰＵ發泡、及ＰＶＣ布」組成之隔熱鋼板，且於該彩色鋼板一側之搭接部並揭示有兩側之圓弧凹槽組成之導水槽，而與原告專利權之申請專利範圍完全一致。
⒊又第三人允信工業有限公司所製造之具備圓弧凹槽之鋼板，
所存在之時間比原告專利權早了五年；且專利主管機關早就認定該ＹＳ－９１４浪板成型機所製造之浪板，係位於浪板之兩側均具備非直角之導水凹槽，該非直角狀之導水凹槽就是原告專利權「搭接部之圓弧凹槽」，該圓弧導水凹槽之形狀變化僅是慣用手段，本屬專利法所稱之一種不得核准專利權之習知技術，完全欠缺新型專利法所規定之新穎性與進步性要件。原告專利權於更正後之申請專利範圍增列限縮之圓弧凹槽，即導水凹槽之形狀，以換取被撤銷之專利權繼續存立，然該更正並不脫離早已為一種習知技術之範疇，不得再主張他人侵害其專利權。
⒋故而，系爭原告專利權不但違反前揭專利法97條及第98條之
規定，且應受專利法第105條準用第67條第1項第2及3款之強制規定所羈束，即使原告專利權專利證書繼續存在，亦不得再對系爭隔熱鋼板主張專利權。
⒌行政機關對於事實之認定，本無拘束普通法院之效力。而「
訴訟案件中主張被侵害之專利權，倘已有明確事證證明該專利案件欠缺新穎性及進步性」，本於司法權獨立之原則，對於重大明顯錯誤之行政處分，可以逕行否定其效力。因此，原告專利權雖然更正後得以暫免被撤銷之命運，但其所存在之欠缺新穎性與欠缺進步性之瑕疵並不因此而治癒，其專利權應不存在。
㈡、被告並未侵害原告新型第106273號專利權，原告請求損害賠償，並無理由：
⒈原告專利權由於違反核准專利當時專利法第97條、第98條第
1 項第1、2款及第2項之規定（83年1月21日修正公佈），前後共有19位訴外人向經濟部智慧財產局提起舉發撤銷原告專利權之違法性，且原告專利權「更正前之申請專利範圍」（原告專利權83年9月1日之專利公報公告本）確實亦為經濟部智慧財產局撤銷在案。又前述原告專利權被撤銷後，原告為繼續保有原告專利權之專利證書，以便對鋼板成型業者進行濫訴，乃將原告專利權之說明書、圖示及申請專利範圍自我限縮，經限縮後，原告專利權之申請專利範圍限縮範圍「……而該搭接部之二側頂緣則分別設有圓弧凹槽，俾形成浪板搭接處之扣接結構…」（系爭專利權89年5月1日之專利公報公告本）。自此，原告專利權自我限縮申請專利範圍後，雖繼續擁有原告專利權之專利證書，但卻應受如下法律效果之約制：
⑴專利法第97條規定之形狀創作要件之限制：原告專利權之搭
接部（211）形狀一定為圓弧凹槽，且為整體之搭接部一定為圓弧凹槽，此為原告專利權所不爭之事實，而「圓弧」為「幾何原理」所稱之一種形狀。因此，依據專利法第97條之之形狀創作要件，原告專利權必須限制於前述「幾何原理」中之「圓弧」狀。
⑵再基於經濟部智慧財產局頒布之專利侵害鑑定基準本屬行政
規則，依法不得與專利法有所牴觸，且適用法律時，應以法律優先於行政規則之原則，則經濟部智慧財產局頒布之專利侵害鑑定基準中「均等論原則」，於本案應為適用之禁止：由於，解釋原告專利權之申請專利範圍時，原告專利權之搭接部必須為限制在「圓弧凹槽」形狀創作特徵，如此於進行專利侵害鑑定時，就經濟部智慧財產局頒布之專利侵害鑑定基準中「均等論原則」之適用應被禁止，否則就有重行擴張原告專利權法律效果之虞，而此法律效果，於原告專利權更正申請專利範圍時即已自我放棄且消滅，當然不得再行主張。
⑶經濟部智慧財產局頒布之專利侵害鑑定基準中「禁反言原則
」之適用：「幾何原理」中之「圓弧」形，不論切割成幾小段，經切割後之每一小段亦會保持「圓弧狀」，若「圓弧」形來自圓形時，切割後每一小段「圓弧」形之弧度（π角）皆會相同。但若是「圓弧」形來自非圓形時（如橢圓形），切割後每一小段「圓弧」形之弧度（π角）皆會不同，但是切割後每一小段如前述依然保持「圓弧」形。故而，原告專利權之搭接部（211）形狀一定為圓弧凹槽，不論切割成幾小段，經切割後之每一小段亦會保持「圓弧形」（即使於原告專利權之圖示看不出為圓弧形，但必須依據原告專利權更正後申請專利範圍解釋搭接部（211）之形狀為圓弧凹槽）。系爭隔熱鋼板則由「夾設有鈍角之兩邊」所形成之搭接部，對該搭接部進行幾小段之切割後，每一小段共出現複數段直線邊及一大於90度之鈍角，系爭隔熱鋼板當然不侵害原告專利權。即系爭鋼板之搭接部為由具備鈍角之兩邊組成，依前述數學幾何原理所稱之形狀，「圓弧」形當然不等於「鈍角邊」，原告於自我限縮後，又違背禁反言原則，重行主張未更正前之申請專利範圍，顯係違法行為，原告起訴無理由。
⒉關於不適用均等論：原告專利權更正後之申請專利範圍已自
我限縮於特定形狀，俾符合核准當時專利法第97條之「形狀」創作構成要件，原告專利權限縮後之申請專利範圍，係於原申請專利範圍中加入如下限縮於前述形狀特徵之文字：「……而該搭接部之二側頂緣則分別設有圓弧凹槽，俾形成浪板搭接處之扣接結構…」此可參原告提出之中華民國89年5月1日之專利公報劃線部分即可得證，即若原告專利權未限縮於前述更正後之申請專利範圍，將被撤銷確定在案。
⑴再原告專利權限縮後，由於受到前述核准當時專利法第97條
之形狀限制，當然不得適用「均等論原則」進行侵害鑑定，「均等論原則」係經濟部智慧財產局頒布之「專利侵害鑑定基準」第八章之「專利侵害理論之運用」之行政規則，行政規則當然不得牴觸專利法，且應以專利法之規定為優先適用。
⑵從外國法比較並驗證「均等論」之法律地位，確認均等論仍
有效，但卻指出在適用上應該有合理的限制，因此特別指出，申請過程禁反言可以阻卻均等論的適用，但只有為了迴避先前技術所作之修正才能阻卻均等論之適用。」由於本國之專利侵害鑑定基準本屬繼受自前述美國法之專利侵害鑑定法，於繼受過程中雖然出現極大之爭執，並未考慮到本國專利法上有所謂下位階概念之新型專利構成要件，但由前述美國法適用「均等論」之阻卻情況下得證：原告專利權之更正後申請專利範圍，既然是在被撤銷專利權後所為之更正行為，該更正行為本已違反專利法第64條之更正程序（必須未被撤銷前之更正程序才屬合法，否則該專利權將永遠處於不確定狀態），則更正後之申請專利範圍與系爭隔熱鋼板進行侵害鑑定時，當然禁止再引用均等論為鑑定基礎，否則就是違法擴張原告專利權更正後之申請專利範圍之行為。
⒊就系爭隔熱鋼板結構特徵與原告專利權之更正後申請專利範圍之差異，敘述如下：
⑴依原告專利權更正並限縮申請專利範圍之歷史文件所示，原
告專利權更正後之申請專利範圍已自我限縮「……而該搭接部之二側頂緣則分別設有圓弧凹槽，俾形成浪板搭接處之扣接結構…」。
⑵原告專利權限縮後之申請專利範圍之必要構成要件，包含：
①搭接部之二側頂緣分別設有圓弧凹槽。即原告專利權之搭
接部頂緣必須設有圓弧凹槽，且二圓弧凹槽必須等高，即搭接部兩側必須具備二等高之圓弧凹槽，才能二排水空間。因此若系爭隔熱鋼板只具備單一且為其他形狀之凹槽，就不侵害原告專利權。則依據原告專利權核准當時專利法第97條規定之形狀創作，只要有不同形狀創作，即不侵害原告專利權。
②搭接部之二側頂緣分別設有圓弧凹槽，俾形成浪板搭接處之扣接結構。
⑶為此，特就原告專利權與被系爭隔熱鋼板比較，得到如下形狀與結構差異：
①當系爭隔熱鋼板互相搭接後，由於結構尺寸設計與目的，
因此只會於搭接部之一側產生一導引槽，但於另一設則無導引槽，而與原告專利權之第一項特徵不同。
②基於有發泡材與無發泡材之兩鈍角狀凹槽之高度差異性及
峰部寬度差異性，如此，當兩鋼板互相搭接後，並不會產生互相扣接效果，而與原告專利權之第二特徵不同。
③又原告專利權於浪板搭接處必須產生扣接效果，何謂「扣
接」，就是當兩鋼板互相扣接後非經重大外力，不足以將兩者分離之意，或也可稱當兩鋼板互相扣接，不需再以螺絲加以栓合，就可達到不易分離之效果，此為原告專利權更正後增加之必要要件。然由鋼板屋施工過程，均必須於相鄰鋼板互相搭接後，再藉由自攻螺絲每隔1公尺距離處加以栓合，否則根本無法扣接固定就得以證明系爭隔熱鋼板與原告專利權並不相同，且屬一種習知技術，任何人均不得取得專利權。
⑷由此，得證系爭隔熱鋼板之單一導水凹槽與原告專利權之搭
接後產生之二等高之圓弧凹槽並具備扣接結構之申請專利範圍完全不同，系爭鋼板並未侵害原告之專利權。
㈢、鑑定機關雲林科技大學所為之鑑定並不可採，敘述如下：⒈專利侵害鑑定係依據經濟部智慧財產局頒布之專利侵害鑑定
要點，並於鑑定時，依據專利法第106條第2項以說明書所載之申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌創作說明及圖示，為本國專利法採用折衷式之主題限定主義之明文。則解釋原告專利權之申請專利範圍除了應依據其被撤銷後又更正之89年5月1日之申請專利範圍，並應審酌其更正後之圖示與說明書。
⒉是以，就鑑定報告中解釋原告專利權之申請專利範圍，至少應具備：
⑴系爭隔熱鋼板是否原告專利權「於兩片浪板搭接處，有相互扣接結構，不易受強風力吹掀而鬆動」。
⑵系爭隔熱鋼板是否如原告專利權「搭接部２１之圓弧凹槽
２１１所形成之扣接結構，可防止二浪板搭接端之滑動鬆動現象」。
⑶系爭隔熱鋼板是否具備原告專利權「於本創作搭接端係利
用二圓弧凹槽所形成之扣接結構，故可增進並加強該搭接端之強度。」⑷系爭隔熱鋼板是否具備原告專利權「…且該搭接部２１之
圓弧凹槽２１１所形成之扣接結構，可防止二浪板搭接端之滑動鬆動現象。」⑸系爭隔熱鋼板是否具備原告專利權「如圖三之平行等高之
二導水凹槽」⒊然而，經由詳閱鑑定報告，鑑定單位完全故意忽略上述構成
原告專利權更正後之主要特徵之鑑定，該份鑑定報告顯然欠缺公正、誠實之記載。因為：
⑴系爭隔熱鋼板，如被證8所示，並不存在有二圓弧凹槽。⑵系爭隔熱鋼板並不具扣接結構，依據原告專利權所載之扣
接結構之目的，是要防止鋼板未鎖合自攻螺絲之前之滑動現象。但是檢視所有鑑定報告之內容，試問？鑑定機構之實驗內容在哪裡？實驗之過程為何？鑑定機構為何均隻字未提。
⑶再，由被證8之系爭隔熱鋼板之細部工程尺寸圖，系爭隔
熱鋼板有發泡材之鈍角狀凹槽一邊之高度為15.5mm，另一邊之高度為12mm，無發泡材鈍角狀凹槽之兩邊高度，一邊為9.5mm，另一邊為8.5mm，及兩峰部之寬度，一為20mm，另一邊為19.5ｍｍ，如此，當相鄰鋼板互相搭接後，如第三圖所示，只會於撘接部之一側產生一導引槽，但於另一設則無導引槽，而與原告專利權主要特徵不同。
⑷系爭隔熱鋼板有存在二導水凹槽嗎？鑑定單位有將二塊系
爭隔熱鋼板搭接比較系爭隔熱鋼板存在有二導水凹槽嗎？顯然的由鑑定報報第7及8頁之實驗方式，鑑定機構均故意忽略。
⑸再由前述鑑定報報第7及8頁之實驗方式，鑑定機構有將二
塊系爭隔熱鋼板搭接並與原告專利權圖三之結構特徵比較嗎？顯然的由鑑定報報第7及8頁之實驗方式，鑑定機構均故意忽略。
㈣、原告主張關於專利侵權之損害額之計算並無依據：原告主張依據被告92、93年之營利事業所得稅申報內容為計算基準，惟查，被告並非僅製造系爭隔熱鋼板的工廠，被告所營者，依據經濟部商業司記載並包含：CA01050鋼材二次加工、CA02010金屬建築結構及組件製造業、CA01990其他非鐵金屬基本工業、CA02990其他金屬製品製造業、C901060耐火材料製造業、CC01080電子零組件製造業、CE01010一般儀器製造業、F111090建材批發業、F401010國際貿易業等非常多的營業項目，則由前述營利事業所得稅之資料，並無得以證明被告因本侵權行為所得利益多寡，且原告亦無法證明其所受損害額多寡。
三、提出81年10月出版之「建材與設備」公證本一份、82年1月出版之「建築世界」公證本一份、經濟部中央標準局（81）台專（判）000000字第120915號專利異議審定書影本一份、允信工業有限公司之產品目錄認證影本一份、臺灣高等法院臺南分院93年度上字第3號民事判決、國立中興大學受原告委託鑑定一覽表、00000000N20舉發聲請書及理由書及證物、原告系爭專利權更正並限縮申請專利範圍之歷史文件影本、系爭隔熱鋼板實物與原告專利權之專利範圍特徵比較一份、原告所有專利申請第00000000A01P02被異議案答辯理由及附件影本、申請第00000000A01P02號專利異議審定書影本一份、申請第00000000A01P02號異議理由書及證據影本一份、舉發申請第000000000N17號舉發案之經濟部95年6月28日經訴字第09506171570號訴願決定書影本一件、臺灣雲林地方法院94年度智字第2號民事判決公告影本一件為證；並聲請向經濟部智慧財產局調閱舉發申請第00000000號舉發案之案卷全部內容、聲請函文經濟部智慧財產局，調閱或影印（
81 ）台專（判）000 000字第120915號專利異議審定書（申請第00000000Ａ01Ｐ02號）之異議理由書與異議證據。
參、本院之判斷：
一、原告主張其係新型第106273號專利「隔熱浪板結構改良」之專利權人，專利權期間自83年9月1日起至94年6月28日止，上開新型專利範圍於更正前主要特徵為：「鋼板設有多處高起緣之左右兩側導引槽即搭接方便之預留置留空間及搭接部，可使本創作之搭接為一體，可防止水份滲透而由導引槽排出，達到一種可節省施工期間及減少材料浪費及防止水份滲透產生滴水之功效。」，嗣經原告申請於89年5月1日公告更正並增加：「而該搭接部之兩側頂緣則分別設有圓弧凹槽，俾形成浪板搭接處之扣接結構」文字各情，此有原告提出之中華民國新型第106273號專利證書、專利公報、新型專利說明書等在卷可稽，為兩造所不爭（本院卷第一宗第11頁至第18頁、本院卷第三宗第20頁），原告上開事實之主張，堪信真正。是本件爭點之所在：⒈原告之專利權是否因不具新穎性而不存在？⒉系爭浪板是否有落入系爭專利權之範圍。⒊如有侵害，原告得否請求被告連帶賠償；其得請求賠償之金額為若干。
二、關於原告之專利權是否具備新穎性部分：
㈠、按專利權之舉發制度乃全盤性摧毀該專利權效力之制度；而普通法院理由中之認定，只在個案中發揮效果，二者並不重覆排斥。況且本於司法權獨立之原則對於重大明顯錯誤之行政處分，可以逕行否定其效力，先予敘明。
㈡、系爭案係於82年6月29日申請專利，於83年7月28日經審定准予專利，則系爭案有無應不予專利之原因，應以核准審定時所適用之自83年1月21日修正公布之專利法為斷。次按，凡對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良，而可供產業上利用者，得依法申請取得新型專利，固為系爭案核准時專利法第97條暨第98條第1項所明定。惟其新型如「係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時」，仍不得依法申請取得新型專利，復為同法第98條第2項所明定。
㈢、系爭專利權依其89年5月1日更正後之申請專利範圍為：專利範圍：一種隔熱浪板結構改良，係將第00000000號「防滲隔熱浪板之結構」加以改良成形，其大體包括：發泡棉層：為
PU 發泡劑，具有良好隔熱及隔音之效果，利用PU發泡劑發泡膨脹壓力及黏性，緊密的黏合上、下層成一體；鋼板：為烤漆金屬浪板，設有多處凸起之高起緣，為加強該板之強度；及高起緣設左右兩側導引槽；且預留預搭擠之搭接部；裝飾紙：具有美麗花紋之裝飾用化學品；由上述元件組成，利用PU 發泡劑發泡將鋼板及裝飾紙黏為一體，其主要特徵：
鋼板設多處高起緣之左右兩側導引槽及搭接方便之預留置留空間及搭接部，而該搭接部之二側頂緣則分別設有圓弧凹槽，俾形成浪板搭接處之扣接結構，可使本創作之搭接為一體，可防止水份滲透而由導引槽排出，達到一種可節省施工時間及減少材料浪費及防止水份滲透產生滴水之功效。系爭案係因習知隔熱浪板結構導水槽只設於高起緣一邊之內側，但另外無導引槽之側，依舊會產生集水而內滲，導致屋頂滴水現象；搭接兩片浪板，必先將其中之一截除部分發泡棉層及金屬板，浪費材料及增加施工困擾與時間；搭接處因無相互扣接結構，影響浪板搭接結構之穩固強度。因而鋼板高起緣之左右兩側設導引槽40及搭接方便之預留置留空間A、B及搭接部21 ，而該搭接部之二側頂緣則分別設有圓弧凹槽211，俾形成浪板搭接處之扣接結構，防止水份滲透而由導引槽排出。
㈣、本件原告之專利權經訴外人李山林、李水利、陳清添及蘇滄培等人以該專利違反核准時專利法第98條第2項之規定，對之提起舉發，案經原處分機關智慧財產局審查，於94年11月11日以（94）智專三（三）06020字第09421028370號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。訴外人李山林不服，提起訴願，嗣經濟部以95年6月28日經訴字第09506171570號訴願決定書為「原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分」之決定，原告不服，遂向行政法院提起行政訴訟。而訴外人李山林所提舉發證據附件2為81年9月21日公告之第00000000號「隔熱金屬浪板」新型專利案；舉發證據附件3為80年12月11日公告之第00000000號「金屬浪板之新穎結構」新型專利案。經查，舉發證據附件2之為81年9月21日公告之第0000
000 0號「隔熱金屬浪板」新型專利案，為一種隔熱金屬浪板，其構造係由金屬浪板 (上層)、發泡體 (中間層)、底面板 (底層，可為金屬板、壓紋紙、鋁箔紙…等)等依序疊置而利用中間層發泡體未硬化前之黏性，將上下層黏成一體，其上層金屬浪板之一側凸峰底下無發泡體與底面板，其特徵在於上層浪板之另一側凸峰頂面設有兩個凹槽且分佈於凸峰頂面左右兩側。且其附屬項亦界定其中凹槽形狀為V型或U型；其中上層金屬浪板一側之凸峰頂面中央部位或另一側凸峰頂面底下可黏附一阻水條，以徹底防止雨水由隔熱金屬浪板間之疊接處滲入屋內。舉發證據附件2已揭示有鋼板、發泡棉層、裝飾紙等構造，其於鋼板高起緣兩側設有V型或U型之凹槽，具有導水功能，並強化疊接凸峰的強度，與系爭案導引槽之結構及功能相同。而舉發附件3之金屬浪板，係於一側邊形成一較中間構浪高度低於一鋼板厚而內側邊具有一較長肩部之梯階形溝浪之接合座，而另一側邊形成為與中間溝浪等高而外側體具百一較短肩部之梯階形之構浪之接合端，該接合端恰可套設相鄰之金屬浪板側邊之接合座，則相互接合處之一例肩部位置形成一防滲槽。系爭專利權於搭接部二側頂緣所設之圓弧凹槽實際上係對等於舉發證據附件3之梯階形接合端之二側凹槽。且舉發證據附件3之梯階形接合處其頂緣二側亦設有凹槽，雖因其肩部長度不同，因此當接合端與接合座相互接合後僅形成一防滲槽，與系爭案則為等長度之二短肩部，因此可形成二導引槽有所差異。但舉發證據附件3金屬浪板外側邊肩部恰可套設於另一片浪板之內側邊肩部上，而達兩片金屬浪板相互結合而具有一防滲槽之結構。系爭案等長度之二短肩部，可形成二導引槽，與舉發證據附件3肩部長度不同，當接合端與接合座相互接合後僅形成一防滲槽所產生之變化，僅係相同結構作數量上之調整，熟習該項技術領域之人依舉發證據附件3之揭露，應可輕易思及，並不具突出之技術特徵。系爭案之搭接部圓弧凹槽設計雖可增進上、下兩浪板之扣合強度，但不保證兩浪板在導引槽下方位置之疊接緊密度；且由於系爭案在搭接部之內側端設有導引槽，反而會增加雨水藉由毛細現象而滲入內部之機會，其功效反較搭接部之內側端不具有引導槽之舉發附件3差。依上所述，系爭案於鋼板高起緣之左右兩側均設有導引槽之構造特徵已揭露於舉發附件2中，而系爭案於搭接端利用二圓弧凹槽所形成之扣接結構亦已具諸於附件3中，系爭案等長度之二短肩部，可形成二導引槽，與舉發證據附件3肩部長度不同，當接合端與接合座相互接合後僅形成一防滲槽所產生之變化，僅係相同結構作數量上之調整，熟習該項技術領域之人依舉發證據附件2、3之揭露，應可輕易完成系爭案之技術內容，且未能有功效之增進等情，業據被告提出96年6月21日台灣高等行政法院95年度訴字第2892號判決1份在卷足按。
㈤、依上所述，被告之專利權所示之技術既為熟習之前已公告之專利權即第00000000號「隔熱金屬浪板」新型專利案，以及第00000000號「金屬浪板之新穎結構」新型專利案之技術領域之人可輕易完成者，則被告主張其不具新穎性，而不應享有專利權之保護，應值採信。
三、又就第2爭點即「系爭浪板是否有落入系爭專利權之範圍」及第3爭點即「如有侵害，原告得否請求被告連帶賠償及其得請求賠償之金額為若干」部分，因依上開論述，系爭浪板並無落入系爭專利權之範圍，故本爭點即無再為審酌認定之實益。
四、綜合上述，原告主張被告生產之系爭浪板有落入系爭專利範圍而侵害其專利權，並不足採。被告抗辯原告之專利權不具備新穎性之情事，應可採信。從而，原告本於專利法、侵權行為之法律關係，請求被告連帶給付505,000元及自起訴狀繕本送達最後被告翌日起至清償日止之法定遲延利息，為無理由，不應准許。原告受敗訴判決，其假執行之聲請即失所依據，應併予駁回。本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊或防禦方法及所提證據，均與本院心證之形成，不生影響，爰不一一再加以論述，併此敘明。又本件訴訟費用為第一審裁判費5,510元、國立雲林科技大學鑑定費75,900元，合計81,410元，爰命由敗訴之原告負擔。
肆、結論：原告之訴為無理由，依民事訴訟法第78條、第87條第
1 項，判決如主文。中 華 民 國 96 年 12 月 24 日
民事第四庭 法 官 高如宜以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。
中 華 民 國 96 年 12 月 24 日
書記官 楊宗倫