臺灣臺南地方法院民事判決 96年度智簡上字第1號上 訴 人 乙○○訴訟代理人 丙○○被上訴人 東懋工業股份有限公司法定代理人 甲○○上列當事人間請求侵權行為損害賠償事件，上訴人對於中華民國95年12月25日本院新市簡易庭95年度新智簡字第1號第一審判決提起上訴，經本院於96年12月12日言詞辯論終結，判決如下：
主 文上訴駁回。
第二審訴訟費用新臺幣參萬陸仟肆佰伍拾元由上訴人負擔。
事實及理由
一、本件上訴人於原審起訴主張：上訴人自民國（下同）93年10月21日起依法取得我國「鑰匙」之新式樣專利（即新式樣D100925號「鑰匙」新式樣專利），專利期間至104年10月1日止。詎被上訴人未經上訴人同意，竟仿造上訴人上開「鑰匙」新式樣專利之外觀設計，僅於頭部未設計開口外，其餘外觀均與上訴人之前開新式樣專利設計相符，顯見被上訴人已侵害上訴人之上開申請專利範圍。為此，上訴人依法發函請求被上訴人停止侵害，然均不獲置理，爰依侵權行為之法律關係提起本訴，並聲明：（一）被上訴人應賠償上訴人新臺幣（下同）200,000元，暨自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息。（二）禁止被上訴人製造、販賣、為販賣之要約或其他侵害上開新式樣專利權之行為，（三）願供擔保准予宣告假執行等語。
二、被上訴人則以：上訴人之第D100925號「鑰匙」新式樣專利，其鑰匙頭係設計為象身之形狀，下方有開口狀之2足部，且該2足部有足趾形，頭部延伸金屬鑰匙桿有如象鼻造型，頭部上設有圓形眼睛，背部設計由上而下成弧曲狀，後方設計有象尾巴，故整體觀之，其整支鑰匙外型有如象型；反觀被上訴人生產之鑰匙並無以上任何造型特徵，是難以謂被上訴人之產品侵害上訴人之前述「鑰匙」新式樣專利等語，並聲明：（一）駁回上訴人之訴及假執行之聲請。（二）如受不利益之判決，願供擔保請准免予假執行。
三、原審判決上訴人之訴及假執行之聲請均駁回，上訴人不服，提起上訴，除援用原審之主張及所提證據外，並補稱：㈠鑑定報告僅是參考資料之一，並非唯一的證據，中國生產力中心之鑑定報告比較籠統，並未對於鑰匙整體進行檢定，因為上訴人之專利係指整個鑰匙形狀，並非僅指頭部。㈡被上訴人與上訴人有生意往來，上訴人曾委託被上訴人製造該新式樣專利產品，被上訴人明知上訴人之鑰匙業已申請專利，卻以填補下方洞缺來作仿冒等語，另聲請檢送國立中央大學再為鑑定。並聲明：（一）請求廢棄原判決，被上訴人應賠償上訴人200,000元，暨自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息。（二）禁止被上訴人製造、販賣、為販賣之要約或其他侵害上開新式樣專利權之行為。
被上訴人則援用原審主張、陳述及證據，並補陳：被上訴人所製造之鑰匙，整體外觀形狀與上訴人之新式樣專利呈現極大的差異，兩物並置比較並無足以讓人產生混淆誤認之情事，因而上訴人之上訴並無理由等語，請求駁回上訴人之上訴。
四、兩造不爭執事項：
（一）上訴人為我國專利證書號碼為新式樣第Ｄ100925號、新式樣名稱為鑰匙之專利權人，專利期間自93年10月21日起至104年10月1日止。
（二）上訴人於原審起訴時所提出「證三產品」之鑰匙（下稱系爭鑰匙，詳見本院證物袋編號B鑰匙），確為被上訴人所製造。
五、本件爭執要點為：被上訴人所製造之系爭鑰匙是否侵害上訴人所有專利證書號碼為新式樣第Ｄ100925號、新式樣名稱為鑰匙之專利權？以及上訴人請求被上訴人損害賠償及禁止製造等行為，是否有理由？
六、得心證之理由：
（一）上訴人主張其取得我國第D100925號「鑰匙」新式樣專利，業據其提出與其所述相符之專利證書、專利公報檢索結果、專利產品等件為證，核屬相符，故上訴人於該申請專利範圍內，自得排除他人侵害其專利權之行為。
（二）本件有爭議者，為被上訴人所製造之系爭鑰匙是否落入上訴人之前述新式樣專利之申請專利範圍？經查：
１本件上訴人指摘被上訴人所生產之系爭鑰匙侵害其
專利權，乃認為被上訴人仿造上訴人上述「鑰匙」新式樣專利之外觀設計，僅於頭部未設計開口外，其餘外觀均與上訴人之新式樣專利設計相符。然原審委託經上訴人同意送請鑑定（參照上訴人原審95年7月4日之補正狀；原審卷第52頁）之財團法人中國生產力中心，就系爭鑰匙與上訴人之前開新式樣專利進行鑑定結果，認為：
①雖經物品相同或近似比較判斷，系爭鑰匙為一鑰
匙，與上訴人新式樣專利對應物品均為「鎖或關閉裝置」，系爭鑰匙之用途、功能與上訴人新式樣專利範圍所稱之鑰匙相同。
②然就整體視覺性設計外觀比較分析，上訴人之新
式樣專利其鑰匙頭之左端面係呈現出大象頭部嘴型之型態，此與被上訴人之系爭鑰匙頭左端係一凸緣配合平直延申之方體端面加鑰匙桿之形狀型態不同；又上訴人之新式樣專利其右端面係為一圓弧凸緣配合一尾巴之花紋，整體呈現出大象屁股之型態，與被上訴人之系爭鑰匙頭右端面係一曲線凸緣造型，整體未呈現大象屁股之型態，兩者不相似。另上訴人之新式樣專利其鑰匙頭之下方設一凹槽，使其下方呈現出兩凸塊之形狀，又配合凸塊下方平頭端面及腳指花紋之設計，使整體呈現出大象粗狀腿部造型，與被上訴人之系爭鑰匙頭下方為一梯狀平頭端面形狀，兩者亦者不相似。
③從而，被上訴人之系爭鑰匙之造型既與上訴人之
新式樣專利申請範圍所主張保護之造型，於整體視覺性設計不相似，故被上訴人之系爭鑰匙並未落入上訴人之前述新式樣專利之申請專利範圍（詳見財團法人中國生產力中心95年12月12日中營字第0950005737號函所附之專利侵害鑑定報告；參見原審附件）。
２又本院再次委託經上訴人同意之鑑定機構（參見上
訴人96年4月25日之上訴狀；本院卷第48-1頁）國立中央大學，就系爭鑰匙與上訴人之前開新式樣專利進行鑑定結果，復認為：
①上訴人之新式樣專利案整體可概分為鑰匙頭及鑰
匙桿，其中該鑰匙桿完全被排除於申請人所說明之創作特點外，顯然非新式樣專利設計重點，故並未列為鑑定報告之比對分析對象。其創作特點主要係依據新式樣專利物品之左側視圖，其左端面係為嘴形的形狀，具有上、下唇部之一開口，右端面係為一凸緣，上方則設有一圓弧狀，下方設一洞孔，下方（下端面）則設一平頭端面，以構成新式樣專利之主要設計內容。然而，細究新式樣專利之設計特徵，其左側視圖的左端面設有一包含上、下唇部的嘴形開口，十分具有獨創性，另一設計貢獻所在為右端面具有一凸緣的流線造形。結合前述兩處必要特殊設計特徵，即構成新式樣專利案之主要權利限制範圍。其它部分包括左側視圖的上方設有一圓弧狀，其下方設一洞孔，下方（即下端面）為一平頭端面等設計皆為習知之設計，並非申請人所獨創，屬於公共財而對設計產業並無特別之貢獻。因此，待鑑定物即系爭鑰匙是否侵權主要需視其是否實施新式樣專利之必要特殊設計特徵，而不刻意拘泥於習知設計部分之異同。
②待鑑定物即被上訴人所生產製作之「系爭鑰匙」
一支，其構成係由一鑰匙頭及鑰匙桿所構成，其用途和功能皆和上訴人之新式樣專利案相同，故兩者屬於相同之物品，應無疑義。而待鑑定物之左側視圖，左端面係呈一垂直之線條而在兩端部以圓弧和上、下端面連接，其右端面為一流線之造形，於近下方處則以圓弧連接該右端面之上、下兩部，其上方設有一圓弧狀，於其下方設一圓形的洞孔，其下端面則為一平頭端面。
③鑑定比對過程說明：
Ａ經由上述專利案及待鑑定物之解析，兩者顯然皆做為鑰匙之用途及功能，屬相同之物品。
Ｂ視覺性整體設計判斷：
對於新式樣專利之視覺性整體設計是否近似的判斷，係以該類產品（即鑰匙）之一般消費者或使用者於侵權行為發生時之觀點作考量，並以一般消費者或使用者於購買或使用系爭鑰匙與新式樣專利時，是否會對兩物品之整體外觀造型產生混淆誤認，導致錯誤之購買行為而論。又新式樣專利權範圍雖然包含和物品外觀有關的形狀，花紋及色彩的視覺性設計，但排除物品的功能性設計。由於新式樣專利權係以應用於物品外觀之視覺性設計整體為範圍，故判斷系爭鑰匙是否落入專利權之範圍，係以新式樣專利之整體設計性為對象，但以其主要部位之特徵為重點進行比對。若主要部位之設計特徵相同或近似，而次要部位之設計特徵不同者，原則上應認定整體設計近似；反之，主要部位之設計特徵不同，即使次要部位之設計特徵相同或近似，原則上應認定整體設計不相同、不相似。
Ｃ綜合上訴人專利案之專利圖說、上訴人所提供
之新式樣專利品及其說明於專利案創作特點之內容，上訴人之新式樣專利案之視覺主要部位應為左、右兩側視圖，其中左側視圖為上訴人於其創作特點中主要說明之對象。由於右側視圖，其視覺影像係可由其左側視圖利用鏡面反射而得，且兩者之視覺設計特徵及視覺效果皆為等效，故鑑定報告係以左側視圖之視覺正面，而為一般消費者或使用者選購時所施予特別注意的主要部位。換言之，鑑定報告之比對分析，係以該視覺正面為主要對象。
Ｄ整體比對待鑑定物即系爭鑰匙與上訴人之專利
案，兩者具有近似或相同部分包括：ａ兩者之右上方設一圓弧狀，其下設一圓形洞孔。ｂ兩者於下方設平頭端面。ｃ兩者之上端而呈近似之波浪形狀。ｄ兩者之左下方設一缺口，其形狀近似。前兩項相同設計處皆為新式樣專利案申請日前之習知設計，後兩項近似設計處並非新式樣專利案視覺性設計整體之主要特徵而不屬於新式樣專利之權利限制範圍，故皆非判斷兩物品設計是否相同或近似之主要依據。
Ｅ待鑑定物即系爭鑰匙與上訴人之新式樣專利差
異部分如下：ａ待鑑定物未具有如新式樣專利案者，於其左端面設有嘴形的視覺意象，故亦未有如新式樣專利的上、下唇部。因此，兩者設計及視覺效果皆不相同。ｂ待鑑定物未具有如新式樣專利案者，於其右端面設有一凸緣，亦因此造成兩者右端面流線造型迴異，屬於不同之設計特徵，故就整體設計而言，待鑑定物與新式樣專利既不相同亦不近似，兩者之視覺效果與風格迴異，各具特色。
Ｆ經由鑑定人檢索我國相關新式樣專利先前技藝
之結果顯示，鑰匙之構成，一般包含鑰匙頭與鑰匙桿，而和上訴人之新式樣專利相關之鑰匙頭的設計，於視覺正面（即新式樣專利之左側視圖）之右上方採用圓弧狀，並於其下設有洞孔，以及下方設平頭端面之態樣皆屬於習知設計之範疇。前述造形經由檢索先前設計技藝發現，於新式樣專利案申請時已有先前技藝被公開揭露於我國新式樣專利案中。
④從而，系爭鑰匙雖然在習知設計的部分和新式樣
專利案相同或近似，但習知設計本屬於公眾領域資財，因此不能做為判斷鑑定物是否落入新式樣專利案之因素。由於系爭鑰匙和上訴人新式樣專利案之主要設計特徵並未有任何相同之處，顯然足以認定兩者所採用之設計並未構成相同或近似之情事，所以系爭鑰匙並未落入上訴人之新式樣專利案之專利權範圍（詳見國立中央大學96年8月29日中大研字第0960003606號函所附之專利鑑定報告；本院卷第67頁以下）。
３詳閱前開2專利侵害專業鑑定機關之鑑定內容與結果，
可知上開2鑑定機關之鑑定分析方法與流程，均無任何違背專利侵害鑑定基本知識與常規之情事，且上開2鑑定機關所為之推論與判斷，經核亦與經驗及論理法則無違，且與一般消費者或使用者於購買或使用鑰匙之區辨及認知常情相符，故上開2鑑定結果應甚值得參考，並可供作本院判斷之依據。從而，本件經詳細觀察比對上訴人之前開新式樣專利產品及被上訴人所製造之系爭鑰匙，並審酌前述2專利侵害鑑定內容與結果，足認被上訴人所製造之系爭鑰匙，並未落入上訴人之前述新式樣專利案之專利權範圍內。
七、綜上所述，系爭鑰匙即被上訴人所製造之鑰匙經查既未落入上訴人之前開新式樣專利案之專利權範圍內，故上訴人以其專利權受被上訴人故意侵害為由，對於被上訴人請求酌定不超過損害額3倍之賠償金200,000元，暨自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息，以及禁止被上訴人製造、販賣、為販賣之要約或其他侵害上開新式樣專利權之行為，經核即均屬無據，應予駁回。又上訴人請求願供擔保請准宣告假執行，則因其訴應予駁回，其假執行之聲請亦失所附麗，故應併予駁回。原審為上訴人敗訴之判決及駁回其假執行之聲請，經核於法並無不合。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。
八、又本件事證已臻明確，兩造其餘主張、陳述及證據聲請與判決結果無礙，不再審酌，併予敘明。另本件上訴訴訟費用為36,450元（即第二審裁判費6,450元，鑑定費用30,000元），應由敗訴之上訴人負擔，爰依民事訴訟法第87條第1項之規定確定之。
九、據上論結，本件上訴為無理由，依民事訴訟法第436條之1第3項、第449條第1項、第78條、第87條第1項，判決如主文。中 華 民 國 96 年 12 月 26 日
民事第一庭 審判長 法 官 翁金緞
法 官 李杭倫法 官 陳志成以上正本證明與原本無異如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀，同時表明上訴理由；如已於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後10日內補具上訴理由（均須按他造當事人之人數附繕本）。
中 華 民 國 96 年 12 月 26 日
書記官 彭建山