臺灣高等法院臺南分院民事判決 93年度智上字第3號上 訴 人 德保有限公司法定代理人 甲○○訴訟代理人 蘇文生 律師被 上 訴人 欣興石綿工業股份有限公司兼法定代理人 乙○○右 共 同訴訟代理人 林瑞成 律師複 代 理人 林祈福 律師上列當事人間請求損害賠償事件，上訴人對於民國九十二年十二月二十九日臺灣嘉義地方法院第一審判決（九十二年度重智字第二號）提起上訴，本院於民國九十四年三月一日言詞辯論終結，判決如下：
主 文上訴駁回。
第二審訴訟費用由上訴人負擔。
事實及理由
壹、上訴人部分：
一、聲明：求為判決：㈠原判決廢棄。㈡右廢棄部分，被上訴人應連帶給付上訴人新台幣（下同）一百五十九萬五千五百十元，及自起訴狀繕本送達被上訴人之翌日起至清償日止按週年利率百分之五計算之利息。㈢第一、二審訴訟費用由被上訴人連帶負擔。㈣願供擔保，請准宣告假執行。
二、陳述略以：
（一）被上訴人製造、販賣系爭隔熱浪板，侵害上訴人專利權：㈠依上訴人於原審所提出中國機械工程學會「專利侵害鑑定
報告」，該報告鑑定結論已認：待鑑定物廿一家廠商（含本件被上訴人公司）所生產之「防滲隔熱浪板」之構造特徵均屬上訴人專利案之申請專利範圍。
㈡上訴人於八十六年五月十二日向前中央標準局（嗣改制為
智慧財產局）申請更正系爭專利案申請範圍，增加：「而該搭接部之兩側頂緣則分別設有圓弧凹槽，俾形成浪板搭接處之扣接結構」等內容，即搭接部兩側頂緣之圓弧凹槽及所形成之扣接結構，乃更正後及更正前之申請專利範圍之差異所在，而非被上訴人所稱「鋼板之搭接部兩側設有緣弧凹槽，及兩側之斷面高度不同」，此亦上訴人現主張被上訴人浪板侵害系爭專利之最主要部分。按前揭中國機械工程學會「專利侵害鑑定報告」，雖係依上訴人更正前之申請專利範圍所為，惟查：
⑴被上訴人乙○○於他案違反專利法案件偵查中，自承：
「前述查獲產品特徵係由烤漆板、PU發泡材料及PVC紙等三種材料製造，主要特徵為設有凹槽，且浪板之ㄧ側無PU發泡材料及PVC紙」；又上訴人委託中國機械工程學會所作專利侵害鑑定報告所附被上訴人產品照片，亦顯示頂緣內側設有導水凹槽，該凹槽呈圓弧狀，即與上訴人更正後之專利申請範圍特徵相符。
⑵更重要者，被上訴人於九十三年七月十六日準備程序期
日所庭呈浪板，其搭接部頂緣之凹槽係呈圓弧狀，並非其所稱具側邊之鈍角凹槽，且兩片浪板搭接後亦可形成扣接結構，業經鈞院當庭檢視兩造隔熱浪板實物確認甚明。而「圓弧凹槽及扣接結構」為上訴人更正後之技術特徵，是被上訴人稱其所產製之隔熱浪板不存在圓弧凹槽，未侵害上訴人系爭專利云云，自不足採。準此，被上訴人所製造、販賣系爭隔熱浪板，確有侵害上訴人專利權之情事。
㈢退萬步言，縱認被上訴人浪板搭接部兩側頂緣之凹槽形狀
係其所稱鈍角，惟依智慧財產局所定「專利侵害鑑定基準」中所載均等論原則之運用原則，實質上為同一技術手段或方法，同一作用，且產生同一結果時，兩者為均等物。因被上訴人浪板亦係使用「凹槽」同一技術手段，形成一扣接結構（同一作用），以產生相同之增進搭接穩固之功效（同一結果），縱其凹槽形狀係其所稱鈍角，亦與上訴人專利申請範圍實質相同；又被上訴人將浪板系爭凹槽，由上訴人專利之圓弧狀改為其所稱約145度之鈍角，僅有角度之不同，應屬熟習該項技術人士所能輕易完成之形狀變更，實質功能並無變化，顯屬均等物。故被上訴人浪板之凹槽形狀即便與上訴人專利有些許差異（假設語），依均等論原則，仍構成侵害，否則侵害人只須就他人專利構造形狀作部分變更，即可脫免侵權責任。
（二）系爭專利權並無原審所認處於不確定狀態，亦無被上訴人所稱在被准予更正前不具進步性及新穎性之情，被上訴人仍有故意過失侵權行為：
㈠系爭專利權不因他人舉發而處於不確定：
⑴系爭專利權經更正公告後，溯及申請日生效—上訴人新
型第106273號「隔熱浪板結構改良」專利，雖係於八十九年五月一日始經智慧財產局公告准予更正，惟依當時專利法第一百零五條準用第六十七條（現行專利法第一百零八條準用第六十四條）之規定，新型專利權人對於請准專利之說明書及圖示，認有下列情事之一時，得向專利專責機關申請更正，但不得變更發明之實質：一申請專利範圍過廣。二誤記之事項。三不明瞭之記載。前項更正，專利專責機關於核准後，應將其事由刊載專利公報。申請專利範圍、說明書、圖示經更正公告者「溯自申請日生效」。故上訴人專利雖係於八十九年五月一日始被公告准予更正，但溯自申請日即八十三年九日一日生效，此有桃園地方法院桃園簡易庭九十三年度桃再簡字第一號判決可資參照，要無原判決所認曾被撤銷而處於不確定狀態之情。
⑵上訴人專利非經撤銷確定，於專利權期限屆滿前，自均
有效存在—依最高法院九十三年度台上字第一０七三號判決意旨，專利權之核准係行政機關基於公權力所為之行政處分，申請人因而取得之專利權，非經專利專責機關撤銷確定，於專利權期限屆滿前，自均有效存在，此觀專利法第七十四條第二項規定「專利權經撤銷確定者，專利權之效力，視為自始即不存在」自明。查上訴人已取得新型第106273號專利，其專利權期間自八十三年九月一日起至九十四年六月二十八日止，其間雖曾因他人舉發而被撤銷，惟並未確定（經上訴人提起行政訴訟後，即撤銷原舉發成立應撤銷專利權之原審定處分，嗣智慧財產局審定舉發不成立確定）。故原核准專利權之行政處分自仍有效存在，是被上訴人主張上訴人系爭專利權於八十九年五月一日之前，係呈現持續被撤銷狀態，其信任專利主管機關已撤銷上訴人專利之公告，從事系爭隔熱鋼板之製造，無過失云云，洵屬無據。況被上訴人亦知上訴人專利雖曾被撤銷但未確定，原撤銷專利權處分仍有經行政救濟程序而被廢棄之可能，何有信任該撤銷上訴人專利之公告可言？㈡上訴人所為更正未變更實質內容，不涉及進步性及新穎性
之認定：按經濟部八十九年一月四日經（89）訴字第89085042號訴願決定書明揭：「本案之圓弧凹槽在原說明書之圖示已有相同圓弧凹槽之形狀，僅在原專利說明書及申請專利範圍未說明圓弧凹槽（211）之形狀及作用，則在更正之專利說明書及申請專利範圍，將圓弧凹槽之形狀及作用再描述清楚，應不屬實質變更」、「本案在更正後說明書所增加扣接結構與加強搭接端之強度，可由原說明書之圖示中容易地引申推導出，並無變更實質內容，且將圓弧凹槽與扣接結構增加在申請專利範圍獨立項中，乃增加獨立項之元件及限制條件，使得申請專利範圍縮小，並能更加清楚描述申請專利範圍，自無變更實質內容」。易言之，上訴人申請更正系爭專利案，未變更實質內容，自不涉及原判決所謂進步性及新穎性之認定，且更正前之原專利說明書之圖示，其中圖二、圖三已有圓弧凹槽，圖三、圖四亦顯示浪板搭接處之扣接結構。準此，原審所認上訴人就系爭專利增加並更正「而該搭接部之兩側頂緣則分別設有圓弧凹槽，俾形成浪板搭接處之扣接結構」前，系爭專利不被經濟部智慧財產局認定有進步性及新穎性云云，即有違誤。
（三）本件無專利法第五十七條之適用：㈠查被上訴人所提出八十一年十月出版之「建材與設備」所
示「尚良牌專利產品（專利公告：186839）三合一防滲隔熱浪板屋頂外牆浪板」，及八十二年元月出版之「建築世界」所示「崇峻彩色PU隔熱浪板」、「吉順PU隔熱浪板」所載浪板結構圖，均無上訴人系爭專利之圓弧凹槽，更無搭接結構；至於「吉順PU隔熱浪板」之結構圖，或顯示頂緣兩側有凹角，但無從判斷是否為凹槽，且縱為凹槽亦呈九十度角，亦與上訴人系爭專利中之圓弧凹槽特徵有別，況該圖亦未顯示扣接結構，兩者結構顯有不同。準此，被上訴人稱在上訴人申請系爭專利前，已存在前揭相同結構之「隔熱鋼板」，而被公開使用、販售云云，委無足採。㈡現行專利法第一百零五條準用第五十七條（被上訴人誤載
為六十七條）第一項第二款及第三款固規定，符合「申請前已在國內使用，或已完成必須之準備者」及「申請前已存在國內之物品」之兩種情形者，非新型專利權之效力所及。前者乃基於第三人合理且善意之行為，即所謂第三人之先用權；後者係基於公益理由對於專利權所為限制。惟構成前者情形時，即在專利權人申請專利前，第三人已在國內使用該專利時，依同法第一百零五條準用第五十七條第二項規定，僅該第三人（使用人）限於在原有事業內繼續使用爾；而後者所謂「申請前已存在國內之物品」，應限於未公開揭露或公開使用之情形，如申請前已存在國內之物品已公開揭露或公開使用時，若已授與至專利權，得依同法提起舉發以撤銷專利權。
㈢查本件被上訴人非前揭出版物之刊登人或先使用人，自不
得主張其為善意之第三人，非上訴人系爭專利權效力所及；又被上訴人未持該等刊物提出舉發，則在系爭專利權未被舉發撤銷確定前，該專利權自屬有效，仍有拘束被上訴人之效力。
㈣另被上訴人稱上訴人專利之圓弧凹槽及搭接結構為一般鋼
板製造業者所共認之習知技術云云，並未舉證證明，洵屬無據，併此敘明。
（四）上訴人之請求未逾二年消滅時效：㈠按「因侵權行為所生之損害賠償請求權，自請求權人知有
損害及賠償義務人時起，二年間不行使而消滅，民法第一百九十七條第一項定有明文。是關於侵權行為損害賠償請求權之消滅時效，應以請求權人實際知悉損害及賠償義務人時起算，且侵權行為有繼續狀態，在狀態繼續中，其時效應仍未消滅。」（最高法院八十八年度台上字第二六○號判決參照）；學者曾隆興亦認：侵害專利權行為，通常非僅有只有一次，而係連續不斷，故應自最後一次行為時起算二年消滅時效。按被上訴人在他件九十三年七月七日現場履勘時，仍在製造銷售系爭隔熱浪板，是被上訴人之侵權行為仍在繼續狀態中。故上訴人雖於八十九年六月五日始提起本件附帶民事訴訟請求，仍不生逾二年消滅時效之問題。
㈡被上訴人所提出台灣高等法院台中分院九十年度上訴字第
一七０四號刑事判決中，所載他件台灣嘉義地方法院八十四年度訴字第二０八號排除侵害事件，雖係上訴人對被上訴人前負責人許瑛砡所提出者，惟該件所涉專利乃上訴人另所有新型第42182號「夾層防水隔熱浪板製造機結構」及第56383號「防滲隔熱浪板之結構」專利，該兩項專利與本件系爭新型第106273號「隔熱浪板結構改良」專利顯有不同，自無從以該判決推認上訴人於八十三年間已知悉被上訴人有產製系爭隔熱浪板之事實。
（五）被上訴人係以系爭隔熱浪板為主要生產及銷售項目：㈠依被上訴人所提出之八十五年三月所開立發票品名雖載「
PU樹脂防熱鋼板」，惟對鈞院所函調被上訴人公司八十五年度期末存貨明細表，可發現並無該項產品之記載，是被上訴人所生產銷售系爭隔熱浪板，非以「PU防熱鋼板」申報營業收入。次查被上訴公司法定代理人即被上訴人乙○○於八十八年六月一日於刑案中受法務部調查局嘉義市調查站調查時，已謂：仿冒侵權產品寬度固定，價格計算係以長度每台尺約二十三元至二十五元，則對照被上訴人公司八十八年度「商品進銷存明細表」所列「本期銷貨」單價在二十三元至二十五元者，僅有烤漆鋼板23.78元、鍍鋅烤漆鋼板22.19元及鋁鋅烤漆鋼板24.35元，足可認被上訴人生產銷售系爭浪板之實際所得應係列入烤漆鋼板、鍍鋅烤漆鋼板及鍍鋁烤漆鋼板之品項中。
㈡次查本件相關刑案偵查中，法務部調查局嘉義市調查站於
八十八年六月一日搜索被上訴人公司時，除查扣隔熱浪板三百七十八片，更有金屬浪板（PU）訂貨簿；又八十八年十二月二十日民事保全證據程序中，被上訴人現場所存隔熱浪板成品數量總計為10643.4尺（見嘉義地院民事庭八十八年度聲全字第一號保全證據卷第七十七頁）；另兩造間他件排除侵害等事件審理中（嘉義地院九十三年度簡上字第一七號），九十三年七月七日現場履勘鑑定標的物即被上訴人所有浪板製造機時，現場所存放產品多為系爭隔熱浪板，而非清板（按指鋼板下無發泡材料）或石棉瓦、浪瓦。準此，被上訴人係以系爭隔熱浪板為主要生產及銷售項目，絕非其所稱銷售數量不到全部產品百分之一。
（六）被上訴人於刑案中自承每月銷售系爭隔熱浪板之金額，實收有三、四百萬元，上訴人所請求損害金額之計算，依法有據：
㈠被上訴人乙○○於八十八年六月一日受前揭法務部調查局
嘉義市調查站調查時，自承：被上訴人公司所生產之隔熱浪板利潤為每台尺五角至一元，每月銷售額自四百餘萬元至九百餘萬元，惟實收額每月僅三、四百萬元。則換算被上訴人每銷售一元之利潤應為零點零四元〔計算式：1元（即每台尺利潤）/25元（每台尺最高售價）=0.04〕，以被上訴人所陳每月最低實收銷售額三百萬元計算，被上訴人公司每月銷售系爭隔熱浪板最低利潤為十二萬（計算式3,000,000×0.04=120,000），以此推算每年利潤最少應有一百四十四萬元（計算式20,000×12=1440,000）。此金額與被上訴人公司八十八年度「商品進銷存明細表」所載烤漆鋼板本期銷貨數量660095.31KG，單價為23.78元，銷貨金額為15,696,596元，扣除成本13,822,417元，全年銷售利潤為1,874,179元（計算式15,696,596-13,822,417=1,8 74,179）相去無多，應認依法有據。則計算被上訴人公司自八十四年一月一日起至八十九年六月一日間，因製造銷售系爭隔熱浪板所得利益至少〔1,440,000×5（即84年至88年）+1,440,000×5/12（89年1月1日至5月31日）=7,800,000〕有七百八十萬元，現上訴人僅請求其中一百五十九萬五千五百十一元，自屬有據。
㈡退萬步言，縱認上訴人無法證明被上訴人製造銷售系爭隔
熱浪板之正確金額，惟基於舉證責任分配之原則，及類推適用現行專利法第八十五條第一項第二款，因有鑒於侵權人銷貨資料之獲得與掌握對專利權人有舉證上之困難，所特設舉證責任轉換之規定，被上訴人如主張其製造銷售系爭隔熱浪板之數量與金額，僅占其商品之一小部分，自應由被上訴人舉證證明該實際銷售系爭隔熱浪板之數量與金額。況依民事訴訟法第二百二十二條第二項規定，當事人已證明受有損害而不能證明其數額或證明顯有重大困難者，法院應審酌一切情況，依所得心證定其數額。故上訴人爰依該項規定，請鈞院審酌前揭營業所得資料等一切情況，以定上訴人損害之金額。
貳、被上訴人部分：
一、聲明：求為判決：㈠上訴駁回。㈡第一、二審訴訟費用由上訴人負擔。㈢如受不利判決，願供擔保請准免為假執行。
二、陳述略以：
（一）被上訴人主張時效抗辯：按「新型專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之」、「本條所定之請求權，自請求權人知有行為及賠償義務人時起，二年間不行使而消滅」，為專利法第一０八條第一項與第五項分別規定。又民法第一九七條第一項並規定「因侵權行為所生之損害賠償請求權，自請求權人知有損害及賠償義務人時起，二年間不行使而消滅。」至「所謂知有損害，只要實際知悉損害發生之事實，即為已足，於損害額多寡如何，尚無認識之必要」最高法院四十九年台上字第二六五二號判例可參。由此，上訴人於前述台灣嘉義地方法院八十四年度訴字第二０八號排除侵害案，即已知悉本案實際損害發生之事實，然而卻遲至九十二年六月二十一日才為第一審之起訴，則本案之損害賠償請求權期間，實已罹於時效。
（二）上訴人主張相鄰鋼板之搭接結構及圓弧凹槽為其擁有之專利權，顯與事實不符：
㈠上訴人專利權，違反核准專利當時專利法第九十七條、第
九十八條第一項第一、二款及第二項之規定（八十三年一月二十一日修正公布），前後共有十九位案外人向經濟部智慧財產局提起舉發撤銷上訴人專利權之違法性，此有經濟部智慧財產局（93）智專一㈠14006六字第09341078880號函提及之申請第00000000號及申請第00000000追加一號被舉發及被異議撤銷確定之專利公報、經濟部智慧財產局
（93）智專一㈠15133字第09341197280號函提及之申請第00000000號等相關公告資料可佐；且上訴人專利權「更正前之申請專利範圍」，確實亦為經濟部智慧財產局撤銷在案，此有經濟部智慧財產局九十三年六月三十日（93）智專一㈠14006六字第09341078880號函得證；為此，被上訴人乙○○亦於九十二年三月十三日備具證據及舉發理由向經濟部智慧財產局舉發上訴人專利權在案，有經濟部智慧財產局（92）智專一㈡14016字第09240874830號函知被上訴人該舉發案第00000000N16號即將進行審查為證。
㈡又上訴人專利權更正後之說明書、圖示及申請專利範圍已
自我限縮，經限縮後之申請專利範圍為「．．而該搭接部之二側頂緣則分別設有圓弧凹槽，俾形成浪板搭接處之扣接結構．．」自此，上訴人專利權自我限縮申請專利範圍後，雖繼續擁有上訴人專利權之專利證書，但卻應受如下法律效果之約制：
⑴專利法第九十七條規定之形狀創作要件之限制：上訴人
專利權之搭接部（211）形狀一定為圓弧凹槽，且必須具備二個等高之圓弧凹槽，及整體之搭接部一定為圓弧凹槽，而「圓弧」為「幾何學」所稱之一種形狀。因此，依據核准專利當時專利法第九十七條之形狀創作要件，上訴人專利權必須限制於前述「幾何學」中之「圓弧」狀。然查，系爭隔熱浪板非但不存在圓弧凹槽，更不具備二等高之圓弧凹槽，當然在上訴人專利權申請專利範圍之外，不侵害上訴人專利權已屬明確。另上訴人有權利將凹槽修改為圓弧凹槽之形狀，並取得專利權。相對的，被上訴人亦有權利將凹槽修改為約145度「具側邊鈍角凹槽」。則被上訴人之鋼板為具側邊之鈍角凹槽當然就不與上訴人專利之圓弧凹槽相同，當然不侵害上訴人專利權。
⑵經濟部智慧財產局頒布之專利侵害鑑定基準中「均等論
原則」適用之禁止：上訴人專利權之搭接部必須限制在「二等高之圓弧凹槽」時，解釋上訴人專利權時，如果以「原理或原則解釋技術範圍，因此即使有置換可能性與置換容易性之技術，亦不適用均等概念。」否則就有重行主張更正前申請專利範圍法律效果之虞。上訴人雖稱搭接為其專利要件，但此搭接功能卻係早已存在，上訴人專利權當然應受專利法第一百零八條準用第五十七條第一項第三款「申請前已存在國內之物品。」所拘束，不得再主張被上訴人侵害其專利權。
㈡次按「發明或新型之同一性，應依實質之原則審定之，亦
即二發明或新型，雖其外觀或構造一部份不同，惟依社會一般之通念，倘其目的及效果相同，而其不同部份，僅屬申請前習用技術之轉變、附加、削除或材料之變換、形狀、排列之變更或數質之限定或變更，且屬一般業者所容易想出者，依專利法．．申請在後之專利申請案，應不得准許。」，有行政法院七十二年度判字第二七四號判決可參。如今，上訴人專利之圓弧凹槽及搭接結構等皆已存在且為一般鋼板製造業者所共認之習知技術，當然任何人不得再主張專利權。
（三）退而言之，本件上訴人之專利權不具備新穎性及進步性；按新型專利權之要件，包含新穎性、進步性與產業上利用之價值，於專利法第九十四條定有明文：
㈠關於新穎性，係以負面表列方式規定之，當新型專利權有
第九十四條第一項第一、二款「申請前已見於刊物或已公開使用」、「申請前已為公眾所知悉者」規定之適用時，即喪失新穎性。及進步性之判斷，依同法第四項「新型雖無第一項所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成時，仍不得依本法申請取得新型專利」即不具進步性，此時雖然具備前述之新穎性，仍不得依本法申請取得新型專利。如此，當專利主管機關所為之行政處分，出現明顯而重大瑕疵時，普通法院就有關證據之調查本就較諸行政機關更為周密慎重，當然可據以認定上訴人專利權不具備新穎性及進步性而為無效，且為系爭隔熱浪板並不侵害上訴人專利權之認定。
㈡上開論點於實務上亦受肯定，如：⑴鈞院八十三年度上易
字第一一九四號刑事要旨略謂「末按行政機關所為行政處分，法院是否應受其拘束？從憲政主義之制衡設計以及司法程序有關證據之調查恆較行政程序為周密慎重等因素而言，行政機關所為行政處分，並無全然拘束法院裁判之效力．．尤其行政處分有特別重大之瑕疵，並依一切可供斟酌之情形加以合理判斷，其瑕疵足可認為公然明顯者，其行政處分無效。本件告訴人獲准取得之前述新型專利權，其不具新穎性，且又係見於刊物習用之技術、知識，嚴重違反修正前專利法第九十五條及第九十六條第一款、第五款規定，諸如前述。是中標局就告訴人新型專利權所為之行政處分，具重大明顯之瑕疵，其行政處分無效，應可認定」；⑵九十年八月司法院第五十期司法業務研究會法律問題研討：法律問題：訴訟案件中主張被侵害之專利權，如果已有明確事證證明在該專利案申請前，國內外雜誌上已有他人相同產品之廣告，足證該專利案件欠缺新穎性及進步性。法院可否進行認定該專利核發錯誤？抑或必須由被告提出舉發，待行政救濟體系撤銷該專利案？討論意見結論略為「．．舉發制度乃全盤性摧毀該專利權效力之制度；而普通法院理由中之認定，只在個案中發揮效果，二者並不重覆排斥。況且本於司法權獨立之原則對於重大明顯錯誤之行政處分，可以逕行否定其效力。否則等行政救濟之結果，過於曠日廢時」。
㈢次按專利法第一百零五條準用第六十七條第一項第二及三
款並規定：發明專利權之效力不及「二、申請前已在國內使用，或已完成必須之準備者。」、「三、申請前已存在國內之物品」，本件上訴人新型第106273號專利權係於八十二年六月二十九日向經濟部智慧財產局（改制前為經濟部中央標準局）提出專利申請，即上訴人專利權即使有取得專利核准，但是，對於他人是否有專利權之羈束力，應該由上訴人專利權之申請日加以判斷之。今查，上訴人專利權所更正後之申請專利範圍，仍然存在明顯而重大之瑕疵，於上訴人專利權申請專利之前，確實已有相同結構功能之隔熱浪板，在國內公開使用並早已存在國內，並不以被上訴人是否有提出行政訴訟為必要之阻卻程序。由被上訴人所提出之八十一年十月出版之「建材與設備」及八十一年十一月截稿，並於八十二年元月出版之「建築世界」皆可證明，於上訴人專利權申請之前，確實存在相同結構之「隔熱浪板」，且被公開使用、販售，並施工於建築物之屋頂及牆壁。故而，上訴人專利權受前揭專利法第一百零五條準用第六十七條第一項第二及三款之適用，即使上訴人繼續擁有上訴人專利權之專利證書，亦不得再對系爭浪板主張專利權。
（四）被上訴人依民法第一百八十四條第二項但書規定，免負損害賠償之責任：
㈠查上訴人專利權於八十九年五月一日之前，係呈現持續被
撤銷之狀態。直到經濟部智慧財產局核准上訴人專利權之申請專利範圍更正，再於八十九年五月一日之專利公報另行公告上訴人專利權之更正後申請專利範圍，上訴人專利權才取得新的申請專利範圍。但是由於證物三之三尚在最高行政法院審查中，亦即上訴人專利權更正後申請專利範圍是否合乎專利法之規定，及專利主管機關之核准上訴人專利權更正是否合於行政程序法之相關規定，係呈現不確定之法律狀態。
㈡上訴人專利權之被舉發撤銷係被公告於專利公報中。被上
訴人於信任專利主管機關已撤銷上訴人專利權之公告，而從事系爭隔熱鋼板之製造。由此可以證明被上訴人並無過失，以違反保護他人之法律。且再證諸證物一及二，於上訴人專利權申請之前，既已存在有相同之隔熱鋼板，且已為公眾可合法利用之物品，任何人不得再據為已有並取得專利權之事實狀態下，又可以證明被上訴人並無故意或過失，以不法侵害上訴人專利權。因此，依民法第一百八十四條第二項但書之規定，被上訴人等免負損害賠償責任。
（五）另，上訴人所提及之營業毛利計算方法，亦有諸多與事實不符之處：
㈠上訴人所稱「據被上訴人八十四年至八十九年營利事業所
得稅結算申報書（下稱「申報書」）等，而據以計算被上訴人於上述申報書期間，共侵害上訴人之新型第106273號專利權，獲得利益共一千零十三萬元整．．」云云，顯為上訴人自行臆測，蓋被上訴人之營業項目係包含「石棉製品、金屬色板等。」因此，前述申報書來源所載之被上訴人各年度各月份所開立之統一發票「品名」欄下並非全部為系爭之「PU防熱鋼板」。經查，前述申報書，以八十五年及八十六年二個年度之統一發票為依據，至少包含「石綿瓦、大浪瓦、小浪瓦、鍍鋅鋼板C形鋼、烤漆鋼板、鋁鋅烤漆鋼板及PU防熱鋼板」等項之總和才得出各年度申報書之營業毛利。
㈡故如前述，唯有於統一發票之品名為「PU防熱鋼板」才是
雙方當事人系爭之部分。則經由統計，於前述申報書各年度中之「PU防熱鋼板」銷售量不到全部申報品名之1%。由此可證上訴人計算之訴訟標的金額不足採信。
（六）綜上，本案請求權時效早已罹於時效，且上訴人專利權之取得顯然有明顯及重大瑕疵，當然應受專利法之拘束，其請求已失所依據，為無理由。
叁、本院判斷：
一、上訴人主張，被上訴人欣興公司所製造之「隔熱浪板結構改良」侵害其擁有之系爭專利使用權，上訴人自得請求自八十四年一月一日起至八十九年六月一日間，因製造銷售系爭隔熱浪板所得利益等語；但為被上訴人所否認，並以前開情詞置辯。本件所應審酌者為：⑴被上訴人主張時效抗辯有無理由？⑵被上訴人欣興公司所製造之「隔熱浪板結構改良」有無侵害上訴人所有新型第106273號之系爭專利？被上訴人二人是否應負連帶損害賠償？
二、被上訴人抗辯上訴人為本件損害賠償請求權時，已因逾二年請求權時效，其請求權已消滅部分：
（一）本件上訴人於民國八十八年十一月二日間以被上訴人乙○○有侵害上訴人系爭專利權，涉嫌違反專利法向台灣嘉義地方法院（下稱嘉義地院）提起自訴，因原專利法第一百二十五條、第一百二十八條有關違反專利法應受刑事處罰之條文，於九十二年二月六日經刪除公布，並由主管院行政院公布自同年三月卅一日起施行，嘉義地院乃於九十二年四月三十日為免訴判決，而上訴人原先依上開刑事自訴案件所提起附帶民事損害賠償之訴訟，原應一併駁回，因上訴人之聲請，嘉義地院乃於同日將附帶民事訴訟部分裁定移送於同院民事庭，合先敘明。
（二）按「新型專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之」、「本條所定之請求權，自請求權人知有行為及賠償義務人時起，二年間不行使而消滅」，專利法第一０八條準用第八十四條第一項與第五項定有明文。又民法第一百九十七條第一項亦規定「因侵權行為所生之損害賠償請求權，自請求權人知有損害及賠償義務人時起，二年間不行使而消滅」。
查上訴人於八十八年六月一日會同法務部調查局嘉義市調查站人員搜索被上訴人公司查扣被上訴人之隔熱浪板時，及於八十八年十二月二十日聲請由嘉義地院以八十八年度聲全字第一號為民事保全證據程序時，即已知悉被上訴人欣興公司、被上訴人乙○○有侵害系爭專利權行為之事實；上訴人即於八十九年六月五日就其主張之所受損害部分，提起附帶民事訴訟為損害賠償請求，由嘉義地院以八十九年度附民字第六六號受理中，上訴人雖另於九十二年二月二十日重複提起附帶民事損害賠償訴訟，由嘉義地院以九十二年附民字第二十號受理（嗣該二附民案經上訴人聲請併裁移同院民事庭後以九十二年度重智字第二號受理），但不影響其先前即提起損害賠償之訴訟效力。即上訴人確已在二年之請求權時效內為請求，則被上訴人以上訴人本件請求權時效已消滅云云為抗辯，即不足採。
三、關於上訴人欣興公司所製造之「隔熱浪板結構改良」有無侵害上訴人所有新型第106273號之系爭專利權，被上訴人因而應負連帶損害賠償部分：
（一）按當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任；民事訴訟法第二百七十七條前段定有明文。又按「民事訴訟如係由原告主張權利者，應先由原告負舉證之責，若原告先不能舉證，以證實自己主張之事實為真實，則被告就其抗辯事實即令不能舉證，或其所舉證據尚有疵累，亦應駁回原告之請求」；「請求履行債務之訴，除被告自認原告所主張債權發生原因之事實外，應先由原告就其主張此項事實，負舉證責任，必須證明其為真實後，被告於其抗辯事實始應負證明之責，此為舉證責任分擔之原則」最高法院十七年上字第九一七號、四十三年台上字第三七七號分別著有判例可資參照。查上訴人主張被上訴人有違反專利法而侵害其專利權，然為被上訴人所否認，依上開規定及判例意旨，上訴人應負舉證證明之責。
（二）上訴人固自八十三年九月一日起取得新型第106273號之專利證書（見原審卷第69頁），但因其專利含涉範圍之大小為何，有多位訴外人對之提出舉發，如：⑴第三人李幸修、林薇芬、王游芳、謝文松之舉發，曾由經濟部中央標準局於八十六年四月廿二日以（86）台專（判）05025字第115187號為「舉發成立，應撤銷其專利權（見本院卷㈠第83-85頁）。⑵第三人奇遠實業有限公司舉發由經濟部智慧財產局於八十八年四月十七日以（88）智專（判）05020字第110520號為「舉發成立，應撤銷其專利權」（見本院卷㈠第86-87頁）。⑶第三人陳嘉欽舉發由經濟部中央標準局於八十七年十二月廿二日以（87）台專（判）05020字第146950號所為「舉發成立，應撤銷其專利權」（見本院卷㈠第86-87頁）。上訴人因之於八十六年五月間申請更正系爭專利（八十七年二月並提出更正案修正本），其間主管機關曾為「不准更正」之處分，嗣由經濟部智慧財產局於八九年三月卅一日以（89）智專二㈢06011字第08921000067號「准予更正」，並於八十九年五月一日將其「說明書及圖示或圖說更正公告」登載於中華民國專利公報（見本院卷㈠第58-60頁）。查依上訴人專利權更正後之說明書、圖示及申請專利範圍，已自我限縮，經限縮後之申請專利範圍為「．．而該搭接部（21）之二側頂緣則分別設有圓弧凹槽（211），俾形成浪板搭接處之扣接結構．．」（見本院卷㈠第174頁），從而自此上訴人專利權即在自我限縮申請之專利範圍內。
（三）次查，上訴人主張被上訴人乙○○因違反專利法而侵害其權利，固提出八十八年六月一日乙○○之調查筆錄等為證，然被上訴人否認其等有侵害上訴人之系爭專利權。而查，上訴人於民國八十八年十一月間自訴被上訴人乙○○違反專利法案，復經嘉義地院予以免訴判決已如前述，則上開被上訴人乙○○之調查筆錄是否能為被上訴人不利之證據，已非無疑。上訴人另提出其自行委託中國機械工程學會於八十六年一月十五日之專利侵害鑑定報告影本（見原審卷第70-73頁），以作為其主張被上訴人有侵害其專利權之證明；然經被上訴人否認，抗辯其鑑定不可採。查上開鑑定報告，係上訴人自行委託，而非由司法機關如檢察署或法院就本件訟爭事件送請鑑定。而上訴人為何找該工程學會為鑑定，其間有無特別關係，為何一次請鑑定廿一家公司產品有無侵害上訴人之專利，其鑑定報告是否公正而可採，即有可議；況且該鑑定報告所載日期為「八十六年一月十五日」，即為鑑定之時間在該期日之前，而上訴人於「八十六年五月」間始申請更正系爭專利（於八十七年二月尚提出更正案修正本），顯然上開鑑定報告在上訴人申請更正其系爭專利權之前所為，其鑑定報告即非可予遽信；則不能依上開鑑定報告遽而認定被上訴人確有本件侵權行為。
（四）綜上，足認上訴人就系爭專利增加並更正為「該搭接部（21）之二側頂緣則分別設有圓弧凹槽（211），俾形成浪板搭接處之扣接結構」前，本件專利並不被經濟部智慧財產局認定有進步性及新穎性，故先後有多次系爭專利「被舉發成立」之情形，甚至經濟部智慧財產局仍於八十八年九月十五日（88）智專㈢06012字第133205號函為上訴人德保公司「不准更正」之處分，嗣於八十九年一月四日由經濟部撤銷該處分後，經濟部智慧財產局始准予更正而於八十九年五月一日登載於專利公報（參見本院卷第55-59頁）。是於八十九年五月一日之「前」上訴人就系爭專利是否已有新穎性及進步性，實仍處於不確定狀態，換言之，上訴人是否得享有專利權，仍有疑義，則上訴人主張被上訴人自八十四年一月起至八十九年六月止有侵害系爭專利之故意或過失之行為，即難採信。此外，上訴人復未能舉證以證明被上訴人確有本件侵權行為，依前開法條規定及判例意旨，上訴人此之請求即無從准許。
四、綜上所述，上訴人依侵權行為之法律關係請求被上訴人負連帶損害賠償部分，因證據不足，而不可採，從而上訴人本件之請求即非有據，不應准許，應予駁回。原審為上訴人敗訴之判決並駁回其假執行之聲請，經核並無不合，上訴人仍執陳詞請求廢棄原判決，尚非有據，應駁回其上訴。末查，兩造其餘之攻擊防禦方法暨聲明所用之證據，核與本件判決結果均不生影響，已無再予論述之必要，併此敘明。
肆、據上論結，本件上訴為無理由，依民事訴訟法第四百四十九條第二項、第七十八條，判決如主文。
中 華 民 國 94 年 3 月 15 日
民事第三庭 審判長法 官 林輝雄
法 官 曾平杉法 官 王明宏上為正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀，未表明上訴理由者，應於上訴後20日內，向本院提出理由書（須附繕本）。
中 華 民 國 94 年 3 月 17 日
書記官 侯瑞富
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