臺灣高等法院臺南分院民事判決 93年度智上易字第4號上 訴 人 皆展有限公司法定代理人 甲○○訴訟代理人 乙○○被 上 訴人 戊○○
丁○○共 同訴訟代理人 汪玉蓮 律師複 代 理人 黃木春 律師
丙○○上列當事人間請求侵權行為損害賠償 (專利權)事件，上訴人對於民國93年5月31日臺灣嘉義地方法院第一審判決（92年度智字第3號）提起上訴，本院於95年6月27日言詞辯論終結，判決如下：
主 文原判決關於駁回上訴人後開第二項之訴部分，並訴訟費用之裁判廢棄。
前開廢棄部分，被上訴人應連帶給付上訴人新台幣五十三萬八千八百六十元及自民國九十二年九月三日起，至清償日止，按年息百分之五計算之利息。
其餘上訴駁回。
第一、二審訴訟費用，由被上訴人連帶負擔十分之四，餘由上訴人負擔。
事實及理由
一、上訴人主張：
㈠、伊係「農作物溫室之改良」設計（新型第152501號，下簡稱系爭專利權）專利權人，依法有「製造、販賣、使用」之權，被上訴人未經上訴人同意或授權，於88年11月間及89年1月間，先後承攬陳旭昇、楊天水所定作，分別位於臺南縣○○鄉○○村○○○段長樹高分幹38左3號電桿旁（下簡稱仕安村工程）、後壁鄉土溝村92之16地號土地上之溫室工程（下簡稱土溝村工程），並以在上訴人處習得之技術及上訴人前揭新型專利權範圍之工法施作，侵害上訴人上開新型專利權，致上訴人受有減少銷售利益新台幣（下同）972,508元、營業及信譽減少共50萬元等損害。
爰依侵權行為損害賠償之法律關係，請求被上訴人連帶給付1,472,508元及自起訴狀繕本最後送達之翌日即92年9月3日起，至清償日止，按年息5%計算之利息。原審為上訴人敗訴之判決，尚有未洽，提起上訴。
㈡、聲明：⒈原判決廢棄。
⒉被上訴人等應連帶給付上訴人1,472,508元及自起訴狀繕
本最後送達之翌日（92年9月3日）起，至清償日止，按年息5%計算之利息。
二、被上訴人則以：
㈠、伊雖曾任職被上訴人公司，然上訴人所申請之「農作物溫室之改良」專利，係於伊離職後之89年3月1日始獲發專利證書，伊並不知上訴人有該專利權。又上訴人之專利權欠缺新穎性、進步性，智慧財產局核發專利有瑕疵。再者，伊所施作溫室工程與上訴人不同，並無侵害上訴人專利權情事，且伊為訴外人陳旭昇、楊天水所作之工程分別於88年11月中旬、89年1月間，皆於上訴人發存證信函之前（第一次發存證信函為89年4月27日），伊無侵害上訴人專利權故意。另上訴人早於89年3月間即知悉有本件行為，是不論上訴人於91年8月6日提起附帶民事賠償或於92年8月5日提起本件訴訟，均已超過二年之請求權時效等語，資為抗辯。
㈡、聲明：上訴駁回。
三、兩造不爭執之事實：
㈠、上訴人係系爭專利權之專利權人，專利期間自88年11月1日至99年12月31日止。
㈡、被上訴人二人在88年間前後擔任上訴人公司之溫室外包商。
㈢、訴外人陳旭昇於88年11月10日原與上訴人訂立合約書，由上訴人以總價1,272,175元承作於臺南縣○○鄉○○村○○○段長樹高分幹38左3號電桿旁之溫室及設施。
㈣、被上訴人未經其同意或授權，先於88年11月14日另以總價899,139元承包陳旭昇之上開工程。復於89年1月間，承攬訴外人楊天水所定作，位於臺南縣後壁鄉土溝村92之16地號土地上之溫室工程。
㈤、因專利法業經總統於92年2月6日以華總一義字第○九二○○○一七七六○號令修正公布全文138條；又依修正後專利法第138條：「本法除第十一條自公布日施行外，其餘條文之施行日期，由行政院定之。」而行政院嗣於92年3月31日以院臺經字第0000000000Ｃ號函示，92年2月6日修正公布「專利法」刪除原第83條、第125條、第126條、第128條至第131條，經該院核定自92年3月31日施行。被上訴人因違反專利法第125條案件，經臺灣臺南地方法院檢察署以90年偵字第3102號、91年度偵字第4736號提起公訴，經臺灣臺南地方法院92年4月3日以91年易字第810號判決免訴。
㈥、上訴人原於91年8月6日於前開刑事案件提起刑事附帶民事事件，請求被上訴人連帶賠償損害（台灣台南地方法院91年附民字第165號），而前開刑事案件，因專利法刪除原第125條，被上訴人因而獲判免訴，經原法院刑事庭於92年4月3日判決，駁回上訴人之刑事附帶民事訴訟。上訴人旋於92年8月5日提起本件訴訟。
㈦、上開事實，復有上訴人提出之專利證書、專利公報（見原審卷第10-13頁）、被上訴人與陳旭昇合約書、楊天水書立證明書各一份（見原審卷第170-173頁、第205-209頁）、照片八幀（見原審卷第15-17頁）為證，並經本院調台灣台南地方法院91年易字第810號刑事案卷及91年附民字第165號卷查明無訛，自屬真實。
四、至於上訴人主張被上訴人侵害其專利權應連帶負損害賠償責任，則為被上訴人所否認，並以上情置辯。是本件應審酌者為被上訴人有無侵害上訴人之系爭專利權？上訴人之請求權是否罹於時效？上訴人得請求賠償之金額若干？等項。茲查：
㈠、被上訴人有無侵害系爭專利權？⒈被上訴人雖抗辯其不知上訴人取得系爭專利權及智慧財產局
所核發之前開專利未審查其新穎性、進步性，其審核係有瑕疵云云。惟按我國專利係採登記公示制度，主管機關於實質審核專利權內容後即行公告，公告期間至確定授予前，任何人或利害關係人得提出異議。待專利權人確定取得專利權後，更如同法律之公布一般，透過登記及公示等方式，使社會大眾得以週知專利權人之專利權範圍，從事各該行業之人，得以透過查詢，輕易得知自己行為是否侵害他人專利權，以維交易安全及法安定性，行為人自不能再以不知有專利權為由而任意侵害。是被上訴人辯稱其不知上訴人有系爭專利權，並未侵害被上訴人之專利權云云，即不足採。又被上訴人抗辯上訴人之專利範圍欠缺新穎性，係違法之新型專利權，惟本院審諸該專利核定之行政處分，基於對主管行政之專業認定及行政法之「判斷餘地」觀念，本件經濟部智慧財產局對上訴人作成前開專利之授益行政處分，並未發現有何重大明顯之瑕疵，亦曾經舉發，並經主管機關重新審定「舉發不成立」，有經濟部智慧財產局92年7月3日92智專三㈠05017字第09220667020號舉發審定書附本院卷可稽（見本院卷第42-46頁）。是被上訴人空言主張系爭專利權「專利授權不當」云云，自不足採。
⒉又依本件行為時新型專利侵害之判斷基準，首先應依專利說
明書所載之申請專利權範圍確立其內容，繼將申請專利範圍及爭議標的物之每一構成要件予以分解，再將每一構成要件逐一比對，此即全要件原則。若比對結果，爭議標的物與專利範圍每一構成要件相同，即應適用「消極均等論」來判斷專利範圍與爭議標的物之實質技術手段、作用或效果是否相同，三者與專利範圍相同，應認有侵害（通稱為文義上侵害）。而被上訴人所施作之溫室產品及上訴人之專利權範圍，經臺灣臺南地方法院檢察署函請國立中興大學進行鑑定，鑑定機關依前述判斷標準鑑定結果，認為被上訴人確已有侵害上訴人系爭專利權，此有國立中興大學90年11月5日（90 ）興工字第9000004269號函及所附機鑑（90）字第141號鑑定報告書一份影本在卷可稽（見本院卷第25頁），並經本院依職權調閱臺灣臺南地方法院91年度易字第810號偵審卷宗，查明無誤，被上訴人辯以其溫室工程未侵害上訴人之專利權云云，自不足採。上訴人主張被上訴人侵害系爭專利權等情，自可信為真實。
㈡、上訴人之侵權行為損害賠償請求權是否罹於時效？⒈按新型專利被侵害時，其請求權，自請求權人知有行為及賠
償義務人時起，二年間不行使而消滅，92年2月6日修正前專利法第105條、第88條第3項著有規定。又因侵權行為所生損害賠償請求權，民法第197條第1項亦有相同之短期消滅時效之規定。故有關侵權行為損害賠償請求權之消滅時效，所謂知有損害，非僅單知有損害而言，對於致生損害之該他人之行為為侵權行為，亦須一併知之。若僅知受損害或僅知行為人為孰，而對其行為之為侵權行為，尚不知悉，即無從本於侵權行為之規定，請求賠償，時效當然無從進行（參照最高法院46年台上字第34號判例）。又有損害及賠償義務人之「知」，係指明知而言。如當事人間就知之時間有所爭執，應由賠償義務人就請求權人知悉在前之事實，負舉證責任，最高法院著有72年台上字第1428號判例足資參照。
⒉被上訴人雖抗辯其88年11月間施作仕安村工程，上訴人於89
年3月14日即已發現，旋於89年4月27日及90年1月10日以存證信函通知被上訴人停止侵害專利權行為，其於91年8月6日提起刑事附帶民事訴訟時即罹於時效，遑論於91年8月5日提起本件訴訟云云，固提出89年4月27日之存證信函為憑。然查上訴人原承包欲以系爭專利權工法施工之仕安村工程，因定作人改請他人施作完成，上訴人認有侵害其專利權之嫌，即自行送請國立中興大學鑑定，於89年4月12日獲覆（該次鑑定係上訴人自行送請鑑定，尚不知本件工程係由被上訴人承攬施作，與其後上訴人提出告訴，另由檢察官於偵查中送請鑑定，國立中興大學於90年11月5日函送之鑑定報告書不同）。另又懷疑被上訴人曾任職上訴人公司，知悉該項技術，可能侵害其專利權，此由其於89年4月27日所寄之存證信函係載：「為通知台端（即被上訴人）本公司（即上訴人）享有第152501號新型專利權，請勿有侵害專利權行為，如有，請立即停止侵害行為」等語（見刑事警訊卷第40-41頁）即可明證。是上訴人於89年4月27日寄發存證信函時僅懷疑被上訴人侵害其專利權而已，無從由該存證信函推認上訴人於89年4月27日即已明知有損害及賠償義務人為被上訴人。
揆諸前開最高法院46年台上字第34號判例、72年台上字第1428號判例意旨，尚無法自89年4月27日起算二年之短期時效。又上訴人於91年8月6日提起刑事附帶民事訴訟，而被上訴人復無法舉證證明，上訴人於89年8月6日以前即明知其為本件侵害專利權之賠償義務人，是上訴人於91年8月6日提起刑事附帶民事訴訟時，就仕安村工程侵害系爭專利權之損害賠償請求，尚未罹於時效，已可認定。
⒊又被上訴人於89年2月，承造訴外人楊天水之土溝村工程，
上訴人於90年7月9日始陳報被上訴人二人另承造土溝村之溫室工程（見臺灣臺南地方法院檢察署91年度偵字第3102號第67頁），並經證人楊天水供述在卷（見同上偵卷第177頁至第178頁）出具之證明書影本一份在卷可參（見同偵卷第177頁）；而上訴人法定代理人甲○○之夫乙○○於臺灣臺南地方法院91年度易字第810號違反專利法案件時證稱：「我們於90年2月提出告訴，90年4月開庭，檢察官問被上訴人是否只有作一件，我們是從90年4月之後追查，土溝村這件大約是在90年4月中旬發現的」（見臺灣臺南地方法院91年度易字第810號91年10月9日審判筆錄）。足證，上訴人於90年4月間知悉被上訴人二人另承造土溝村之溫室工程，而侵害其專利權無誤。是上訴人於於91年8月6日提起刑事附帶民事訴訟時，就土溝村工程侵害系爭專利權之損害賠償請求，尚未罹於時效，亦甚明確。
⒋另按時效因撤回起訴而視為不中斷者，仍應視為請求權人於
提出訴狀於法院並經送達之時，已對義務人為履行之請求，如請求權人於法定六個月期間內另行起訴者，仍應視為時效於訴狀送達時中斷，然究應以訴狀送達時，時效尚未完成者為限，否則時效既於訴狀送達前已完成，即無復因請求而中斷之可言，最高法院著有62年台上字第2279號判例供參。再按「民法第129條將請求與起訴併列為消滅時效之事由，可見涵義有所不同，前者係於訴訟外行使其權利之意思表示，後者則為提起民事訴訟以行使權利之行為，本件被上訴人前提起刑事附帶民事訴訟，既因不合法而被駁回確定，依民法第131條之規定，其時效應視為不因起訴而中斷，依本院62年台上字第2279號判例意旨，雖可解為於上開起訴狀送達於上訴人時，視為被上訴人對之為履行之請求。仍應有民法第
13 0條之適用，倘被上訴人於請求後六個月內不起訴，時效視為不中斷。」亦有最高法院71年台上字第1788號判例可資參照。又反專利法係因除罪化之結果獲判免訴者，其侵權行為之責任並未免除，且被害人於該刑事提起附帶民事訴訟，並無怠於行使權利之情事，其因刑事被告獲判免訴後，附帶民事訴訟而遭駁回者，仍可解為於上開起訴狀送達於上訴人時，視為被上訴人對之為履行之請求。仍應有民法第131條規定之適用。
⒌查上訴人原於時效期間內之91年8月6日於前開刑事案件提起
刑事附帶民事事件，請求被上訴人連帶賠償損害（台灣台南地方法院91年附民字第165號），而前開刑事案件，因專利法刪除原第125條，被上訴人因而獲判免訴，經原法院刑事庭於92年4月3日判決，駁回上訴人之刑事附帶民事訴訟，已如前述，揆諸前開判例意旨及說明，其時效雖不能認為因起訴而中斷，但可解為於上開刑事附帶民事起訴狀送達於上訴人時，視為被上訴人對之為履行之請求，且該請求於刑事附帶民事訴訟，被駁回確定前仍持續中，於被駁回確定後，仍應有民法第130條之適用。本件上訴人之刑事附帶民事訴訟經原法院刑事庭於92年4月3日判決駁回，即其因請求而中斷時效，其復於六個月內之92年8月5日提起本件訴訟，揆諸前開判例意旨，本件訴訟並未罹於時效，被上訴人此部分之抗辯，自無足取。
㈢、上訴人得請求賠償之金額若干？⒈按發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請
求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之。依前條請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：一依民法第216條之規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，發明專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害。二依侵害人因侵害行為所得之利益。於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益。三法院囑託專利專責機關或專家代為估計之數額。除前項規定外，發明專利權人之業務上信譽，因侵害而致減損時，得另請求賠償相當金額。此規定於侵害新型專利權準用之，92年2月6日修正前專利法第105條、第88條第1項、第89條定有明文。
⒉查上訴人主張仕安村工程其原以1,272,175元承包，因被上
訴人削價並侵害系爭專利權，致使上訴人喪失此生意，扣除成本740,469元（見原審卷第204頁），損失489,513元等情，固據提出合約書及估價單為據，然有關成本部分之估價單為上訴人所製作，被上訴人復否認其真正，自非可採。但被上訴人復自承其承作仕安村工程之成本達911,383元（見本院卷第139頁），由此推算，上訴人至少受有360,792元之損害（1,272,175－911,383=360,792）。另上訴人主張土溝村工程部分其損失之金額為482,977元，固據提出估價單為據（見原審卷第208-209頁），然為被上訴人所否認。上訴人復無法提供證據方法以證明其損害，亦無法就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額作為所受損害，自無法依前揭專利法第89 條第1項第1、2款計算其損害。本院審酌上訴人原未承包土溝村工程，而被上訴人施作該工程，係以總價641,025元承包，有合約書在卷可參（見原審卷第205頁），自可依侵害人因侵害行為所得之利益計算其損害，而所得利益係以其工程總價扣除其成本或必要費用計之。被上訴人對土溝村工程之成本必要費用雖未舉證（見本院卷第145頁），但上訴人復自認土溝村工程之成本為462,957元，並提出分析表及估價單等為據（見本院卷第148頁、第152-173頁），自應予以扣除，經扣除之結果，被上訴人所得之利益為178,068元，自得以此金額作為上訴人所受之損害。以上二項損害合計為538,860元（360,792＋178,068=538,860）。上訴人雖又主張營業及信譽減少共50萬元等損害，然查被上訴人僅仕安村工程及土溝村工程有侵害上訴人之系爭專利權，且土溝村工程上訴人原未承包，又上訴人88年間取得專利權後至91年間營業所得並無太大變化，有營利事業所得稅結算書在卷可參（見本院卷第86-90頁），且系爭專利權係「農作溫室之改良」，僅溫室工程之一小部分，被上訴人雖侵害系爭專利權，但並非系爭專利權受侵害，即當然發生新型專利權人之業務上信譽受損害之情事，上訴人復未具體舉證證明，其業務上信譽，因侵害而致減損時，其請求被上訴人賠償其業務上信譽之損害，自屬無據，不應准許。
五、綜上所述，被上訴人所施作之仕安村工程、土溝村工程不法侵害上訴人系爭專利，致上訴人受有538,860元之損害，從而，上訴人依據專利法及共同侵權行為法律關係，請求上訴人連帶給付538,860元，及自起訴狀繕本送達翌日即92年9月3日起，至清償日止，按年息5%計算之利息，為有理由，自應准許，逾此範圍之請求為無理由，應予駁回。原審就上開應准許部分，為上訴敗訴之判決，尚有未洽，上訴意旨求予廢棄改判，為有理由，爰由本院予以廢棄改判如主文第二項所示。至於上訴人之請求不應准許部分，原判決為上訴人敗訴之判決，經核於法並無不合，上訴意旨求予廢棄改判，為無理由，應駁回其上訴。
五、據上論結，本件上訴為一部有理由，一部無理由，依民事訴訟法第450條、第449條第1項、第85條第2項，判決如主文。
中 華 民 國 95 年 7 月 11 日
民事第二庭 審判長法 官 丁振昌
法 官 吳上康法 官 李素靖上為正本係照原本作成。
兩造均不得上訴。
中 華 民 國 95 年 7 月 13 日
書記官 林鈴香
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