臺灣高等法院臺南分院民事判決 94年度再易字第4號
再審 原告 甲○○訴訟代理人 薛銘鴻 律師再審 被告 沈安崑即永進沙發工廠
乙○○○○○○上列當事人間侵權行為損害賠償（專利權）事件，再審原告對於民國93年9月14日本院92年度智上字第5號第二審確定判決，提起再審之訴，本院判決如下：
主 文再審之訴駁回。
再審訴訟費用由再審原告負擔。
事實及理由
一、本件再審原告係對於本院92年度智上字第5號民事確定判決，主張該判決有民事訴訟法第496條第1項第1款適用法規顯有錯誤及同項第13款發現未經斟酌之證物之再審事由，向本院提起再審之訴，依同法第499條第1款之規定，專屬本院管轄；又再審原告原對本院92年度智上字第5號民事判決提起第三審上訴，經最高法院認上訴不合法於93年12月23日裁定駁回，於94年1月6日送達再審原告，有送達證書附於最高法院93年台上字第2576號卷可參，再審原告於94年1月16日具狀向本院提起再審之訴，有再審原告民事再審起訴狀附於本院卷可稽，並未逾民事訴訟法500條第1項所規定30日之不變期間，合先敘明。
二、再審原告主張：
（一）鈞院前審92年度智上字第5號確定判決無非以「再審被告沈安盛、沈安崑二人，於再審原告以其沙發申請新式樣專利權之前，於國內即有製造、販賣系爭「紅不讓」系列沙發之使用事實，依86年5月7日修正公佈之專利法第118條第1項第1款前段規定，係屬再審原告之新式樣專利權效力所不及之合理使用範圍，且依同條第2項規定，再審原告所申請之新式樣專利權經主管機關核准後，其專利權存續期間，再審被告仍得於其原有事業內繼續製造及販賣該「紅不讓」系列沙發。」云云，換言之，鈞院前審認只要再審被告使用在再審原告申請新式專利權前，不論再審被告是否於原審原告申請新式專利後有繼續製造販賣之行為，均屬合理使用範圍，惟查：與本件相雷同法律爭點，訴外人威達電股份有限公司曾於93年1月8日函詢經濟部智慧財產局有關專利法第57條之相關疑義，其說明二：「一般認為如欲主張『先用權』者，必須符合一、是在他人專利案申請日前已經開始使用或完成必須之準備，二、是必須基於善意的使用，亦即其行為必須是自行開發該技術或經由合法途徑而使用或準備者。所詢問題一Ａ公司申請一專利物品前已有Ｂ公司在製造及販賣此一物品，當Ａ公司之物品取得專利權後，Ｂ公司繼續製造及販賣該專利物品之行為，可否適用專利法第57條第1項第2款一節，因先用權是用於抗辯侵害專利權之指控，該先用權得否主張，仍應視具體個案內容由法院認定之。」，換言之，經濟部智慧財產局認縱Ｂ使用在先，然於Ａ取得專利權後，Ｂ繼續製造、販賣是否全然適用專利法第57條第1項第2款，並非採肯定，仍須視具體個案內容由法院認定，果爾，鈞院前審倘斟酌上開智慧財產局之見解，必會區分再審被告所製售之「紅不讓」系列沙發，究為再審原告申請新式樣專利後所製造、販賣之產品，或純為再審原告申請新式樣專利前，再審被告已製造、販賣之產品，而於再審原告申請後，於庫存範圍內繼續販賣，倘為前者，難謂再審被告使用系爭「紅不讓」系列沙發，有專利法第118條第1款前段規定之適用，而上開「經濟部智慧財產局93年2月6日智法字第0000000000-0號函，為再審原告所發現鈞院前審程序未經斟酌之證物，且為再審原告前訴訟程序不知有該證物，現始知之，依民事訴訟法第496條第1項第13款規定，再審原告自得提起再審之訴。
（二）復按，86年5月7日修正公佈之專利法第118條第2項係規定：「前項第一款之使用人，限於在原有事業內繼續利用」，所謂「在原有事業內繼續利用」，依專利法施行細則第34條規定係指「申請前之事業規模」，亦即先用權所及之範圍僅限於原有規模，不能夠再行擴充其規模。惟查，再審原告於89年9月22日申請系爭新式樣專利，為兩造所不爭執，而再審原告於申請保全證據中所影印之帳冊固得見再審被告於89年7月、8月、9月間，即銷售「紅不讓」沙發予各家具業者之紀錄，惟自上開帳冊同時亦明「紅不讓」系列沙發有多種型號，諸如「Ｈ０３」「Ａ０３」「ＡＢ５」「Ｋ０８」「全膠紅」「Ｔ０９」「Ｈ０７」「ＡＢ１」「Ａ０２」「Ｈ０５」「４７１１」「７７１２」「Ａ０１」「８８６」「９００」「黑」「ＡＢ３」「Ｐ３６７」「Ｖ０３」「９００」「ＡＢ８」「馬胺土黃」「綠８８４４」「Ｓ７９００」「ＳＴ８８４」「大高通６６６」「９９０２」「高Ｖ０３」「季１２２６」「８９１」「ＳＳ０３」「Ｓ２０２２」「Ｓ２０２１」等，然鑑定時所檢附之相片僅四張（編號分別為Ａ１、Ａ２、Ｂ１、Ｂ２），並未標明何種型號，能否謂帳冊中89年7月、8月、9月所銷售之「紅不讓」沙發與鑑定物為同種，顯有疑義？縱為同種，89年7月、8月、9月所銷售之型號亦僅有「Ｈ０３」「Ａ０３」，其餘「紅不讓」系列沙發，仍屬上訴人申請新式樣專利權之後，於國內製造、販賣者，顯然再審被告業已擴充其原有規模，依上開專利法施行細則第34條規定，應認再審被告於89年9月22日以所製造銷售不同型號之「紅不讓」系列沙發，均不享有先用權，非合理使用範圍。詎鈞院前審判決並未適用專利法施行細則第34條之規定，顯然消極不適用法規，致影響裁判，依大法官會議第177號解釋，此亦屬民事訴訟法第496條第1項第1款之「適用法規顯有錯誤者。」再審原告自得依法提起再審之訴。
（三）於本院聲明：㈠本院92年度智上字第5號確定判決廢棄。㈡再審被告等應連帶給付再審原告新台幣（下同）721,738元及自第一審起訴狀繕本翌日起至清償日止按年息百分之五計算之利息。㈢第二項聲明，再審原告願供擔保請准宣告假執行。㈣第一項廢棄部份前程序第一、二、三審及再審訴訟費用均由再審被告等負擔。
三、再審被告則以：原確定判決並無再審之事由，再審被告在對造申請專利之前即已產銷售很多，且再審被告製告販售之「紅不讓」系列沙發，與再審原告之新式樣專利不同，再審原告提起本件再審為無理由等語，資為抗辯。於本院聲明：再審之訴駁回。
四、按民事訴訟法第496條第1項第1款所謂適用法規顯有錯誤，係指法院就認定事實，適用法律有適用法規顯然錯誤之情形；茍事實審法院依卷內所附之證據資料加以取捨、判斷，而為事實之認定，就令其認定事實有漏未斟酌證物或認定事實錯誤等情事，亦與適用法規有錯誤之再審事由有間；又所謂確定判決適用法規顯有錯誤，係指確定判決所適用之法規顯然不合於法律規定，或與司法院現尚有效之大法官會議之解釋，或法院尚有效之判例顯然違反者而言；至於消極的不適用法規之情形雖亦包括在內，惟需消極的不適用法規顯然於判決之結果有影響者為限，且亦不包括漏未斟酌證據及認定事實錯誤之情形在內（司法院大法官會議釋字第177號解釋、最高法院60年度台再字第170號及同院63年度台上字第880號判例參照）。查本件再審原告主張本院原確定判決有適用法規顯有錯誤之再審事由，係以原確定判決並未適用專利法施行細則第34條之規定，顯然消極不適用法規，致影響裁判，依大法官會議第177號解釋，此亦屬民事訴訟法第496條第1項第1款之「適用法規顯有錯誤者」，為其論據。
惟查：
㈠本院原確定判決業已認定：被上訴人（即再審原告）於本件
起訴前即依法聲請對再審被告沈安崑即永進沙發工廠，再審被告乙000000000000，關於沙發部分之會計帳冊資料，予以影印存證保全證據，業經台灣雲林地方法院92年2月7日裁定准許，有該院92年度全字第1號民事裁定在卷足憑（參見該保全證據卷第31-32頁）。被上訴人（即再審原告）依上開裁定，於92年2月10日對上訴人（即再審被告）販賣沙發之帳冊、出貨單及訂貨單等會計帳冊加以影印存證（參見上開保全證據卷第43-45頁之勘驗筆錄），並據為其依修正前專利法第122條準用第89條第1項第2款｛92年2月6日修正公布之條文為第129條準用第85條第1項第2款｝主張以侵害人因侵害行為所得之利益，計算其自91年8月1日起所取得專利權受損害之證據。然由被上訴人（再審原告）所影印部分帳冊之內容觀之，可看出上訴人（再審被告）早於89年7月、8月、9月間，即有銷售「紅不讓」沙發予各家具業者之紀錄（參見前開保全證據卷第70-72頁、97、99、100、102、105、244頁；所附帳冊㈠之第8-10、35、37、38、
40、43頁；帳冊㈡之第44頁；帳冊㈢之第43頁）；反觀被上訴人（再審原告）申請系爭新式樣專利沙發之日期，依其所提《專利公報》（影本），係89年9月22日，顯見被上訴人（再審原告）提出申請前，上訴人（再審被告）沈安崑即已開始販賣「紅不讓」系列沙發，則上訴人（再審被告）沈安盛開始生產製造「紅不讓」系列沙發之時點，必早於被上訴人（再審原告）申請系爭新式樣專利權，此為事理之所必然。且認86年5月7日修正公布之專利法第118條第1項第1款前段【90年10月24日公布修正之條號相同，但列為第1項第2款前段。至92年2月6日公布修正之條文改列為第125條第1項第2款前段】及第2項則明文規定，新式樣專利權之效力，不及於申請前已在國內使用，或已完成必須之準備者；前開使用人，限於在其【原有事業內】繼續利用。準此，若有人於新式樣專利權人提出申請前，即已在國內使用或完成必須之準備者，依法仍得於其原有事業內繼續利用，而為該新式樣專利權效力所不能及。此類使用人縱有製造、販賣、使用與專利權人新式樣專利相同或近似物品之利用行為，因其不具違法性，並非侵權行為，專利權人即無權利對其請求損害賠償。因再審被告二人係於再審原告以其沙發申請新式樣專利權之前，於國內即有製造、販賣系爭「紅不讓」系列沙發之使用事實，依86年5月7日修正公布之專利法第118條第1項第1款前段規定，係屬被上訴人之新式樣專利權效力所不及之合理使用範圍，且依同條第2項規定，再審原告所申請之新式樣專利權經主管機關核准後，其專利權存續期間，再審被告仍得於其原有事業內繼續製造及販賣該「紅不讓」系列沙發，此既為法所明文保護之利益，自非不法侵害被上訴人所有新式樣專利權之行為，因而認再審原告依專利法第129條、第84條規定，請求上訴人連帶給付3,395,330元及法定遲延利息，即非正當，不應准許。
㈡依86年5月7日修正公布之專利法第118條第1項第1款前段之
規定，新式樣專利權之效力，不及於申請前已在國內使用，或已完成必須之準備者。第2項則規定，前項第1款之使用人，限於在其【原有事業】內繼續利用。而83年10月03日修正之專利法施行細則第34條規定：本法（專利法）第118條第2項所稱【原有事業】，於第118條第1項第1款之情形，係指申請前之事業規模。是該施細則第34條僅係對專利法第118條第2項項所稱【原有事業】之意義為何所為之闡釋。而如前所述，本件原確定判決，係依卷內所附之證據資料加以取捨、判斷，而為再審被告係在再審原告申請新式樣專利權前，已在國內使用，或已完成必須之準備，而在其原有事業內繼續利用，為再審原告系爭新式樣專利權效力所不及之事實認定，要難認原確定判決有消極不適用專利法施行細則第34條規定之情事，是其主張本院92年度智上字第5號確定判決，適用法規顯有錯誤，而有民事訴訟法第496條第1項第1款之再審事由，委無可採。
五、次按當事人發見未經斟酌之證物或得使用該證物者，但以如經斟酌可受較有利益之裁判者為限，得以再審之訴對於確定終局判決聲明不服，固為民事訴訟法第496條第1項第13款所明定；所謂發見未經斟酌之證物，指在事實審言詞辯論終結前已存在之證物，當事人不知有此，致未斟酌，現始知之者，或知有該證物之存在，而當時未能提出，致不得使用者而言，否則既無所謂發見，其知有該證物得使用而不使用者，亦在不得據以提起再審之訴之列（最高法院57年台上字第1541號判決參照）。且當事人以發見未經斟酌之證物或得使用該證物為再審理由者，以該證物如經斟酌可受較有利益之裁判者為限。申言之，當事人發見之新證物，如經斟酌，仍不足動搖原確定判決之基礎者，自不得據為本款之再審理由。查本件再審原告係主張發見未經斟酌之證物或得使用該證物，並以如經斟酌可受較有利益之裁判，而依民事訴訟法第496條第1項第13款規定提起再審之訴。而其主張未經前訴訟程序確定判決所斟酌之證物即訴外人威達電股份有限公司曾於93年1月8日函詢經濟部智慧財產局有關專利法第57條之相關疑義之回函，即經濟部智慧財產局93年2月6日智法字第0000000000-0號函。惟該函於前訴訟程序言詞辯論終結（93年8月31日）前即已存在之證物，再審原告亦未舉證證明其不知有此證物，或有何未能使用致未經斟酌，現始知之，或現始能使用者之可言，即本無所謂發見，其知有該證物得使用而不使用者，自不得以之為再審事由。況前開函係經濟部智慧財產局據訴外人威達電股份有限公司於93年1月8日函詢有關專利法（86年5月7日修正）第57條第1項第2款及第2項（關於發明專利權）之相關疑義，該函說明二係載：「㈠依現行專利法第57條第1項第2款及第2項規定，申請前已在國內使用或已完成必須之準備，該使用人限於在其原有事業內繼續利用者，為專利權效力所不及，學說上稱此為「先用權」，該規定乃在維護社會經濟交易秩序之穩定性，合先說明。㈡一般認為如欲主張「先用權者，必須符合一、是在他人專利案申請日前已經開始使用或完成必須之準備，二、是必須基於善意的使用，亦即其行為必須是自行開發該技術或經由合法途徑而使用或準備者。所詢問題一Ａ公司申請一專利物品前已有Ｂ公司在製造及販賣此一物品，當Ａ公司之物品取得專利權後，Ｂ公司繼續製造及販賣該專利物品之行為，可否適用專利法第57條第1項第2款一節，因先用權是用於抗辯侵害專利權之指控，該先用權得否主張，仍應視具體個案內容由法院認定之」等語，是並不能由此推翻再審被告，係於再審原告申請新式樣專利權之前，於國內即有製造、販賣系爭「紅不讓」系列沙發之使用，再審原告之新式樣專利權效力所不及之合理使用範圍，且依專利法第118條第2項規定，再審原告所申請之新式樣專利權經主管機關核准後，其專利權存續期間，再審被告仍得於其原有事業內繼續製造及販賣該「紅不讓」系列沙發，故該證物縱經斟酌，仍不足動搖原確定判決之基礎，自不得據為本款之再審理由。
六、綜上所述，再審原告主張本院92年度智上字第5號確定判決適用法規顯有錯誤而有民事訴訟法第496條第1項第1款之再審事由，顯無可採。另再審原告雖提出前開經濟部智慧財產局93年2月6日智法字第0000000000-0號函，而主張前訴訟之確定判決有民事訴訟法第496條第1項第13款所定發見未經斟酌之證物或得使用該證物，並以如經斟酌可受較有利益之裁判之再審事由，而對本院92年度智上字第5號確定判決提起再審之訴，依其提出之前開證物並所訴之事實，均與民事訴訟法第496條第1項第13款所定之再審事由不合，顯無再審之理由，而無從准許；再審原告提起本件再審之訴顯無再審理由，自無再行言詞辯論之必要，爰不經言詞辯論，逕以判決駁回之。
七、據上論結，本件再審原告之訴顯無理由，依民事訴訟法第502條第2項、第78條，判決如主文。
中 華 民 國 94 年 9 月 28 日
民事第二庭 審判長法 官 丁振昌
法 官 李文賢法 官 李素靖上為正本係照原本作成。
不得上訴。
中 華 民 國 94 年 9 月 29 日
書記官 林鈴香
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