臺灣高等法院臺南分院民事判決 94年度智上字第5號上 訴 人 甲○○訴訟代理人 莊美貴 律師被 上訴人 耀捷企業有限公司兼上一人之法定代理人 乙○○上二人共同訴訟代理人 曾仁勇 律師複 代理人 邱玲子 律師上列當事人間請求侵權行為損害賠償事件，上訴人對於中華民國94年7月6日臺灣臺南地方法院第一審判決（92年度智字第19號），提起上訴，本院於95年5月9日言詞辯論終結，判決如下：
主 文上訴駁回。
第二審訴訟費用由上訴人負擔。
事 實
甲、上訴人方面：
一、聲明：求為判決：（一）原判決廢棄。（二）被上訴人不得製造、販賣與上訴人所享有新式樣第061473號專利權同型之機器。（三）被上訴人應連帶給付上訴人新臺幣（下同）200萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息 5%計算之利息。（四）第一、二審訴訟費用由被上訴人負擔。
（五）准供擔保宣告假執行。
二、陳述：除與原判決記載之事實相同者予以引用外，並補稱：
（一）原審依被上訴人提出之臺灣省機械技師公會鑑定報告，對照上訴人之專利圖說及被上訴人之系爭機器照片5 張，認上訴人之專利機器控制介面或面板，係位於基座靠近輸出端之處，與漏斗形輸送裝置緊鄰，而被上訴人之系爭機器控制介面或面板，則位於基座靠近輸入端，與漏斗形輸送裝置相隔較遠。又上訴人之專利機器輸出端之斜滾輪狀截斷裝置僅佔基座約1/4 比例，而被上訴人之系爭機器之此項機構則佔基座接近1/2 比例等語，認定兩造所製造之機器間，外觀造型特徵明顯有別，整體形狀並未構成近似，不能認屬同一之新式樣。惟被上訴人所提出之臺灣省機械技師公會鑑定報告，雖聲稱是依據經濟部智慧財產局制定之「專利侵害判斷近似性」原則作分析評比，然事實上該報告僅係將前述判斷原則加以重述或稍加衍申後，旋主觀下「否」（不相似）之結論，並未對待鑑定品與待鑑定專利案各部分之構造特徵與相對位置進行實質比對，此有國立臺灣大學嚴慶齡工業發展基金會合設工業研究中心（下稱臺大嚴慶齡工業研究中心）民國（下同）90年3 月15日
（90）工研字第0125號回覆鈞院之函文可稽。又依據財團法人工業技術研究院94年5月2日（94）工研院字第 05380號回覆原審之函文，亦明白表示因本案無法提供待鑑定物，故無法進行鑑定並檢還相片47張。由此足證依機械照片根本無法對待鑑定品與待鑑定專利案各部分之構造特徵與相對位置進行實質比對，故無法為是否侵害專利權之鑑定。乃原審竟引鈞院89年度上易字第1704號卷第144頁、145頁所附相片5 張，為本案專利權侵害與否之判斷依據，已有未洽。
（二）上訴人係新式樣第061473號食品加工機具麵食成型機之專利權人，所享有專利期間自87年3月11日起至96年2月3 日止，有中華民國專利證書可憑。而被上訴人耀捷企業有限公司，及其負責人即被上訴人乙○○，明知該新式樣專利權係屬上訴人所享有，竟仿製上訴人所享有新式樣專利權之機器，自88年6 月17日起，在臺北市世界貿易中心，所舉辦之「1999年臺北國際食品機械展」，公開展售其所仿製之機器型號 YJ988「全自動麵皮成型包餡機」，嗣經上訴人發現提出告訴，經臺灣臺南地方法院檢察署偵查終結，以88年度偵字第10491 號將被上訴人乙○○提起公訴，惟因專利法修正廢除刑罰之規定，鈞院乃將原判決撤銷另為被上訴人乙○○免訴之判決。
（三）被上訴人侵害上訴人新式樣專利權之事實，業經鈞院於94年11月21日，以94南分院洋民豫94智上5字第14286號函，囑請財團法人臺灣經濟發展研究院再為鑑定，認「壹：依據『專利侵害鑑定基準』之規範進行鑑定，可得下列之鑑定結論：待鑑定物應與新式樣061473號『麵食成型機』專利權之申請專利範圍構成一致，而應構成對專利之侵權。
貳、另依據『專利侵害鑑定要點』之規範進行鑑定，可得下列之鑑定結論：待鑑定物應與新式樣第061473號『麵食成型機』專利權之申請專利範圍構成一致，而應構成對專利之侵權。參、本案經本所分別依『專利侵害鑑定基準』及『專利侵害鑑定要點』之規範進行鑑定分析，均得到結論一致之結果，故本案之最終鑑定結論如下：待鑑定物型號YJ988之『全自動麵食成型包餡機』，應與新式樣第061
473 號『麵食成型機』專利權之申請專利範圍構成相似，因而構成對專利之侵權。」既有該研究院最終鑑定結論附卷為憑，益足證被上訴人所製造之系爭機器，確實侵害上訴人新式樣061473號之新式樣專利權。
（四）又被上訴人以仿製自上訴人所享有新式樣專利權之機器，分別向經濟部智慧財產局申請新式樣專利，惟其中①申請案號000000000號食品成型機（公告編號第 420598）、②申請案號000000000 號食品成型機㈠（公告編號第423934）二項專利，上訴人於公告期間即已依程序提出異議，經經濟部智慧財產局審定異議成立不予專利，此有經濟部智慧財產局（90）智專三㈠0317字第09089002527 號異議審定書、（91）智專三㈠03017字第09189000084號異議審定書可憑。另③申請案號000000000 號麵糰輾壓機（公告編號423933）專利，亦經經濟部智慧財產局93年11月23日以
（93）智專三㈠03019字第09321042040號專利異議審定書審定異議成立不予專利，由此亦足證被上訴人所製造販售之系爭機器，確實仿製自上訴人所享有新式樣專利權之機器，被上訴人確實侵害上訴人之新式樣專利權。雖被上訴人再提出經濟部智慧財產局95年3月11日新式樣第D109706號專利證書及圖說，然此均不足以證明被上訴人並未侵害上訴人專利權之事實，更不足採為被上訴人有利之證據。
（五）按「發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之。」、「依前條請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：依民法第216 條之規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，發明專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害。」、「……第79條至第86條、第88條至第92條規定，於新式樣專利準用之。」修正後專利法第84條、第85條、第129 條分別定有明文。本件因被上訴人仿製、公開販賣上訴人所享有新式樣機器之行為，致上訴人所生產販售之系爭專利機器（機器型號YJ1510系列）銷售價格大受影響，在被上訴人仿製、販賣該機器之前，上訴人出售該等機器，每台售價平均約為972,880 元，因被上訴人之長期侵害行為，致上訴人自90年至92年間出售該等機器，每台平均售價降至684,468 元，上訴人出售每台機器所受損害為288,412 元，上訴人自90年迄本案起訴前售出該型機器26台，共計損失7,498,712 元，爰依修正後專利法第84條、85條第1項第1款、第129 條規定，請求被上訴人連帶賠償上訴人所受該損害（上訴本院聲明減縮為請求連帶賠償170萬元）。
（六）又除前項規定外，發明專利權人之業務上信譽，因侵害而致減損時，得另請求賠償相當金額，修正後專利法第85條第2 項亦定有明文。被上訴人自87年起即故意仿製上訴人享有新式樣專利之機器，並公開販售，更於各大廣告媒體大肆刊登廣告，對上訴人業務上信譽及利益等均造成重大不良之影響，爰依修正後專利法第85條第2項、第129條規定，請求被上訴人應另連帶賠償50萬元（上訴本院聲明減縮為請求連帶賠償30萬元）。
（七）綜上所述，被上訴人確有侵害上訴人之新式樣專利權，上訴人自得請求排除侵害，及請求被上訴人連帶賠償200 萬元。
三、證據：除引用原審之立證方法外，並聲請函送財團法人臺灣經濟發展研究院就「被上訴人所製造販賣之 YJ988「全自動麵食成型包餡機」是否有侵害上訴人製造「專利字號第061473號食品加工機具麵食成型機」之新式樣專利權事項為鑑定。
乙、被上訴人方面：
一、聲明：求為判決：（一）上訴駁回。（二）訴訟費用由上訴人負擔。（三）如受不利判決准供擔保宣告免為假執行。
二、陳述：除與原判決記載之事實相同者予以引用外，並補稱：
（一）上訴人之系爭專利機器，與被上訴人之系爭機器，於視覺焦點等方面之判斷明顯不同：
⒈88年9 月28日「臺灣省機械技師公會」，依據經濟部智慧
財產局制定之「專利侵害鑑定基準」，就被上訴人所製售之系爭機器，與上訴人所有之系爭專利機器之專利是否相同，鑑定結論認被上訴人所製售之系爭機器，與上訴人申請之專利實質不相同。
⒉從視覺焦點上判斷，依上揭鑑定報告，上訴人之專利機器，與被上訴人之系爭機器，亦有下列不同：
⑴控制介面大小不一。
⑵被上訴人之系爭機器控制介面下方為長方體盒，上訴人之系爭專利機器則為一漏斗形輸送裝置。
⑶被上訴人之系爭機器檔板為三只獨立長方體，上訴人之
專利機器雖亦為三長方體，但有二長方體先行連接。⑷上訴人之系爭專利機器控制介面或面板，係位於基座靠近輸出端之處與漏斗形輸送裝置緊鄰。
⑸被上訴人之系爭機器控制介面或面板，係位於基座靠近輸入端與漏斗形輸送裝置相隔較遠。
⑹上訴人之系爭專利機器輸出端之斜滾輪狀截斷裝置僅佔其座約1/4比例。
⑺被上訴人之系爭機器輸出端之斜滾輪狀截斷裝置則佔基座近1/2比例。
⑻綜上所述，兩造所製造之機器間，外觀造形特徵明顯有別，整體形狀亦未構成近似，不能認屬同一之新式樣。
（二）被上訴人向經濟部智慧財產局申請新式樣專利（即申請案號000000000號食品成型機、申請案號000000000號食品成型機㈠及申請案號000000000 號麵糰輾壓機），未獲通過之理由，核與是否侵害上訴人之系爭專利機器無關：
⒈被上訴人自行研發設計製造之系爭機器，即「食品成型機
」及「食品成型機㈠」，於88年8月27日及88年11月3日，分別向經濟部智慧財產局申請專利，經該局分別於89年11月6日及89年12月4日審定准予專利在案，此應為上訴人所不爭執。嗣於公告期間，上訴人向該局提出異議後，雖經該局分別以90年12月24日（90）智專三㈠03017字第09089002527號專利異議審定書、及91年1月8日（91）智專三㈠03017字第09189000084號專利異議審定書、及93年11月23日（93）智專三㈠03019字第09321042040號專利異議審定書，審定異議成立不予專利。惟上開審定書並非以被上訴人製造之系爭機器，侵害上訴人已享有專利權之機器為由，審定不予專利，而均係以被上訴人製造之系爭機器，於申請專利前已有公開之同類物品，而為熟習該項技術者所易於思及之創作，認被上訴人之系爭機器尚難稱具原創性。
⒉且該局上開90年12月24日之審定書理由㈤並認「……上訴
人系爭專利機器整體形狀與被上訴人系爭機器相較，兩者於左側之截斷成型裝置及機台後方之座體上設有漏斗狀之圓筒，圓筒之右前方有一攪拌用機構等外觀造形設計特徵明顯有別，整體形狀並未構成近似，非屬同一之新式樣。」理由㈥「引證二（上訴人之系爭專利機器）所揭露之圖式中僅能查知其傳動機構，無法得知其機器之真正全部外形，尚難與系爭案（被上訴人之系爭機器）之外觀形狀相較。」理由㈦「……整體形狀（上訴人之系爭專利機器）與系爭案（被上訴人系爭機器）相較，……致使整體外觀形狀及視覺效果未構成近似……」等語。又該局上開91年1月8日之審定書理由㈤，亦與上揭90年12月24日之審定書理由㈤作相同之認定，即兩者整體形狀並未構成近似。
⒊再者被上訴人於89年間，以系爭機器即食品成型機，申請
第00000000號（分類47-991）新式樣專利案，經濟部智慧財產局以上開89年11月6 日之核准審定書，審核准予新式樣專利時，業經以新式樣第47類專利公報為參考依據，並已檢索參考上訴人87年3 月11日所取得同屬新式樣第47類（分類47-141）申請案號第00000000號（新式樣第061473號）專利，認被上訴人無侵害上訴人之該系爭新式樣專利，始核准被上訴人之申請案，此有經濟部智慧財產局93年3月12日覆鈞院於審理89年度上易字第1704 號案件之回函可證。換言之審定核准被上訴人之申請案時，經濟部智慧財產局業已檢索參考申請在前之上訴人新式樣專利案，認被上訴人無侵害上訴人前已申請之系爭專利案之處，始獲審定准予專利。
⒋嗣被上訴人就系爭機器即上揭①申請案號第000000000 號
新式樣專利異議事件，不服智慧財產局上開90年12月24日
（90）智專三㈠03017字第09089002527號專利異議審定書所為異議成立，應不予專利之處分，提起訴願，雖經經濟部91年5月8日經訴字第09106109710 號訴願決定書駁回訴願。惟其駁回理由亦與原處分機關智慧財產局作相同之認定，亦即均認被上訴人製造販售之系爭機器（YJ-988）與上訴人系爭專利機器相較，並未構成近似，及申請前已公開之同類物品去除其中某部分零組件而得之形狀，實為熟習該項技術者所易於思及之創作，難稱具原創性為由，係違反專利法第106 條之規定，並非以被上訴人製造、販售之系爭機器，侵害上訴人之系爭新式樣專利權為由，故被上訴人顯無侵害上訴人之系爭專利權可言。
⒌至於經濟部智慧財產局90年12月28日審定上訴人就上開②
申請案號000000000 號麵糰輾壓機之異議不成立之審定書，雖經上訴人提出訴願後撤銷，被上訴人再向臺北高等行政法院提起行政訴訟雖遭駁回。然經濟部訴願審議委員會，係以系爭案是否仍可謂未違反專利法第106 條之規定，有重行審酌之餘地為由，作成「原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分」決定，此有該部91年9 月23日經訴字第09106121980 號訴願決定書在卷可佐，則經該訴願決定後，上訴人之異議乃回復尚待智慧財產局審定之狀態，而此狀態更經臺北高等行政法院再次以91年度訴字第4845號判決確認，則被上訴人所製造之系爭機器能否取得專利權，及上訴人之異議是否成立，仍處於待決狀態，不足作為被上訴人有無侵害上訴人專利權之基礎。
⒍由上所述，即可證明被上訴人設計製造、販售之系爭機器
，與上訴人之系爭專利機器，不僅整體外觀造形設計特徵明顯有別，整體形狀亦未構成近似，非屬同一之新式樣機器應可認定，被上訴人所製造、販售之系爭機器，與上訴人新式樣專利權之機器有別，顯無侵害上訴人新式樣專利權之情，上訴人請求被上訴人不得製造、販售與上訴人所享有新式樣第061473號專利權同型之機器，並請求損害賠償，依法自屬無據，洵非可採。
（三）被上訴人自行設計研發製造、販售之系爭機器，與上訴人之系爭專利機器實質不同，整體形狀、外觀造形設計特徵明顯有別，並未構成近似，非屬同一之新式樣，並非仿製上訴人之系爭專利機器，並無侵害上訴人之系爭新式樣專利權可言：
⒈上訴人於88年6 月間，曾對被上訴人乙○○提起侵害系爭
新式樣專利權違反專利法之告訴，案經原審89年度易字第
850 號刑事判決被上訴人乙○○無罪在案，業認被上訴人自行設計研發之系爭機器，與上訴人之系爭專利機器實質不相同，並無侵害上訴人系爭新式樣專利權之情。
⒉上開原審刑事判決及原審判決，業就上訴人於原審所提「
臺大嚴慶齡工業研究中心」所為之88年4 月30日專利鑑定服務報告之鑑定結論，認上訴人申請之系爭專利範圍與被上訴人製品之圖片幾乎完全相同等情，均認為不足採；且上開刑事判決及原審判決均認臺灣省機械技師公會，依經濟部智慧財產局制定之「專利侵害鑑定基準」所作之88年
9 月28日之專利侵害鑑定報告結果，即被上訴人之製品（系爭機器）與上訴人之系爭專利機器實質不相同、外觀造形特徵明顯有別，整體形狀並未構成近似，不能認屬同一之新式樣，從而均認被上訴人自行研發設計製造、販售之系爭機器，並無侵害上訴人系爭專利機器之新式樣專利權。
（四）被上訴人將自行製造之原系爭機器改良，即另設計以電腦監控，而成為食品成型機㈡，然其在整體外觀形狀並未有重大改變，仍然獲准核發專利權（期間自2006年3 月11日至2016年12月21日止），此有經濟部智慧財產局95年3 月11日新式樣第D109706 號專利證書及圖說可參，足證被上訴人之前自行研發製造之原系爭機器，在整體外觀形狀及主要特徵，均與上訴人之系爭專利機器明顯有別，並未構成近似，否則豈能再獲上開專利權之理？
（五）財團法人臺灣經濟發展研究院經智研究所95年2 月27日專利侵害研究報告書之鑑定結論，謂被上訴人之 YJ988「全自動麵食成型包餡機」，與上訴人新式樣第061473號「麵食成型機」，專利權之申請專利範圍構成相似，因而構成對專利之侵權等情，殊難茍同，其理如下：
⒈該鑑定報告均係以「假設」而進行描述與分析，且在無可
完全與上訴人之系爭專利機器相對應之照片情況下，以「推得」或「合理推論」之方式，所作成之鑑定結論，顯然不足採信，諸如：
⑴該鑑定報告就整體外觀說明中稱：「……因此於證物（
被上訴人之系爭機器照片）描述部分，皆是以證物之輸送帶擺放位置與主體之方向相同之假設而進行描述與分析。」（見第10頁第10行）。
⑵正、後視圖說明：「因囑託照片中，並無可完全與專利
之正視圖與後視圖相對應之照片……乃藉由多角度之照片，推得該物體在立體狀態時之外觀，再合理推論其呈現於平面之外觀形體……」（見第10頁末1行至第11頁1至4行）。
⑶左、右側視圖說明：「……因囑託之照片中，並無可完
全與專利之左側視圖與右側視圖相對應之照片，因而……藉由多角度之照片，推得該物體在立體狀態時之外觀，再合理推論其呈現於平面之外觀形體……」（見第11頁第11行至15行）。
⑷上視圖說明：「……因囑託之照片中，並無可完全與專
利之上視圖相對應之照片，因而……藉由多角度之照片，推得該物體在立體時之外觀，再合理推論其呈現於平面之外觀形體……」（見第11頁末第4行以下）。⑸底視圖說明：「因囑託之照片中，並無可完全與專利之
底視圖相對應之照片，因而……乃藉由多角度之照片，推得該物體在立體狀態時之外觀，再合理之推論其呈現於平面之外觀形體……」、「惟其底面外觀以外的詳細形狀則未能進一步進行判斷」（見第12頁第5 行以下）。
⒉由上可知該鑑定報告在無可完全與上訴人之系爭專利機器
相對應之正、後視圖，左、右側視圖，上視圖及底視圖之照片情況下，均以「假設」或均藉由多角度之照片，以「推得」或「推斷」之方式所作成之鑑定結論，尚嫌率斷，而不足採。
⒊再者上訴人提供予該研究院之證物，與其之前向經濟部智
慧財產局提起異議之證物，係屬相同之證物，然經濟部智慧財產局審定委員，業以上揭之異議審定書中明確認定「整體形狀未構成近似，非屬同一新式樣。」經濟部上揭 2件訴願決定書亦為同一之認定，益徵該鑑定報告之鑑定結論不可採。
⒋況財團法人臺灣經濟發展研究院，專長在於「著作權登記
」，並非「食品機械工程」，且是否屬於司法院、行政院、經濟部智慧財產局認可，就「機械工程」領域進行相關專利侵害鑑定之機構，亦非無疑義。另按文書依其程式及意旨得認作公文書者，推定為真正，民事訴訟法第355 條第1項定有明文。經查原審89年度易字第850號刑事判決，及經濟部智慧財產局上揭專利異議審定書，及經濟部上揭
2 件訴願決定書，既均為公文書，已認定兩造之系爭機器，不僅整體外觀造形設計特徵明顯有別，整體形狀未構成近似，非屬同一之新式樣機器，被上訴人並無侵害上訴人之系爭新式樣專利權之情，依法應認定為真正，故財團法人臺灣經濟發展研究院所為之鑑定報告，僅為私文書，且其鑑定方法有上述諸多瑕疵，其鑑定結論自不得作為上訴人有利之證據。再者目前臺灣有68家鑑定機構，財團法人臺灣經濟發展研究院固為其中一家（編號44），惟其取得鑑定機構之資格，必須經過經濟部智慧財產局等相關單位共同審定認可。然經濟部智慧財產局係本國唯一審定核發專利證照之機構，故經濟部智慧財產局上揭就被上訴人之系爭機器，原核發專利權審定書及異議審定書中，均明確認定被上訴人之系爭機器，與上訴人之系爭專利機器，整體形狀未構成近似，非屬同一新式樣，且經濟部訴願委員會共有8位，其上揭2件訴願決定書認定結果，亦與智慧財產局相同，依法經濟部智慧財產局及訴願委員會所為之認定，比財團法人臺灣經濟發展研究院之鑑定結論，較具有公信力，應屬可採。
（六）末按新式樣，指對物品之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作，專利法第109條第1項有明確定義。至新式樣專利範圍，以圖說所載之申請專利範圍為準，必要時得審酌創作說明：
⒈本件上訴人之系爭新式樣專利權，乃一種麵食成型機之形
狀，依結構則包含一麵糰輸入裝置，麵帶輾壓裝置、麵帶再次輾壓裝置，麵條成型裝置及麵成品成型裝置等結構，此有上訴人之新式樣專利圖說說明在卷可稽。
⒉審諸上訴人之系爭專利機器功能，在單一機器內完成麵糰
輸入至麵食品（麵包、包子）成形之程序，其自材料輸入端至成品輸出端，依序設置上揭結構，實為一貫生產所必須，再對照被上訴人於原審所提出「2003、2004食品、包裝採購指南」中，所刊載其他廠商如「東逸機械企業有限公司」、「臺鈺機械實業有限公司」，及DM中所刊載「十興企業股份有限公司」等所生產之同功能產品，亦均有相同或類似之結構設置次序，足認該次序乃熟習麵食一貫生產技術者所易於思及，自不能作為認定是否屬同一式樣之基準。而之前上訴人於原審所提臺大嚴慶齡工業研究中心鑑定報告，以兩造所生產機器之結構幾乎完全一樣，餘基座門數量、直立圓筒長度、檔板數量等則屬微小差異，而認定該2機器「幾乎完全相同」，所採取之認定基準，已為原審所不取。茲財團法人臺灣經濟發展研究院所為之鑑定報告，不僅以未完全相對應之照片推論，且均以熟習麵食一貫生產技術者所易於思及之上開結構設置為認定基準，自非可取。
（七）綜上所述，被上訴人製造、販售之系爭機器，與上訴人之系爭專利機器間，顯未構成近似，即無侵害上訴人新式樣專利權之情事。
三、證據：除引用原審之立證方法外，並補提出經濟部91年5月8日經訴字第09106109710號訴願決定書影本1件、經濟部智慧財產局95年3月11日新式樣第D109706號專利證書影本（含圖說）1份、鑑定機構名單1份，並請求向經濟部智慧財產局函查其93年3月12日（90）智專一㈢03035字第09011003609 號函本院就被上訴人乙○○獲准申請案號第000000000 號食品成型機（分類47-991）新式樣專利案，稱已檢索參考上訴人甲○○87年3月11日所取得同屬新式樣第47類（分類 47-141）申請案號第00000000號（即新式樣第061473號）專利乙案，是否認兩者之間整體形狀外觀造形設計特徵明顯有別，並未構成近似，始審定核准被上訴人乙○○之上開新式樣專利；90年12月24日（90）智專㈠03017字第0908902527 號專利異議審定書，及91年1月8日（91）智專三㈠03017字第09189000084號專利異議審定書，分別審定異議成立，不予專利 2案，是否以被上訴人乙○○製造申請之系爭機器，侵害上訴人已享有之上揭專利權機器為由審定異議成立，始不予被上訴人乙○○專利？或係以被上訴人乙○○申請之系爭機器在申請前已有公開之同類物品，且為熟習該項技術者所易於思及之創作，尚難稱具原創性為由？上開2件異議審定書中是否認兩造系爭機器兩者間，整體形狀相較，外觀造形設計特徵明顯有別，整體形狀並未構成近似，非屬同一之新式樣，……整體外觀形狀及視覺效果未構成近似？基上，被上訴人自行研發、製造之上開系爭申請案機器，有無構成對上訴人已享有之上開新式樣專利機器之侵害？
丙、本院依職權函請財團法人臺灣經濟發展研究院，及經濟部智慧財產局，就上揭兩造聲請之事項為鑑定及查覆。
理 由
一、按在第二審訴訟程序為訴之變更或追加，非經他造同意不得為之，但有民事訴訟法第255條第1項第2款至第6款之情形者，不在此限，民事訴訟法第446條第1項定有明文。經查上訴人原起訴請求被上訴人不得製造、販賣與上訴人所享有新式樣第061473號專利權同型之機器，及被上訴人應連帶賠償給付上訴人7,998,712 元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。嗣上訴本院就賠償金額部分，具狀請求被上訴人應連帶給付200 萬元本息，核屬減縮應受判決事項之聲明，揆諸上揭法條，自應准許，合先敘明。
二、上訴人起訴主張：上訴人係新式樣第061473號食品加工機具麵食成型機之專利權人，享有專利期間自87年3 月11日起至96年2月3日止，詎被上訴人明知該新式樣專利權屬上訴人所享有，竟仿製上訴人所享有新式樣專利權之機器，自88年 6月17日起，在臺北市世界貿易中心，所舉辦之「1999年臺北國際食品機械展」，公開展售其所仿製之機器型號 YJ988「自動麵皮成型包餡機」，致上訴人所生產販售之新式樣第061473號食品加工機具麵食成型機（機器型號YJ1510系列）銷售價格大受影響，上訴人原出售該機器每台平均售價為972,
880 元，嗣因被上訴人出售仿製之機器，侵害上訴人之新式樣專利權，致上訴人自90年至92年間，出售該型機器每台平均售價降至684,468元，上訴人每出售一台機器損害為288,412元，自90年迄今上訴人售出該型機器26台，共計損失7,498,712元，爰依專利法第88條、第89條第1項第1款、第122條規定，請求被上訴人連帶賠償7,498,712 元本息。又發明專利權人之業務上信譽，因侵害而致減損時，得另請求賠償相當金額，專利法第89條第2 項亦定有明文。被上訴人自87年開始，故意仿製上訴人享有新式樣專利之機器公開販售，並於各大廣告媒體大肆刊登廣告，對上訴人之業務上信譽及利益，均有重大不良影響，爰依專利法第89條第2項、第122條規定，請求被上訴人連帶賠償50萬元本息。並請求被上訴人不得製造、販賣與上訴人所享有新式樣第061473號專利權同型之機器等語（嗣上訴本院就賠償金額部分，減縮請求被上訴人應連帶給付200 萬元本息）。被上訴人則以；被上訴人自行設計研發製造、販售之型號 YJ988「全自動麵皮成型包餡機」，與上訴人之系爭專利機器，實質不相同，整體形狀、外觀造形設計特徵明顯有別，並未構成近似，非屬同一之新式樣，並非仿製上訴人之系爭專利機器，自無侵害上訴人之新式樣專利權，上訴人為本件之訴，顯無理由等語，資為抗辯。
三、經查上訴人為新式樣第061473號食品加工機具麵食成型機之專利權人，專利期間自87年3月11日起至96年2月3 日止；被上訴人為型號 YJ988號「全自動麵食成型包餡機」之製造商，曾於88年6 月17日，在臺北市世界貿易中心，舉辦之1999年臺北國際食品機械展，及廣告雜誌等，公開展售系爭機器；另被上訴人曾以 YJ988號「全自動麵食成型包餡機」，向經濟部智慧財產局申請①案號000000000、②案號000000000、③案號000000000等3件新式樣專利，惟上訴人於公告期間提出異議，智慧財產局乃就上述①、③申請案審定不予專利，另②申請案則認定上訴人異議不成立，嗣經上訴人向經濟部提出訴願，該部於91年9 月23日撤銷智慧財產局原處分，被上訴人乙○○再對該訴願決定提起行政訴訟，而為臺北高等行政法院判決駁回；又上訴人曾以被上訴人乙○○違反專利法，向臺灣臺南地方法院檢察署提出告訴，經檢察官提起公訴後，原審刑事庭於89年7 月4日，以89年度易字第850號判決無罪，經上訴因專利法修正廢除專利刑罰，並於92年 3月31日施行，本院刑事庭乃以89年度上易字第1704號判決免訴確定各情。不惟已為兩造所不爭執，並有系爭專利證書、專利公報各影本1 件、經濟部智慧財產局專利異議審定書影本2件、經濟部訴願決定書影本1件、臺北高等行政法院判決影本1 件，附於原審卷足稽，復經原審調閱上揭被上訴人乙○○違反專利法刑事案卷查核無訛，自堪信實。惟上訴人另主張被上訴人所製造、販售之型號 YJ988號「全自動麵皮成型包餡機」，確有侵害其享有之第061473號「食品加工機具麵食成型機」新式樣專利權，致其受有上揭損害，其自得依法請求被上訴人停止製造、販售系爭機器，及賠償損害乙情，既為被上訴人所堅詞否認，並以上揭情詞置辯，致兩造互有爭議。是本件所應審究者，厥為被上訴人所製造、販售之系爭機器，有無侵害上訴人之新式樣專利權？如有侵害專利權，上訴人請求被上訴人停止侵害，及請求賠償損害是否有理？等情而已。
四、上訴人在原審主張被上訴人所製造、販售之系爭機器侵害其新式樣專利權，無非係以被上訴人向經濟部智慧財產局申請專利遭駁回，及臺大嚴慶齡工業研究中心之鑑定報告（附於上揭刑案臺南地檢署88年度偵字第14183號卷）為論據。
（一）卷查經濟部智慧財產局，曾於88年8 月、10月間，受理被上訴人以系爭 YJ988號機器，所提出之三件新式樣專利申請案，經上訴人提出異議，而審定其中二件不予專利，另一件雖審定駁回上訴人之異議，然於上訴人提出訴願後，經濟部乃撤銷智慧財產局原決定，臺北高等行政法院復維持經濟部之訴願決定等情，既有如上述，且為兩造所不爭執，則上訴人據此主張智慧財產局及經濟部，已認定系爭機器有侵害上訴人專利權之事實，於形式而言，固似非無因。然詳細審諸上揭經濟部智慧財產局專利異議審定書，其中審定上訴人異議成立，應不予專利之90年12月24日（90）智專三㈠03017字第09089002527號、91年1月8日（91）智專三㈠03017字第09189000084號專利異議審定書，對於被上訴人製造販售之系爭機器，是否與上訴人之系爭專利機器為同一之新式樣，係稱：「引證七編號 YJ988機器即是引證三之待鑑定案二（系爭機器）…形狀幾乎相同，…整體形狀與系爭案（上訴人之專利機器）相較，兩者於左側之截斷成型裝置及機台後方之座體上設有漏斗狀之圓筒，圓筒之右前方有一攪拌用機構等外觀造形設計特徵明顯有別，整體形狀並未構成近似，非屬同一之新式樣。」至於認定上訴人之異議成立，應不予被上訴人新式樣專利，則係因「…雖系爭案於機台後方沒有矩形座體上設有漏斗狀之圓筒，圓筒之右前方有一攪拌用機構，包括一可伸入漏斗圓筒之攪拌桿及由馬達驅動的連動機構的設計，且於截斷成型裝置下方之輸送帶以單一固定式傾斜狀成品輸送帶取代兩段式之輸送帶，致使整體外觀形狀及視覺效果未構成近似，但是由該等照片所揭露之情形觀之，顯然只要將機台後方之矩形座體設有漏斗狀之圓筒，圓筒之右前方有一攪拌用等機構予以去除或分離，並將可活動兩段式輸送帶改成單一輸送帶，即可達成系爭案整體外觀形狀之設計，此一將申請前已公開之同類物品去除其中某部分零組件而得之形狀，實為熟習該項技藝者所易於思及之創作，故引證四、五（被上訴人之系爭機器照片）已可證明系爭案難謂稱具原創性。」準此上訴人以經濟部智慧財產局審定不予被上訴人新式樣專利，遽指被上訴人之系爭機器侵害其專利權，其無足採已明。另經濟部智慧財產局90年12月28日審定上訴人異議不成立之審定書，經上訴人提出訴願撤銷後，被上訴人再向臺北高等行政法院提起行政訴訟雖亦遭駁回；然詳審經濟部訴願審議委員會係以：「系爭案（被上訴人之系爭機器）與引證一、四、五（上訴人之專利機器）均極雷同，所予人之視覺效果並無顯著差異，則系爭案是否仍可謂未違反首揭專利法第106 條之規定，即有重行審酌之餘地。」為由，作成「原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。」決定，既有該部91年9月23日經訴字第09106121980號訴願決定書，存於原審卷可佐。則經該訴願決定後，上訴人之異議乃回復尚待智慧財產局審定之狀態，而此狀態更經臺北高等行政法院，再以91年度訴字第4845號判決確認，酌以兩造就該案之後續發展並未提供進一步資料，是被上訴人所製造之系爭機器能否取得專利權、及上訴人之異議是否成立，仍處於待決狀態，亦不足資為判定被上訴人有無侵害上訴人專利權之依據甚明。
（二）上訴人雖又以臺大嚴慶齡工業研究中心，於88年4 月30日所作結論：「待鑑定案一（上訴人之專利機器）之申請專利範圍，與待鑑定案二（被上訴人之系爭機器）之圖片，幾乎完全相同。」之專利鑑定報告，主張被上訴人確有侵害其專利權之情事。惟被上訴人則提出臺灣省機械技師公會，於88年9 月28日所作結論：「耀捷企業有限公司製售『全自動麵皮成形專用機』，與甲○○所有之新式樣專利第61473 號『麵皮成形機』之申請專利實質不相同。」之專利侵害鑑定報告，抗辯並無侵害專利權之行為。則該二全然相異之鑑定結果，何者始為正確，自屬本件之重要爭點。
⒈首觀臺大嚴慶齡工業研究中心之鑑定，係稱：「待鑑定案
二（被上訴人之系爭機器）主要特徵與前述待鑑定案一（上訴人之專利機器）幾乎完全一樣。兩者之微小差異如下：①待鑑定案一基座的長方形箱型物中央部分有兩個門可向外打開，而待鑑定案二僅在②待鑑定案一中為保護攪拌用之機構與動力部分而設置的直立圓筒，其長度較待鑑定案二者稍短。③前段待鑑定案一…所述『控制面板之左前方有一缺右上角之直立長方形檔板，檔板之右方另有一大塊檔板，且中間有一凹陷之Ｕ型槽』，待鑑定案二將之分為三塊檔板，每一塊檔板均缺右上角，亦即待鑑定案一中間有一凹陷之Ｕ型槽的大塊檔板，在待鑑定案二中分為兩獨立檔板。」等語。至臺灣省機械技師公會，則稱係以經濟部智慧財產局制定之「專利侵害鑑定基準」進行鑑定，而有：「待鑑定品（被上訴人之系爭機器）與本專利申請專利範圍實質不相同」之結論。對此兩鑑定機構認定之不同，本院刑事庭曾函請臺大嚴慶齡工業研究中心說明，據覆稱：「分析臺灣省機械技師公會之鑑定報告，除了第 5項原則（上述專利侵害鑑定基準第5 項：以視覺焦點所在之主要部位為判斷重點）外，其餘均僅將判斷原則重述或稍加衍申之後，隨即下『否』（亦即兩造並不相似）之結論，並無實質之比對。在第5 項判斷原則中，該報告分別描述待鑑定品，與待鑑定專利案之視覺焦點所在部位之幾何構造，然後亦直接獲得兩造並不相似之結論。如此之分析，看似專業，並聲稱依據經濟部智慧財產局制定之『專利侵害判斷近似性』的原則進行分析，事實上該報告並未對待鑑定品與待鑑定專利案各部位之構造特徵與相對位置進行描述與比對，亦即該報告僅主觀認定兩造在各原則之判斷下並不相似。」、「本中心之鑑定報告雖未採用經濟部智慧財產局制定之『專利侵害判斷近似性』的原則進行分析，然在該鑑定報告中，卻對待鑑定專利案各部位如基座、傳動馬達、控制機構、漏斗、攪拌機構、控制面板等之構造特徵與相對位置，均有詳細之描述並與待鑑定品之相對部位進行比對。兩造間僅在三處的形狀或尺寸上有微小之差異，如①待鑑定專利案基座上中央部分有兩個門可向外打開，而待鑑定品僅在靠左邊處顯示一個門。②待鑑定專利案中為保護攪拌用之機構與動力部分而設置的直立圓筒，其長度較待鑑定品稍短。③待鑑定專利案控制面板係一中間有一凹陷之Ｕ型槽的大塊檔板，而待鑑定品則分為兩獨立檔板。其他各部位之構造特徵與相關位置均極為相似。因此本中心鑑定結論為待鑑定專利案之申請專利範圍，與待鑑定品之圖片幾乎完全相同。」等語，固有該研究中心90年3月15日（90）工研字第0125 號函，附在本院上揭89年度上易字第1704號刑事卷內足憑。
⒉惟按新式樣，指對物品之形狀、花紋、色彩或其結合，透
過視覺訴求之創作，專利法第109條第1項有明確定義。至新式樣專利範圍，以圖說所載之申請專利範圍為準，必要時得審酌創作說明。卷查本件上訴人之系爭新式樣專利權，乃一種麵食成型機之形狀，依結構則包含一麵糰輸入裝置、麵帶輾壓裝置、麵帶再次輾壓裝置、麵條成型裝置、及麵成品成型裝置等結構，此觀原審卷附之新式樣專利圖說即明（見原審卷一第108至115頁）。且審諸上訴人之專利機器功能，在單一機器內完成麵糰輸入至麵食品（麵包、包子）成型之程序，其自材料輸入端至成品輸出端，依序設置上揭結構，實為一貫生產所必須，再對照被上訴人在原審所提出「2003、2004食品、包裝採購指南」中，所刊載之其他廠商如「東逸機械企業有限公司」、「台鈺機械實業有限公司」、及DM中所刊載「十興企業股份有限公司」等所生產之同功能產品，亦均有相同或類似之結構設置次序，足認該次序乃熟習麵食一貫生產技術者所易於思及，自不能作為認定是否屬同一式樣之基準。而臺大嚴慶齡工業研究中心鑑定報告，以兩造所生產機器之結構幾乎完全一樣，餘基座門數量、直立圓筒長度、檔板數量等則屬微小差異為由，認定該二機器「幾乎完全相同」，顯未審酌該結構次序，係熟習麵食一貫生產技術者，所易於思及之作法，難認具有視覺訴求創作之新式樣要件，自為本院所不採。
⒊至被上訴人所提出之臺灣省技師公會鑑定報告，雖稱係依
據經濟部智慧財產局所制定之「專利侵害鑑定基準」，判斷近似性之原則作成，然於各獨立原則之判斷上，除「以視覺焦點所在之主要部位為判斷重點」一項外，餘判斷結果之說明均難謂具體，而有主觀恣意之質疑。惟就上揭視覺焦點之判斷一項，該鑑定報告已指出上訴人之新式樣專利範圍，與被上訴人之系爭機器，有下列不同：①控制介面大小不一。②被上訴人之系爭機器控制介面下方為一長方體盒，上訴人之專利機器則為一漏斗形輸送裝置。③被上訴人之系爭機器檔板為三只獨立長方體，上訴人之專利機器雖亦為三長方體，但有二長方體先行連接。此外對照上訴人之專利圖說及被上訴人之系爭機器照片5 張（拍攝於89年11月7 日），上訴人之專利機器控制介面或面板，係位於基座靠近輸出端之處，與漏斗形輸送裝置緊鄰，而被上訴人之系爭機器控制介面或面板，則位於基座靠近輸入端，與漏斗形輸送裝置相隔較遠。且上訴人之專利機器輸出端之斜滾輪狀截斷裝置僅佔基座約1/4 比例，而被上訴人之系爭機器此項機構則佔基座接近1/2 比例等情。益足認兩造所製造之機器間，外觀造型特徵明顯有別，整體形狀並未構成近似，不能認屬同一之新式樣。
五、本院依上訴人聲請再囑請財團法人臺灣經濟發展研究院鑑定結果，依該院95年2 月27日之專利侵害鑑定研究報告書結論，固認被上訴人之 YJ988號「全自動麵食成型包餡機」，與上訴人之新式樣第061473號「麵食成型機」，專利權之申請專利範圍構成相似，因而構成對專利之侵權云云。惟考該鑑定報告內容，就整體外觀說明中稱：「……因此於證物（被上訴人之系爭機器照片）描述部分，皆是以證物之輸送帶擺放位置與主體之方向相同之假設而進行描述與分析。」就正、後視圖說明中稱：「因囑託照片中，並無可完全與專利之正視圖與後視圖相對應之照片……乃藉由多角度之照片，推得該物體在立體狀態時之外觀，再合理推論其呈現於平面之外觀形體……」就左、右側視圖說明中稱：「……因囑託之照片中，並無可完全與專利之左側視圖與右側視圖相對應之照片，因而……藉由多角度之照片，推得該物體在立體狀態時之外觀，再合理推論其呈現於平面之外觀形體……」就上視圖說明中稱：「……因囑託之照片中，並無可完全與專利之上視圖相對應之照片，因而……藉由多角度之照片，推得該物體在立體時之外觀，再合理推論其呈現於平面之外觀形體……」就底視圖說明中稱：「因囑託之照片中，並無可完全與專利之底視圖相對應之照片，因而……乃藉由多角度之照片，推得該物體在立體狀態時之外觀，再合理之推論其呈現於平面之外觀形體……」、「惟其底面外觀以外的詳細形狀則未能進一步進行判斷」等各情觀之，顯見該鑑定報告，係在無可完全與上訴人之系爭專利機器相對應之正、後視圖，左、右側視圖，上視圖及底視圖之照片情況下，而以假設或藉由多角度之照片，以推得或推論之方式進行描述分析，進而以合理推論作成鑑定結論，就客觀而言尚難認屬嚴謹而毫無瑕疵可指。況該送請鑑定之證物，與先前向經濟部智慧財產局提起異議之證物，既屬相同之證物，然經濟部智慧財產局，業於上揭異議審定書中明確認定「整體形狀未構成近似，非屬同一新式樣。」等語在案，再審諸系爭機器之結構次序，係熟習麵食一貫生產技術者，所易於思及之作法，難認具有視覺訴求創作之新式樣要件，復有如前述。是財團法人臺灣經濟發展研究院，縱為上訴人上揭有利之鑑定，亦難據之為被上訴人有侵害上訴人系爭新式樣專利權之證明。
六、綜上所述，被上訴人所製造、販售之系爭機器，與上訴人之系爭專利機器，既無確切證據證明構成近似，即無侵害上訴人之系爭新式樣專利權。從而上訴人本於侵權行為損害賠償之法律關係，請求被上訴人不得製造、販賣與上訴人所享有新式樣第061473號專利權同型之機器，並應連帶給付上訴人
200 萬元及法定遲延利息，即屬無據，不應准許。又上訴人既受敗訴之判決，其假執行之聲請亦失所附麗，應併予駁回。原審本於同上之見解，為上訴人敗訴之判決，並駁回其假執行之聲請，經核認事用法並無不合。上訴人猶執上揭情詞，指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。
七、又本件事證已臻明確，兩造其餘主張陳述及攻擊防禦方法，核與判決之結果不生影響，爰不逐一論述，附此敘明。
八、據上論結，本件上訴為無理由，應依民事訴訟法第449條第1項、第78條，判決如主文。
中 華 民 國 95 年 5 月 23 日
民事第四庭 審判長法 官 王惠一
法 官 蘇重信法 官 林永茂上為正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀，未表明上訴理由者，應於上訴後20日內，向本院提出理由書（須附繕本）。
中 華 民 國 95 年 5 月 23 日
書記官 謝素嬿
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