臺灣高等法院臺南分院民事判決 95年度智上字第1號上 訴 人 德保有限公司法定代理人 乙○○訴訟代理人 蘇文生 律師被 上 訴人 苗佳企業有限公司兼法定代理人 甲○○共 同訴訟代理人 蔡金保 律師複 代 理人 丙○○上列當事人間請求侵權行為損害賠償事件，上訴人對於中華民國95年1月13日台灣雲林地方法院92年度智字第12號第一審判決提起上訴，本院於96年4月17日言詞辯論終結，茲判決如下：
主 文原判決廢棄。
被上訴人苗佳企業有限公司、甲○○應連帶給付上訴人新台幣壹佰陸拾柒萬叁仟壹佰元，及自民國92年12月6日起，至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。
第一、二審訴訟費用由被上訴人苗佳企業有限公司、甲○○連帶負擔。
本判決第二項於上訴人以新台幣伍拾伍萬柒仟柒佰元為被上訴人苗佳企業有限公司、甲○○供擔保後，得假執行。但被上訴人如於執行標的物拍定、變賣前，以新台幣壹佰陸拾柒萬叁仟壹佰元為上訴人預供擔保，得免為假執行。
事 實
甲、上訴人方面：
一、聲明：㈠原判決廢棄。㈡被上訴人應連帶給付上訴人新台幣（下同）167萬3100元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。㈢第一、二審訴訟費用由被上訴人連帶負擔。㈣請准上訴人提供擔保宣告假執行。
二、陳述：除與原判決記載相同者，茲引用之外，補稱：㈠本件並不適用禁反言原則。
⒈按專利權「有效性」與否應由行政救濟程序處理，在我國就
專利事件並未賦予普通法院認定專利權效力或有效範圍之權限，且專利法規亦未賦予專利侵害訴訟之被告於民、刑訴訟程序中主張專利無效之抗辯之法律依據，基於專利權在其公告效力範圍內具有完整之執行力與拘束力之情形下，在「全要件原則」適用而「逆均等論」不適用時，應不得直接進行「禁反言」之判定或作禁反言之認定。
⒉次查，主張禁反言乃有利於被告，故應由被告負舉證責任。
若被告未主張禁反言，他人不得主動要求被告或法院提供申請歷史檔案。查被上訴人於鈞院已自陳本件不須作禁反言分析，是本件自無進行禁反言分析之必要。
㈡系爭專利案之申請專利範圍雖因更正而有所限縮，但未變更實質內容，更未變更申請專利範圍。
⒈依現行專利法第108條準用第64條第1項、同條第2項之規定
，更正專利說明書或圖示，不得變更申請專利範圍或實質擴大，僅能減縮申請專利範圍、訂正誤記事項及釋明不明記載，故智慧財產局如准專利權人所為更正，即表示該更正並未變更申請專利範圍。
⒉次查，上訴人係因系爭專利案說明書及圖示有申請專利範圍
過廣及不明瞭之記載等情事，在未變更實質之前提下，依法向前中央標準局專利處申請更正。嗣經濟部最後以民國（下同）89年1月4日經訴字第89085042號訴願決定書，認為本件更正案並無變更實質內容，且係就原專利說明書、申請專利範圍及圖示不明瞭之記載，再描述清楚，並使申請專利範圍縮小後，智慧財產局即准予更正公告。準此，被上訴人主張系爭專利因辦理更正而使申請專利範圍有變更云云，洵屬無據。
㈢原審囑託國立台灣科技大學鑑定結果，其結論為待鑑定物品
侵害本專利，並稱因本專利權人並未放棄本專利之專利技術，因此，本專利侵害鑑定案不適用禁反言。故待鑑定物落入本專利之專利權範圍。
㈣另經鈞院囑託國立雲林科技大學鑑定，亦認為待鑑定對象「
隔熱浪板」落入本件專利案之申請專利範圍內，足證被上訴人侵害本專利權無疑。另被上訴人私下自行付費委託（金屬中心）所為鑑定，非民事訴訟法稱之鑑定，且有失公正性，依法不得遽為參酌。
㈤上訴人研發本專利浪板製造機，從事生產隔熱浪板迄今20幾
年，經不斷改良，終獲申請本專利。被上訴人見上訴人之產品受業界肯定，認為有利可圖，未經上訴人同意擅自裝設浪板製造機，生產仿冒之隔熱浪板產品對外銷售，侵害本專利權，自應負法律責任。
㈥且上訴人之產品，經委託國立中興大學、財團法人工業技術
研究所所屬化學研究所等單位測試結果，均符合標準，並因品質優異，多次獲頒獎項。而仿冒商品為競爭市場，常見就是以偷工減料方式以削價競爭，造成因產品品質惡劣而引發公安事件。
㈦被上訴人之浪板有兩側導引槽及扣接結構。查另案（台灣高
等法院台中分院93年度智上字第15號）之侵權廠商，同樣亦辯稱其浪板產品無扣接結構，而係單向導引槽云云，與本件被上訴人辯稱其產品無扣接結構、隔熱浪板左右搭接後形成單側導引槽之主張相同。惟該案經該院依據台灣科技大學鑑定報告（原審亦曾囑託該校鑑定），認定該廠商隔熱浪板之鋼板於搭接端係利用二圓弧凹槽所形成之扣接結構，可加強該搭接端之強度，實質與系爭專利要件之技術手段與功能相同。故本件被上訴人稱其產品僅有單側導引槽、無扣接結構，洵屬無據。
㈧且依上開另案判決，認為系爭專利權雖曾遭舉發成立，然經
最高行政法院（88判字第1971號）判決撤銷原處分、訴願及再訴願決定，智慧財產局並於89年5月1日就系爭專利權為「說明書及圖式或圖說」更正公告，應自88年5月20日最高行政法院判決起，確實回復其專利權；且因更正說明書、圖說、圖式之更正公告，並不變更其專利權之實質性，自無所謂禁反言之問題。併參諸最高法院95年台上字第1663號判決意旨，認為系爭專利權於撤銷處分未確定前，依法仍有效存在。
㈨依據上訴人系爭專利之申請專利範圍所載，並未要求鋼板搭接部之二側頂緣之兩側圓弧凹槽須對稱。
⒈所謂構成專利侵害，乃指被控侵權物落入「專利權」範圍，
而非比對「專利物品」；又申請專利範圍中所載之技術特徵明確時，不得將新型發明及圖示所揭露之內容引入申請專利範圍。
⒉查系爭專利於更正後之申請專利範圍主要特徵為：鋼板設多
處高起緣之左右兩側導引槽及搭接方便之預留置留空間及搭接部，而「搭接部之兩側頂緣分別設有圓弧凹槽，俾形成浪板搭接處之扣接結構」，顯無兩側圓弧凹槽須對稱（邊長相同）之文字。故鋼板搭接部之二側頂緣之兩側圓弧凹槽有無對稱、邊長是否相同，非屬申請專利範圍甚明。
⒊準此，原審認上訴人之系爭專利隔熱浪板，其左右兩端搭接
部之凸起高起緣之兩側圓弧凹槽均相對稱，並據以比對勘驗，不但違反上揭專利侵害之判斷原則，更不當將專利說明書圖示之圓弧凹槽形狀引入申請專利範圍，而將申請專利範圍限縮於高起緣之兩側圓弧凹槽相對稱。
㈩施作上訴人系爭專利之浪板時，須輔以螺絲鎖固。
⒈依據上訴人研發系爭專利前所印製之「德保彩色絕緣板施工
說明及注意事項」所載施工方法及屋頂組立示意圖，清楚可知裝設浪板時，須以螺絲鎖固，始能搭接穩固。
⒉依上述系爭專利於更正後之申請專利範圍，關於扣接程度，
並未要求，更非屬申請專利範圍，此觀系爭專利說明書之習知技術之缺點所載內容可明，即圓弧凹槽之設置所形成之扣接結構僅在於避免浪板滑、鬆動及增加強度，而非原審所認無須以手用力按壓或以螺栓固定，上、下層鋼板即可緊密貼接而達成扣接效果。
⒊易言之，使用上訴人專利物品，於施工搭接兩片浪板時，必
須再以螺絲鎖固，始可使上下兩片浪板緊密接合，斷無兩片浪板僅靠圓弧凹槽所形成扣接結構，就不會被風吹走或滑、鬆動之理。準此，系爭專利之主要技術特徵在於無泡棉端搭接部之二側頂緣有無設有圓弧凹槽，以形成扣接結構，至於兩片浪板搭接時有無間隙及是否緊密箝固要非所問。否則侵權人大可藉由鋼板材料及形狀之改變而產生間隙，迴避侵權，豈符專利法保護發明創作之目的？上訴人所請求之損害賠償金額，依法有據。
⒈依專利法第108條準用第85條第1項第2款規定，得以被上訴
人所生產、銷售系爭隔熱浪板之銷售金額扣除成本後之利益，計算損害賠償數額。
⒉上訴人主張被上訴人侵權行為期間為89年8月至92年10月，
則依據鈞院函調被上訴人89、90年度營利事業所得稅申報資料，其中89年「製成品產銷存明細表（銷額）」所載銷售ＰＵ防熱烤漆鋼板（即系爭隔熱浪板之品名規格）之金額為1176萬2747元，扣除成本1137萬2607元，該年全年所得利益為39萬140元（11,762,747－11,372,607＝390,140），則計算89年8月至12月之4個月所得利益為13萬44元（390,140÷12×4＝130,044）；90年之同項產品銷售金額為1505萬8874元，扣除成本1154萬8129元，全年所得收益為351萬745元（15,058,874 －11,548,129＝3,510,745）。二者金額合計已達364萬789元（130,044＋3,510,745＝3,640,789），顯已超過上訴人所請求之167萬3100元。
三、證據：援用第一審所提證據，並提出報紙節本（影本）、照片34幀、施工說明及注意事項1份、風雨試驗研究報告1份、獎狀影本4紙、判決書影本3份、製成品產銷存明細表影本2份、專利侵害鑑定要點節（影）本1份、專利申請歷程資料影本2份等為證。
乙、被上訴人方面：
一、聲明：㈠上訴駁回。㈡第一、二審訴訟費用均由上訴人負擔。㈢如受不利判決，被上訴人願供擔保請准宣告免為假執行。
二、陳述：除與原判決記載相同者，茲引用之外，補稱：㈠上訴人之系爭專利因辦理更正而使其申請專利範圍不但已有變更，且因該更正而使其申請專利範圍限縮。
⒈系爭專利範圍於更正前之主要特徵，經舉發人奇遠實業有限
公司於85年11月28日舉發、經濟部智慧財產局受理，編為第00000000Ｎ04號舉發案，上訴人因該舉發案之部分附件足以證明系爭專利案有違反專利法規定，於86年5月間提出申請專利範圍更正本，經經濟部於87年10月8日函覆不准更正，並以88年4月17日舉發審定書處分「本案舉發成立，應撤銷其專利權」。上訴人不服提起訴願，經智慧財產局重新審查，並作成舉發不成立審定書。
⒉核其上開審定理由，系爭專利案確有辦理更正以增加「而搭
接部之二側頂緣則分別設有圓弧凹槽，俾形成浪板搭接處之扣接結構」等文字而限縮其專利權之申請專利範圍。從而，「圓弧凹槽與扣接結構」為系爭專利案之更正後之申請專利範圍之主要特徵，且該特徵係因其可使上層鋼板緊密嵌固下層鋼板，使搭接更穩固之功效。
⒊上揭論述業經原審查明，並為上訴人所不否認，是據此結論
「系爭專利因辦理更正而使其申請專利範圍不但已有變更，且因該更正而使其申請專利範圍限縮」，應無疑義。
㈡被上訴人之產品並無扣接結構，不構成侵害上訴人系爭專利案。
⒈被上訴人之產品因具泡棉端之高起緣兩側凹陷處（即凹型導
引槽）左右邊長不同（即不對稱），另其「無泡棉端即欲留置空間」之左右邊長等同（即對稱），此業經原審勘驗屬實，故將被上訴人之無泡棉端之上層鋼板與具泡棉端之下層鋼板左右搭接完成以螺栓鎖固後，僅會形成單側導引槽，與上訴人之系爭專利可形成雙側導引槽不同；且被上訴人之產品於搭接完成後，因上、下層鋼板之上側及左、右側間均有間隙，致未如系爭專利案更正後第三圖所示之緊密嵌固扣接效果，此同經原審勘驗無訛。
⒉是被上訴人產品之功能、效果與上訴人之系爭專利案有實質
不同，實難視為均等，依專利侵害鑑定要點之規定，應不適用「均等論」。亦即，被上訴人之產品非上訴人之系爭專利案之均等物，自不構成侵害系爭專利權。
㈢雲林科技大學之專利侵害鑑定報告書及雲科大專字第095000
8261號函均顯有疏失與錯誤，致不足採。另依被上訴人提出之舉發審定書可知，智慧財產局已認定「發泡棉層」、「鋼板」、「裝飾紙」、「搭接部」、「高起緣之左右兩側均設凹槽」係屬習知技術。而早於系爭專利案申請前之已公開習知技術第00000000號專利案之FIG.1與FIG.3所示搭接部之二側凹槽，與系爭專利案、被上訴人產品均相同；又上開專利案之高起緣之左右兩側均設凹槽，且其左右邊長不同，與被上訴人產品相同，但與系爭專利不同。因此，若僅以「搭接部之二側頂緣分別設有凹槽」作為系爭專利案之申請專利範圍之主要特徵，顯已擴大申請專利範圍之文義範圍至已公開習知技術，其與「逆均等論」或「先前技術阻卻」等規定相背，並非正確。惟雲科大鑑定報告第7頁至第9頁之「全要件原則」分析即是如此，顯然有誤。被上訴人之產品之扣接效果，未如系爭專利案更正後所達成者，其不管是以「均等論」或「逆均等論」分析，均會因功能、結果有實質不同，而無適用。則上開雲科大函認為被上訴人產品有「逆均等論」之適用，亦有違誤。
㈣系爭專利範圍中所載之技術特徵因部分屬習知之技術而非明
確，從而必須將新型發明及圖示所揭露之內容引入申請專利範圍。
㈤上訴人於88年10月15日華專字第881146號「訴願書」，曾主
張系爭專利「由本案更正後第三圖可知，在鋼板之一端未設置發泡層鋼板之兩側設置圓弧凹槽，與在鋼板之另一端有設置發泡層鋼板左右兩側緊密扣接，形成一扣接結構」。另於93年2月5日行政訴訟程序中，亦曾主張「系爭專利所強調於搭接部兩側頂緣設圓弧凹槽以形成扣接結構，可使上層鋼板緊密嵌固下層鋼板，使搭接更穩固」。由其更正後第三圖所示可見上層鋼板緊密嵌固下層鋼板而無間隙，此為上訴人為取得、維護專利權所為一貫主張。被上訴人之產品無法緊密接貼而達成扣接效果，依「全要件原則」並無構成侵害。上訴人主張對於扣接程度並未要求，顯屬食言回復主張經濟部智慧財產局00000000Ｎ04號舉發案其被撤銷前之申請案，回復主張一不具新穎性、進步性而為業界習知之技術。從而，原審判決之認事用法，並無違誤，上訴人以此指摘，顯係欲藉由擴張其權利範圍由扣接變成搭接以謀勝訴，其作為不僅違反禁反言原則，亦顯不當。
㈥被上訴人隔熱浪板左右搭接完成後所形成之單側導引槽結構
，與上訴人系爭專利案之兩側導水用導引槽不同，不具有系爭專利之任一構成要件，並未落入系爭專利案之申請專利全要件限制之內，亦即依「全要件原則」，並無構成侵害，應再進行「均等論原則」之鑑定，由於上訴人產品「防止水份滲透的功效」之效果與系爭專利案之導水用導引槽相同，就導引槽具有導水功能及其所產生效果部分可能構成「均等論」之實質相同，此時須進行「先前技術之限制」及「禁反言原則」之鑑定，而使用搭接部凹陷的技術手段，達成搭接它片浪板形成消除毛細作用功能，以達成防止水份滲透的功效，屬習知技術而被舉發，上訴人並因而申請更正重新界定成特殊構造限縮為「搭接部之二側頂緣則分別設有圓弧凹槽，俾形成浪板搭接處之扣接結構」，故系爭專利範圍已重新主張至無泡棉端搭接部之二側頂緣分別設有圓弧凹槽，俾形成搭接處之扣接結構（如非重新限定，系爭專利因屬習知之技術早已被舉發成立而撤銷，根本無後續涉訟問題）。
㈦承上，被上訴人之隔熱浪板並未利用其二側頂緣設有圓弧凹
槽之搭接構造（扣接結構），及與它片浪板搭接後形成與系爭專利案更正後之申請專利範圍類似之「雙側導水用導引槽」，以達到防止水份滲透產生滴水之功效，僅係單純利用先前習知之技術，構成禁反言之實質不相同，亦即並無構成侵害。
㈧雲林科技大學及台灣科技大學之專利侵害鑑定報告，僅供法
院審判之參考，要非審判之依據與基礎，並無拘束法院效力。經查，「鋼板設多處高起緣之左右兩側導引槽及搭接方便之預留置留空間及搭接部」，係屬習知技術，早於系爭專利案之申請日（82年6月29日）前已有另案（80年5月1日第00000000號）申請。且系爭專利之申請專利範圍，不管是在更正前、後，均係以上層與下層鋼板二塊鋼板之搭接為其所必要，用以形成導引槽結構或扣接結構，此亦見於系爭專利案之圖三，台科大及財團法人金屬工業研究發展中心之鑑定報告，均係以上層與下層鋼板二塊鋼板之搭接作鑑定，惟雲科大鑑定報告卻僅以一塊鋼板作成鑑定，顯然誤將上述之習知技術作為系爭專利案之申請專利範圍之故。是以，雲科大鑑定報告無法顯示被上訴人之上、下層鋼板二塊鋼板之搭接究竟是否能形成單側導引槽結構？雙側導引槽結構？亦無法說明扣接結構？雲科大鑑定報告之疏失顯屬昭彰，其作成之結論核無足採。
㈨查被上訴人曾對系爭專利提出舉發撤銷案，並經我國專利主
管機關經濟部智慧財產局編列為第00000000Ｎ17號舉發案，該案日前經經濟部作成95年6月28日經訴字第09506171570號訴願決定書，決定「原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。」，其理由為系爭專利「確實為附件二及三所揭示習知技術之簡易組合，而為熟知該項技術者所能輕易完成，且未能功效增進，不具進步性」。因此，依照慣例，系爭專利案將因不具進步性而被撤銷其專利權，致使上訴人徹底喪失上訴理由。
㈩被上訴人之產品，不管是從台科大或財團法人金屬工業研究
中心之鑑定報告，或是從被控侵權之扣押樣品，均可明顯發現被上訴人之產品有下列事實：①左側導引槽比右側之略小。②位於該左右導引槽中間之「高起緣」部分，上、下層鋼板之上側及左、右側間均存有間隙。足徵，就扣接結構及兩側導水用導水槽部分之構造而言，被上訴人之產品不符全要件原則，此業經原審詳加審酌併予敘明。且就鋼板處設有多處高起緣之左右兩側導引槽即搭接方便之預留置留空間及搭接部，使搭接成為一體部分因屬不具新穎性、進步性而為習知之技術，亦有禁反言原則之適用而不構成侵害。
因此，被上訴人之產品無法如更正後第三圖所示之上層鋼板
可緊密扣接下層鋼板而達成扣接效果，與系爭專利不同，此亦經原審判決詳加敘明，上訴人無其他證據及理由，以其一己之見空口指摘原審判決有可議之處，顯不足採。
三、證據：援用第一審所提證據，並提出專利公報、訴願決定書、舉發審定書、舉發不成立審定書、第00000000號專利案等影本各1份為證。
丙、本院依職權向財政部台灣省中區國稅局北港稽徵所、雲林縣分局函查相關資料，並囑託國立雲林科技大學專利侵害鑑定中心為本件專利鑑定，並命鑑定人詹炳耀到庭說明。
理 由
一、上訴人起訴主張：伊係新型第106273號「隔熱浪板結構改良」（下稱系爭專利）之專利權人，伊發現被上訴人苗佳企業有限公司（下稱苗佳公司）設有浪板製造機結構機器，從事生產製造隔熱浪板結構改良產品（下稱隔熱浪板），有侵害上訴人上揭專利權之嫌，經上訴人於89年7月間向原審法院聲請保全證據，並將保全證據所拍攝之專利產品照片送請國立中興大學鑑定，經鑑定結論為「委託人（即上訴人）所提供之照片1組，與新型專利第106273號之專利請求範圍內容實質相同」，則被上訴人甲○○所製造之隔熱浪板有侵害上訴人上揭專利權，應可認定。本件被上訴人共同製造之物品，經鑑定結果為侵害上訴人之系爭專利，因被上訴人等人目前仍持續製造生產，自89年8月起至92年10月止，因被上訴人仿製系爭專利隔熱浪板出售，致上訴人受有6692萬4000元之損失，伊先為一部請求即167萬3100元，為此爰依專利法第105條準用第88條、第89條，及民法第184條、第185條、公司法第23條之規定提起本訴，請求被上訴連帶給付167萬3100元及其利息等語。（原審判決駁回上訴人之訴）
二、被上訴人則以：被上訴人之產品無法緊密接貼而達成扣接效果，依「全要件原則」並無構成侵害。上訴人主張對於扣接程度並未要求，顯屬食言回復主張經濟部智慧財產局00000000Ｎ04號舉發案其被撤銷前之申請案，上訴人以此指摘，顯係欲藉由擴張其權利範圍由扣接變成搭接以謀勝訴，其作為不僅違反禁反言原則，亦顯不當。被上訴人隔熱浪板左右搭接完成後所形成之單側導引槽結構，與上訴人系爭專利案之兩側導水用導引槽不同，不具有系爭專利之任一構成要件，並未落入系爭專利案之申請專利全要件限制之內，僅係單純利用先前習知之技術，構成禁反言之實質不相同，亦即並無構成侵害。另雲林科技大學及台灣科技大學之專利侵害鑑定報告，僅供法院審判之參考，並無拘束法院效力，且前者之鑑定報告僅以一塊鋼板作成鑑定，顯然誤將上述之習知技術作為系爭專利案之申請專利範圍之故云云，資為抗辯。
三、上訴人主張：上訴人向經濟部智慧財產局申請「隔熱浪板結構改良」專利權，經該局審核准予發給新型第106273號專利證書，專利權期間自83年9月1日至94年6月28日止。又上訴人係將第00000000號「防滲隔熱浪板之結構」加以改良，而成為新型第106273號「隔熱浪板結構改良」之專利權人。按上開新型專利範圍於更正前主要特徵為：「鋼板設有多處高起緣之左右兩側導引槽即搭接方便之預留置留空間及搭接部，可使本創作之搭接為一體，可防止水份滲透而由導引槽排出，達到一種可節省施工期間及減少材料浪費及防止水份滲透產生滴水之功效。」，嗣經上訴人申請更正並增加：「而該搭接部之兩側頂緣則分別設有圓弧凹槽，俾形成浪板搭接處之扣接結構」文字各情，此有上訴人提出之中華民國新型第106273號專利證書、專利公報、新型專利說明書等影本各乙份在卷可稽，為兩造所不爭（原審卷第11頁至第19頁、第63頁、第76頁），上訴人上開事實之主張，堪信真正。
四、本件應審究之爭點，在於「被上訴人苗佳公司廠內設置之浪板製造機所生產之隔熱浪板結構改良產品，有無侵害上訴人之系爭專利權（即二者是否具實質相同性）？」，爰分述如下：
㈠按要確定是否侵害專利權，首先應確定申請專利範圍，並解
析被控侵權物品之構成元件。其次，將申請專利範圍與被控侵權物品之構成元件逐一比對。倘若被控侵權物品具有申請專利範圍之所有元件，則構成文義侵害，此時進一步以逆均等理論檢驗之，若被控侵權物品係以實質上不同的方法表現出同一或類似機能者，仍不構成專利侵害；反之，若被控侵權物品欠缺任何申請專利範圍之任一必要元件時，即不構成文義侵害，此時專利權人可主張均等理論下之侵權，但必須進一步探討被控侵權物品所欠缺而用以替代之元件是否與該專利元件具有均等效果，亦即該替代元件是否以實質上同一方法表現出實質上同一之功能，並獲致實質上同一之結果，如確是如此，則構成均等侵害。此時，除非有阻卻均等理論適用之事由，例如先前技術之限制、申請過程禁反言等，否則專利權侵害之判斷乃告成立。
㈡查上訴人系爭「隔熱浪板結構改良」之新型專利權（專利權
號碼為：專利權新型第106273號），其專利期間從83年9月1日至94年6月28日止。又專利期間雖曾遭人舉發成立，然經上訴人提起行政救濟後，於88年5月20日經最高行政法院判決撤銷原處分、訴願決定及再訴願決定（88判字第1971號），智慧財產局並於89年5月1日就系爭專利權之「說明書及圖式或圖說」為更正公告，則上訴人就隔熱浪板之系爭專利權，應自88年5月20日最高行政法院判決撤銷原處分、訴願決定及再訴願決定時起，確實回復其專利權。至於智慧財產局為更正說明書、圖說、圖式之更正公告，並不變更其專利權之實質性（修正前專利法第105條準用同法第67條參照），應無所謂禁反言之問題，合先敘明。
㈢系爭專利權爭議，原審法院前曾徵得兩造同意後，囑託第三
人國立台灣科技大學進行本件專利侵害之鑑定，此有該校93年9月30日研發建字2175號、電資建字051號、專軟建字Ｐ041號專利侵害鑑定報告書，及94年8月31日研發建字2336號、電資建字0074號、專軟建字Ｐ062號專利侵害鑑定補充禁反言原則判斷等資料卷足按，有關該校鑑定程序及結果詳述如下：
⒈上開鑑定報告係依據專利法暨參照經濟部智慧財產局88年3
月所編定之專利侵害鑑定基準進行鑑定，包括專利侵害理論之全要件原則、均等論原則及禁反言原則；專利之技術範圍則係基於專利說明書之申請專利範圍為直接判斷之依據。
⒉國立台灣科技大學鑑定結果，認定「被上訴人苗佳公司之（
甲組）隔熱浪板侵害上訴人所有之經濟部智慧財產局之新型第106273號專利權『隔熱浪板結構改良』之專利。該甲組隔熱浪板搭接部分能產生扣接效果。乙組（上訴人所生產）兩片隔熱浪板實質結構與甲組相同，但是乙組兩片浪板大小不同；小片浪板搭接於大片浪板之上時可產生扣接效果，但大片浪板搭接於小片浪板之上時不能產生扣接效果；且依卷內資料研析，系爭專利權人（即上訴人）並未放棄系爭專利之專利技術，因此，本件專利侵害鑑定案不適用禁反言原則，本件待鑑定物落入系爭專利之專利權範圍」。換言之，上開鑑定報告認為本件待鑑定物有侵害系爭專利權。
㈣因被上訴人對於國立台灣科技大學鑑定結果持反對意見，本
院為慎重起見，另行囑託第三人國立雲林科技大學科技法律研究所專利侵害鑑定中心進行本件專利侵害之鑑定，茲就其鑑定程序及結果析述如下：
⒈國立雲林科技大學科技法律研究所之鑑定報告，首依全要件
原則比對系爭專利與待鑑定對象，換言之，係就待鑑定對象之構成元件與系爭專利之申請專利範圍依全要件原則為比對，用以發現系爭專利與待鑑定對象之構成元件是否完全相同，以符合全要件原則。如符合全要件原則後，再進一步判斷是否有逆均等論原則之適用，以確認待鑑定對象之實施技術是否有利用實質上不同的技術手段去達成與本專利相同或類似之功能。同依上開判斷流程，依逆均等論原則判斷為侵害後，需進一步判斷是否有審批歷程禁反言原則之適用，以確認申請人對系爭專利之實施技術是否在申請歷程中曾經為了取得專利權而主動限縮申請專利範圍。
⒉上開鑑定報告，依據專利侵害基準之鑑定侵害判斷流程即全
要件原則、均等論原則，將待鑑定對象與系爭專利為比對分析結果後，認定被上訴人提出待鑑定對象之構成元件即發泡棉層、鋼板、裝飾紙、搭接部及圓弧凹槽等五項相同，其中發泡棉層、鋼板、裝飾紙與上訴人之系爭專利相同（鑑定報告第5頁、第9頁、第10頁），屬實質相同之技術，係對系爭專利之侵害，要屬無疑。為確認上訴人（申請人）對系爭專利之實施技術是否在申請歷程中曾經為了取得專利權而主動限縮申請專利範圍，以查明本案專利之鑑定有無禁反言原則之適用，上開鑑定報告認定「依卷附資料，並無有關於審查系爭專利之歷程資料，故無法判定其專利範圍獨立項及說明書是否曾有任何變更，在系爭專利說明書中亦未見有任何放棄性言詞出現」（鑑定報告書第11頁），上訴人亦主張被上訴人產品侵害系爭專利係侵害更正後之範圍（本院卷㈡第310頁、鑑定報告第5頁、第6頁），且被上訴人亦同意本件無禁反言規定之適用（本院卷㈡第296頁），因此本件不適用禁反言原則。
⒊依上說明，本件鑑定結果認為，待鑑定對象乃依據新型專利
證號第106273號隔熱浪板之結構改良，其構成元件及技術特徵與登載於89年5月1日之中華年國專利公報的「說明書及圖式或圖說更正公告」上所列之申請專利範圍相同，係依據台灣新型專利證號第106273號之申請專利範圍製造，故判定其落入系爭專利之申請專利範圍內，此有該校95年8月2日雲科大專字第0950006172號函檢附之鑑定報告書乙份在卷足按。
因被上訴人對上開鑑定結果仍有存疑，本院函請該校就被上訴人之疑問為說明，經該校函覆「被上訴人之上層與下層鋼板二塊鋼板重疊形成雙側導引槽結構，已落入上訴人之申請專利範圍內；被上訴人之上層與下層鋼板二塊鋼板重疊後可形成扣接結構，已落入上訴人之申請專利範圍內」，亦有該校95年10月13日雲科大專字第0950008261號函在卷足按（本院卷㈡第7頁）。本院復傳訊鑑定人詹炳耀到庭結證稱：「（問：我們送鑑定被上訴人的樣品與上訴人的專利範圍有無抵觸？）我認為被上訴人產品有落入上訴人的專利範圍內。」、「（問：依你的專業，被上訴人產品是否有侵害上訴人專利？）如依被上訴人產品，我認為有侵害上訴人專利。」、「（問：鑑定的基礎是否根據我們送鑑定被上訴人的產品？）是的，我們按照貴院所送樣品鑑定。」、「（問：1個排水孔與2個排水孔有何不同？）不管用一部或全部，都是落入專利範圍。」等語（本院卷㈠第207頁、第208頁），足認被上訴人所有上開待鑑定樣品（隔熱浪板）上層與下層鋼板二塊鋼板重疊形成雙側導引槽，係利用二圓弧凹槽所形成之扣接結構，可加強該搭接端之強度，實質與系爭專利要件之技術手段與功能相同，屬上訴人之申請專利之範圍，係侵害上訴人所有之系爭專利無疑，被上訴人辯稱「伊產品僅有單側導引槽，無扣接結構，未侵害上訴人之系爭專利。」云云，洵不足採。
㈤被上訴人另辯稱「伊生產之浪板產品，需以螺絲鎖固，此與
上訴人之系爭專利內容有異。」云云。惟查上訴人研發系爭專利前所印製之「德保彩色絕緣板施工說明及注意事項」所載施工方法及屋頂組立示意圖（本院卷㈡第44頁反面），已清楚載明裝設浪板時，須佐以螺絲鎖固，始能搭接穩固而達扣接之效果，被上訴人上開所辯，亦無理由。又系爭專利於更正後之申請專利範圍主要特徵為：鋼板設多處高起緣之左右兩側導引槽及搭接方便之預留置留空間及搭接部，而「搭接部之兩側頂緣分別設有圓弧凹槽，俾形成浪板搭接處之扣接結構」，顯無兩側圓弧凹槽須對稱（邊長相同）之文字。故鋼板搭接部之二側頂緣之兩側圓弧凹槽有無對稱、邊長是否相同，應非屬申請專利範圍甚明。
㈥又上訴人系爭專利主要內容為利用「PU發泡劑發泡」將「鋼
板」及「裝飾紙」黏為一體，主要特徵為「鋼板設多處高起緣之左右兩側導引槽及搭接方便之預留置留空間及搭接部 (21)，而該搭接部之二側項緣則分別設有圓弧凹槽 (211)，俾形成浪板搭接處之扣接結構，可使本創作之搭接為一體，可防止水份滲透而由導引槽排出，達到一種可節省施工時間及減少材料浪費及防止水份滲透產生滴水之功效。」，有上開鑑定報告及中華民國專利公報在卷可稽（鑑定報告第5頁、第6頁，本院卷㈡第290頁），被上訴人辯稱「發泡棉層」、「鋼板」、「裝飾紙」等係習知之技術，非屬專利範圍，委無足取。
㈦茲查上開國立台灣科技大學及國立雲林科技大學科技法律研
究所係屬專利鑑定之專業機構，所為鑑定係依據經濟部智慧財產局88年3月所編定之專利侵害鑑定基準程序所為之鑑定，鑑定結果認定「被上訴人苗佳公司未經上訴人同意製造販賣上訴人系爭專利之物品，有侵害上訴人專利權之行為」，符合專業、公正及客觀之要件，且與本院認定結果相同，為本院所採信。
五、至於被上訴人提出之第三人財團法人金屬工業研究發展中心鑑定結果認定「被上訴人之隔熱浪板其左搭接部－高起緣之右側凹陷與左側凹陷及浪板中段處高起緣之兩側凹陷不同；另其右搭接部－高起緣之左右兩側凹陷與浪板中段處高起緣之左右兩側凹陷相同，因此兩片浪板搭接後僅形成單側導水用導引槽，與上訴人之系爭專利浪板其搭接部之二側頂緣分別設有圓弧凹槽，俾形成浪板搭接處之扣接結構，並於搭接後形成雙側導水用導引槽之特徵不同，是被上訴人之隔熱浪板不構成文義侵害，且因有申請過程禁反言之適用，而得同時阻卻均等論侵害，認為本件待鑑定物與系爭專利範圍實質不相同」（原審卷㈡第103頁至第116頁），與本院認定及國立台灣科技大學及國立雲林科技大學科技法律研究所鑑定結論不同，被上訴人且自承上開金屬中心之鑑定樣品係由被上訴人自行提供（本院卷㈠第57頁），送鑑定樣品是否確屬被上訴人公司所生產，非無疑問，所為鑑定結論自難認客觀、公平，自不足採。
六、按「因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。」民法第184條第1項定有明文。又「新型專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害。請求損害賠償時，得依侵害人因侵害行為所得之利益，計算其損害；於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益，此為修正前專利法第105條、第88條第1項、第89條第1項第2款分別明定。查被上訴人不法侵害上訴人系爭專利權，對於上訴人因而所受之損害，自應負賠償責任，茲所應審酌者，為上訴人所得請求被上訴人賠償之金額若干。爰分述如下：
㈠關於被上訴人侵害系爭專利權期間之認定：
⒈被上訴人待鑑定物品既落入本專利之專利權範圍，自構成對
上訴人專利權之侵權行為無誤。而於行政法院撤銷再訴願、訴願及原處分之決定時，即自88年5月21日起，系爭專利權回復撤銷前之狀態，於斯時起，被上訴人侵害上訴人之系爭專利，即應負過失責任。
⒉查依被上訴人苗佳企業有限公司89年至92年間自行申報之各
年度營利事業所得稅結算申報資料所示，該公司於上開年度均有依系爭專利權所製產品「ＰＵ防熱烤漆鋼板（即系爭隔熱浪板之品名規格）」之銷售所得收益記錄，此分別有財政部台灣省中區國稅局北港稽徵所95年5月11日中區國稅北港一字第0950006376號函附被上訴人91、92年度營利事業所得稅結算申報書，及財政部台灣省中區國稅局雲林縣分局95年5月16日中區國稅雲縣一字第0950008339號函附被上訴人89、90年度營利事業所得稅結算申報損益表、核定通知書等相關影本資料各乙份在卷足按（本院卷㈠第76頁至第107頁、第111頁至第138頁）。準此，上訴人主張89年8月間（上訴人於89年7月向原審法院聲請保全證據）時起至92年10月止，為被上訴人侵害上訴人系爭專利權之侵權行為期間，洵屬有據。上訴人主張依被上訴人89、90年度之營利事業所得稅申報資料為本件損害賠償計算基準（本院卷㈠第166頁），尚無不合。
㈡關於被上訴人因侵害系爭專利權，獲有不法利益若干？⒈依被上訴人89年度製成品產銷存明細表（銷額）所示，其中
所載「銷售ＰＵ防熱烤（即系爭隔熱浪板之品名規格）」之金額為1437萬2607元，扣除成本1176萬2747元（本院卷㈠第116頁），則被上訴人於89年全年度因銷售系爭隔熱浪板所得利益為260萬9860元（14,372,607－11,762,747＝2,609,860）；另90年度之同項產品銷售金額則為1505萬8874元，扣除成本1154萬8129元（同上卷第132頁），全年所得收益為351萬745元（15,058,874－11,548,129＝3,510,745），，二者金額合計達612萬605元（2,609,860＋3,510,745＝6,120,605）。
⒉至於被上訴人於89年8至12月間，就銷售系爭隔熱浪板之確
切銷售所得金額，究竟若干，尚無申報資料或其他稅務資料可供查證，上訴人主張依全年營利所得比例推算，並無依據，尚難憑採。惟被上訴人於90年全年度就系爭隔熱浪板之銷售所得利益，高達351萬745元，顯已逾上訴人主張之請求金額167萬3100元。從而，上訴人請求被上訴人給付167萬3100元，未逾上開金額，尚屬有據，應予准許。
㈢又公司法第23條第2項明定「公司負責人對於公司業務之執
行，如有違反法令致他人受有損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責」。按被上訴人苗佳公司對上訴人為前揭專利侵權行為，業見上述，被上訴人甲○○為被上訴人苗佳公司之負責人，為被上訴人甲○○所不爭，並有被上訴人苗佳公司
89、90、91、92年度營利事業所得結算申報書在卷足按（本院卷㈠第75頁至第107頁），上訴人依上開規定訴請被上訴人甲○○應與被上訴人苗佳公司連帶對上訴人負損害賠償責任，亦無不合。
七、綜上所述，被上訴人既有侵害上訴人所有台灣新型專利證號第106273號之專利權，上訴人依侵權行為損害賠償之法律關係，請求被上訴人苗佳公司給付167萬3100元，及自起訴狀繕本送達之翌日即92年12月6日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息，洵有理由，原審駁回上訴人在第一審之訴及假執行之聲請，係有違誤，上訴意旨指摘原判決不當，求為廢棄改判，為有理由，應由本院將原判決廢棄並改判如主文第二項所示。
八、假執行宣告：兩造均陳明願供擔保為假執行或免為假執行之告，核無不合，爰分別酌定相當擔保金額予以准許。
九、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊或防禦方法及所提證據，均與本院心證之形成，不生影響，爰不一一再加以論述，併此敘明。
結論：本件上訴為有理由，依民事訴訟法第四百五十條、第四百六十三條、第八十五條第二項、第三百九十條第二項、第三項、第三百九十二條判決如主文。
中 華 民 國 96 年 5 月 1 日
民事第三庭 審判長法 官 陳光秀
法 官 莊俊華法 官 曾平杉上為正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀，未表明上訴理由者，應於上訴後20日內，向本院提出理由書（須附繕本）。依法須繳納裁判費並應委任律師為訴訟代理人，始得上訴。
中 華 民 國 96 年 5 月 2 日
書記官 葉秀珍【附記】民事訴訟法第466條之1：
⑴對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人據具有律師資格者，不在此限。
⑵上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人
為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。
民事訴訟法第466條之2：
上訴人無資力委任訴訟代理人者，得依訴訟救助之規定，聲請第三審法院為之選任律師為其訴訟代理人。