臺灣高等法院臺南分院民事判決 95年度智上更㈠字第2號上 訴 人 德保有限公司法定代理人 甲○○訴訟代理人 蘇文生 律師複 代理人 林維信 律師被上 訴 人 欣興石棉工業股份有限公司兼法定代理人 乙○○共 同訴訟代理人 林瑞成 律師上列當事人間請求侵權（專利權）行為損害賠償事件，上訴人對於中華民國92年12月29日臺灣嘉義地方法院所為第一審判決（92年度重智字第2號）提起上訴，經最高法院發回更審，本院於97年3月18日言詞辯論終結，判決如下：
主 文上訴駁回。
第二審及發回前第三審訴訟費用由上訴人負擔。
事實及理由
一、上訴人主張：伊為新型第106273號「隔熱浪板結構改良」專利（下稱系爭專利）之專利權人，專利期間為83年9月1日起至94年6月28日止，被上訴人欣興石棉工業股份有限公司（下稱欣興公司）及其負責人即被上訴人乙○○自民國84年1月間起製造、販賣之「隔熱浪板結構改良」產品（下稱系爭隔熱浪板），迄93年7月7日法院現場勘驗時猶持續生產，共同侵害伊之系爭專利，應依修正前專利法第88條、第89條、民法第185條規定，連帶賠償伊之損害；而乙○○為欣興公司之負責人，依公司法第23條規定，亦應負連帶賠償責任。
訴外人對系爭專利之舉發，均由經濟部智慧財產局改為舉發不成立之處分確定，系爭專利於專利權期限屆滿前均有效存在，並非處於不確定狀態；又伊申請更正系爭專利案，並未變更實質內容，自不涉及更正前進步性及新穎性之認定。爰就伊自87年7月1日至93年6月21日止所受損害額中之新台幣（下同）1,595,510元部分先為請求。原審為伊敗訴判決，尚有未洽，爰提起上訴，聲明求為判決：
㈠原判決廢棄。
㈡上開廢棄部分，被上訴人應連帶給付上訴人1,595,510元
，及自起訴狀繕本送達被上訴人之翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息。
㈢第一、二審訴訟費用及發回前第三審訴訟費用由被上訴人負擔。
㈣願供擔保，請准宣告假執行。
二、被上訴人則以：上訴人之系爭專利曾經第三人舉發成立而遭撤銷，而伊所製造、銷售之系爭隔熱浪板與上訴人未被撤銷確定之新型專利結構相同，但與上訴人嗣後修正所取得之新型專利權不同，並未侵害上訴人之專利權；又上訴人所提出由中國機械工程學會製作之專利侵害鑑定報告係依據其修正前之專利範圍與系爭隔熱浪板進行鑑定，有重大瑕疵，不能採信，伊並無侵害系爭專利權之故意或過失，自不負賠償責任。且上訴人之請求權亦已罹於二年時效等語，資為抗辯，並聲明求為判決：
㈠上訴駁回。
㈡第一、二審及發回前第三審訴訟費用均由上訴人負擔。
㈢如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。
三、上訴人得主張系爭專利權：㈠上訴人主張為新型專利第106273號「隔熱浪板結構改良」
專利之專利權人，專利期間為自83年9月1日至94年8月31日止，原專利權範圍為：「一種隔熱浪板結構改良，係將第00000000號『防滲隔熱浪板之結構』加以改良成形，其大體包括：⒈發泡棉層：為PU發泡劑，具有良好隔熱及隔音之效果，利用PU發泡劑發泡膨漲壓力及黏性，緊密的黏合上下層成一體。⒉鋼板：為烤漆金屬浪板，設有多處凸起之高起緣，為加強該鋼板之強度；及高起緣設左右兩側導引槽；且預留預搭擠之搭接部。⒊裝飾紙具有美麗花紋之裝飾用化學品。由上述元件組成，利用PU發泡劑發泡將鋼板及裝飾紙黏為一體，其主要特徵：鋼板設多處高起緣之左右兩側導引槽及搭接方便之預留置留空間及搭接部，可使本創作之搭接為一體，可防止水份滲透而由導引槽排出，達到一種可節省施工時間及減少材料浪費及防止水份滲透產生滴水之功效。」嗣經濟部智慧財產局89年3月31日准上訴人申請更正系爭專利，於申請專利範圍中之其主要特徵中更正為：「鋼板設多處高起緣之左右兩側導引槽及搭接方便之預留置留空間及搭接部，『而該搭接部之二側頂緣則分別設有圓弧凹槽，俾形成浪板搭接處之扣接結構，』可使本創作之搭接為一體，可防止水份滲透而由導引槽排出，達到一種可節省施工時間及減少材料浪費及防止水份滲透產生滴水之功效。」等文字說明，並於89年5月1日將其「說明書及圖示或圖說更正公告」登載於中華民國專利公報，此有卷附專利證書影本可按（見本院卷①第28-33頁、智上卷㈠第58-60頁），復為被上訴人所不爭，堪可信為真實。
由上訴人於更正之創作說明自稱習知者之缺點「於兩片浪板搭接處，因無相互扣接結構，故容易受強風力吹掀而鬆動，致影響浪板搭接結構之穩固強度。」、「…且該搭接部21之圓弧凹槽211所形成之扣接結構，可防止二浪板搭接端之滑動鬆動現象」，又稱增加之優點為「由於本創作搭接端係利用二圓弧凹槽所形成之扣接結構，故可增進並加強該搭接端之強度」，有上訴人為系爭專利更正於87年2月25日致函中央標準局專利處及同年5月20日所為修正補充之創作說明等歷史資料在卷可稽（見本院卷①第83頁），上訴人系爭專利自應限縮在更正後之申請專利範圍。
㈡按92年2月6日修正前專利法（下稱前專利法）第105條準
用第67條（現行專利法第108條準用第64條）之規定，新型專利權人對於請准專利之說明書及圖示，認有下列情事之一時，得向專利專責機關申請更正，但不得變更發明之實質：申請專利範圍過廣。經誤記之事項。不明瞭之記載。前項更正，專利專責機關於核准後，應將其事由刊載專利公報。申請專利範圍、說明書、圖示經更正公告者，溯自申請日生效。查上訴人系爭專利係於89年5月1日始被公告准予更正，依上開規定應溯自申請日即00年0月0日生效。
㈢況依前專利法第74條規定：「發明專利權經撤銷後，有下
列情形之一者，即為撤銷確定：一、未依法提起行政救濟者。二、經提起行政救濟經駁回確定者。發明專利權經撤銷確定者，專利權之效力，視為自始即不存在」。是以申請人取得之專利權，雖經專利專責機關撤銷，惟於該撤銷之處分確定前，其專利權仍不失效力。查本件上訴人取得系爭新型第106273號專利，其專利權期間自83年9月1日起至94年6月28日止，而訴外人李幸修等4人、陳嘉欽及奇遠實業有限公司對之提出舉發，雖經前經濟部中央標準局認「舉發成立，應撤銷其專利權」（見本院智上卷㈠第83-87頁），惟上開撤銷處分，嗣均經上訴人循行政救濟程序撤銷，由經濟部智慧財產局改為舉發不成立之處分確定（見原審重智卷第62、77-92頁，本院智上卷㈠第188-194、269頁）。上訴人之專利權於撤銷其專利之處分未確定前，依法仍有效存在。被上訴人抗辯系爭專利在被准予更正前不具進步性及新穎性云云，尚無可採。
四、上訴人主張被上訴人製造生產、販賣之系爭隔熱浪板侵害伊之系爭專利權云云，但為被上訴人所否認，經查：
㈠上訴人主張被上訴人欣興公司及負責人即被上訴人乙○○
自民國84年1月間起迄93年7月7日法院因兩造他案（嘉義地院93年度簡上字第17號）現場勘驗時，持續製造生產、販賣「隔熱浪板結構改良」產品（下稱系爭隔熱浪板）之事實，為被上訴人所不爭，應可信為真實。
㈡上訴人係所提出中國機械工程學會於86年1月5日製作之專
利侵害鑑定報告書為證據方法，惟上訴人係於86年5月15日始申請更正系爭專利之說明書、申請專利範圍、圖式，並於89年3月31日獲准更正，已如上述，則該鑑定報告所憑藉之基礎，與系爭專利之說明書、申請專利範圍、圖式顯有不同，自不能據為評斷被上訴人有侵害其系爭專利。
而被上訴人自稱「系爭隔熱浪板與上訴人修正前新型專利權申請範圍結構相同，與修正後專利權結構不同」等語，此涉修正前後之系爭專利內容比較，上訴人既陳明由法院斟酌有無再送鑑定，本院認宜有囑託司法院指定之侵害專利鑑定專業機關再為鑑定較妥。
㈢按「鑑定人由受訴法院選任，並定其人數」，此為民事訴訟法第326條第1項所明定。
⒈本院在有關鑑定專業機關曾嘗試由兩造以協調方式產生
，惟兩造各有堅持，無法取得共識，上訴人主張由中國機械工程學會、國立雲林科技大學、國立屏東科技大學、臺灣經濟發展研究院鑑定，不同意由財團法人金屬工業研究發展中心、中國生產力中心、中華營建基金會、工業技術研究院、台北市機械技師公會、臺灣省機械技師公會、中華工商研究院等鑑定（見本院卷①第40、54、139、140頁）；被上訴人則主張應由財團法人金屬工業研究發展中心、中國生產力中心、中華營建基金會鑑定（見本院卷①第40、54頁），不同意由國立臺灣大學嚴慶齡工業發展基金會鑑定（見本院卷①第139頁）。
兩造均不同意由中興大學、中正大學、中山大學、臺灣科技大學鑑定（見本院卷①第139頁）。另財團法人成大研究發展基金會則表示無法接辦鑑定（見本院卷①第134頁）。
⒉兩造就鑑定單位無法達成合意，本院遂就司法院所指定
「侵害專利鑑定專業機構之參考名冊」中選定有相關建築材料項目鑑定之台灣營建研究院、國立臺灣大學嚴慶齡工業發展基金會、中華營建基金會、中國機械工程學會、中國土木工程學會，分別詢問是否願擔任本件鑑定人及所需鑑定費用。除中國機械工程學會及中國土木水利工程學會函復表示不願鑑定外，就表示願意鑑定之其須鑑定費，台灣營建研究院15萬元、國立臺灣大學嚴慶齡工業發展基金會62,000元、中華營建基金會6萬元（見本院卷①第155-163頁），該三者既均列名司法院鑑定專業機構參考名冊，認宜囑託鑑定費用最低之中華營建基金會鑑定。又於該訴訟事件曾為證人或鑑定人，依民事訴訟法第331條第1項但書之規定，尚不得作為拒卻之原因，上訴人以中華營建基金會曾在他案就隔熱浪板擔任鑑定人為伊不利鑑定為由，依同條項前段拒卻該鑑定人，難認有據。
㈣本件就被上訴人所生產販售之系爭隔熱浪板二片在經上訴
人確認後，送請中華營建基金會鑑定有無侵害上訴人之系爭專利權，經鑑定結論，認未落入上訴人之系爭專利權範圍。其理由為：
⒈鑑定標的：
⑴系爭專利之申請專利範圍：如上述上訴人得主張系爭專利權之㈠所述內容。
⑵待鑑定對象：經兩造簽名確認之系爭隔熱浪板兩片。
⒉鑑定比對過程說明：
⑴鑑定流程：依經濟部智慧財產局制定之專利侵害鑑定要點（下稱鑑定要點）所定步驟。
⑵在依上述系爭專利之申請專利範圍作解釋申請專利範
圍及解析申請專利範圍之技術特徵「係就一種隔熱浪板及其在搭接部分所做之防滲結構。此一隔熱浪板係由下層為裝飾紙，上層為烤漆金屬浪板，中層為隔熱之PU發泡劑將鋼板及裝飾紙黏為一體所組成。結構上之主要特徵在於：鋼板設多處高起緣之左右兩側導引槽及搭接方便之預留置留空間及搭接部，而該搭接部之兩側頂緣則分別設有圓弧凹槽，俾形成浪板搭接處之扣接結構。」後，解析待鑑定對象之技術內涵，待鑑定對象鋼板搭接部之兩側頂緣分別設有圓弧凹槽摺部，俾形成浪板搭接處之搭接結構。
⑶文義讀取分析：就系爭專利之申請專利範圍中之技術特徵與待鑑定對象之技術內容進行分析比對：
系爭專利之申請專利範圍中之技術特徵已如上述，而待鑑定對象之技術內容：
①在「一種隔熱浪板結構改良」、「發泡棉層：為PU
發泡劑，具有良好隔熱及隔音之效果，利用PU發泡劑發泡膨漲壓力及黏性，緊密的黏合上下層成一體；」、「鋼板：為烤漆金屬浪板，設有多處凸起之高起緣，為加強該鋼板之強度；及高起緣設左右兩側導引槽；且預留預搭擠之搭接部；」、「裝飾紙：具有美麗花紋之裝飾用化學品。」、「整體性：
由上述元件組成，利用PU發泡劑發泡將鋼板及裝飾紙黏為一體，」、「其主要特徵：鋼板設多處高起緣之左右兩側導引槽及搭接方便之預留置留空間及搭接部，」部分，其文義讀取與系爭專利之申請專利範圍中之技術特徵均屬符合。
②惟待鑑定對象之技術內容之「搭接結構：而該搭接
部之兩側頂緣則分別設有圓弧凹槽，俾形成浪板搭接處之『搭』接結構。」、「功效：可使本創作之搭接為一體，可防止水份滲透而由導引槽排出，達到一種可節省施工時間及減少材料浪費之功效。」，與系爭專利之申請專利範圍中之技術特徵之「扣接結構：而該搭接部之二側頂緣則分別設有圓弧凹槽，俾形成浪板搭接處之『扣』接結構，」、「功效：可使本創作之搭接為一體，可防止水份滲透而由導引槽排出，達到一種可節省施工時間及減少材料浪費及防止水份滲透產生滴水之功效。」部分，其文義讀取均不符合。
③是依據文義讀取分析，系爭專利之申請專利之所有技術特徵不完全對應表現在待鑑定對象中。
⑷均等論分析：
①就差異描述：待鑑定對象浪板未能抵緊，浪板間之
結合必須依靠防水帽，方能使浪板緊密結合；與系爭專利之「鋼板設有多處凸起高起緣之左右兩側導引槽及搭接方便之預留置留空間及搭接部，可使本創作之搭接為一體。」，不相雷同。
②就技術手段：待鑑定對象浪板每個高起緣均一致，
無法產生導引槽；與系爭專利之鋼板設多處高起緣之左右兩側導引槽，有實質不同。
③功能及效果：待鑑定對象，「無法達成防止水份滲
透而由導引槽排出」、「無法達成防止水份滲透產生滴水之功效」、「無法形成浪板搭接處之扣接功能」，與系爭專利之「可防止水份滲透而由導引槽排出」、「達到防止水份滲透產生滴水之功效」、「形成浪板搭接處之扣接功能」，有實質不同。
④系爭隔熱浪板與系爭專利在均等論因有差異描述不
相雷同、技術手段、功能及效果之實質不同，而在均等論分析結論為實質不同。
⒊綜上所述，待鑑定對象之系爭隔熱浪板，不符合系爭專
利「文義讀取」，亦不符合「均等論」分析，故可判斷系爭隔熱浪板未落入系爭專利權範圍。
㈤上訴人雖爭執上開鑑定報告書，惟查：
⒈本件系爭專利之申請範圍、說明及圖式，皆未揭露本專
利是否須以螺絲鎖固，故專利權人之製品是否須以螺絲鎖固，固與本案無關。惟就上訴人爭執鑑定書防止帽之說明，上述鑑定書所謂「防水帽」係指由自攻螺絲釘與橡膠止水墊合併為一體之螺絲釘，通常是組合為防水帽販售，該防水帽具有作為結合浪板及固定浪皮與下方屋桁條位置之功能，並藉由螺絲釘旋緊後產生橡膠止水墊緊迫密接浪板表面，達到自攻螺絲釘所貫穿浪板開口漏水之止水效果，並有在旋緊防水帽上塗抹防水膠以加強效果，而此所達成之止水防水功能與下方浪板之形狀、尺寸並無關係。又「導引槽」並非浪板唯一止水方法，「防水帽」與「防水膠」亦可達成兩片浪板搭接處止水、防水效果。又系爭隔熱浪板之高起緣側面與被搭接浪板之高起緣側面，搭接後目視觀察，二者形狀相似，由上方加壓搭接處，固可造成二者搭接處較密切之接合；惟施工時系爭隔熱浪板如果沒有以防水帽結合與固定，兩片浪板搭接處並無法固定及密切搭接，故浪板搭接安裝時勢必再以防水帽固定於下方之桁條，始可藉由防水帽之緊迫功能，達到浪板結合與防水、止水之效果，此亦為一般其他形狀浪板安裝時所採用之可能止水方法，並非系爭隔熱浪板所需特有之止水方式。有財團法人中華營建基金會96年11月5日營建基字第6560號函附說明在卷可憑（本院卷②第57-58頁）。則系爭隔熱浪板既可透過防水帽、防水膠達到止水、防水之效果，顯然與是否形成導引槽之止水、防水效果無關。上訴人謂「防水帽」專指自攻螺絲六角頭下方所置「橡膠止水墊」，其功能顯非在於使浪板間結合，而非止水、防水之用，主張系爭隔熱浪板之高起緣縱一致，仍會形成導引槽，而達止水防水功能云云，尚無可採。
⒉依系爭專利之說明書所載：「而該搭接部之兩側頂緣則
分別設有圓弧凹槽，俾形成浪板搭接處之『扣』接結構。可使本創作之搭接為一體，可防止水份滲透而由導引槽排出，達到一種可節省施工時間及減少材料浪費及防止水份滲透產生滴水之功效」，參照上訴人更正後之申請專利範圍記載：「搭接部之二側頂緣分別設有圓弧凹槽，俾形成浪板搭接處之『扣』接結構」，又專利說明書亦載明，扣接結構可增進浪板搭接穩固、防止浪板搭接端之滑動、鬆動，可增進並加強該搭接端之強度（見本院卷①第83頁），如前所述。可知該扣接結構應有扣合或夾緊之作用，並因形成導引槽可防止水份滲透達到止水、防水功能，為系爭專利具有新穎性及進步性之主要原因，故該扣接結構之效果（程度）為系爭專利之必要技術要件，應無疑義。然由被上訴人所生產之系爭隔熱浪板搭接後目視觀察，浪板搭接處上、下兩片並無可「扣」接之構造，實際上並無扣合或夾緊之作用；且互相搭接之浪板，如無「防水帽」予以緊迫固定，亦無法密切「搭」接，與上訴人之專利範圍：「…形成浪板搭接處之『扣』接結構」對照，被上訴人之系爭隔熱浪板搭接處係採搭接結構之效果，無法形成浪板搭接處之扣接結構（本院卷②第58頁），欠缺上訴人系爭專利更正後之主要特徵「扣」接結構之必要技術要件，二者並非為等效技術，故不能認系爭隔熱浪板有侵害系爭專利權。上訴人主張系爭專利中圓弧凹槽之設置所形成之搭接結構在於避免兩片浪板滑、鬆動及增加強度，是實際施工時，在搭接兩片浪板時，必須再以螺絲鎖固，始可使上下兩浪板緊密接合，斷無兩片浪板靠弧槽即可成扣接結構，鑑定報告書中認系爭隔熱浪板須以外力扣接，文義上實質與上訴人之專利須以螺絲鎖固，為等效技術云云，即無可採。
⒊又本件系爭隔熱浪板在送鑑過程確有因擠壓而造成兩側
變形，惟尚不至於影響鑑定結果。又為鑑定時並無明確量測浪板各處高起緣側面之寬度，但鑑定人依目視衡量待鑑定對象浪板之高起緣側面之寬度，並依專業判斷，應無法產生導引槽；至於待鑑定物浪板為何於搭接部之高起緣頂緣兩側壓上凹槽，鑑定人推論係為了增加垂直承壓力，有經財團法人中華營建基金會96年9月3日營建基字第6497號函附函詢事項彙復表在卷可按（本院卷①第230-231頁）。嗣本院再請被上訴人提出所生產販售之未扭曲變形之系爭隔熱浪板，經上訴人確認後，函請鑑定人以之再為鑑定，結論與其原鑑定結果並無不同，有財團法人中華營建基金會96年11月20日營建基字第6571號函附卷可憑（本院卷②第69頁）。上訴人就系爭隔熱浪板在送鑑定過程擠壓變形、鑑定時未量測浪板各處高起緣側面之寬度、不能認定浪板高起緣一致無法產生導引槽、及隔熱浪板於搭接部高起緣頂緣兩側無須壓上凹槽，爭執會影響鑑定結果之公正客觀云云，即屬無據。
㈥本院以系爭隔熱浪板既無法形成浪板搭接處之『扣』接結
構，與系爭專利在文義讀取即有不符合，在「均等論」分析結論亦有實質不同，系爭隔熱浪板未落入系爭專利權範圍，財團法人中華營建基金會鑑定報告書之鑑定結果應屬可採，是上訴人主張被上訴人製造生產、販賣之系爭隔熱浪板侵害系爭專利權云云，不可採信。
五、綜上所述，被上訴人所製造生產販售之系爭隔熱浪板並未落入系爭專利更正後之專利權範圍，並未侵害上訴人系爭專利。上訴人主張被上訴人製造生產、販賣之系爭隔熱浪板共同侵害伊之系爭專利權云云，為不可採；被上訴人抗辯系爭隔熱浪板未侵害系爭專利權，應可採信。從而，上訴人本於修正前專利法第88條、第89條、民法第185條、公司法第23條之規定之侵權行為損害賠償法律關係，請求被上訴人連帶給付就自87年7月1日至93年6月21日止所受損害額中之1,595,510元，及自起訴狀繕本送達被上訴人之翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息，顯非有據，不應准許，其假執行之聲請亦失依附，應併予駁回。原審為上訴人敗訴之判決，並駁回其假執行之聲請，並無不合。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。
六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及證據資料，核與判決結果不生影響，無一一論述必要，併予敘明。
七、據上論結，本件上訴為無理由，依民事訴訟法第449條第1項、第78條，判決如主文。
中 華 民 國 97 年 4 月 1 日
民事第二庭 審判長法 官 丁振昌
法 官 吳上康法 官 李素靖上為正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀，未表明上訴理由者，應於上訴後20日內，向本院提出理由書（須附繕本）。依法應委任律師為訴訟代理人，始得上訴。
中 華 民 國 97 年 4 月 2 日
書記官 李淑華【附記】民事訴訟法第466條之1：
⑴對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。
⑵上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人
為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。
民事訴訟法第466條之2：
上訴人無資力委任訴訟代理人者，得依訴訟救助之規定，聲請第三審法院為之選任律師為其訴訟代理人。