臺灣高等法院臺南分院民事判決 97年度智上易字第1號上 訴 人 德保有限公司法定代理人 甲○○訴訟代理人 郭寶蓮 律師
紀錦隆 律師末 一 人複 代理 人 郭清寶 律師被 上訴 人 權聖企業有限公司兼 法 定代 理 人 乙○○上2人共同訴訟代理人 林瑞成 律師上列當事人間請求侵權行為損害賠償事件，上訴人對於中華民國96年12月24日臺灣臺南地方法院第一審判決（94年度智字第3號）提起上訴，本院於97年7月1日言詞辯論終結，判決如下：
主 文上訴駁回。
第二審訴訟費用由上訴人負擔。
事 實
甲、上訴人方面：
一、聲明：求為判決：㈠原判決廢棄。㈡被上訴人應連帶給付上訴人新台幣（下同）505,000元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。㈢第一、二審訴訟費用，由被上訴人負擔。
二、陳述：除與原判決記載相同者，茲引用之外，補稱：㈠依專利法第108條準用第73條「發明專利權經撤銷後，有下
列情形之一者，即為撤銷確定：一、未依法提起行政救濟者。二、經提起行政救濟經駁回確定者。發明專利權經撤銷確定者，專利權之效力，視為自始即不存在。」，故系爭專利於經撤銷處分確定前，均依法有效存在。原審判決依據尚未確定之台灣高等行政法院95年度訴字第2892號判決，認上訴人專利不具新穎性、已無保護必要云云，於法有違。按「舉發案經審查不成立者，任何人不得以同一事實及同一證據，再為舉發。」專利法第108條準用第67條4項定有明文。該行政訴訟之原處分機關經濟部智慧財產局所為之舉發不成立處分，審定理由（五）已認定「舉發附件二、三前經舉發人許加慶據以對系爭專利提出舉發（分別為N11內舉發證據四、三，該舉發證據經本局比對其與系爭專利兩者整體構造不同，非屬相同之新型，係同一事實及同一證據）...，任何人不得再據附件二、三提起舉發」。又按相同舉發人蘇滄培，曾於民國（下同）89年9月27日提出之舉發案（N06）（該舉發案早經經濟部為舉發不成立處分，並經行政法院判決蘇滄培敗訴確定），所引證之舉發附件二公告之申請第00000000號金屬浪板新穎結構，與上開台灣高等行政法院95年度訴字第2892號判決之舉發案（N17）舉發附件三，為相同引證。
二件舉發案所引證之證據及理由完全相同。基上，許加慶之舉發案N11，與蘇滄培舉發案N06，所為引證，均與舉發案N17（即台灣高等行政法院95年度訴字第2892號判決）所提之舉發證據附件二、三完全相同，則於前舉發案N11、N06審查時難謂無同時將二引證案一併組合審查。故依專利法第108條準用第67條4項，舉發案N17再以同一事實及證據，再為舉發應屬違法。上開事實，有上訴人之行政訴訟上訴狀可證，且據悉李山林等人嗣後已撤回舉發案N17。故原審據台灣高等行政法院95年度訴字第2892號判決內容，認定系爭專利不具新穎性云云，顯有未合。
㈡有關「系爭隔熱鋼板的單一導水凹槽，與上訴人專利何部分
相同」乙節，上訴人表示意見如下：被上訴人稱系爭隔熱鋼板具有「單一導水凹槽」與事實不符。蓋根據卷附之雲林科技大學鑑定報告第9、10頁，「逆均等論分析結果、B」已明確記載待鑑定物「左右兩側各自設有凹型導引槽，可防止無法將水導引出之情況.....其中該搭接部兩側頂緣側方別設有圓弧凹槽，俾形成浪板搭接處之扣接結構，藉由浪板之每一高起緣頂端兩側之導引槽，可防止水分滲透」。且觀雲林科技大學鑑定報告中所拍攝之待鑑定物實體照片，顯兩側均具有導水凹槽。基上，系爭隔熱鋼板兩側均具有導水凹槽，顯利用上訴人專利實質相同之技術方法，已構成侵權。原審僅憑尚未確定之台北高等行政法院95年度訴字第2892號判決，認定上訴人專利不具新穎性，顯有違反專利法第108條準用第73條規定（系爭專利於經撤銷處分確定前，均依法有效存在）。
三、證據：除援用第一審所提證據外，並提出經濟部中央標準局86年11月8日（86）台專（判）06006字第143451號專利異議審定書、隔熱板結構圖三至五、隔熱浪板製造機及隔熱浪板產品研發過程、經濟部中央標準局新型第54878號、第56383號專利證書、行政上訴狀、撤回專利舉發案申請書及保全證據筆錄等影本各1份、德保彩色絕緣版施工說明及注意事項及德保防滲隔熱浪板風雨試驗研究報告各1冊、獎狀2張、感謝狀、紀念狀及報紙剪頁各1張、相片34張等等為證。
乙、被上訴人方面：
一、聲明：求為判決：㈠上訴駁回。㈡第二審訴訟費用由上訴人負擔。
二、陳述：除與原判決記載相同者，茲引用之外，補稱：㈠按專利法第105條準用第67條第1項第2及3款規定：新型專利
權之效力不及於「二、申請前已在國內使用，或已完成必須之準備者。」、「三、申請前已存在國內之物品。」如此，就體系解釋上述強制規定之「申請前已在國內使用」或「申請前已存在國內之物品」如果於系爭專利權之專利申請日82年6月29日之前，已存在與系爭專利權相同結構功能之隔熱鋼板，在本國被公開使用之事實，則上訴人系爭專利權當然應受拘束，不得再主張系爭鋼板侵害系爭專利權。而事實上，系爭專利權申請專利之前，確實已有與上訴人專利權相同結構功能之物品（隔熱浪板或稱隔熱鋼板），且被公開使用、販售，並施工於建築物之屋頂及牆壁，並已為國內隔熱鋼板之製造業者所熟知。此由被上訴人陳報之第三人即順冷凍工業股份有限公司於81年10月出版之「建材與設備」內頁廣告得知，ＰＵ隔熱鋼板早於上訴人專利權申請之前，就被公開使用與販售，且更早揭示「彩色烤漆鋼板、ＰＵ發泡、及ＰＶＣ布」組成之隔熱鋼板，於該彩色鋼板一側之搭接部並揭示有兩側之圓弧凹槽組成之導水槽，而與上訴人專利權之申請專利範圍完全一致。另第三人允信工業有限公司所製造之具備圓弧凹槽之鋼板，所存在之時間比上訴人專利權早了5年；且專利主管機關早就認定該YS－914浪板成型機所製造之浪板，係位於浪板之兩側均具備非直角之導水凹槽，該非直角狀之導水凹槽就是上訴人專利權「搭接部之圓弧凹槽」，該圓弧導水凹槽之形狀變化僅是慣用手段，本屬專利法所稱之一種不得核准專利權之習知技術，完全欠缺新型專利法所規定之新穎性與進步性要件。至上訴人專利權於更正後之申請專利範圍增列限縮之圓弧凹槽，即導水凹槽之形狀，以換取被撤銷之專利權繼續存立，然該更正並不脫離早已為一種習知技術之範疇，不得再主張他人侵害其專利權。基上，系爭上訴人專利權不但違反前揭專利法97條及第98條之規定，且應受專利法第105條準用第67條第1項第2及3款之強制規定所羈束，即使上訴人專利權專利證書繼續存在，亦不得再對系爭隔熱鋼板主張專利權。
㈡行政機關對於事實之認定，本無拘束普通法院之效力。而「
訴訟案件中主張被侵害之專利權，倘已有明確事證證明該專利案件欠缺新穎性及進步性」，本於司法權獨立之原則，對於重大明顯錯誤之行政處分，可以逕行否定其效力。因此，上訴人專利權雖然更正後得以暫免被撤銷之命運，但其所存在之欠缺新穎性與欠缺進步性之瑕疵並不因此而治癒，其專利權應不存在。本件上訴人專利權由於違反核准專利當時專利法第97條、第98條第1項第1、2款及第2項之規定 (83年1月11日修正公布)，前後共有19位案外人向經濟部智慧財產局提起舉發撤銷上訴人專利權之違法性，故而上訴人更正前之專利權已被撤銷在案，當時上訴人為確保其專利權乃將專利權自我限縮其申請範圍 (系爭專利權89年5月1日之專利公報公告本)，故上訴人自我限縮後的專利權，已受到種種法律效果之限制，如必須限定在一定的形狀始能主張專利權，不能適用「均等論原則」，應有「禁反言原則」之適用，況系爭專利確不具「新穎性及進步性」要件，故上訴人所辯，顯不足採。
㈢上訴人之系爭專利權確不具「新穎性及進步性」要件，已經
原審詳查比對而得証。又本件上訴人之專利權經訴外人李山林、李水利、陳清添及蘇滄培等人以該專利違反核准時專利法第98條第2項之規定，對之提起舉發，案經原處分機關智慧財產局審查，於94年11月11日以（94）智專三（三）06020字第09421028370號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。訴外人李山林不服，提起訴願，嗣經濟部以95年6月28日經訴字第09506171570號訴願決定書為「原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分」之決定，上訴人不服，遂向行政法院提起行政訴訟，此業據被上訴人提出96年6月21日台灣高等行政法院95年度訴字第2892號判決1份在卷足稽。而該判決內容已認定由訴外人李山林所提舉發證據附件2，即81年9月21日公告之申請第00000000號「隔熱金屬浪板」新型專利案；舉發證據附件3，即80年12月11日公告之申請第00000000號「金屬浪板之新穎結構」新型專利案，與上訴人系爭專利權比較，得知系爭專利案於鋼板高起緣之左右兩側均設有導引槽之構造特徵已揭露於舉發附件2中，而系爭案於搭接端利用二圓弧凹槽所形成之扣接結構亦已見諸於附件3中，系爭案等長度之二短肩部，可形成二導引槽，與舉發證據附件3肩部長度不同，當接合端與接合座相互接合後僅形成一防滲槽所產生之變化，僅係相同結構作數量上之調整，熟習該項技術領域之人依舉發證據附件2、3之揭露，應可輕易完成系爭案之技術內容，且未能有功效之增進等情，故而將上訴人即該行政判決之原告之訴駁回。上訴人之專利權所示之技術既為前已公告之專利權即原審所舉附件2之「隔熱金屬浪板」新型專利案，以及附件3之「金屬浪板之新穎結構」新型專利案，為熟習該項技術領域之人可輕易完成者，則被上訴人主張其不具新穎性，而不應享有專利權之保護，並無違誤。
㈣按專利法第108條準用第67條第4項「舉發案經審查不成立者
，任何人不得以同一事實及同一證據，再為舉發理由。」其目的在於避免他人反覆利用舉發制度，妨害專利權之行使。是學說所謂之一事不再理原則。惟所謂同一事實，並包含舉發所引據法條、項、款之差別，若前、後二舉發案雖援用同一證據，並引據之法條、項、款不同，仍非屬同一事實。再所謂同一證據，必以前一舉發案援用之該一證據，於後一舉發案被單純援用為據，若前舉發案之證據雖於後舉發案被援用，但後舉發案係將前舉發案之證據進行組合或者與其他新證據進行組合援用，即不應認為係同一證據。是以，上訴人僅稱台北高等行政法院95年度判字第2892號判決所依據之證據於他案已經被援用，顯不可採。
㈤被上訴人並未侵害上訴人新型第106273號專利權，上訴人請求損害賠償，並無理由。蓋：
１上訴人專利權由於違反核准專利當時之專利法第97條、第98
條第1項第1、2款及第2項等規定（83年1月21日修正公佈），因此，前後共有19位訴外人向經濟部智慧財產局提起舉發撤銷上訴人違法之專利權，且上訴人專利權「更正前之申請專利範圍」（上訴人專利權83年9月1日之專利公報公告本）確實亦為經濟部智慧財產局撤銷在案。
２前述上訴人之原專利權被撤銷後，上訴人為繼續保有該專利
權之專利證書，以便對鋼板成型業者進行濫訴，乃將上訴人專利權之說明書、圖示及申請專利範圍自我限縮，經限縮範圍「…而該搭接部之二側頂緣則分別設有圓弧凹槽，俾形成浪板搭接處之扣接結構…」（系爭專利權89年5月1日之專利公報公告本）。至此，上訴人雖繼續擁有上訴人專利權之專利證書，但卻應受如下法律效果之約制：⑴專利法第97條規定之形狀創作要件之限制：上訴人專利權之搭接部（211）形狀一定為圓弧凹槽，且為整體之搭接部一定為圓弧凹槽，此為上訴人專利權所不爭之事實，而「圓弧」為「幾何原理」所稱之一種形狀。因此，依據專利法第97條之形狀創作要件，上訴人專利權必須限制於前述「幾何原理」中之「圓弧」狀。⑵再基於經濟部智慧財產局頒布之專利侵害鑑定基準本屬行政規則，依法不得與專利法有所牴觸，且適用法律時，應以法律優先於行政規則之原則，則經濟部智慧財產局頒布之專利侵害鑑定基準中「均等論原則」，於本案應為適用之禁止：①由於，解釋上訴人專利權之申請專利範圍時，上訴人專利權之搭接部必須為限制在「圓弧凹槽」形狀創作特徵，如此於進行專利侵害鑑定時，就經濟部智慧財產局頒布之專利侵害鑑定基準中「均等論原則」之適用應被禁止，否則就有重行擴張上訴人專利權法律效果之虞，而此法律效果，於上訴人專利權更正申請專利範圍時即已自我放棄且消滅，當然不得再行主張。②關於不適用均等論：上訴人專利權更正後之申請專利範圍已自我限縮於特定形狀，俾符合核准當時專利法第97條之「形狀」創作構成要件，上訴人專利權限縮後之申請專利範圍，係於原申請專利範圍中加入如下限縮於前述形狀特徵之文字：「…而該搭接部之二側頂緣則分別設有圓弧凹槽，俾形成浪板搭接處之扣接結構…」此可參上訴人提出之中華民國89年5月1日之專利公報劃線部分即可得證，即若上訴人專利權未限縮於前述更正後之申請專利範圍，將被撤銷確定在案。再上訴人專利權限縮後，由於受到前述核准當時專利法第97條之形狀限制，當然不得適用「均等論原則」進行侵害鑑定，因「均等論原則」僅係經濟部智慧財產局頒布之「專利侵害鑑定基準」第八章之「專利侵害理論之運用」之行政規則，行政規則當然不得牴觸專利法，且應以專利法之規定為優先適用。③從外國法比較並驗證「均等論」之法律地位，確認「均等論」仍有效，但亦指出在適用上應該有合理的限制，因此特別指出，「申請過程禁反言可以阻卻均等論的適用，但只有為了迴避先前技術所作之修正才能阻卻均等論之適用。」 (引用被上訴人94年3月原審答辯狀二第一項第2點)由於本國之專利侵害鑑定基準，基本上屬繼受自前述美國法之專利侵害鑑定法，故由前述美國法適用「均等論」之阻卻情況下得證：上訴人專利權更正後之申請專利範圍，既然是在被撤銷專利權後所為之更正行為，該更正行為本已違反專利法第64條之更正程序（必須未被撤銷前之更正程序才屬合法，否則該專利權將永遠處於不確定狀態），則更正後之申請專利範圍與系爭隔熱鋼板進行侵害鑑定時，當然禁止再引用均等論為鑑定基礎，否則就是違法擴張上訴人專利權所更正申請之專利範圍之行為。⑶本件系爭專利亦有經濟部智慧財產局頒布之專利侵害鑑定基準中「禁反言原則」之適用：①「幾何原理」中之「圓弧」形，不論切割成幾小段，經切割後之每一小段亦會保持「圓弧狀」，若「圓弧」形來自圓形時，切割後每一小段「圓弧」形之弧度（π角）皆會相同。但若是「圓弧」形來自非圓形時（如橢圓形），切割後每一小段「圓弧」形之弧度（π角）皆會不同，但是切割後每一小段如前述依然保持「圓弧」形。②故而，上訴人專利權之搭接部（211）形狀一定為圓弧凹槽，不論切割成幾小段，經切割後之每一小段亦會保持「圓弧形」（即使於上訴人專利權之圖示看不出為圓弧形，但必須依據上訴人專利權更正後申請專利範圍解釋搭接部 (211）之形狀為圓弧凹槽）。系爭隔熱鋼板則由「夾設有鈍角之兩邊」所形成之搭接部，對該搭接部進行幾小段之切割後，每一小段共出現複數段直線邊及一大於90度之鈍角，系爭隔熱鋼板當然不侵害上訴人專利權。即系爭鋼板之搭接部為由具備鈍角之兩邊組成，依前述數學幾何原理所稱之形狀，「圓弧」形當然不等於「鈍角邊」，上訴人於自我限縮後，又違背禁反言原則，重行主張未更正前之申請專利範圍，顯係違法行為，上訴人起訴無理由。
３就系爭隔熱鋼板結構特徵與上訴人專利權之更正後申請專利
範圍之差異，亦可得証被上訴人並未侵害上訴人新型第106273號專利權，敘述如下：⑴依上訴人專利權更正並限縮申請專利範圍之歷史文件所示，上訴人專利權更正後之申請專利範圍已自我限縮「....而該搭接部之二側頂緣則分別設有圓弧凹槽，俾形成浪板搭接處之扣接結構…」。上訴人專利權限縮後之申請專利範圍之必要構成要件，包含：①搭接部之二側頂緣分別設有圓弧凹槽，俾形成浪板搭接處之扣接結構。即上訴人專利權之搭接部頂緣必須設有圓弧凹槽，且二圓弧凹槽必須等高，即搭接部兩側必須具備二等高之圓弧凹槽。②因此若系爭隔熱鋼板只具備單一且為其他形狀之凹槽，就不侵害上訴人專利權。則依據上訴人專利權核准當時專利法第97條規定之形狀創作，只要有不同形狀創作，即不侵害上訴人專利權。⑵為此，特就上訴人專利權與被上訴人系爭隔熱鋼板比較，得到如下形狀與結構差異：①當系爭隔熱鋼板互相搭接後，由於結構尺寸設計與目的，因此只會於搭接部之一側產生一導引槽，但於另一側則無導引槽，而與上訴人專利權之第一項特徵不同。②基於有發泡材與無發泡材之兩鈍角狀凹槽之高度差異性及峰部寬度差異性，如此，當兩鋼板互相搭接後，並不會產生互相扣接效果，而與上訴人專利權之第二特徵不同。③又上訴人專利權於浪板搭接處必須產生扣接效果，何謂「扣接」，就是當兩鋼板互相扣接後非經重大外力，不足以將兩者分離之意，或也可稱當兩鋼板互相扣接，不需再以螺絲加以栓合，就可達到不易分離之效果，此為上訴人專利權更正後增加之必要要件。然由鋼板屋施工過程，均必須於相鄰鋼板互相搭接後，再藉由自攻螺絲每隔1公尺距離處加以栓合，否則根本無法扣接固定就得以證明系爭隔熱鋼板與上訴人專利權並不相同，且屬一種習知技術，任何人均不得取得專利權。⑶由此得證，系爭隔熱鋼板之單一導水凹槽與上訴人專利權之搭接後產生之二等高之圓弧凹槽並具備扣接結構之申請專利範圍完全不同，故系爭鋼板並未侵害上訴人之專利權。
㈥鑑定機關雲林科技大學所為之鑑定並不可採，蓋專利侵害鑑
定係依據經濟部智慧財產局頒布之專利侵害鑑定要點，並於鑑定時，依據專利法第106條第2項以說明書所載之申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌創作說明及圖示，為本國專利法採用折衷式之主題限定主義之明文。則解釋上訴人專利權之申請專利範圍除了應依據其被撤銷後又更正之89年5月1日之申請專利範圍為準，並應審酌其更正後之圖示與說明書。是以，就鑑定報告中解釋上訴人專利權之申請專利範圍，至少應具備：①系爭隔熱鋼板是否上訴人專利權「於兩片浪板搭接處，有相互扣接結構，不易受強風力吹掀而鬆動」。②系爭隔熱鋼板是否如上訴人專利權「搭接部21之圓弧凹槽211所形成之扣接結構，可防止二浪板搭接端之滑動鬆動現象」。③系爭隔熱鋼板是否具備上訴人專利權「於本創作搭接端係利用二圓弧凹槽所形成之扣接結構，故可增進並加強該搭接端之強度。」④系爭隔熱鋼板是否具備上訴人專利權「…且該搭接部21之圓弧凹槽211所形成之扣接結構，可防止二浪板搭接端之滑動鬆動現象。」⑤系爭隔熱鋼板是否具備上訴人專利權「如圖三之平行等高之二導水凹槽」。然而，經詳閱鑑定報告，鑑定單位完全故意忽略上述構成上訴人專利權更正後之主要特徵之鑑定，該份鑑定報告顯然欠缺公正、誠實之記載。因為：
１系爭隔熱鋼板，如被證8所示，並不存在有二圓弧凹槽。系
爭隔熱鋼板並不具扣接結構，依據上訴人專利權所載之扣接結構之目的，是要防止鋼板未鎖合自攻螺絲之前之滑動現象。但是檢視所有鑑定報告之內容，試問？鑑定機構之實驗內容在哪裡？實驗之過程為何？鑑定機構為何均隻字未提。
２再由被證8之系爭隔熱鋼板之細部工程尺寸圖，系爭隔熱鋼
板有發泡材之鈍角狀凹槽一邊之高度為15.5mm，另一邊之高度為12mm，無發泡材鈍角狀凹槽之兩邊高度，一邊為9.5mm，另一邊為8.5mm，及兩峰部之寬度，一為20mm，另一邊為1
9.5ｍｍ，如此，當相鄰鋼板互相搭接後，如第三圖所示，只會於搭接部之一側產生一導引槽，但於另一側則無導引槽，而與上訴人專利權主要特徵不同。
３鑑定單位有將二塊系爭隔熱鋼板搭接比較系爭隔熱鋼板存在
有二導水凹槽嗎？顯然的由鑑定報告第7及8頁之實驗方式，鑑定機構均故意忽略。
４再由前述鑑定報告第7及8頁之實驗方式，鑑定機構有將二塊
系爭隔熱鋼板搭接並與上訴人專利權圖三之結構特徵比較嗎？顯然的由鑑定報告第7及8頁之實驗方式，鑑定機構均故意忽略。
㈦上訴人主張依據被上訴人92、93年之營利事業所得稅申報內
容為計算基準，惟被上訴人並非僅製造系爭隔熱鋼板的工廠，被上訴人所經營者，依據經濟部商業司記載並包含：CA01050鋼材二次加工、CA02010金屬建築結構及組件製造業、CA01990其他非鐵金屬基本工業、CA02990其他金屬製品製造業、C901060耐火材料製造業、CC01080電子零組件製造業、CE01010一般儀器製造業、F111090建材批發業、F401010國際貿易業等非常多的營業項目，則由前述營利事業所得稅之資料，並無得以證明被上訴人因本侵權行為所得利益多寡，且上訴人亦無法證明其所受損害額多寡。
㈧就鈞院97年4月28日準備程序筆錄，答辯如下：⑴吉順公司
於81年10月以前即已大量製造並販售與系爭專利權之申請專利範圍相同結構之「ＰＵ隔熱鋼板」，此可參吉順公司刊登於81年10月出版之「建材與設備」即可得知。是以，由吉順公司之廣告內容，已揭示之習知技術，包含「彩色烤漆鋼板、ＰＵ發泡及ＰＶＣ布構成之隔熱鋼板，且於該彩色鋼板一側之搭接部並揭示有兩側之圓弧凹槽組成之導水槽」，而與系爭專利權之申請專利範圍完全一致，得證系爭專利權確實欠缺進步性與新穎性。⑵再，參酌台北高等行政法院95年度判字第2892號判決理由五並稱「……系爭案於鋼板高起緣之左右兩側均設有導引槽之構造特徵已揭露於舉發附件2中，而系爭案於搭接端利用二圓弧凹槽所形成之扣接結構亦已具諸於附件3中，系爭案等長度之二短肩部，可形成二導引槽，與舉發證據附件3肩部長度不同，當接合端與接合座相互接合後僅形成一防滲槽所產生之變化，僅係相同結構作數量上之調整，熟習該項技術領域之人依舉發證據附件2、3之揭露，應可輕易完成系爭案之技術內容，且未能有功效之增進。」亦即，台北高等行政法院就係爭專利權與舉發證據2及3比較，認為系爭專利權欠缺進步性，且該案之舉發人係以組合證據2及3之二先前技術，並依據修正前專利法第98條第2項之欠缺進步性要件，向經濟部智慧財產局提起舉發，嗣，經濟部訴願決定認為系爭專利權確實有違進步性要件而被訴願機關將原處分決定撤銷。⑶系爭專利權更正說明書、圖式與申請專利範圍雖未實質變更，但系爭專利權申請專利範圍更正之前，確實被舉發撤銷專利權，惟於系爭專利權申請專利範圍更正之後，才得以繼續維持其專利權（參鈞院93年度智上字第3號民事判決），即系爭專利權已經自我限縮其申請專利範圍，但原審指定之鑑定機關，竟稱不適用禁反言原則，讓應本於誠信原則之訴訟行為，蕩然無存。⑷系爭專利權更正前與更正後之差異：係於申請專利範圍增加「……而該搭接部之二側頂緣則分別設有圓弧凹槽，俾形成浪板搭接處之扣接結構……」，亦即，若系爭待鑑定物欠缺扣接效果，即不侵害系爭專利權。⑸再，系爭專利權之兩側導水槽，除了原審被證11及被證12已揭示第三人允信工業有限公司所製造之鋼板已存在系爭專利權之兩側導水槽外，對於單側或兩側導水槽，不論於經濟部智慧財產局的審查基準或者行政爭訟實務均認為僅為數值增減，並無創新性，而屬於欠缺新穎性與進步性之習知技術，則系爭專利權將早存在於單側之導水槽設成兩側並無實質上之技術進步性。
三、證據：援用第一審所提證據。理 由
一、本件上訴人起訴主張略以：上訴人德保有限公司（下稱德保公司）係新型第106273號專利（下稱系爭專利或系爭上訴人專利）「隔熱浪板結構改良」之專利權人，有經濟部中央標準局（88年1月26日改制為智慧財產局）之新型第106273號專利證書可稽，則依專利法第106條規定，上訴人專有排除他人未經其同意而製造、販賣及使用之權。而被上訴人乙○○所經營之權聖企業有限公司（下稱權聖公司）工廠內，設有浪板製造機結構之機器，從事生產製造隔熱浪板結構改良板產品（下稱隔熱浪板），涉嫌侵害上訴人前揭專利權。另按發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之，專利法第84條定有明文，本條依專利法第108條之規定為新型專利所準用。依民法第185條規定：「數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任，不能知其中孰為加害人者，亦同。造意人及幫助人，視為共同行為人。」又公司法第23條復規定：「公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法令致他人受有損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責。」另侵害人無權源（法律上原因）實施專利權人之發明，構成不當得利，專利權人可依民法第179條規定，請求侵害專利權人返還所受利益。被上訴人所製造之物品為侵害上訴人新型第106273號「隔熱浪板」專利，自應負侵權損害賠償責任。又按「當事人已證明受有損害而不能證明其數額或證明顯有重大困難者，法院應審酌一切情況，依所得心證定其數額。」民事訴訟法第222條第2項定有明文；又「依前條請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：……依侵害人因侵害行為所得之利益。於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益（第一項）。……依前二項規定，侵害行為如屬故意，法院得依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過損害額之三倍。」專利法第108條新型專利準用第85條規定亦分別定有明文。次按他人欲實施專利權人之專利權時，應取得專利權人之授權並支付權利金，是他人未經專利權人同意或取得授權，擅自製造銷售專利物品，專利權人至少受有「無法收取權利金」之「所失利益」損害。又授權金之收取，往往因工廠規模、授權年限、雙方合作條件而有所差異，爰檢附專利授權書一份，供本案損害賠償估算之參考。上訴人請求向財政部台灣省南區國稅局函調權聖公司92年初至93年底之營利事業所得稅結算申報資料，作為本件損害賠償估算之參考依據，並可參照台灣高雄地方法院91年度重訴字第262號判決理由；且衡情一般報稅之所得資料，與實際收入有相當差距，被上訴人實際獲利必定高於報稅金額。又依雲林科技大學鑑定報告結果，權聖企業有限公司用以製造系爭浪板產品之機器每月生產成本為8,404,200元、每月產值為9,660,000元（鑑定報告第12、13頁），故被上訴人每月實際獲利為1,255,800元（9,660,000元-8,404,200元）。綜上，上開專利法規定，顯具有「懲罰性質」之考量，故法院於衡量損害賠償金額時，不應專以「損害額」為斷。被上訴人未經上訴人之授權，擅自製造系爭浪板產品，無論就構成原件、實施技術均與上訴人專利相同，顯係惡意侵害上訴人之新型106273號專利權。
上訴人請求自93年1月起至93年12月31日專利期限屆滿止之損害賠償505,000元。系爭專利權經上訴人申請更正後，有所限縮，限縮部分（圓弧凹槽），於將來鑑定時仍應適用均等論，且系爭浪板搭接部則係由「多邊形、鈍角形之單一搭接凹槽」所形成，應為侵害上訴人專利權：⑴按「發明專利權人申請更正專利說明書或圖式，僅得就下列事項為之：一、申請專利範圍之減縮。二、誤記事項之訂正。三、不明瞭記載之釋明。前項更正，不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，且不得實質擴大或變更申請專利範圍。」專利法第108條準用第64條訂有明文。上訴人所有之系爭專利雖於86年5月20日申請更正，惟更正之圖式內容僅限於「搭接部21再標示圓弧凹槽211」，而在原說明書之圖示早有圓弧凹槽211相同之形狀，故上訴人之更正案並無變更實質，原智慧財產局誤認上訴人之更正案涉及實質變更，以（88）智專（三）0612字第133205號函之不准更正之處分，經上訴人不服提起訴願後，經濟部復以89年1月4日（89）訴字第89085042號訴願決定書，撤銷原處分，經濟部遂依該訴願決定，於89年3月31日以（89）智專二（三）06011字第08921000067號函，通知上訴人准予更正。⑵另本件有無侵權事實，涉及專業認定，實非被上訴人肉眼比對即可採信，故被上訴人辯稱系爭浪板搭接部係由「設有鈍角之兩邊」所形成，並不侵害上訴人專利權云云，顯難採信。且從原證三保全證據之照片比對下，被上訴人生產之浪板產品搭接部之兩側頂緣分別設有圓弧凹槽，形成搭接之扣接結構，與上訴人專利權實質相同。系爭浪板產品經原審法院送請國立雲林科技大學鑑定，鑑定結論認系爭浪板產品侵害上訴人之新型106273號專利權。鑑定結果根據經濟部智慧財產局制訂之「專利侵權鑑定基準」，明確指出系爭浪板產品與上訴人專利之構成元件完全相同，符合全要件原則，並按逆均等論分析，系爭浪板產品之每一構成元件，係利用實質上相同的技術手段去達成與系爭專利相同或類似之功能。足證系爭浪板產品確係侵害上訴人之新型106273號專利權。為此，上訴人於93年10月間聲請臺灣臺南地方法院93年度聲字第1250號保全證據，並將保全證據所拍攝之專利產品照片與新型專利第106273號「隔熱浪板」之專利比對，則與專利請求範圍內容實質相同，有保全證據相片可稽，故被上訴人權聖公司所製造之「隔熱浪板」侵害上訴人前揭專利權。被上訴人等係從92年間開始生產、製造隔熱浪板販售，上開事實有保全證據筆錄可證。且執行保全當天被上訴人等所生產之隔浪板產品，計有621點41公尺。爰依專利法第108條準用第84條、民法第184條、第185條、公司法第23條及民法第179條等規定提起本訴，求為判命被上訴人應連帶給付上訴人505,000元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息之判決等語。
二、被上訴人則以: 按專利法第105條準用第67條第1項第2及3款規定：新型專利權之效力不及於「二、申請前已在國內使用，或已完成必須之準備者。」、「三、申請前已存在國內之物品。」如此，就體系解釋上述強制規定之「申請前已在國內使用」或「申請前已存在國內之物品。」如果於系爭專利權之專利申請日82年6月29日之前，已存在相同結構功能之隔熱鋼板，在本國被公開使用時，上訴人系爭專利權當然應受拘束，不得再主張系爭鋼板侵害系爭專利權。於系爭專利權申請專利之前，確實已有與上訴人專利權相同結構功能之物品（隔熱浪板或稱隔熱鋼板），且被公開使用、販售，並施工於建築物之屋頂及牆壁，並已為國內隔熱鋼板之製造業者所熟知。此由被上訴人陳報之第三人吉順冷凍工業股份有限公司於81年10月出版之「建材與設備」內頁廣告得知，ＰＵ隔熱鋼板早於上訴人專利權申請之前，就被公開使用與販售，且更早揭示「彩色烤漆鋼板、ＰＵ發泡、及ＰＶＣ布」組成之隔熱鋼板，且於該彩色鋼板一側之搭接部並揭示有兩側之圓弧凹槽組成之導水槽，而與上訴人專利權之申請專利範圍完全一致。又第三人允信工業有限公司所製造之具備圓弧凹槽之鋼板，所存在之時間比上訴人專利權早了5年；且專利主管機關早就認定該YS－914浪板成型機所製造之浪板，係位於浪板之兩側均具備非直角之導水凹槽，該非直角狀之導水凹槽就是上訴人專利權「搭接部之圓弧凹槽」，該圓弧導水凹槽之形狀變化僅是慣用手段，本屬專利法所稱之一種不得核准專利權之習知技術，完全欠缺新型專利法所規定之新穎性與進步性要件。上訴人專利權於更正後之申請專利範圍增列限縮之圓弧凹槽，即導水凹槽之形狀，以換取被撤銷之專利權繼續存立，然該更正並不脫離早已為一種習知技術之範疇，不得再主張他人侵害其專利權。故而，系爭上訴人專利權不但違反前揭專利法97條及第98條之規定，且應受專利法第105條準用第67條第1項第2及3款之強制規定所羈束，即使上訴人專利權專利證書繼續存在，亦不得再對系爭隔熱鋼板主張專利權。又行政機關對於事實之認定，本無拘束普通法院之效力。而「訴訟案件中主張被侵害之專利權，倘已有明確事證證明該專利案件欠缺新穎性及進步性」，本於司法權獨立之原則，對於重大明顯錯誤之行政處分，可以逕行否定其效力。因此，上訴人專利權雖然更正後得以暫免被撤銷之命運，但其所存在之欠缺新穎性與欠缺進步性之瑕疵並不因此而治癒，其專利權應不存在。又被上訴人並未侵害上訴人新型第106273號專利權，上訴人請求損害賠償，並無理由。蓋上訴人專利權由於違反核准專利當時專利法第97條、第98條第1項第1、2款及第2項之規定（83年1月21日修正公佈），前後共有19位訴外人向經濟部智慧財產局提起舉發撤銷上訴人專利權之違法性，且上訴人專利權「更正前之申請專利範圍」（上訴人專利權83年9月1日之專利公報公告本）確實亦為經濟部智慧財產局撤銷在案。又前述上訴人專利權被撤銷後，上訴人為繼續保有上訴人專利權之專利證書，以便對鋼板成型業者進行濫訴，乃將上訴人專利權之說明書、圖示及申請專利範圍自我限縮，經限縮後，上訴人專利權之申請專利範圍限縮範圍「……而該搭接部之二側頂緣則分別設有圓弧凹槽，俾形成浪板搭接處之扣接結構…」（系爭專利權89年5月1日之專利公報公告本）。自此，上訴人專利權自我限縮申請專利範圍後，雖繼續擁有上訴人專利權之專利證書，但卻應受如下法律效果之約制：⑴專利法第97條規定之形狀創作要件之限制：上訴人專利權之搭接部（211）形狀一定為圓弧凹槽，且為整體之搭接部一定為圓弧凹槽，此為上訴人專利權所不爭之事實，而「圓弧」為「幾何原理」所稱之一種形狀。因此，依據專利法第97條之之形狀創作要件，上訴人專利權必須限制於前述「幾何原理」中之「圓弧」狀。⑵再基於經濟部智慧財產局頒布之專利侵害鑑定基準本屬行政規則，依法不得與專利法有所牴觸，且適用法律時，應以法律優先於行政規則之原則，則經濟部智慧財產局頒布之專利侵害鑑定基準中「均等論原則」，於本案應為適用之禁止：由於，解釋上訴人專利權之申請專利範圍時，上訴人專利權之搭接部必須為限制在「圓弧凹槽」形狀創作特徵，如此於進行專利侵害鑑定時，就經濟部智慧財產局頒布之專利侵害鑑定基準中「均等論原則」之適用應被禁止，否則就有重行擴張上訴人專利權法律效果之虞，而此法律效果，於上訴人專利權更正申請專利範圍時即已自我放棄且消滅，當然不得再行主張。⑶經濟部智慧財產局頒布之專利侵害鑑定基準中「禁反言原則」之適用：「幾何原理」中之「圓弧」形，不論切割成幾小段，經切割後之每一小段亦會保持「圓弧狀」，若「圓弧」形來自圓形時，切割後每一小段「圓弧」形之弧度（π角）皆會相同。但若是「圓弧」形來自非圓形時（如橢圓形），切割後每一小段「圓弧」形之弧度（π角）皆會不同，但是切割後每一小段如前述依然保持「圓弧」形。故而，上訴人專利權之搭接部（211）形狀一定為圓弧凹槽，不論切割成幾小段，經切割後之每一小段亦會保持「圓弧形」（即使於上訴人專利權之圖示看不出為圓弧形，但必須依據上訴人專利權更正後申請專利範圍解釋搭接部（211）之形狀為圓弧凹槽）。系爭隔熱鋼板則由「夾設有鈍角之兩邊」所形成之搭接部，對該搭接部進行幾小段之切割後，每一小段共出現複數段直線邊及一大於90度之鈍角，系爭隔熱鋼板當然不侵害上訴人專利權。即系爭鋼板之搭接部為由具備鈍角之兩邊組成，依前述數學幾何原理所稱之形狀，「圓弧」形當然不等於「鈍角邊」，上訴人於自我限縮後，又違背禁反言原則，重行主張未更正前之申請專利範圍，顯係違法行為，上訴人起訴無理由。又上訴人專利權更正後之申請專利範圍已自我限縮於特定形狀，俾符合核准當時專利法第97條之「形狀」創作構成要件，上訴人專利權限縮後之申請專利範圍，係於原申請專利範圍中加入如下限縮於前述形狀特徵之文字：「……而該搭接部之二側頂緣則分別設有圓弧凹槽，俾形成浪板搭接處之扣接結構…」此可參上訴人提出之中華民國89年5月1日之專利公報劃線部分即可得證，即若上訴人專利權未限縮於前述更正後之申請專利範圍，將被撤銷確定在案。再上訴人專利權限縮後，由於受到前述核准當時專利法第97條之形狀限制，當然不得適用「均等論原則」進行侵害鑑定，「均等論原則」係經濟部智慧財產局頒布之「專利侵害鑑定基準」第八章之「專利侵害理論之運用」之行政規則，行政規則當然不得牴觸專利法，且應以專利法之規定為優先適用。從外國法比較並驗證「均等論」之法律地位，確認均等論仍有效，但卻指出在適用上應該有合理的限制，因此特別指出，申請過程禁反言可以阻卻均等論的適用，但只有為了迴避先前技術所作之修正才能阻卻均等論之適用。由於本國之專利侵害鑑定基準本屬繼受自前述美國法之專利侵害鑑定法，於繼受過程中雖然出現極大之爭執，並未考慮到本國專利法上有所謂下位階概念之新型專利構成要件，但由前述美國法適用「均等論」之阻卻情況下得證：上訴人專利權之更正後申請專利範圍，既然是在被撤銷專利權後所為之更正行為，該更正行為本已違反專利法第64條之更正程式（必須未被撤銷前之更正程式才屬合法，否則該專利權將永遠處於不確定狀態），則更正後之申請專利範圍與系爭隔熱鋼板進行侵害鑑定時，當然禁止再引用均等論為鑑定基礎，否則就是違法擴張上訴人專利權更正後之申請專利範圍之行為。又就系爭隔熱鋼板結構特徵與上訴人專利權之更正後申請專利範圍之差異，敘述如下：⑴依上訴人專利權更正並限縮申請專利範圍之歷史文件所示，上訴人專利權更正後之申請專利範圍已自我限縮「……而該搭接部之二側頂緣則分別設有圓弧凹槽，俾形成浪板搭接處之扣接結構…」⑵上訴人專利權限縮後之申請專利範圍之必要構成要件，包含：①搭接部之二側頂緣分別設有圓弧凹槽。即上訴人專利權之搭接部頂緣必須設有圓弧凹槽，且二圓弧凹槽必須等高，即搭接部兩側必須具備二等高之圓弧凹槽，才能二排水空間。因此若系爭隔熱鋼板只具備單一且為其他形狀之凹槽，就不侵害上訴人專利權。則依據上訴人專利權核准當時專利法第97條規定之形狀創作，只要有不同形狀創作，即不侵害上訴人專利權。②搭接部之二側頂緣分別設有圓弧凹槽，俾形成浪板搭接處之扣接結構。為此，特就上訴人專利權與被上訴人系爭隔熱鋼板比較，得到如下形狀與結構差異：①當系爭隔熱鋼板互相搭接後，由於結構尺寸設計與目的，因此只會於搭接部之一側產生一導引槽，但於另一設則無導引槽，而與上訴人專利權之第一項特徵不同。②基於有發泡材與無發泡材之兩鈍角狀凹槽之高度差異性及峰部寬度差異性，如此，當兩鋼板互相搭接後，並不會產生互相扣接效果，而與上訴人專利權之第二特徵不同。③又上訴人專利權於浪板搭接處必須產生扣接效果，何謂「扣接」，就是當兩鋼板互相扣接後非經重大外力，不足以將兩者分離之意，或也可稱當兩鋼板互相扣接，不需再以螺絲加以栓合，就可達到不易分離之效果，此為上訴人專利權更正後增加之必要要件。然由鋼板屋施工過程，均必須於相鄰鋼板互相搭接後，再藉由自攻螺絲每隔1公尺距離處加以栓合，否則根本無法扣接固定，就得以證明系爭隔熱鋼板與上訴人專利權並不相同，且屬一種習知技術，任何人均不得取得專利權。由此，得證系爭隔熱鋼板之單一導水凹槽與上訴人專利權之搭接後產生之二等高之圓弧凹槽並具備扣接結構之申請專利範圍完全不同，系爭鋼板並未侵害上訴人之專利權。又專利侵害鑑定係依據經濟部智慧財產局頒布之專利侵害鑑定要點，並於鑑定時，依據專利法第106條第2項以說明書所載之申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌創作說明及圖示，為本國專利法採用折衷式之主題限定主義之明文。則解釋上訴人專利權之申請專利範圍除了應依據其被撤銷後又更正之89年5月1日之申請專利範圍，並應審酌其更正後之圖示與說明書。是以，就鑑定報告中解釋原告專利權之申請專利範圍，至少應具備：①系爭隔熱鋼板是否上訴人專利權「於兩片浪板搭接處，有相互扣接結構，不易受強風力吹掀而鬆動」。②系爭隔熱鋼板是否如上訴人專利權「搭接部21之圓弧凹槽211所形成之扣接結構，可防止二浪板搭接端之滑動鬆動現象」。③系爭隔熱鋼板是否具備上訴人專利權「於本創作搭接端係利用二圓弧凹槽所形成之扣接結構，故可增進並加強該搭接端之強度。」④系爭隔熱鋼板是否具備上訴人專利權「…且該搭接部21之圓弧凹槽211所形成之扣接結構，可防止二浪板搭接端之滑動鬆動現象。」⑤系爭隔熱鋼板是否具備上訴人專利權「如圖三之平行等高之二導水凹槽」。然而，經由詳閱鑑定報告，鑑定單位完全故意忽略上述構成上訴人專利權更正後之主要特徵之鑑定，該份鑑定報告顯然欠缺公正、誠實之記載。因為：①系爭隔熱鋼板，如被證8所示，並不存在有二圓弧凹槽。②系爭隔熱鋼板並不具扣接結構，依據上訴人專利權所載之扣接結構之目的，是要防止鋼板未鎖合自攻螺絲之前之滑動現象。但是檢視所有鑑定報告之內容，有關實驗內容、過程，鑑定機構均隻字未提。③再由被證8之系爭隔熱鋼板之細部工程尺寸圖，系爭隔熱鋼板有發泡材之鈍角狀凹槽一邊之高度為15.5mm，另一邊之高度為12mm，無發泡材鈍角狀凹槽之兩邊高度，一邊為9.5mm，另一邊為8.5mm，及兩峰部之寬度，一為20mm，另一邊為
19.5ｍｍ，如此，當相鄰鋼板互相搭接後，如第三圖所示，只會於撘接部之一側產生一導引槽，但於另一設則無導引槽，而與上訴人專利權主要特徵不同。④系爭隔熱鋼板有存在二導水凹槽嗎？鑑定單位有將二塊系爭隔熱鋼板搭接比較系爭隔熱鋼板存在有二導水凹槽嗎？顯然的由鑑定報告第7及8頁之實驗方式，鑑定機構均故意忽略。⑤再由前述鑑定報告第7及8頁之實驗方式，鑑定機構有將二塊系爭隔熱鋼板搭接並與上訴人專利權圖三之結構特徵比較嗎？顯然的由鑑定報告第7及8頁之實驗方式，鑑定機構均故意忽略。又上訴人主張關於專利侵權之損害額之計算並無依據，蓋：依據被上訴人92、93年之營利事業所得稅申報內容為計算基準，惟查，被上訴人並非僅製造系爭隔熱鋼板的工廠，被上訴人所營者，依據經濟部商業司記載並包含：CA01050鋼材二次加工、CA02010金屬建築結構及元件製造業、CA01990其他非鐵金屬基本工業、CA02990其他金屬製品製造業、C901060耐火材料製造業、CC01080電子零元件製造業、CE01010一般儀器製造業、F111090建材批發業、F401010國際貿易業等非常多的營業項目，則由前述營利事業所得稅之資料，並無得以證明被上訴人因本侵權行為所得利益多寡，且上訴人亦無法證明其所受損害額多寡等語，資為抗辯。
三、兩造對下列事實，並不爭執，堪信為實：㈠上訴人係新型第106273號專利「隔熱浪板結構改良」之專利
權人，其專利權期間自83年9月1日起至94年6月28日止，上開新型專利範圍於更正前主要特徵為：「鋼板設有多處高起緣之左右兩側導引槽即搭接方便之預留置留空間及搭接部，可使本創作之搭接為一體，可防止水份滲透而由導引槽排出，達到一種可節省施工期間及減少材料浪費及防止水份滲透產生滴水之功效。」，嗣經上訴人申請於89年5月1日由經濟部智慧財產局將其「說明書及圖示或圖說更正公告」登載於中華民國專利公報，上訴人專利權更正並增加：「而該搭接部之兩側頂緣則分別設有圓弧凹槽，俾形成浪板搭接處之扣接結構」文字各情，此有上訴人提出之中華民國新型第106273號專利證書、專利公報、新型專利說明書等在卷可稽（見原審卷㈠第9頁至第17頁）。
㈡上訴人之系爭專利權經訴外人李山林、李水利、陳清添及蘇
滄培等人以該專利違反核准時專利法第98條第2項之規定，對之提起舉發，案經原處分機關智慧財產局審查，於94年11月11日以（94）智專三（三）06020字第09421028370號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。訴外人李山林不服，提起訴願，嗣經濟部以95年6月28日經訴字第09506171570號訴願決定書為「原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分」之決定，上訴人不服，遂向行政法院提起行政訴訟，案經該行政判決駁回上訴人（即該案之原告）之訴。此有經濟部智慧財產局94年6月15日（94）智專一（一）13029字第09420553190號、96年3月26日（96）智專一（一）13029字第09620173770號等函文2份、上開訴願決定書、台灣高等行政法院95年度訴字第2892號判決等各1份在卷足稽（見原審卷㈠第175、176頁、同卷㈡第81頁、第141頁至第144頁、本院卷第193-201頁)。
四、上訴人另主張系爭浪板搭接部係由「多邊形、鈍角形之單一搭接凹槽」所形成，應為侵害上訴人專利權，且從原證三保全證據之照片比對下，被上訴人生產之浪板產品搭接部之兩側頂緣分別設有圓弧凹槽，形成搭接之扣接結構，與上訴人專利權實質相同。況系爭浪板產品經原審送請國立雲林科技大學鑑定，鑑定結論認系爭浪板產品侵害上訴人之新型106273號專利權。是被上訴人所製造之物品既然侵害上訴人系爭「隔熱浪板」專利，自應負侵權損害賠償責任等情，惟為被上訴人所否認，並為前揭情詞之抗辯。茲本件所應審究者厥為：㈠上訴人之專利權是否因不具新穎性而不存在？㈡系爭浪板是否有落入系爭專利權之範圍? 如有侵害，上訴人得否請求被上訴人連帶賠償? 其得請求賠償之金額為若干？經查:
㈠專利法曾於83年1月21日經總統令修正公布全文139條，86年
5月7日再經總統令修正公布第21條、第51條、第56條、第57條、第78條至第80條、第82條、第88條、第91條、第105條、第107條、第117條、第122條、第139條，惟上開修正條文由90年12月11日行政院令於91年1月1日施行，嗣於90年10月24日再經總統令修訂公布部分修文。而上訴人於82年6月29日申請專利，於83年7月28日經審定准予專利，則系爭案有無應不予專利之原因，應以核准審定時所適用之83年1月21日修正公佈之專利法為斷。次按，稱新型者，謂對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良。又按凡可供產業上利用之新型，無下列情事之一者，得依本法申請取得新型專利：申請前已見於刊物或已公開使用者。‧‧‧‧‧‧。‧‧‧。新型係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得新型專利，專利法第97條、第98條第1項第1款前段及第2項定有明文。足見新型專利權之申請要件須具有新穎性（非公知、公用、已見於刊物）及進步性（非顯而易見性）至明。
㈡關於專利侵權案件之判斷，應先解釋申請專利範圍。本件上
訴人固自83年9月1日起取得新型第106273號之專利證書（見原審卷㈠第9頁），但因其專利含涉範圍之大小為何，有多位訴外人對之提出舉發，如：⑴第三人李幸修、林薇芬、王游芳、謝文松之舉發，曾由經濟部中央標準局於86年4月22日以（86）台專（判）05025字第115187號為「舉發成立，應撤銷其專利權（見原審卷㈠第126-128頁）。⑵第三人奇遠實業有限公司舉發由經濟部智慧財產局於88年4月17日以
（88）智專（判）05020字第110520號為「舉發成立，應撤銷其專利權」（見原審卷㈠第131、132頁）。⑶第三人陳嘉欽舉發由經濟部中央標準局於87年12月22日以（87）台專（判）05020字第146950號所為「舉發成立，應撤銷其專利權」（見原審卷㈠第129、130頁）。上訴人因之於86年5月間申請更正系爭專利（87年2月並提出更正案修正本），其間主管機關曾為「不准更正」之處分，嗣由經濟部智慧財產局於89年3月31日以（89）智專二㈢06011字第08921000067號「准予更正」，並於89年5月1日將其「說明書及圖示或圖說更正公告」登載於中華民國專利公報（見原審卷㈠第9頁反面）。查，依上訴人專利權更正後之說明書、圖示及申請專利範圍，已自我限縮，經限縮後之申請專利範圍為「一種隔熱浪板結構改良」，係將第00000000號「防滲隔熱浪板之結構」加以改良成形，其大體包括：發泡棉層：為PU發泡劑，具有良好隔熱及隔音之效果，利用PU發泡劑發泡膨脹壓力及黏性，緊密的黏合上、下層成一體；鋼板：為烤漆金屬浪板，設有多處凸起之高起緣，為加強該板之強度，及高起緣設左右兩側導引槽，且預留預搭擠之搭接部；裝飾紙：具有美麗花紋之裝飾用化學品。由上述元件組成，利用PU發泡劑發泡將鋼板及裝飾紙黏為一體，其主要特徵：鋼板設多處高起緣之左右兩側導引槽及搭接方便之預留置留空間及搭接部，而該搭接部之二側頂緣則分別設有圓弧凹槽，俾形成浪板搭接處之扣接結構，可使本創作之搭接為一體，可防止水份滲透而由導引槽排出，達到一種可節省施工時間及減少材料浪費及防止水份滲透產生滴水之功效。」有上開說明書及圖示或圖說更正公告1份在卷可稽（見原審卷㈠第11、15頁、同卷㈡第100頁），而此縮限專利之範圍自有禁反言原則之適用。又系爭案之創作說明: 係因習知隔熱浪板結構導水槽只設於高起緣一邊之內側，但另外無導引槽之側，依舊會產生集水而內滲，導致屋頂滴水現象；搭接兩片浪板，必先將其中之一截除部分發泡棉層及金屬板，浪費材料及增加施工困擾與時間；搭接處因無相互扣接結構，影響浪板搭接結構之穩固強度等缺點；為克服上開缺點因而創作鋼板高起緣50之左右兩側設導引槽40及搭接方便之預留置留空間A、B及搭接部21，而該搭接部21之二側頂緣則分別設有圓弧凹槽211，俾形成浪板搭接處之扣接結構，防止水份滲透而由導引槽排出，此亦有新型專利說明書在卷可稽（見原審卷㈠第14頁、同卷㈡第99頁正、反面)。基上可知，系爭專利權更正前與更正後之差異：係於申請專利範圍增加「……而該搭接部之二側頂緣則分別設有圓弧凹槽，俾形成浪板搭接處之扣接結構……」，因此，系爭專利之搭接部（211）形狀依據專利法第97條規定，應限制在圓弧凹槽，上訴人專利權更正申請專利範圍時既已自我縮限，自不得再行主張，從而，均等論原則之適用應被禁止。
㈢按專利法第105條準用第67條第1項第2及3款規定：新型專利
權之效力不及於「二、申請前已在國內使用，或已完成必須之準備者。」、「三、申請前已存在國內之物品。」基此，設若於系爭專利權之專利申請日82年6月29日之前，已存在與系爭專利權相同結構功能之隔熱鋼板（隔熱浪板)，在本國被公開使用之事實，則上訴人系爭專利權應受拘束，不得再主張系爭鋼板侵害系爭專利權至明。查，訴外人吉順冷凍工業股份有限公司於81年10月出版之「建材與設備」內頁廣告，可知ＰＵ隔熱鋼板早於上訴人專利權申請之前，就被公開使用與販售，且更早已揭示之習知技術，包含「彩色烤漆鋼板、ＰＵ發泡、及ＰＶＣ布」組成之隔熱鋼板，且於該彩色鋼板一側之搭接部並揭示有兩側之圓弧凹槽組成之導水槽，而與上訴人專利權之申請專利範圍完全一致，有該內頁廣告、認証書聲明書可稽（見原審卷㈠第70、71、73頁、同卷㈡第234頁）。再，系爭專利權之兩側導水槽，除了原審被證11及被證12已揭示第三人允信工業有限公司所製造之鋼板已存在系爭專利權之兩側導水槽外，對於單側或兩側導水槽，不論於經濟部智慧財產局的審查基準或者行政爭訟實務均認為僅為數值增減，並無創新性，而屬於欠缺新穎性與進步性之習知技術，則系爭專利權將早存在於單側之導水槽設成兩側並無實質上之技術進步性，有經濟部智慧財產局81年6月20日（81）台專二06006字第120915號異議審定書及專利異議申請書各1份在卷可參（見原審卷㈡第137、138頁)，足見系爭專利權申請專利之前，確實已有與上訴人專利權相同結構功能之物品（隔熱浪板或稱隔熱鋼板），且被公開使用、販售，並施工於建築物之屋頂及牆壁，並已為國內隔熱鋼板之製造業者所熟知。又參以上開異議申請書所引之證據及上開異議審定書之審定理由㈢，可知專利主管機關早就認定該YS－914浪板成型機所製造之浪板，係位於浪板之兩側均具備非直角之導水凹槽，該非直角狀之導水凹槽就是上訴人專利權「搭接部之圓弧凹槽」，該圓弧導水凹槽之形狀變化僅是慣用手段，本屬專利法所稱之一種不得核准專利權之習知技術，完全欠缺新型專利法所規定之新穎性與進步性要件。至上訴人專利權於更正後之申請專利範圍增列限縮之圓弧凹槽，即導水凹槽之形狀，以換取被撤銷之專利權繼續存立，然該更正並不脫離早已為一種習知技術之範疇，應堪認定。
㈣再按專利權之舉發制度乃全盤性摧毀該專利權效力之制度；
而普通法院理由中之認定，只在個案中發揮效果，二者並不重覆排斥。況且本於司法權獨立之原則對於重大明顯錯誤之行政處分，可以逕行否定其效力。本件被上訴人抗辯上訴人之專利範圍欠缺新穎性及進步性，係違法之新型專利權等語，查，上訴人之系爭專利權經訴外人李山林、李水利、陳清添及蘇滄培等人以該專利違反核準時專利法第98條第2項之規定，對之提起舉發，案經原處分機關智慧財產局審查，於94年11月11日以（94）智專三（三）06020字第09421028370號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。訴外人李山林不服，提起訴願，嗣經濟部以95年6月28日經訴字第09506171570號訴願決定書為「原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分」之決定，上訴人不服，遂向行政法院提起行政訴訟，案經該行政判決駁回上訴人（即該案之原告）之訴。此有經濟部智慧財產局94年6月15日（94）智專一（一）13029字第09420553190號、96年3月26日（96）智專一（一）13029字第09620173770號等函文2份、上開訴願決定書、台灣高等行政法院95年度訴字第2892號判決等各1份在卷足稽（見原審卷㈠第175、176頁、同卷㈡第81頁、第141頁至第144頁、本院卷第193-201頁)。而訴外人李山林所提舉發證據附件2為81年9月21日公告之第00000000號「隔熱金屬浪板」新型專利案，為一種隔熱金屬浪板，其構造係由金屬浪板 (上層)、發泡體 (中間層)、底面板 (底層，可為金屬板、壓紋紙、鋁箔紙…等)等依序疊置而利用中間層發泡體未硬化前之黏性，將上下層黏成一體，其上層金屬浪板之一側凸峰底下無發泡體與底面板，其特徵在於上層浪板之另一側凸峰頂面設有兩個凹槽且分佈於凸峰頂面左右兩側。且其附屬項亦界定其中凹槽形狀為V型或U型；其中上層金屬浪板一側之凸峰頂面中央部位或另一側凸峰頂面底下可黏附一阻水條，以徹底防止雨水由隔熱金屬浪板間之疊接處滲入屋內。舉發證據附件2已揭示有鋼板、發泡棉層、裝飾紙等構造，其於鋼板高起緣兩側設有V型或U型之凹槽，具有導水功能，並強化疊接凸峰的強度，與系爭案導引槽之結構及功能相同。而舉發證據附件3為80年12月11日公告之第00000000號「金屬浪板之新穎結構」新型專利案其金屬浪板係於一側邊形成一較中間構浪高度低於一鋼板厚而內側邊具有一較長肩部之梯階形溝浪之接合座，而另一側邊形成為與中間溝浪等高而外側體具百一較短肩部之梯階形之構浪之接合端，該接合端恰可套設相鄰之金屬浪板側邊之接合座，則相互接合處之一例肩部位置形成一防滲槽。系爭專利權於搭接部二側頂緣所設之圓弧凹槽實際上係對等於舉發證據附件3之梯階形接合端之二側凹槽。且舉發證據附件3之梯階形接合處其頂緣二側亦設有凹槽，雖因其肩部長度不同，因此當接合端與接合座相互接合後僅形成一防滲槽，與系爭案則為等長度之二短肩部，因此可形成二導引槽有所差異。但舉發證據附件3金屬浪板外側邊肩部恰可套設於另一片浪板之內側邊肩部上，而達兩片金屬浪板相互結合而具有一防滲槽之結構。系爭案等長度之二短肩部，可形成二導引槽，與舉發證據附件3肩部長度不同，當接合端與接合座相互接合後僅形成一防滲槽所產生之變化，僅係相同結構作數量上之調整，熟習該項技術領域之人依舉發證據附件3之揭露，應可輕易思及，並不具突出之技術特徵。系爭案之搭接部圓弧凹槽設計雖可增進上、下兩浪板之扣合強度，但不保證兩浪板在導引槽下方位置之疊接緊密度；且由於系爭案在搭接部之內側端設有導引槽，反而會增加雨水藉由毛細現象而滲入內部之機會，其功效反較搭接部之內側端不具有引導槽之舉發附件3差。依上所述，系爭案於鋼板高起緣之左右兩側均設有導引槽之構造特徵已揭露於舉發附件2中，而系爭案於搭接端利用二圓弧凹槽所形成之扣接結構亦已具諸於附件3中，系爭案等長度之二短肩部，可形成二導引槽，與舉發證據附件3肩部長度不同，當接合端與接合座相互接合後僅形成一防滲槽所產生之變化，僅係相同結構作數量上之調整，衡諸經驗法則，熟習該項技術領域之人依舉發證據附件2、3之揭露，應可輕易完成系爭案之技術內容，且未能有功效之增進，不具進步性，應堪認定。上開台灣高等行政法院95年度訴字第2892號判決亦為相同之認定，有該判決書1份在卷足按（見本院卷第193-201頁)。基上，被上訴人之專利權所示之技術既為熟習之前已公告之專利權即第00000000號「隔熱金屬浪板」新型專利案，以及第00000000號「金屬浪板之新穎結構」新型專利案之技術領域之人可輕易完成者，則被上訴人主張其不具新穎性及進步性，而不應享有專利權之保護，應值採信。因此，系爭浪板並無落入系爭專利權之範圍，故上訴人請求被上訴人連帶負賠償責任，即屬無據。
㈤至鑑定機關雲林科技大學所為之鑑定，因被上訴人指出有下
列之瑕疵：①系爭隔熱鋼板，如被證8所示（見原審卷㈡第129頁），並不存在有二圓弧凹槽。系爭隔熱鋼板並不具扣接結構，依據上訴人專利權所載之扣接結構之目的，是要防止鋼板未鎖合自攻螺絲之前之滑動現象。但是檢視所有鑑定報告之內容，鑑定機構卻隻字未提。②由被證8之系爭隔熱鋼板之細部工程尺寸圖，系爭隔熱鋼板有發泡材之鈍角狀凹槽一邊之高度為15.5mm，另一邊之高度為12mm，無發泡材鈍角狀凹槽之兩邊高度，一邊為9.5mm，另一邊為8.5mm，及兩峰部之寬度，一為20mm，另一邊為19.5ｍｍ，如此，當相鄰鋼板互相搭接後，如第三圖所示，只會於搭接部之一側產生一導引槽，但於另一設則無導引槽，而與上訴人專利權主要特徵不同。③由鑑定報告第7及8頁之實驗方式，可知鑑定機構忽略系爭隔熱鋼板應有存在二導水凹槽。④再由前述鑑定報告第7及8頁之實驗方式，鑑定機構未將二塊系爭隔熱鋼板搭接並與上訴人專利權圖三之結構特徵比較等情，尚非無的放矢，堪認上開鑑定有所疏略，不足採取。
五、綜上所述，上訴人主張被上訴人生產之系爭浪板有落入系爭專利範圍而侵害其專利權，並不足採。被上訴人抗辯上訴人之專利權不具備新穎性之情事，應可採信。從而，上訴人依專利法第108條準用第84條、民法第184條、第185條、公司法第23條及民法第179條等規定，及本於專利法、侵權行為之法律關係，請求被上訴人連帶給付505,000元及自起訴狀繕本送達被上訴人翌日起至清償日止之法定遲延利息，為無理由，不應准許。其假執行之聲請亦失所附麗，應併予駁回。原審為上訴人敗訴之判決，及駁回其假執行之聲請，並無不合。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。
六、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊防禦方法，核與本案之結論，不生影響，爰不一一贅述，併此敘明。
七、據上論結，本件上訴為無理由，依民事訴訟法第449條第1項、第78條，判決如主文。
中 華 民 國 97 年 7 月 15 日
民事第四庭 審判長法 官 王惠一
法 官 林永茂法 官 王浦傑上為正本係照原本作成。
不得上訴。
中 華 民 國 97 年 7 月 15 日
書記官 廖英琇