臺灣臺中地方法院民事判決 八十九年訴字第一一五四號
原 告 丙○○訴訟代理人 熊克竝律師
張有捷律師被 告 優特林企業有限公司 設台中市○區○○路一之六七號十二樓之五兼法定代理人甲○○訴訟代理人 乙○○右當事人間請求損害賠償事件，本院判決如左：
主 文原告之訴及其假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
甲、原告方面：
一、聲明：㈠被告應連帶給付原告新台幣四百零一萬二千二百九十八元，暨自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。㈡願供擔保，請准宣告假執行。
二、陳述：㈠緣如附圖所示「全圃Mini Reader」商標圖樣，係全圃企業股份有限公司（下
稱全圃公司）申請註冊之商標，專用期間自民國八十二年四月十六日起至九十一年八月三十一日止，並經全圃公司於八十五年間將該商標移轉登記予原告，原告就前揭商標享有專用權。被告甲○○係被告優特林企業有限公司（下稱優特林公司）之負責人，意圖營利，明知原告為前揭「全圃Mini Reader」商標之專用權人，竟未經原告許可，意圖欺騙他人，擅自製造、販賣仿冒前揭「Mini Reader」商標及產品造型之迷你眼鏡盒組。嗣經原告提出告訴，經台中市警局第一分局人員持搜索票於八十五年十二月十二日下午四時許，在台中市○區○○路○○○號十四樓被告優特林公司內當場查扣被告擅自仿冒附有「Mini Reader」商標之眼鏡盒四十四個，案經台灣台中地方法院檢察署以八十六年度偵字第二一六號違反商標法提起公訴，並經鈞院以八十六年度訴字第一八三一號判處被告甲○○拘役四十日，如易科罰金以三百元折算一日（上訴中，由台灣高等法院台中分院以八十九年度上易字第一０四六號審理）。
㈡按商標專用權人對於侵害其商標專用權者，得請求損害賠償，為商標法第六十
一條第一項前段所明定。又公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法令致他人受有損害時，對他人應與公司負連帶賠償責任，乃公司法第二十三條所明文規定。次按民法第一百八十五條第一項前段規定，數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負賠償責任。因此被告應就原告所受之損害負連帶賠償責任。被告製造、販售前開仿品之行為，顯已侵害原告之商標專用權，致生鉅大之營業損失，其損害計算方式如下：「商標專用權人，依第六十一條請求損害賠償時，得就查獲侵害商標專用權商品零售單價一千五百倍之金額計算其損害」，商標法第六十六條第一項第三款定有明文。查被告等仿冒前揭商標之迷你眼鏡盒組商品之主要行銷於美國市場，其單價為美金七九．九九元，此有商品型錄及出貨單據可稽，以一千五百倍計算，原告之損害額為美金一一九九八五元，依八十七年五月十五日提出假扣押聲請前一日一美元兌換新台幣三十三．四四元之匯率計算，折合新台幣四百零一萬二千二百九十八元，為此訴請被告連帶給付如聲明所示。
三、對被告所為抗辯之陳述：㈠被告甲○○自八十年起至八十二年間任職於原告所設立之全圃公司，本案系爭
商標圖樣，即為被告甲○○於擔任原告公司業務副理一職時，向經濟部中央標準局（現已改制為智慧財產局）所申請註冊者，是被告甲○○不僅對前揭商標圖樣相當熟悉，對系爭商品眼鏡盒之行銷市場亦甚為明瞭。被告甲○○於離職後，竟藉由其任職於全圃公司所得之資訊、行銷管道，未經原告之同意，擅自產銷附有仿冒原告商標圖樣之眼鏡盒，不僅嚴重侵害原告之權益，並違反商標法之規定。
㈡警方當場查扣散置於被告優特林公司各處之仿冒原告商標「MINI READER」之
眼鏡盒四十四個，被告甲○○辯稱扣案產品係暫存於被告公司倉庫之角落，而非在被告公司通常裝置眼鏡盒之容器內扣得云云，洵不足採。且查扣之四十四個證物中，大部分除完成噴漆外，並已加入絨布襯底，已達可供使用之狀態，尤有甚者，其中甚至包括連眼鏡亦已置入之眼鏡盒，業經 鈞院當庭勘驗。由前揭查扣之證物不僅完成噴漆，甚至已加工置入絨布、眼鏡，隨時可供使用之眼鏡盒，足證被告確實有使用附有仿冒原告商標於眼鏡盒之行為。又被告甲○○於八十四年三、四月間確曾交付一批仿製原告商標之眼鏡盒給噴漆工廠加工一事，亦經被告甲○○聲請傳喚之證人黃朝琴於檢察官偵查時證述甚詳。
㈢被告甲○○於八十三年四月十八日曾傳真信函與原告，該信函末尾載有「我已
別無選擇，我要開始進行MINI READER之工作」等語，由此足見其明知MINIREADER為原告之商標，竟罔顧原告享有之商標專用權而惡意加以侵害之情，無庸置疑。
㈣證人於審判外之陳述，除法律有規定者外，不得作為證據，刑事訴訟法第一百
五十九條定有明文。被告甲○○於八十六年三月十三日預以電話錄音，促使證人黃朝琴為「問：我（指甲○○）所有給你（指黃朝琴）做的，都是使用我自己（指甲○○）的商標或是無商標，從未使用他（指丙○○）的商標？答（黃朝琴）對啊！對啊！沒錯啊！」之表示。揆諸前揭條文，自不得作為證據，須加以排除。退一步言，縱認為上揭對話得為證據，亦不足證明被告甲○○從未使用原告之商標。蓋黃朝琴所言「對啊！對啊！沒錯啊！」係指其當庭（八十六年三月十二日偵查庭）所言係屬真實，而非指稱被告前揭電話提問為真實，此參照證人黃朝琴當日電話對話「混到不是什麼大事，我也是照實說有可能啊。」等語自明。
㈤原告提出刑事告訴時，曾檢附被告優特林公司（英文全銜係「U-TOP
ENTERPRISE CO., LTD.」）之REDIT NOTE，該CREDTT NOTE上載「1270PCS OFMINI READER」，足見被告販賣之數量至少為一千二百七十個以上。如 鈞院審理結果認為應適用商標法第六十六條第一項第二款，以被告因侵害行為所得之利益計算損害，則應以一千二百七十個為標準，依單價美金七九．九九元計算，被告所得之利益為美金一０一、五八七．三元，依提出假扣押聲請前一日一美金兌換新台幣三十三．四四元之匯率計算，折合新台幣三百三十九萬七千零七十九元。
四、證據：提出經濟部中央標準局商標註冊證第五九五二六二號、本院八十七年度裁全三字第一六一六號假扣押裁定、八十七年執全三字第一○八六號執行命令、商品型錄、出貨單、八十七年五月十五日外匯匯率表、行政法院八十八年度判字第四０三四號判決、CREDIT NOTE及八十三年四月十八日信函影本各乙份為證。
乙、被告方面：
一、聲明：㈠原告之訴及其假執行之聲請均駁回。㈡如受不利之判決，願供擔保請准宣告免為假執行。
二、陳述：㈠被告從未在產品上使用「Mini Reader」商標，而是使用被告自有之「Mini
Fold」商標，原告主張依美國市場之單價為基礎，請求損害賠償，然原告所有「Mini Reader」商標已被美國法院撤銷，則何來損害可言。
㈡被告係自八十五年間起，始委託證人黃朝琴加工，是證人黃朝琴八十六年三
月十二日於檢察官偵訊時證稱：被告於八十四年三、四月間，有仿製原告商標交其代工云云，顯不實在。
㈢扣案之迷你眼鏡盒無論在商標字體、外型開關之孔洞、扭夾、連桿等處，均
與原告之產品相同，並無仿製之跡象，所以扣案產品應係原告之模具所生產，純係證人黃朝琴加工送錯所致，被告僅將扣案產品暫存於被告優特林公司倉庫之角落。
㈣八十三年四月十八日被告甲○○傳真給原告之信函中提到：「我已別無選擇
，我要開始進行Mini Reader之工作」等語，係指被告欲開始生產同類產品，Mini Reader是雙方對迷你眼鏡盒之用語，並非被告欲使用「Mini Reader」商標之意思。
㈤扣案產品中有一個已裝入眼鏡，該產品係被告甲○○任職全圃公司時，留下來做樣品用的。
三、證據：提出台灣高等法院台中分院八十九年度上易字第一０四六號違反商標法刑事案件上訴理由狀及美國法院案例各一份為證。
丙、本院依職權調閱本院八十六年度訴字第一八三一號違反商標法刑事案卷。理 由
一、本件原告主張：如附圖所示「全圃Mini Reader」商標圖樣，係全圃公司於八十五年間移轉登記予原告所有，被告甲○○係被告優特林公司之負責人，意圖營利，明知原告為前揭「全圃Mini Reader」商標之專用權人，竟未經原告許可，意圖欺騙他人，擅自製造、販賣仿冒前揭「Mini Reader」商標及產品造型之迷你眼鏡盒組，嗣經警持搜索票於八十五年十二月十二日下午四時許，在台中市○區○○路○○○號十四樓被告優特林公司內，當場查扣被告擅自仿冒附有「MiniReader」商標之眼鏡盒四十四個，爰依為商標法第六十一條第一項前段、第六十六條第一項第三款及公司法第二十三條之規定，訴請被告連帶給付如聲明所示等語。被告則以：被告從未在產品上使用「Mini Reader」商標，而是使用被告自有之「Mini Fold」商標，又被告係自八十五年間起，始委託證人黃朝琴加工，是證人黃朝琴於檢察官偵訊時證稱：被告於八十四年三、四月間，有仿製原告商標交其代工云云，顯不實在；再扣案之迷你眼鏡盒無論在商標字體、外型開關之孔洞、扭夾、連桿等處，均與原告之產品相同，並無仿製之跡象，所以扣案產品應係原告之模具所生產，純係證人黃朝琴加工送錯所致，被告僅將扣案產品暫存於被告優特林公司倉庫之角落等語，資為抗辯。
二、原告主張其於八十五年間自全圃公司受讓如附圖所示「全圃Mini Reader」商標，被告確有侵害該商標專用權之事實，業據其提出與所述相符之經濟部中央標準局商標註冊證第五九五二六二號、行政法院八十八年度判字第四０三四號判決及八十三年四月十八日信函影本各乙份為證，並經本院調取本院八十六年度訴字第一八三一號違反商標法刑事案卷核閱無訛。被告固承認經警於被告優特林公司內查獲印有如附圖所示商標之迷你眼鏡盒四十四個之事實，惟以前開情詞置辯。茲本件所應審究者，厥為被告究於何時侵害「全圃Mini Reader」商標專用權，以及原告是否為本件商標專用權損害賠償之權利人？經查：
㈠證人黃朝琴於檢察官偵訊時明確證稱：被告甲○○於八十四年三、四月間，有將
仿製原告商標之產品交由其代工等語，證人黃朝琴與兩造素無怨隙，苟非確有其事，當無誣指被告之必要，況證人黃朝琴為被告甲○○所申請傳喚，更無偏袒原告之可能。又被告甲○○自八十年起至八十二年間任職於原告所設立之全圃公司，本案系爭商標圖樣，即為被告甲○○於擔任全圃公司業務副理一職時，向經濟部中央標準局所申請註冊者，是被告甲○○不僅對前揭商標圖樣相當熟悉，對系爭商品眼鏡盒之行銷市場、模具設計等亦甚為明瞭。被告既惡意仿冒原告之商品，則其生產之產品與「MINI READER」眼鏡盒相同當不足為奇。此由被告所提出二個印有「MiniFold」商標之產品觀之，除商標部分外，無論其外型、顏色、大小、絨布襯底等等，幾與原告之產品相同，益證被告具有仿製之故意。參以被告甲○○於八十三年四月十八日曾傳真信函與原告，該信函末尾載有「我已別無選擇，我要開始進行MINI READER之工作，但願您能同意」等語，此有該信函附卷可佐。被告甲○○雖另辯稱：該信函中提到「我要開始進行Mini Reader之工作」，係指伊欲開始生產同類產品，Mini Reader是雙方對迷你眼鏡盒之用語，並非被告欲使用「Mini Reader」商標之意思云云，然如非生產印有「Mini Reader」商標之產品，則何需表明「但願您能同意」。被告所辯，顯係卸責之詞，不足採信。是則，被告於八十四年三、四月間確有侵害「全圃Mini Reader」商標專用權之事實，堪以認定。
㈡八十五年十二月十二日十六時許同時，警方搜索時當場亦查獲印有「MiniFold」
商標之迷你眼鏡盒，此有警訊筆錄在卷可參，而被告於八十四年間即已向經濟部中央標準局申請註冊取得「MiniFold」商標專用權，並指定使用於眼鏡及其組件、太陽眼鏡、近視眼鏡、遠視眼鏡、放大鏡、蛙鏡等商品，專用期間自八十四年十二月一日起至九十四年十一月三十日止等情，業據被告甲○○提出經濟部中央標準局商標註冊證附於本院八十六年度訴字第一八三一號違反商標法刑事案卷可查，足見被告自八十四年間起即以自有「MiniFold」商標生產迷你眼鏡盒。又扣案印有「Mini Reader」商標之迷你眼鏡盒雖係於八十五年十二月十二日十六時許，在台中市○○路○○○號十四樓被告優特林公司內查獲，惟查獲數量僅四十四個，且係散置於被告優特林公司內各處，此為原告所自認；再參諸證人於黃朝琴於檢察官偵訊時另證稱：因伊僱用幾個工人包裝，寄給被告的眼鏡盒中摻有一、二個原告之產品在內是有可能發生，被告曾於八十五年間打電話向伊反應說有誤送寄之情形等情，堪認被告辯稱該四十四個迷你眼鏡盒係證人黃朝琴誤送等語，尚非全屬無稽。苟被告於八十五年間仍繼續仿製印有「Mini Reader」商標之產品，則查獲數量當不只四十四個而已，且被告於接獲證人黃朝琴誤送之原告產品後，只要混入其仿製印有「Mini Reader」商標之產品銷售即可，又何需向證人黃朝琴反應誤送之情形。綜上諸情以觀，查扣四十四個印有「Mini Reader 」商標之產品，縱非全屬證人黃朝琴所誤送者，亦應係被告於八十四年三、四月間自行取得「MiniFold」商標專用權前所製造，並無證據足以證明被告於八十五年間仍有仿製「全圃Mini Reader」商標產品之事實。
㈢按商標專用權之移轉，應向商標主管機關申請登記，未經登記者，不得對抗第三
人，商標法第二十八條第一項定有明文。原告自承全圃公司係於八十五年間將「全圃Mini Reader」商標移轉登記予原告，且觀夫原告提出之商標註冊證背面「異動內容」欄亦記載：「移轉登記予丙○○公告於八十五年三月十六日第二十三卷第六期商標公報」，是原告顯係於八十五年間始取得上開商標專用權，在此之前，該商標專用權仍屬全圃公司所有甚明。而本件被告侵害「全圃Mini Reader」商標專用權之時間，係於八十四年三、四月間，此外並無證據足以證明被告於八十五年間有侵害原告商標專用權之事實，已如前述，則本件被害人應為全圃公司，原告並非損害賠償之權利人。原告主張依商標法第六十一條第一項前段及公司法第二十三條之規定，請求被告連帶負賠償責任，洵屬無據。
三、從而，原告本於侵權行為之法律關係，請求被告連帶給付新台幣四百零一萬二千二百九十八元，暨自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息，為無理由，應予駁回；其假執行之聲請，亦因而失所附麗，不應准許。
四、因本案事證已臻明確，兩造其餘主張陳述及所提之證據，均毋庸再予審酌，附此敘明。
五、據上論結，本件原告之訴為無理由，依民事訴訟法第七十八條判決如主文。中 華 民 國 八十九 年 七 月 四 日
臺灣臺中地方法院民事第四庭~B法 官 陳文燦右為正本，係照原本作成。
如不服本判決，應於判決送達後二十日內，向本院提出上訴狀。
中 華 民 國 八十九 年 月 日~B法院書記官 何淑鈴