臺灣臺中地方法院民事判決 92年度智字第71號原 告 乙○○
丙○○共 同訴訟代理人 周進文 律師複 代理人 李宗炎 律師被 告 期煒企業有限公司法定代理人 丁○○被 告 甲○○共 同訴訟代理人 洪塗生 律師複 代理人 李思樟 律師複 代理人 李國源 律師複 代理人 張克安 律師被 告 己○○上列當事人間請求損害賠償（專利權）事件，經本院於民國95年11月29日言詞辯論終結，判決如下：
主 文原告之訴及假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
壹、被告己○○經合法通知，未於言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第386條各款所列情形，爰依原告之聲請，由其一造辯論而為判決。
貳、原告訴之聲明：
一、被告期煒企業有限公、甲○○、己○○應連帶給付原告新台幣（下同）000000元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年利率5%計算之利息。
二、被告期煒企業有限公、甲○○、己○○應連帶給付原告新台幣（下同）000000元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年利率5%計算之利息。
三、原告願供擔保，請准宣告假執行。
參、不件兩造不爭執事實，本院據以為本件判決之基礎：
一、原告係新型第164114號「機動太陽輪裝置」（下稱系爭專利）之專利權人。專利權期間自民國89年10月1日起至100年8月24日止，申請日期88年8月25日。
二、原告係於91年11月13日自訴外人葉華山受讓系爭專利。受讓後（次日）向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請登記，申請登記內容如智慧局94年9月6日（94）智專一（二）15140字第09420818800號函附件專利權讓與登記申請書及專利權讓渡書所示。
三、被告期煒企業有限公司（下稱期煒公司）及負責人甲○○製造及販賣被控物件予被告己○○之時間在原告受讓系爭專利前。
四、被告己○○迄今仍繼續使用被控物件。
五、訴外人戊○○向智慧局舉發系爭專利，經審定舉發不成立確定。
六、本院經兩造同意將被控物件送請國立中興大學鑑定及補充鑑定（因原告主張被告於送鑑前變動被控物件），鑑定結論為：
㈠、第一次鑑定（見卷附國立中興大學機鑑93字第71號鑑定報告書）：「三、由上述之描述，待鑑定實物期煒企業有限公司『機動太陽輪裝置』與新型專利證書第一六四一一四號『機動太陽輪裝置』，在產品各項組件之設計特徵上，兩者顯示有不同之結構設計方法。」（下稱鑑定報告）
㈡、第二次鑑定（見卷附國立中興大學機鑑94字第1號鑑定報告書）：「五、由上述之描述，待鑑定期煒企業有限公司『機動太陽輪裝置』與新型專利證書第一六四一一四號『機動太陽輪裝置』，在升降結構之設計理念上，皆利用轉動之累桿轉動機構，使升降結構作上下位移；但從機械實際運作的觀點上，兩者顯示有不同之機構細部設計。」（下稱補充鑑定）。
肆、本件關鍵爭點及本院得心證之理由：
一、本件被告期煒公司及負責人甲○○製造及販賣被控物件予被告己○○及不知名之第三人（此部分原告未能舉證證明）時，原告並非系爭專利之專利權人，原告就被告於原告受讓登記為專利權人前之行為，得否請求損害賠償？
㈠、按「發明專利權人以其發明專利權讓與、信託．．他人實施或設定質權，非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人。」，專利法第59條定有明文。專利法於92年2月6日修正前，第63條規定「發明專利權之讓與或信託，應由各當事人署名，附具證明文件，向專利專責機關申請換發證書。」；第59條規定「發明專利權人以其發明專利權讓與、信託或授權他人實施，非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人。」。90年10月24日修正前專利法第63條則規定「發明專利權之讓與，應由各當事人署名，附具契約，向專利專責機關申請換發證書。專利專責機關核准前項讓與後，應將『讓與事項』登記於專利權簿。」。第59條規定「發明專利權人以其發明專利權讓與他人或授權他人實施，非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人。發明專利權人以其發明專利權讓與他人或授權他人實施，非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人。」。由上開法條沿革可知，專利權之讓與人及受讓人間得以對抗第三人之事項，應以登記申請書及讓與契約所載者為限。
㈡、查本件系爭專利權係於91年11月13日由訴外人葉華山讓與本件原告，關於讓與之程序及效力，應適用上開92年2月6日修正前專利法第63條之規定，此合先敘明之。經本院向經濟部智慧財產局函查系爭專利讓與登記申請書及專利權讓渡書，查明並無將侵害系爭專利權之損害賠償請求權一併讓與本件原告之記載。參諸90年10月24日修正前同條規定，即知「讓與事項」應併登記於專利權簿，以生公示之效力。再者，原告於94年10月21日始與訴外人葉華山另行簽訂債權讓與契約書將「系爭專利延（衍）生之損害賠償請求權」讓與原告，益足證91年11月13日原告受讓系爭專利時，未併受讓此一權利。
㈢、原告既未能就受讓系爭專利損害賠償請求權之事項向經濟部智慧財產局申請登記，自不能以此對抗被告，從而，被告等在原告受讓前所為之銷售、販賣及使用涉嫌侵害系爭專利之行為，均不能由原告行使損害賠償請求權，其理至明。
二、被告己○○至原告受讓損害賠償請求權時仍持續使用涉嫌侵害系爭專利之被控物件，此為原告及被告己○○所不爭執之事項，是以本件另一關鍵爭點即依據上開鑑定報告及補充鑑定，被控物件是否侵害系爭專利？
㈠、查本院經兩造同意將被控物件送請國立中興大學鑑定及補充鑑定（因原告主張被告於送鑑前變動被控物件），鑑定結論為：
１、鑑定報告（見卷附國立中興大學機鑑93字第71號鑑定報告書）明載：「三、由上述之描述，待鑑定實物期煒企業有限公司『機動太陽輪裝置』與新型專利證書第一六四一一四號『機動太陽輪裝置』，在產品各項組件之設計特徵上，兩者顯示有『不同』之結構設計方法。」
２、補充鑑定（見卷附國立中興大學機鑑94字第1號鑑定報告書）報告亦明載：「五、由上述之描述，待鑑定期煒企業有限公司『機動太陽輪裝置』與新型專利證書第一六四一一四號『機動太陽輪裝置』，在升降結構之設計理念上，皆利用轉動之累桿轉動機構，使升降結構作上下位移；但從機械實際運作的觀點上，兩者顯示有『不同』之機構細部設計。」
㈡、是以被控物件並未完全落入（fall within）系爭專利範圍（或稱系爭專利之元件未能全部於被控物件上「讀取（readon」），應堪認定。
三、本件原告未能於起訴時即揭露受讓系爭專利時並未一併受讓對於涉嫌侵害系爭專利之損害賠償請求權之事實，遲至本院調取讓與申請登記書及讓渡契約，發現此一事實後，始另與訴外人葉華山訂定讓與契約，此一事實足證原告起訴行使系爭專利權利時，尚未取得損害賠償請求權，原告行使權利，顯然有違誠信原則，尚非足取。
四、綜上所述，原告本件請求，於法無據，應予駁回，其假執行之聲請亦失依附，應併予駁回之。
五、兩造其餘陳述、主張及舉證，於本件之結論已無影響，爰不一一論斷。
伍、結論：原告之訴為無理由，依民事訴訟法第385條第1項前段、第78條，判決如主文。
中 華 民 國 95 年 12 月 29 日
民事第四庭 法 官 曹宗鼎上正本係照原本作成如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀中 華 民 國 95 年 12 月 29 日
書記官