臺灣臺中地方法院民事判決 九十三年度智字第二二號
原 告 適茂國際有限公司法定代理人 乙○○訴訟代理人 蔡坤旺律師複 代理人 許曉怡律師被 告 玉丞實業有限公司兼法定代理人 甲○○被 告 名牌食品股份有限公司兼法定代理人 丙○○被 告 全國加油站股份有限公司兼法定代理人 丁○○訴訟代理人 蕭文濱律師右當事人間請求因商標專用權受侵害之賠償事件，本院於民國九十三年十一月三日言詞辯論終結，判決如左：
主 文原告之訴及假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、原告起訴主張：其於民國九十年九月一日取得經濟部智慧財產局（下稱智慧財產局）註冊號數第00000000號，名稱為「湧水ＹＥＯＮＧ─ＳＨＯＥＩ」之商標（下稱系爭商標）專用權（圖樣如附圖一所示），專用期間自九十年八月一日起至一百年七月三十一日止，專用商品包括礦泉水等產品，故任何人未經原告同意或授權，不得使用相同或近似於系爭商標之圖樣，製造或販賣礦泉水商品，惟被告玉丞實業有限公司（下稱玉丞公司）及其負責人即被告甲○○未經原告同意，自九十一年一月一日起，即授權由被告丙○○擔任負責人之被告名牌食品有限公司（下稱被告名牌公司）製造「水湧天然礦泉水」（下稱訟爭礦泉水），該產品外標貼紙所使用之中文「水湧」字樣，與系爭商標使用之「水」、「湧」二中文字相同，且因橫書中文之讀法究係由左而右或自右至左尚未統一，從而訟爭礦泉水使用之商品標示，與系爭商標極為類似，亦使消費者混淆誤認，自屬近似之商標，上述四名被告並進而將訟爭礦泉水產品在由被告丁○○擔任負責人之被告全國加油站股份有限公司（下稱全國加油站）鋪貨販售作為加油贈品，經原告寄發存證信函予被告等人，告知其等產製、販售及將訟爭礦泉水作為贈品已侵害系爭商標權，惟被告等均不予理會，迄至九十一年三月七日，原告仍在被告全國加油站設於臺中市內之文心、水湳、中清路、大坑及昌平站內發現訟爭礦泉水，且每站至少鋪貨九十六箱，合計被告名牌公司在被告玉丞公司授權下，至少已銷售四百八十箱訟爭礦泉水予被告全國加油站，以一箱二十四瓶、一瓶礦泉水新臺幣（下同）五元（按每瓶礦泉水之市價約十五元，惟因被告名牌公司係將訟爭礦泉水出售被告全國加油站作贈品之用，故每瓶礦泉水以五元計價為宜）計算，被告名牌公司出售一箱訟爭礦泉水之收入共計一百二十元，四百八十箱則為五萬七千六百元，原告本得依侵權行為及不當得利之法律關係，根據商標法第六十三條第一項第三款規定，以被告等生產、銷售及作為贈品之侵害商標權商品零售單價一千五百倍計算所受損害，請求被告連帶賠償原告八千六百四十萬元，惟因原告無資力依該項高額賠償金支付裁判費，故暫先請求被告連帶賠償二百萬元，另依商標法第六十四條規定，請求被告等將本件判決全文以十全規格刊登於自由時報全國版一日，為此提起本件訴訟，並聲明：（一）被告應連帶給付原告二百萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息；
（二）被告等應將本件判決內容全部以十全規格登載於自由時報全國版一日；（三）就前揭第（一）項請求部分，願供擔保請准宣告假執行。
二、被告抗辯：系爭商標係由中文「湧水」、英文「Ｙｅｏｎｇ─Ｓｈｏｅｉ」及圖樣所構成，而被告名牌公司於其製造之訟爭礦泉水產品外標貼紙上，僅使用「水湧」二中文字，二者文字、讀音及整體圖樣構成均不相同，給予消費者之整體印象顯非相似，不足使一般人對該商品之來源與信譽發生混淆。況且，原告雖於九十年八月一日取得系爭商標專用權，惟迄至兩造於九十一年二月間，因訟爭礦泉水之包裝外觀發生本件爭議時，均未實際將系爭商標使用於礦泉水或其他類似商品上，以被告名牌公司所生產「悅氏礦泉水」在礦泉水業界享有之高知名度及龍頭地位，實無於推出新品牌之訟爭礦泉水產品時，仿冒在礦泉水市場上全無知名度之系爭商標之必要。再者，被告玉丞公司於授權被告名牌公司製造訟爭礦泉水前，已委請訴外人聯誠國際專利商標聯合事務所（下簡稱聯誠事務所）代為查詢，確認並無相同或類似之商品名稱業經取得商標專用權後，方將訟爭礦泉水以「水湧」命名，被告名牌公司與被告玉丞公司簽約時，亦經後者保證其授權使用之「水湧」字樣未經他人登記為註冊商標，始開始製造訟爭礦泉水，是該二被告及其等之負責人即被告甲○○、丙○○就「水湧」二字有無侵害他人商標專用權之虞，實已盡謹慎查證之能事，再徵諸原告以被告甲○○、丙○○產製並銷售訟爭礦泉水，涉嫌違反商標法，向臺灣臺中地方法院檢察署提起刑事告訴一案，經該檢察署移轉臺灣宜蘭地方法院檢察署偵查後，作成九十二年度偵字第一四二０號不起訴處分，嗣原告聲請再議，復由臺灣高等法院檢察署以九十三年度上聲字第一四八九號處分書駁回而告確定，益徵該二被告、被告玉丞公司及名牌公司確無仿冒或侵害系爭商標之意圖，至於被告全國加油站及其負責人即被告丁○○係向被告名牌公司購買訟爭礦泉水作為加油贈品之用，既無使用相同或近似於系爭商標之圖樣之舉，自無可能侵害系爭商標權，從而被告等授權製造、銷售訟爭礦泉水及將之作為贈品等行為，自均未造成原告任何損害，原告依據侵權行為及不當得利之法律關係，請求被告連帶給付二百萬元，另將本件判決全文以十全規格刊登於自由時報全國版一日，均無理由，並聲明：（一）原告之訴駁回：（二）如受不利判決，願供擔保免為假執行。
三、原告主張：其於九十年九月一日取得系爭商標專用權，專用期間自九十年八月一日起至一百年七月三十一日止，專用商品包括礦泉水在內；被告玉丞公司自九十一年一月一日起，未經原告同意，授權被告名牌公司製造訟爭礦泉水，於該產品外標貼紙上使用橫書之「湧水」字樣，再由被告名牌公司販賣予被告全國加油站，供被告全國加油站作為顧客加油之贈品；原告曾於九十一年二月五日寄發存證信函予被告玉丞公司與名牌公司，告知渠等授權製造及銷售訟爭礦泉水，已侵害系爭商標專用權；另對被告玉丞公司與名牌公司之負責人即被告甲○○與丙○○，向臺灣臺中地方法院檢察署提出違反商標法之刑事告訴，經該檢察署移轉臺灣宜蘭地方法院檢察署偵查後，以九十二年度偵字第一四二○號處分不起訴，原告聲請再議亦遭臺灣高等法院檢察署以九十三年度上聲字第一四八九號處分書駁回；另被告玉丞公司授權被告名牌公司生產訟爭礦泉水，再由被告名牌公司銷售予被告全國加油站前，原告並未將系爭商標使用於礦泉水產品及行銷於市等情，業據其提出中華民國商標註冊證、存證信函、統一發票各一件、掛號郵件收件回執二件、經濟部智慧財產局網頁畫面二紙、剪報十紙（以上均為影本）及湧水電解水生成器商品介紹一份為證，並經本院依被告聲請調閱上開偵查案卷核閱無誤，復為被告所不爭執，堪信為真實。
四、原告另主張：被告玉丞公司授權被告名牌公司製造並銷售予被告全國加油站作為贈品之訟爭礦泉水產品，其外標貼紙上之「水湧」二字，與系爭商標圖樣使用之中文字完全相同，且在橫書中文之閱讀順序究係左至右或自右向左尚未統一前，該礦泉水產品包裝上橫書該二中文字，極易導致消費者與系爭商標產生混同誤認，從而被告等授權製造、販賣訟爭礦泉水及將之作為贈品之行為，自已侵害原告之系爭商標專用權等語，為被告等所否認，並以前揭情詞置辯，則本件應予審究者，厥為：（一）原告在未將系爭商標使用於其產製之礦泉水產品前，得否主張被告玉丞公司授權被告名牌公司製造並銷售予被告全國加油站之訟爭礦泉水商品上，使用與系爭商標相同之「水」、「湧」二中文字，已對其商標專用權構成侵害？（二）被告等有無商標法第二十九條第二項所定侵害原告就系爭商標之專用權之行為？（三）被告玉丞公司授權被告名牌公司製造及銷售訟爭礦泉水，是否係出於故意或過失而侵害系爭商標專用權？（四）被告等有無因授權製造、銷售訟爭礦泉水及將之作為加油贈品而無法律上原因獲得利益，致原告受有損害？茲分述如次：
（一）首按凡因表彰自己之商品或服務，欲取得商標者，應依本法申請註冊；商標得以文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式所組成；前項商標，應足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別；又本法所稱商標之使用，指為行銷之目的，將商標用於商品、服務或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標，商標法第二條、第五條及第六條分別定有明文。是以商標制度之設置，旨在保護利用一定之標識表彰其銷售之商品或提供之服務者，得藉由將該標識註冊為商標，而取得獨家使用該項標識之權利，以避免其他提供相同或類似商品、服務之人亦使用同一或近似之標識，使相關消費者對於商品、服務之來源有所誤認。申言之，商標除具備使消費者區別商品或服務來源之作用外，對於已長期使用特定商標並享有信譽之商品或服務，更可使消費者對附有該商標產品之品質與水準產生信賴，是以商標自須與特定之商品或服務相結合，始足彰顯商標制度之上述功能，則倘商標專用權人僅將特定之標識申請註冊為商標，然尚未將該商標使用於其提供之商品或服務並行銷於市面者，他人縱有在相同或類似之商品或服務上使用與該商標類似標識之舉，亦因相關商品或服務之市場中，先前並無使用該商標之產品存在，消費者斷無可能因而誤認使用該與商標近似標識之產品，係商標專用權人提供之商品或服務，則自難謂商標專用權人因該他人使用與其註冊商標近似之標識，而受有任何損害。查原告迄至兩造於九十一年二月間，因訟爭礦泉水之包裝外觀發生本件爭議前，尚未使用系爭商標於礦泉水產品行銷等情，為兩造所不爭；原告復自承於本件案發前，僅以其法定代理人梁永泉另以適茂電解水生成器專賣店名義，於八十八年五月一日取得商標專用權之智慧財產局註冊號數七九七六二六號、如附圖二所示之「湧水」商標，使用於其生產及銷售之電解水生成器，並未將系爭商標使用於礦泉水等情，且有其提出之附圖二所示商標註冊證、湧水電解水生成器各一件及剪報十紙為證，足見原告雖經註冊為系爭商標專用權人，然從未將系爭商標使用於礦泉水商品並行銷於市，則系爭商標並不具備足使消費者辨識附有該商標圖樣之礦泉水產品係原告所生產，並進而對其產品品質產生信賴之功能，原告主張其享有之系爭商標權，因被告等生產、銷售訟爭礦泉水並將之作為加油贈品而受有侵害，即非有據。
（二）次按商標權人對於侵害其商標權者，得請求損害賠償，並得請求排除其侵害；有侵害之虞者，得請求防止之；未經商標權人同意，而有第二十九條第二項各款規定情形之一者（即：一、於同一商品或服務，使用相同於其註冊商標之商標者。二、於類似之商品或服務，使用相同於其註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。三、於同一或類似之商品或服務，使用近似於其註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者），為侵害商標權，分別為商標法第六十一條第一、二項及第二十九條第二項所明定。本件原告主張被告違反商標法第六十一條規定，對其享有之系爭商標專用權構成侵害，並據以請求損害賠償，揆諸前揭規定，其請求有無理由，端視被告等有無同法第二十九條第二項所定侵害系爭商標權之情事。原告主張被告玉丞公司授權被告名牌公司製造之訟爭礦泉水，係使用近似於系爭商標之圖樣等情，為被告所否認，並抗辯：系爭商標係由中文「湧水」、英文「Ｙｅｏｎｇ Ｓｈｏｅｉ」及圖樣所構成，被告名牌公司則係使用與該商標中文特組部分排列順序不同之「水湧」二字作為訟爭礦泉水產品之名稱，復未使用英文字，故與系爭商標就用字、讀音、整體圖樣構成與意涵各方面均不相同，就整體觀察，二者予消費者之整體印象自非相似，自無與系爭商標近似之情形等語。惟查，系爭商標與被告玉丞公司授權被告名牌公司製造之訟爭礦泉水外標貼紙所使用之產品名稱「水湧」相比較，二者所使用之中文字完全相同，且因橫書中文之讀法係自右至左或係由左向右，尚未臻統一，異時異地於購買時施以普通所用之注意，應有致混淆誤認之虞，屬近似之商標，且訟爭礦泉水與系爭「湧水」商標指定使用商品中之「礦泉水」商品相同等情，有智慧財產局九十三年二月二十七日（九三）智商Ｏ九四一字第Z0000000000號函，附原告對被告甲○○、丙○○提起違反商標法告訴之臺灣臺中地方法院檢察署九十二年度偵字第一四二０號案卷第三十二至三十三頁可稽，是被告等所辯上情，固非可採。然承前所述，原告於取得以「湧水」為中文名稱之系爭商標及附圖二所示商標專用權後，既僅將後者使用於其產製之電解水生成器，而未用作礦泉水產品之商標，則被告玉丞公司及其負責人甲○○、被告名牌公司及其負責人丙○○，顯均無商標法第二十九條第二項第一款所定，將與系爭商標相同之圖樣使用於與原告所產製相同產品之侵害行為。又所謂類似商品，應依一般社會通念，市場交易情形，並參酌該商品之原材料、用途、功能、產製者、行銷管道及場所或買受人等各種相關因素判斷之。有關「礦泉水」商品與「飲水機、濾水器」商品，依智慧財產局行政商品分類，分別歸屬商標法施行細則第四十九條第三十二類及第十一類之商品，二者商品之性質、功能、製造廠商及銷售管道均不相同，依一般社會通念，非屬類似商品等情，復經智慧財產局上開函文闡述明確，是以訟爭礦泉水外標貼紙上雖使用與系爭商標近似之「水湧」字樣，然礦泉水產品與原告現已使用有「湧水」二字之商標在市面上銷售之電解水生成器，並非類似商品，從而上述四名被告授權製造及銷售訟爭礦泉水之行為，與商標法第二十九條第二項第二、三款所列情形亦均不相符。至於被告全國加油站係向被告名牌公司訂約購買「水湧天然礦泉水」後作為顧客加油之贈品一節，為兩造所不爭，且有被告提出之水湧礦泉水買賣契約一份為證，自屬真實，是以該被告及其負責人即被告丁○○並無將「水湧」字樣「使用」於訟爭礦泉水之舉，自無侵害系爭商標權之可能，從而原告主張被告等授權製造、銷售訟爭礦泉水及將之作為贈品等行為，已侵害其商標專用權等語，當無足取。
（三）再按商標法第六十一條所定侵害商標專用權之損害賠償，其性質亦屬侵權行為之一種，是以商標專用權人依據該條規定請求損害賠償時，自須證明其主張應負賠償責任之人，係基於故意或過失不法侵害商標專用權。又仿冒他人註冊商標之人，其動機不外欲藉由商標所表彰之商品或服務在相關市場上之高知名度，造成消費者誤認仿冒者製造之商品或提供之服務，亦具有與真品相同之高水準及高品質，進而向仿冒者購買商品，使仿冒者得將以低廉成本產製之劣質仿冒品以高於品質之價格出售，並因而獲利。被告玉丞公司委託被告名牌公司製造訟爭礦泉水後出售予被告全國加油站作為加油贈品，並未侵害原告享有之系爭商標權，已如前述，且系爭商標於本件案發前，在礦泉水產品之市場並無任何知名度，則任何他人在礦泉水產品上使用相同或近似於系爭商標之標識，均不足使消費者誤信該礦泉水產品係屬某知名品牌產品，並因對該品牌之信任而加以購買，是仿冒系爭商標並無可能使仿冒者獲有將仿冒品以與市場上知名產品相當之高價出售而生之利潤，是被告玉丞公司、名牌公司及其等之負責人即被告甲○○、丙○○有無可能甘冒受刑事追訴及負民事賠償責任之風險，蓄意仿冒尚未見於礦泉水市場中、能否成為知名品牌、市場占有率如何均屬未知之系爭商標，實甚滋疑義。再者，被告玉丞公司抗辯其於九十年十二月間，授權被告名牌公司生產訟爭礦泉水前，曾委請聯誠事務所代為查詢，確認「水湧」二字無侵犯他人商標權之虞後，於同年月二十八日委請該事務所申請「水湧」商標圖樣之註冊事宜；被告名牌公司抗辯其係「悅氏礦泉水」之生產公司，且其依被告玉丞公司授權而製造之訟爭礦泉水產品，於外標貼紙上已載明該產品係其基於被告玉丞公司之授權製造，及被告玉丞公司及名牌公司之真實地址與消費者服務專線電話等情，分別據該二被告提出聯誠事務所商標確認通知函、商標申請說明書、商標註冊申請書、被告玉丞公司申請註冊「水湧」商標時向智慧財產局繳納規費及向聯誠事務所繳納申請服務費之收據、智慧財產局線上商標資料（即以「水湧」字樣為商標文字查詢之紀錄）暨悅氏礦泉水外標貼紙各一份為憑，核與被告玉丞公司負責本件商標申請及授權被告名牌公司製造及販賣訟爭礦泉水之業務經理陳芸甄於臺灣臺中地方法院檢察署九十一年度偵字第一０六一七號偵查案件九十一年三月二十八日警詢及同年八月八日偵訊期日陳稱：被告玉丞公司在授權被告名牌公司製造「水湧天然礦泉水」前，曾委任聯誠事務所查詢有無相同的礦泉水商標，結果「水湧」商標無人使用，被告玉丞公司方使用水湧名稱，並請該事務所申請商標註冊登記，當初並不知有「湧水」之商標名稱，為了搶市場之先機，方在「水湧」未經智慧財產局核准註冊為商標前，先使用「水湧」之名稱等語相符，復為原告所不爭執，堪信屬實。是被告玉丞公司在授權被告名牌公司製造訟爭礦泉水前，確曾委請專責處理商標事務之人查詢，確認「水湧」二字尚未經他人申請為註冊商標，其後該被告更自行具名並繳納規費，向智慧財產局申請將「水湧」二字註冊為商標；至被告名牌公司受被告玉丞公司之託製造「水湧天然礦泉水」時，亦在外標貼紙上列明其二者之公司名稱及地址，倘該二被告確有侵害系爭商標專用權之意，衡諸常情，其等為避免真正權利人追究仿冒商標之民刑事責任，必定極力隱匿仿冒產品之來源，斷無在產品上留下真實地址等聯絡方式，甚且就訟爭礦泉水包裝上使用之標識，依法向商標登記之主管機關提出註冊申請之理；況且，被告名牌公司生產之悅氏礦泉水，乃礦泉水產品中之知名品牌，是該被告原即為礦泉水產品市場上極具競爭力之製造商，其在推出新產品之際，對於產品名稱之選擇，理當極為慎重，實無為推出新品牌之產品，刻意仿冒在礦泉水市場上無任何知名度之系爭商標，而自毀辛苦建立之商譽之必要，再由其與被告玉丞公司所訂水湧商標授權合約書之第二條第一項約定：「甲方（按即玉丞公司，以下同）應向乙方（按即名牌公司，以下同）保證下列事項：甲方確實擁有所授權之商標，同時甲方對乙方之授權確係在甲方權利範圍內」等情，有該二被告所訂水湧商標授權合約書一份在卷足憑，益見被告名牌公司係在被告玉丞公司保證已取得「水湧」商標權無誤後方製造販售，則綜觀上情，該二被告以「水湧」二字作為其等生產及銷售之礦泉水產品名稱，顯非出於侵害系爭商標之故意，亦難謂有何疏於查證而使用現已為礦泉水或類似商品之商標之過失。
（四）末按民法第一百七十九條規定之不當得利，須以無法律上之原因而受利益，致他人受損害，為其成立要件，故倘一方所受利益，係基於合法之原因，且與他方所受損害間無因果關係者，即難謂受益之一方有何不當得利之可言。原告另主張：被告玉丞公司授權被告名牌公司製造訟爭礦泉水，並銷售予被告全國加油站作為贈品，係屬無法律上之原因而受有利益，並致原告受有損害，應依民法第一百七十九條規定負返還責任等語，亦為被告等所否認。而被告等上述行為既未對原告享有之系爭商標專用權構成侵害，已敘述如前，則被告玉丞公司因授權被告名牌公司使用「水湧」字樣製造訟爭礦泉水可獲得之代價，被告名牌公司因出售訟爭礦泉水予被告全國加油站所得價金，及被告全國加油站因提供該礦泉水予顧客作為贈品致業績可能有所成長，均係依據其間所訂授權契約書及買賣契約書，於履行約定之給付後所取得之對價，並非無法律上之原因而獲得利益，從而自難謂上述三名被告及其等之負責人即被告甲○○、丙○○及丁○○有因授權製造、銷售訟爭礦泉水及將之作為贈品之行為，有何無法律上之原因而獲得利益，並致原告受損害之情事，則原告依不當得利之法律關係，請求被告等連帶返還所受利益，自無理由。
五、綜上所述，原告雖經登記為系爭商標之專用權人，然迄未將該商標使用於礦泉水產品並行銷於市，則被告玉丞公司授權被告名牌公司製造訟爭礦泉水並銷售予被告全國加油站作為贈品，尚不足使消費者誤認該礦泉水係原告所生產且已在市場上銷售之產品，則自難認原告因上開三名被告及其等負責人即另三名被告之前述行為受有任何損害。至訟爭礦泉水外標貼紙上使用之「水湧」二字，雖與原告於其產製及銷售之電解水生成器產品使用之「湧水」商標近似，然電解水生成器與礦泉水既非同一或類似之商品，則被告玉丞公司及名牌公司於訟爭礦泉水上使用「水湧」二字，與商標法第二十九條第二項各款所列侵害商標權之情形均不相符；至被告全國加油站僅將訟爭礦泉水作為加油贈品出售，更無上述條文所定侵害系爭商標專用權之行為。再以被告玉丞公司及名牌公司在銷售及生產以「水湧」二字為名之訟爭礦泉水產品前，均已盡查證之能事，被告玉丞公司甚且依法向智慧財產局申請將「水湧」二字登記為註冊商標，則該二被告及其等之負責人使用「水湧」二字於訟爭礦泉水上，亦難認係因故意或因過失而侵害原告享有之系爭商標權，是被告等並無原告主張侵害系爭商標權之行為，其等因授權製造、銷售訟爭礦泉水及將之作為加油贈品所得利益，乃本於被告玉丞公司、名牌公司及全國加油站簽訂之授權契約及買賣契約應得之給付，自非不當得利。從而原告本於侵權行為、不當得利之法律關係及商標法之規定，請求被告連帶賠償二百萬元，及將本判決全文以十全規格之字體在自由時報全國版刊登一日，尚屬無據，不能准許。
六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法，經核均與判決結果無影響，爰不分別斟酌論述，附此敘明。
七、原告之訴既經駁回，其就聲明第一項所為假執行之聲請亦因該部分訴之駁回而失所依附，應併駁回。
八、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第七十八條。中 華 民 國 九十三 年 十一 月 二十三 日
臺灣臺中地方法院民事第一庭~B法 官 鍾啟煒右為正本係照原本作成如對本判決上訴，須於判決送達後廿日內向本院提出上訴狀中 華 民 國 九十三 年 十一 月 二十四 日~B法院書記官