臺灣臺中地方法院民事判決 93年度智字第44號原 告 甲○○訴訟代理人 乙○○ 律師複 代理人 黃 鈴 律師被 告 龍楊國際有限公司法定代理人 丙○○訴訟代理人 施瑞章 律師被 告 廣通國際行銷股份有限公司法定代理人 丁○○訴訟代理人 林宜君 律師複 代理人 康春田 律師上列當事人間請求損害賠償等事件，本院於95年9月25 日言詞辯論終結，判決如下：
主 文被告不得為製造、販賣侵害原告新型第一三五七九四號「橢圓軌跡運動器」專利物品之行為。
被告應連帶給付原告新臺幣捌拾捌萬貳仟陸佰元，及自民國九十三年四月十四日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。
原告其餘之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔四分之一，餘由被告連帶負擔。
本判決第二項於原告以新臺幣參拾萬元供擔保後，得假執行。但被告以新臺幣捌拾捌萬貳仟陸佰元為原告預供擔保，得免為假執行。
原告其餘假執行之聲請駁回。
事實及理由
一、本件原告起訴主張：原告為專利權人，取得中華民國之新型專利，名稱：橢圓軌跡運動器，專利期間自民國（下同）87年5月21日至98年11月2日止，證書字號：新型第135794號（公告編號：332441號）（下稱系爭新型專利）。詎被告龍楊國際有限公司（下稱龍楊公司）自92年12月間起，竟未經原告同意，而為販賣，以每台新台幣（下同）3,360 元購入侵害原告系爭新型專利之「Orbitrek太空健身機」（下稱系爭產品）計615台，嗣以每台4,500元之價格販賣予被告廣通國際行銷股份有限公司（下稱廣通公司），再由被告廣通公司透過其所經營之電視購物頻道，亦未經原告同意授權，以每台9,000元之價格，販賣上開「Orbitrek 太空健身機」系爭產品予一般顧客，計107台。按依專利法第106條第1 項規定被告2人不得為製造、販賣仿冒系爭產品之行為。是被告2人販賣系爭產品之行為，已共同侵害原告系爭新型專利權。依同法第84條、第85條第1項第2款、第108條及民法第184條第1項、第2項、第185條規定，被告2人自應連帶賠償原告所受之損害。查被告龍楊公司全部獲利計為701,100 元（計算式：[4,500-3,360]元x615= 701,100元）。另被告廣通公司之獲利應為481,500元（計算式：[9,000-4,500] 元x107=481,500元），兩者合計為1,182,600元（即701,100元＋481,500元）。爰依前開規定，提起本件訴訟。訴之聲明：⑴如主文第一項所示。⑵被告應連帶給付原告1,182,600 元及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。⑶願供擔保請准宣告假執行。
二、被告2人則以，原告所主張之系爭新型專利，是在86年11月3日提出專利申請，而於87年5月21 日經主管機關核准公告，惟在原告提出專利申請之前，美國THANE DIRECT公司至遲已在86年11月前公開販售ORBITREK太空健身機運動器材（即系爭產品），且該公司於同年8月22日尚有委託加拿大WESTMAS
TER MARKETING 公司印製「ORBITREK太空健身機操作者使用說明書」，因此原告所主張之系爭專利實已違反專利法第22條第1項第1款之規定。被告龍楊公司已於93年4月10 日向主管機關舉發原告所有之系爭新型專利欠缺新穎性（申請前已見於刊物或已公開使用）、不具進步性（運用申請前既有之技術或知識，為熟習該項技術者所能輕易思及且未能增進功效），顯然違反核准當時專利法第98條第1項第1款及同條第2項之規定（即現行專利法第94條第1項及第4 項），應撤銷原告不當取得之專利權，嗣雖此舉發案業由經濟部智慧財產局（下稱智慧財產局）專利舉發審定書認定為舉發不成立。惟被告龍楊公司已於95年3月21 日就該審定書提起訴願進行中。另依智慧財產局上開專利舉發審定書認定：「二者構造及功效有別，尚屬不同創作」亦即認定系爭產品與原告所有系爭專利為不同創作，並未侵害原告之專利權保護範圍，則被告龍楊公司、廣通公司自無侵害原告具有之上開系爭新型專利可言。是被告廣通公司販賣系爭產品，縱認已侵害原告之系爭新型專利權，然亦無有故意、過失之情形。退步言之，縱認被告2 人須依上開規定，負賠償之責任，然被告龍楊公司、廣通公司為販售系爭產品，計分別支出廣告費20萬元、30萬元之必要費用，亦應予以扣除。是原告之本件之請求自無理由等語，資以抗辯。均為答辯聲明：⑴原告之訴及假執行聲請均駁回。⑵若受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。
三、按民法第184條第1項前段：「因故意或過失不法侵害他人權利者，負損害賠償責任」。而所謂之「權利」包括專利權（發明、新型、新式樣專利權），是以專利法第108 條準用同法第84條第1 項前段「新型專利權受侵害時得請求損害賠償。」，為民法第184條第1項前段意旨之重申（即特別規定），另專利法第85條第1項、第2項、第3 項規定，則係侵害專利權損害賠償方法及範圍之特別規定（參閱民法第213 條至216條及第195條第1項）。按以，新型專利權人，除本法（註：專利法）另有規定外，專有排除他人未經其同意而製造為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該新型專利物品之權，為專利法第106條第1項所明定。本件原告為系爭新型專利之專利權人（其主張被告侵害時），為被告所不爭執，並有卷附之系爭新型專利證書影本（即原告所提附件一）1紙可稽。被告龍楊公司、廣通公司2人係分別以上開價格購入、販賣侵害原告系爭新型專利權之系爭「Orbitrek太空健身機」乙情，業據被告2人所不爭執。而該系爭「Orbitrek太空健身機」由原告當庭提出，經被告2人當庭確認，係伊
2 人所販賣之系爭產品無訛。並經兩造合意選任台灣省機械技師公會為鑑定人（本院93年12月8 日審理筆錄），而由本院囑由上開技師公會鑑定，其鑑定結論為被告2 人所販賣之系爭「Orbitrek太空健身機」與原告具有之系爭新型專利之申請專利範圍實質相同（即侵害原告之系爭新型專利權），此有台灣省機械技師公會函覆之鑑定報告可稽。而按，就申請專利範圍與專利侵害之認定，係根據所謂「全部要件原則」（All Elements Rule ），該原則之適用在於除非被告的物品或方法具備申請專利範圍（或在均等原則意義內與之均等）所有要件，否則不構成侵權。而均等原則（ Doctrine
of Equivalents，亦稱「均等論」）之主要目的在於以實質解釋彌補形式解釋之不足，且不以影響技術範圍之安定性為前提。就「均等」之文義以觀，即所謂侵害態樣與發明專利為技術之實質同一，擴張於專利法上之同一技術。亦即全要件原則先於均等原則而為判斷，於全要件原則不符合之後再以均等原則判定，若符合全要件原則，即勿須再以均等原則判別，而再以逆均等過濾。本院按以上開鑑定報告其鑑定之程序、原則，係依前開所述認定直接侵害之步驟，分別以「全要件原則」、「均等原則」而為先後判定，並無不妥之處，並核與智慧財產局之判斷專利侵害之流程相符，自堪採信。另按禁反言（estoppel）乃源自英美法之衡平原則，在我國法中則與民法誠實信用原則相當；美國法上之審批歷史禁反言，在1980年代以前又稱為申請卷夾禁反言（file wrapp
er estoppel ），係指申請專利過程中，任何階段或任何文件，申請人為獲准專利而已表示放棄的部分，在專利權取得後或在專利侵權爭訟中，不得重行主張該「放棄部分」為其專利權所涵蓋，如果有重行主張之狀況，即可據以適用而判斷為不侵權，當然專利權人可提出反證，明示此一修正只是完善用字，完全與可專利性無涉，則可排除其適用。就舉證責任之分配而言（學說及實務對於舉證責任分配原則，有關民事訴訟法第277 條之解釋，採規範說或特別要件成立說），「禁反言原則」事實之存在類於權利障礙之抗辯，應由主張該事實存在責任之人負舉證責任。查本件系爭新型專利，並任何無事證，足以顯示存有上開「禁反言」之情事，被告
2 人就此亦未提出任何證據以供審酌，自難認有存在上開情事。是上開鑑定報告，雖未就此專利審批歷史禁反言，而為分析，然並未影響被告2 人販賣之系爭產品，已侵害原告系爭新型專利之認定。
四、次按，我國專利權（含發明、新型、新式樣專利）之取得，係取「實體審查」制（93年7月1日之前，本件系爭新型專利權之核發在此時間之前），亦即就保護之實體要件（即新穎性、產業上利用性、進步性），於賦予權利之前，由主管機關（註：即經濟部智慧財產局）詳細遂一加以審查，審查通過之後才授予權利。如對於主管機關之審定有不合者，得向主管機關為異議或舉發，以撤銷之。換言之，對於專利申請查審及不服決定之救濟程序，係透過訴願、行政訴訟之方式為之。故而，於經主管機關實體審查後所賦予權利後，未撤銷前，私法機關不應就主管機關所為實體審查之當否，自行認定，而應尊重主管機關之職權。本件被告龍楊公司執原告所具之系爭新型專利，不具新穎性、進步性，而不具有可專利性情事，既經被告舉發，而遭駁回，此有卷附之經濟部智慧財產局函覆之（95）智專三（一）字第05017 號函檢附之該局專利舉發審定書1份可稽（本卷第2宗第14頁至第19頁）。則被告2 人仍執前詞，請求本件就系爭新型專利，是否具有新穎性、進步性，再為調查，並請求訊問證人宋銘哲、鍾國進、林進達，並於調查後，再送鑑定，即無必要。又上開審定書係就原告所具有之系爭新型專利，是否存有被告所指之可專利性，而為審認，自難以被告2 人所執上開審定書內所載：「二者構造及功效有別，尚屬不同創作」乙語，即為被告2 人所販賣之系爭產品，未侵害原告系爭新型專利之認定。是被告2人此部分之抗辯，自無足採。
五、又按，違反保護他人法律，致生損害於他人者，負損害賠償責任。但能證明其行為無過失者，不在此限。為民法第 184條第2項所明定。本條項侵權行為之類型（按民法184條第 1項前段、後段、第2項，為3種不同之侵權行為之類型，即各為不同之訴訟標的，存有請求權競合之情形，前者保護之客體限於權利，後二者尚包括經濟上之損失）於行為人違反保護他人法律時，即推定存有過失，加害人須就其無過失負有舉證之責。按依上開專利法第106條第1項規定，新型專利權人，專有排除他人未經其同意而製造、販賣之權利。旨在保護新型專利權人之智慧財產權，自屬上開民法第184條第2項保護他人之法律。本件被告2 人所販賣之系爭「Orbitrek太空健身機」產品，既已侵害原告所有之系爭新型專利權，則上揭說明，自應由被告證明其上開之販賣行為無過失，然被告廣通公司就此並未提出任何證據以資審認，是其空言泛稱其上開販賣之行為，並無過失等語，自無足採。而按，民法第185 條「數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任﹔不能知其中孰為加害人者，亦同。造意人及幫助人，視為共同行為人。」計有4 個類型之共同侵權行為（即民法第185條第1項前段「即狹義共同侵權行為」，包括主觀（意思聯絡）共同加害行為（使加害人就可能的因果關係負責）、客觀行為關連共同加害行為（司法院66年例變字第1 號）（須具共同因果關係））、後段（共同危險行為，擇一因果關係）、第2 項（造意人與幫助人之共同侵權行為）），該不同類型之共同侵權行為規定要件不同、功能有別。就⑴民法第185條第1項前段之「主觀共同加害行為」而言，首須有意思之聯絡（其他要件先不論）。⑵同條項前段之「客觀行為關連共同加害行為」而論，須具備①各行為人無意思聯絡。②須各加害行為係造成損害之共同原因（即共同因果關係，又稱補充因果關係，即行為人之行為各均不造成結果之發生，因共同作用而生結果）。③須造成同一損害。本件被告龍楊公司係向訴外人德懋國際有限公司購入系爭產品（先則陳述係自外國進口）而販賣予被告廣通公司，被告廣通公司再販賣予一般顧客之事實，既為被告2 人所不爭執，且無從認定其2人無任何之過失，已如前述，則被告2人之上開行為，至少已存有上揭民法第185條第1項前段「客觀行為關連共同加害行為」共同侵權行為之情形，自應依該條項規定，負連帶損害賠償責任甚明。
六、再按，專利權人依前條（註：專利法第84條）請求損害賠償時，得依侵害人因侵害行為所得之利益。於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益，計算其損害。專利法第85條第1項第2款，定有明文。依同法第108 條規定，此於新型專利亦準用之。本件原告為系爭新型專利權人，被告2 人係共同侵害人，而應負連帶賠償之責乙情，既經確定，業如前述。則原告本於上開專利法第
85 條第1項第2 款之規定，計算所受之損害，而為本件之請求，自屬可採。查被告龍楊公司自92年12月間起，即以每台3,360元購入「Orbitrek太空健身機」計615台，嗣以每台4,
500 元之價格販賣予被告廣通公司，被告廣通公司再以每台9,00 0元之價格，販賣107台予一般顧客等情，為被告2人所自認，是原告援引上開被告2人自認之事實，計算其損害（未扣除成本或其他必要費用）為1,182,600元（即（[4,500-3,36 0]元x615= 701,100元）＋（[9,000-4,500]元x107=481,500元＝1,182,600元），被告2人對此數額，亦不爭執（被告所爭執者，為其2 人未侵害原告之專利權，及上開數額須扣除廣告費用，此部分詳後述），是以此數額為基礎，計算本件原告所得請求之損害損害額，尚屬可採，合先敘明。按上開法文所謂之「成本及必要費用」，係專指侵害系爭專利權者就「銷售該項商品」行為所必須而支出之成本及必要費用而言，侵害人為銷售侵害專利產品，先以廣告使該商品提高能見度並加深產品印象，以增加消費者之認知與購賣慾望，為銷售新式商品之常見手法，則關於此部分之廣告費用支出實係現今銷售商品之常態，應已成為銷售商品之必要型態，是關於此部分廣告支出應堪認許為侵害系爭專利權者就「銷售該項商品」所支出之必要費用，依上揭法文規定，自應於專利權人計算損害額時，准予扣除。本件被告廣通公司稱其於銷售系爭產品時（93年2、3月間），亦曾向訴外人群通國際行銷股份有限公司購買電視廣告頻道而支出廣告費用
60 0萬元，並於此時段內同時製播廣告約20項產品，依比例計算於系爭產品，所支出之廣告費用約30萬元等事實，業據其提出被告廣通公司轉帳傳票影本2紙、發票影本2紙（本卷第2宗，被告廣通公司95年5月17 日所提答辯狀所附之被證2）、製播相關電視廣告頻道之播放時段表影本1份（本卷第3宗，被告廣通公司95年7月24日所提答辯狀所附之被證3），附卷可憑，自堪認被告廣通公司此部分之主張為真實，其主張上開損害額內應扣除30萬元之廣告費，洵屬可採。另被告龍楊公司主張，其為銷售系爭產品，曾向訴外人雙和有線電視股份有限公司購買電視廣告頻道時段，支出廣告費用 100萬元，因所購廣告時段同時製播廣告約5 項產品，依比例計算支出於系爭產品之廣告費用約20萬元等語。然查其僅提出發票影本4紙（本卷第2宗第71、72頁）為據，並未提出有電視廣告頻道時段播放詳細之內容之資料，且觀諸上開發票僅載「廣告費用」，且其中2紙開發之時間為93年5、6 月，顯與其販賣予被告廣通公司之時間無涉，是已難認被告龍楊公司對此廣告費用之支出，已盡舉證之責，是其主張應扣除20萬元之廣告費用，尚非可採。
七、綜上所述，原告依專利法第84條第1項、第85條第1項第2 款、民法第184條1項前段、第2項、第185條第1 項前段，請求被告2人連帶賠償原告882,600元（計算式為：1,182,600 元－300,000元＝882,600元），及自起訴狀繕本送達之翌日（即93年4月14日）起至清償日止，按年息5% 計算之利息，洵屬適法，為有理由，應予准許。逾此範圍外之請求，於法即有未合，無從准許，自應予以駁回，爰為判決如主文第2、3項所示。另原告本於專利法第106條1項規定，而為被告2 人不得為製造、販賣侵害原告系爭新型專利物品之行為之請求，固然原告於訴訟繫屬後之94年1月21 日將系爭新型專利讓與訴外人林進達，並於同年3年8日經經濟部智慧財產局准予登記在案，然依民事訴訟法第254 條規定，原告上開之請求，仍屬適法，於法亦屬有據，自有理由，亦應予准許，爰為判決如主文第1項所示。
八、本件原告訴之聲明第2 項勝訴部分，兩造分別陳明願供擔保請准宣告假執行或免為假執行，核無不合，爰分別酌訂相當之擔保金額，予以准許。至原告敗訴部分，其假執行之聲請既失所附麗，應予駁回。
九、據上論結，本件原告之訴一部為有理由、一部為無理由，依民事訴訟法第79條、第85條第2項、第390條第2項、第392條第2項，判決如主文。
中 華 民 國 95 年 10 月 16 日
民事第四庭 法 官 陳添喜正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。
中 華 民 國 95 年 10 月 16 日
書記官