臺灣臺中地方法院民事判決 93年度智字第64號原 告 丙○○○訴訟代理人 邵瓊慧 律師訴訟代理人 何美蘭 律師被 告 乙○○
鹿港玉珍齋有限公司玉珍齋糕餅有限公司
樓玉珍齋企業有限公司
號1樓玉珍齋實業有限公司
之5號1兼上四被告共同法定代理人
甲○○即玉珍齋餅舖前列六被告共同訴訟代理人
林春榮 律師複代理人 楊大德 律師當事人間排除侵害等（商標專用權）事件，本院於95年4月11日言詞辯論終結，判決如下：
主 文原告之訴及假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
壹、兩造之聲明：
一、原告：㈠被告等應連帶給付原告新台幣（下同）500,000元整，暨
自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年利率5%計付之利息。
㈡被告等應停止製造、銷售、輸出、輸入或使用任何與「玉
珍齋」相同或近似之商標於相關產品，亦不得以口頭、文書、錄音、錄影、電子或任何媒體等使用「玉珍齋」商標或名稱以促銷被告等之相關產品；㈢1、被告乙○○不得以「玉珍齋」作為公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識。
2、被告甲○○（即玉珍齋餅舖）應停止使用「玉珍齋餅舖之營利事業名稱，並應向台北市商業管理處申請撤銷「玉珍齋餅舖」之營利事業名稱登記，亦不得以「玉珍齋」作為公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識。
3、被告「鹿港玉珍齋有限公司」應停止使用「鹿港玉珍齋有限公司」之公司名稱，並應向經濟部（中部辦公室）申請撤銷「鹿港玉珍齋有限公司」之公司名稱登記，亦不得以「玉珍齋」作為公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識。
4、被告「玉珍齋糕餅有限公司」應停止使用「玉珍齋糕餅有限公司」之公司名稱，並應向經濟部（中部辦公室）申請撤銷「玉珍齋糕餅有限公司」之公司名稱登記，亦不得以「玉珍齋」作為公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識。
5、被告「玉珍齋企業有限公司」應停止使用「玉珍齋企業有限公司」之公司名稱，並應向經濟部（中部辦公室）申請撤銷「玉珍齋企業有限公司」之公司名稱登記，亦不得以「玉珍齋」作為公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識。
6、被告「玉珍齋實業有限公司」應停止使用「玉珍齋實業有限公司」之公司名稱，並應向經濟部（中部辦公室）申請撤銷「玉珍齋實業有限公司」之公司名稱登記，亦不得以「玉珍齋」作為公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識。
㈣原告願供擔保，請准就第一項聲明宣告假執行。
二、被告：如主文所示，並陳明願供擔保，請准免予假執行。
貳、原告起訴主張：
一、原告丙○○○現為「玉珍齋」商標（註冊號數：400680）及「玉珍齋鳳黃酥」商標（註冊號數：786261）之商標權人。於民國（下同）77年5月16日，「玉珍齋」商標即已指定使用於商品類別第24類糖果、餅乾、麵包、蛋糕、蛋黃酥、紅豆糕、綠豆糕、鳳梨酥、冬瓜酥、糕餅、酥餅等商品，並註冊商標權在案。「玉珍齋鳳黃酥」商標亦於86年11月16日即註冊商標權在案，指定使用於商品類別第30類米果、月餅、桃餅、蛋捲、糕餅等各式產品。是原告依法得主張權利，被告乙○○雖為訴外人黃森榮之繼承人，惟系爭商標權已生前移轉而不屬遺產，被告乙○○自須取得原告之同意始得使用。
二、原商標權人黃森榮於其生前同意移轉系爭商標權予原告，係處於意識清楚、有意思表達能力之狀態：此有台北市立聯合醫院松德院區94年5月13日之病歷分析報告書結論認為：「應可合理推斷黃森榮在88年4月至6月期間中意識狀態大抵並無混淆；顯見黃森榮於辦理商標移轉之時，具有有效處分商標權之意思能力，雖然表達能力有一定程度之障礙，但不影響其能於意識清醒之狀態下，以點頭等肢體動作表示意思。」訴外人彰化基督教醫院黃信良醫師於87年6月18日實際診治黃森榮，其於臺灣臺中地方法院93年自字第56號刑事案件之94年5月23日準備程序期日之庭訊證稱：「當時黃森榮還沒有到失語狀態。依照黃森榮於81年9月14日至21日及85年1月18日二次至彰化基督教醫院就診之病歷記載，黃森榮意識清楚。意識狀態包括判斷力、計算能力等。黃森榮這二次去看診時，我不記得黃森榮的認知及意識能力是否有減低，但是根據病歷記載，他的意識狀態清楚，我們請他作左右手的動作及走直線，這他都可以做。依病歷看來，當時黃森榮的認知及意識狀態，他對於自己權利的轉讓是可以有能力判斷的。黃森榮還沒有到失語狀態，他是左側偏癱，是發音不清楚，必須是右側偏癱，才會造成失語的情形。」顯見黃森榮移轉系爭商標權予原告當時之意識狀態係清醒、無混淆，表達能力之障礙並不影響其意思表達之能力。
三、退萬步言，縱設系爭商標權為黃森榮之遺產而為繼承人之公同共有，依據民法第828條第2項規定：「除前項之法律或契約另有規定外，公同共有物之處分，及其他之權利行使，應得公同共有人全體之同意。」準此，被告乙○○明知其使用系爭商標之行為並未經全體繼承人同意，亦屬侵害商標權甚明。至於被告甲○○未取得原告之同意而使用系爭商標於同一商品上，當屬侵害商標權。被告甲○○根本自始即非黃森榮之法定繼承人，縱設本件商標權為黃森榮之遺產，被告甲○○本不得主張任何繼承人之共有權利，渠無任何使用系爭商標之權源，其理至為顯然。猶有甚者，被告甲○○不但未經原告同意，更未經全體繼承人之同意，竟擅自以與系爭商標之特取部分「玉珍齋」完全相同之文字，作為登記之營利事業或公司名稱主要部分，而分別設立「玉珍齋餅鋪」、「鹿港玉珍齋有限公司」、「玉珍齋企業有限公司」、「玉珍齋實業有限公司」、「玉珍齋糕餅有限公司」，並透過各該商號或公司販售仿冒「玉珍齋」、「玉珍齋鳳黃酥」商標之產品，復自任為前開公司及商號之登記負責人，意在排除原告乃至全體繼承人之系爭商標權，顯已嚴重侵害原告之商標權。次按民法第184條第2項：「違反保護他人之法律，致生損害於他人者，推定為有過失。」被告乙○○及甲○○等明知「玉珍齋」商標為原告所有，竟仍在未得到法院確定判決之情況下未經授權先行使用，置商標權人之權益與消費者之利益於不顧，足證被告等確有民事侵權之責任。
四、系爭「玉珍齋」商標等為大眾所熟知之著名商標，並業經經濟部智慧財產局、經濟部訴願審議委員會及最高行政法院一致認定：原告丙○○○及其子黃一彬經營之「玉珍齋商號」以「玉珍齋」及「玉珍齋蛋黃酥」為商標之商品行銷全國，所產製商品已為鹿港之地方名產，「玉珍齋」及「玉珍齋蛋黃酥」為相關事業及消費者普遍認知之著名商標，殆無疑義。
五、被告等共同侵害原告之商標權，已構成商標法第29條第2項、61條及62條第1、2項規定之要件，並違反公平交易法第20條之規定，原告自得請求被告等連帶賠償原告之損害、並請求排除被告侵害商標之行為：被告甲○○明知原告丙○○○擁有前開著名商標權，竟未經原告丙○○○及「玉珍齋商號」負責人黃一彬之同意，以與「玉珍齋」商標及「玉珍齋蛋黃酥」商標之特取部分「玉珍齋」完全相同之文字，作為登記之營利事業或公司名稱主要部分，而分別設立登記「玉珍齋餅鋪」、「鹿港玉珍齋有限公司」、「玉珍齋企業有限公司」、「玉珍齋實業有限公司」及「玉珍齋糕餅有限公司」，並透過各該商號或公司販售仿冒「玉珍齋」、「玉珍齋鳳黃酥」商標之產品。被告甲○○為前開公司及商號之登記負責人，被告乙○○則為甲○○之夫，並為前開公司及商號之實際負責人，其等利用前開公司及商號產製並使用與前開商標完全相同之「玉珍齋」、「玉珍齋鳳黃酥」以銷售相同類別之鳳黃酥、鳳眼糕、綠豆糕、杏仁糕、冬瓜酥、蛋黃酥、太陽餅等商品，以使消費者誤認其產品為百年老店「玉珍齋商號」所產製，以謀取不法利益。又查被告等經營之公司於88年及92年間始設立，卻於包裝及店面招牌上加註「百年傳承、鹿港采風」等字樣，顯係意圖欺騙消費者，誤認其等販售生產之產品為百年老店「玉珍齋商號」所產製，且被告等明知「玉珍齋商號」所在之營業地址彰化鹿港民族路168號非其所有之建築，竟於其產品外包裝及店面招牌上，以顯著方式使用「玉珍齋商號」建築之圖片，使消費者誤信其產品即為「玉珍齋商號」所產製，顯已致消費者混淆誤認；就被告等共同侵害原告商標權之行為，原告自得依商標法第29條第2項、第61條及第62條第1、2款及民法第185條等規定請求被告等連帶賠償原告之損害，並請求排除被告等侵害商標之行為。就被告等使用「玉珍齋」著名商標做為公司特許名稱部分，亦同時違反公平交易法第20條規定，原告自得本於公平交易法第30條請求排除侵害。現行商標法於92年11月28日施行後，被告等亦同時違反商標法第62條規定，視為侵害商標權，爰起訴請求如聲明所示等語。
參、被告對於「玉珍齋商號」於民國59年5月7日設立；「玉珍齋」商標於77年5月16日註冊，指定使用在第24類糖果等商品；「玉珍齋鳳黃酥」商標於86年11月16日註冊，屬前者之聯合商標，指定使用在第30類米果等商品；「玉珍齋餅舖」、「鹿港玉珍齋有限公司」、「玉珍齋企業有限公司」、「玉珍齋實業有限公司」、「玉珍齋糕餅有限公司」分別於90年3月21日、88年7月12日、92年3月14日、92年3月27日、92年4月22日完成設立登記，均以被告乙○○之妻即被告甲○○為負責人，且均未得原告同意之等事實，並不否認。惟以：玉珍齋商號於民國59年5月7日始由黃森榮設立，並自77年5月16日起始使用「玉珍齋」商標，黃一彬係以非法之方式擅自向彰化縣政府辦理商號移轉，故非該商號之合法負責人；「玉珍齋」商標及「玉珍齋鳳黃酥」商標之商標權人為黃森榮，其於87 年6月間已罹患失語症而不能處理自己事務，無法將商標權移轉與原告，且黃森榮於88年10月1日死亡後，該商標權由原告及乙○○、黃一栩、黃一彬、黃一誠、黃一淵、黃一絢共同繼承；被告否認「玉珍齋」商標係著名，並主張被告甲○○於86年8月1日取得「玉珍齋」第92901號服務標章之專用權，始據以設立公司及商號。被告未將「玉珍齋」商標用在產品上，而係使用在表彰服務之外包裝袋或盒上等語，資為抗辯。
肆、經查：
一、我國商標法採註冊保護主義，亦即商標須申請註冊始受保護，而有商標專用權。本件系爭「玉診齋」商標，係黃森榮於75年11月13日申請註冊創設商標，使用在第24類商品，嗣於77年6月16日經核發商標註冊證，取得商標專用權，並於86年5月16日申請延展獲准延展專用期限至97年5月
15 日。另系爭「玉珍齋鳳黃酥」商標，則係黃森榮於85年11月23日申請註冊之聯合商標，使用在第30類商品，嗣於86年11月16日經核發商標註冊證，取得商標專用權（鳳黃酥不在專用之內），並於87年3月3日申請延展獲准延展專用期限至97年5月15日。「玉診齋」、「玉珍齋鳳黃酥」商標既均申請註冊在案，且現仍在專用期限內，是其商標權人依法享有商標專用權。
二、兩造所爭執者，為「玉珍齋」、「玉珍齋鳳黃酥」商標之商標權人為何？原告曾先後於88年5月19日、88年6月9日檢附商標專用權讓與同意書及具結書，申請將系爭「玉珍齋」、「玉珍齋鳳黃酥」商標移轉登記予自己，經濟部智慧財產局因此分別於92年3月11日、92年3月17日，發函表示核准將系爭商標移轉登記予原告，惟被告等爭執該移轉登記之效力，是本院自應審酌原商標權人黃森榮將系爭商標讓與原告是否有效？此涉及黃森榮當時之精神狀況如何？有無不能處理自己事務之情形？
（一）黃森榮於81年9月14日，因中風至彰化督教醫院急診及住院治療，之後陸續有多次回診紀錄，由神經內科醫師黃信良主治。而黃森榮之彰化基督教醫院、臺灣大學醫學院附設醫院、大甲郭內外科、行政院衛生署苗栗醫院、秀傳紀念醫院病歷，經本院刑事庭審理原告所提93年度自字第56 號刑事案件時，檢送臺北市立聯合醫院松德院區，請其鑑定黃森榮於系爭商標移轉登記前後時間即88年4月至6月間之表達能力、意識狀態、精神狀況及對日常事務之判斷能力為何，經該醫院覆稱：自81年9月14日至88年10月1日期間，黃森榮之彰化基督教醫院病歷中，87年5月15日電腦列印病歷與同年6月18日電腦列印病歷間，有手寫記錄三行，第一行前段為「主訴：失語、癡呆」，之後為「106/76、100」（應係表示血壓、脈博，顯示黃森榮當日係親自到診），第二、三行字跡較草，意義不明（嗣據該手寫記錄者即黃信良醫師表示第二、三行係失語症、中等度失智症）。87年5月15日電腦列印病歷之診斷碼為332.0、401、
434、531，同年6月18日則除此四碼外，增列290.40「無併發症之動脈硬化性癡呆症」。87年7月30日至88年9月2日共12次門診記錄之診斷碼，皆與87年6月18日相同。依據中華民國精神醫學會（已改名臺灣精神醫學會）85年10月出版之精神與行為障礙之分類第98頁，「癡呆是由於腦部疾病造成的症候群，通常為慢性或進行性之本質，可造成多種高級皮質功能之障礙，包括記憶、思考、定向感、理解能力、計算、學習能力、語言及判斷能力。意識狀態並沒有混淆。」。黃森榮既已於87年6月18日經診斷罹患癡呆症，且合併失語症狀，應可合理推斷其在88年4月至6月期間中，意識狀態大抵並無混淆，然表達能力、對日常事務之判斷能力呈現一定程度之障礙。若黃森榮之配偶或最近親屬二人於87年6月18日之後期間中，聲請宣告黃森榮禁治產，則就黃森榮當時呈現失語症狀，且記憶、思考、定向感、理解能力、計算、學習能力、語言、判斷能力等認知功能所呈現障礙之程度已達癡呆症診斷標準一事判斷，其精神狀態至少應已達精神耗弱不能處理自己事務之程度。有臺北市立聯合醫院94年5月13日北市醫松字第09431776300號函附病歷分析報告書附卷可佐。
（二）足見黃森榮於87年6月18日因腦梗塞性中風，而有失語、失智、癡呆之情形，其精神狀態至少已達精神耗弱不能處理自己事務之程度，則其是否能於88年5月18日、88年6月4日出具商標專用權讓與同意書，同意將系爭「玉珍齋」、「玉珍齋鳳黃酥」商標移轉登記予原告，誠屬有疑。縱認黃森榮客觀上確實有出具商標專用權讓與同意書，同意將系爭商標移轉登記予原告之行為，然其既已因精神耗弱致不能處理自己事務，符合民法第14條第1項所定聲請宣告禁治產之要件，自應由其本人、配偶、最近親屬二人或檢察官向法院聲請宣告禁治產，並設置監護人，代理其為法律行為。黃森榮本人、配偶、最近親屬二人或檢察官雖未為禁治產之聲請，惟依民法第75條「無行為能力人之意思表示，無效。雖非無行為能力人，而其意思表示，係在無意識或精神錯亂中所為者，亦同。」之規定，其所為之法律行為，仍為無效。則系爭商標之商標權人仍應為黃森榮，於88年10月1日黃森榮死亡後應列入遺產，未經繼承人間為遺產之分割前，應歸全體繼承人公同共有。按公同共有人之權利義務，依其公同關係所由規定之法律或契約定之。除前項之法律或契約另有規定外，公同共有物之處分，及其他之權利行使，應得公同共有人全體之同意，民法第828條定有明文。依前開規定，黃森榮將系爭商標專用權讓與原告之效力既屬無效，被告等如使用系爭商標而侵害商標權人之權利，亦應得全體公同共有系爭商標之人之同意，或由全體公害共有人行使權利，原告行提起本件之訴，於法自有未合。
三、從而，原告依商標法第29條第2項、第61條及第62條第1、2款及民法第185條等規定，請求被告等連帶賠償原告之損害，並請求排除被告等侵害商標之行為；就被告等使用「玉珍齋」著名商標做為公司特許名稱部分，主張違反公平交易法第20條規定，本於公平交易法第30條請求排除侵害；均無理由，應予駁回；原告假執行之聲請，因訴之駁回而失所依據，亦不應准許。
四、本件事證已臻明確，兩造其餘主張及所提證據與本院上開論斷無涉或無違，不予贅述。
五、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。中 華 民 國 95 年 4 月 25 日
民事第四庭 法 官 王銘正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。
中 華 民 國 95 年 4 月 25 日
書記官