臺灣臺中地方法院民事判決 94年度智字第7號原 告 丙○○○訴訟代理人 陳昭全 律師被 告 宗伯實業有限公司
兼法定代理人 乙○○共 同訴訟代理人 蘇顯騰 律師上列當事人間請求停止侵害等事件，經本院於民國97年9月17日言詞辯論終結，判決如下：
主 文原告之訴及假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
壹、原告起訴主張：
一、緣原告為中華民國新型第223352號「平面銑刀式倒角機」(下稱系爭專利)之專利權人，專利期間自民國93年5月11日起至104年6月29日止。申請日為92年6月30日。詎被告宗伯實業有限公司 (下稱宗伯公司)竟未經原告之同意，生產製造侵害原告系爭專利之物品並於市場上銷售。
二、原告多年來從事倒角機之製造及設計，其間經歷過數次的改良，均是關於機台後方之切削組的改良，由第一代產品將切削組固定於機台後方斜面上，改良成第二代倒角機，將切削組設於一固定座上，再於固定座與斜面之間設一調整桿，乃至第三代倒角機即依系爭專利實施而製造設計。苟被告未能具體揭露原告系爭專利申請專利範圍請求項中所界定之特徵構造，在申請日前即已存在市場上同類之產品，自不得謂系爭專利欠缺新穎性之要件而為無效。
三、爰依專利法第108條準用同法第84條規定，請求被告宗伯公司停止產銷侵害原告系爭新型專利之仿冒行為，並回收已流入市面之仿冒品。次查被告製造並販賣仿冒品予大眾之行為，已對原告業務上之信譽造成相當程度之影響，足以導致原告業務上信譽受到減損，爰依專利法第85條第2項及民法第184條第1項暨公司法第23條第2項之規定，請求被告宗伯公司及公司負責人即被告乙○○連帶賠償原告業務上信譽之損害。並聲明：㈠被告宗伯公司應停止產銷侵害原告系爭新型專利之仿冒行為，並回收已流入市面之仿冒品。㈡被告應連帶給付原告新臺幣 (下同)550,000元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，依年利率5%計算之利息。㈢前項聲明，原告願供擔保，請准宣告假執行。
貳、被告則以：
一、系爭新型專利係於92年6月30日申請，93年5月11日核准公告，故應適用當時有效之專利法，合先敘明。按稱新型者，謂對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良。凡可供產業上利用之新型，無下列情事之一者，得依本法申請取得新型專利：一、申請前已見於刊物或已公開使用者。但因研究、實驗而發表或使用，於發表或使用之日起6個月內申請新型專利者，不在此限。二、有相同之發明或新型申請在先並經核准專利者。三、申請前已陳列於展覽會者。但陳列於政府主辦或認可之展覽會，於展覽之日起6個月內申請專利者，不在此限。新型係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得新型專利。92年2月6日修正，93年7月1日施行之專利法 (下稱修正前專利法)第97、98條定有明文。
二、系爭新型專利違反修正前專利法第98條第1項第1款之規定，欠缺新穎性及進步性：
㈠原告於92年6月30日提出系爭專利申請前，早於90年間系爭專利已經見於刊物。
㈡原告所經營之「合利鐵工廠」在91年即有銷售與系爭專利類似之平面銑刀倒角機。
㈢被告宗伯公司於系爭專理申請前，即已開始製造販售與系爭專利結構內容完全相同之平面銑刀倒角機。
三、並聲明除如受不利判決，願供擔保，請准宣告免為假執行之聲請外，如主文所示。
參、兩造不爭執之事實：
一、原告為系爭專利之專利權人，系爭專利之專利權期間自93年5月11日起至104年6月29日止，原告於92年6月30日提出專利申請。
二、系爭專利之申請範圍如下：㈠一種平面銑刀式倒角機，其係包括：一機殼，該機殼於一
側頂部水平狀設有一工作台，相鄰該工作台設有一垂直狀之擋板，並於該工作台與該擋板間形成有一間隙，而該機殼內部設有一朝異於該工作台方向往下傾斜之斜面；一固定座，該固定座固定於該斜面；一滑座，該滑座滑設於該固定座；一調整組，該調整組設於該斜面上，且能定位該固定座與滑座間之相對位置；一切削組，該切削組設有一固定於該滑座之馬達，且該馬達對準該間隙設有一刀具，以供該刀具一側之刀刃部能對準設於該間隙內。
㈡如申請專利範圍第1項所述之平面銑刀式倒角機，其中所
述的固定座頂部沿該斜面方向設為一鳩尾塊，而該滑座滑套於該鳩尾塊凹設為一鳩尾槽。
㈢如申請專利範圍第1或2項所述之平面銑刀式倒角機，其中
所述的滑座之一側突設有一結合部，且該調整組設有一固定於該斜面且緊鄰該固定座之定位塊，並設有一樞穿定位於該定位塊之螺桿，該螺桿中段螺設貫穿該結合部。
肆、本件關鍵爭點及本院判斷：
一、本件爭點厥為系爭專利是否具備進步性。按智慧財產案件審理法已於97年7月1日施行，依該法第37條第1項第1款規定：「本法施行前已繫屬於地方法院及高等法院之智慧財產民事事件，其法院管轄及審理程序依下列規定：一、依其進行程度，由該法院依本法所定程序終結之，其已依法定程序進行之訴訟程序，其效力不受影響。」，故本件自應適用智慧財產案件審理法之相關規定終結之。次按「當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定。前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利。」智慧財產案件審理法第16條定有明文；又「智慧財產民事及刑事訴訟中，當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因，且影響民事及刑事裁判之結果者，法院應於判決理由中，就其主張或抗辯認定之，不得逕以智慧財產權尚未經撤銷或廢止，作為不採其主張或抗辯之理由；亦不得以關於該爭點，已提起行政爭訟程序，尚未終結為理由，裁定停止訴訟程序。」，智慧財產案件審理細則第28條第1項亦有規定。本件被告既於本院審理中抗辯原告系爭專利有應撤銷之原因存在，揆諸上開說明，本院即應自行認定。
二、依修正前專利法第98條第2項規定：「新型係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得新型專利。」，若有上開事由存在，即構成專利權撤銷之事由，茲就系爭專利是否有此應撤銷原因存在，判斷如下：
㈠查證人黃天奇即原告之夫，於本院勘驗訴外人甲○○開設
之世生企業社經訴外人正河源機械配件有限公司購入由原告經營之「合利鐵工廠」製造之倒角機 (下稱系爭機器)時證稱：「現場第2台跟我的系爭專利物品差別在底座及防屑措施，我們的有防屑措施，現場這台沒有防屑措施，其他大致相同，第1台差別是調整桿在中間。」，證人甲○○則證稱：「第1台差不多8年前買的，第2台差不多5、6年前買的。」，均有本院勘驗筆錄在卷可參。證人甲○○於本院審理中並證稱：「 (機器外型有無作改變？)沒有，只是有零件壞掉換零件。(你們是什麼零件壞掉？)電線、開關。」，顯見系爭機器為原告於系爭專利申請前所生產之產品，原告亦自承多年來從事倒角機之製造及設計，其間經歷過數次的改良，依系爭專利權實施所製造者，則為第三代之倒角機，之前已生產過第一代及第二代之產品。勘驗之系爭機器第1台的生產時間較早，與系爭專利之差異亦較大，至第2台機器生產之時間亦在系爭專利生效前，而與系爭專利之差異主要僅在於防屑措施設計之有無。
㈡次查，依系爭新型專利之聲請範圍觀之，系爭新型專利係
「一種平面銑刀式倒角機，其係包括：一機殼，該機殼於一側頂部水平狀設有一工作台，相鄰該工作台設有一垂直狀之擋板，並於該工作台與該擋板間形成有一間隙，而該機殼內部設有一朝異於該工作台方向往下傾斜之斜面；一固定座，該固定座固定於該斜面；一滑座，該滑座滑設於該固定座；一調整組，該調整組設於該斜面上，且能定位該固定座與滑座間之相對位置；一切削組，該切削組設有一固定於該滑座之馬達，且該馬達對準該間隙設有一刀具，以供該刀具一側之刀刃部能對準設於該間隙內。」，其專利範圍並不包括與原告於申請專利前已生產之第2代產品構成主要差異的「抗屑措施」，是以被告若係將原告生產之第一、二代產品「改裝」，使具有「抗屑措施」後再販賣予他人，能否謂侵害系爭專利之行為，已非無疑。
㈢再查，原告主張被告之侵權行為係製造、販賣侵害系爭專
利之平面銑刀式倒角機云云，惟原告自承系爭專利申請日前，原告及其他公司（如正河源機械配件有限公司）即已製造，販售類似原告製造之第一、二代之平面銑刀式倒角機，是以，如本件被告所製造、販賣者為第一、二代平面銑刀式倒角機，自非屬侵權行為，其理至明，毋庸贅論。㈣末查，原告復自承「將第二代（倒角機）舊有固定座卸下
，於機台斜面上更換組裝為本案之固定座、調整組、切削組等，即為第三代產品，而『任何人亦可以如是改變』。」〔詳見原告94年4月20日準備書狀㈠第7頁〕，換言之，原告自承任何人（不只是熟悉平面銑刀式倒角機製造技術者）均能輕易將第一、二代倒角機改造而完成侵害系爭專利之第三代產品，且更換、組裝「固定座、調整組、切削組」，既然如此輕易即可完成，自亦難認組合未侵害系爭專利之第一，二代舊機台及「固定座、調整組、切削組」即可完成之第三代產品（即依系爭專利實施之物品）與第
一、二代產品相較有何顯著之功效增進。㈤綜上所述，系爭專利申請範圍第1項乃運用申請前既有之
製造倒角機及「固定座、調整組、切削組」及組合二者之技術，而為熟習該項技術所能輕易完成，且未能增進功效已如前述，自應認系爭專利欠缺進步性，有應予撤銷之原因，從而，原告於本件訴訟中即不得對被告宗伯公司主張權利，是以原告主張被告宗伯公司侵害其專利權，為無理由，應予駁回。
伍、本件原告系爭專利既有得撤銷之原因存在，揆諸上開說明，原告於本案中即不得對被告主張權利，是以被告宗伯公司是否構成侵權及損害賠償額應以多少為適當，即無續予論究之必要。從而，原告依民法第184條、專利法第84條、第85 條規定，請求被告宗伯公司應停止產銷侵害原告系爭新型專利之仿冒行為，並回收已流入市面之仿冒品。並請求被告2人應連帶給付原告550,000元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年利率5%計算之利息，為無理由，應予駁回。原告之訴既經駁回，其假執行之聲請亦失依附，爰併予駁回之。
陸、據上論結，本件原告之訴為無理由，依民事訴訟法第78條，判決如主文。
中 華 民 國 97 年 10 月 8 日
民事第三庭 法 官 曹宗鼎上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。
中 華 民 國 97 年 10 月 8 日
書記官 黃聖心