臺灣臺中地方法院民事判決 94年度簡上字第50號上 訴 人 德保有限公司法定代理人 甲○○被上訴人 亞欣捲門股份有限公司法定代理人 乙○○上列當事人間請求排除侵害事件，上訴人對於中華民國93年12月17日本院豐原簡易庭93年度豐簡字第50號第一審判決提起上訴，本院於民國96年5月18日言詞辯論終結，判決如下：
主 文上訴駁回。
上訴費用由上訴人負擔。
事實及理由
一、上訴人上訴主張：上訴人專利係於輸送機架體上端之壁紙架設置壁紙捲後，令紙捲之前緣兩側分別向內捲合一摺邊，而藉由成形槽之設置使壁紙捲之摺邊確實導入輸送皮帶中，故紙捲究係下摺或上摺乃機器作用之效果，非上訴人專利之必要技術構成，中正大學認壁紙捲上摺為上訴人專利之必要構件，顯有誤認。又被上訴人之系爭機器有4支直立桿，及直立桿上方具H桿，下方具框架，功能在於其上設置紙捲座，此與上訴人專利壁紙架相同。又上訴人專利之左右支架之功能僅在設置座板及成形槽，並非主要技術，而系爭機器雖無座板，但有摺紙座，另上訴人專利雖有2組成形槽，惟前一組成形槽僅在輸送壁紙捲，壁紙捲在第二組成形槽始摺邊，此第二組成形槽與系爭機器摺紙座導槽之功能相同，均在使壁紙摺邊，因而系爭機器與上訴人專利依均等論原則，為均等物。又依上訴人於原審所提之中興大學民國92年7月17日機鑑（92）第075號鑑定報告，系爭機器與上訴人專利雖於成形槽、上下支輪及導槽架部分，不符合全要件原則，然基於支輪調整性於浪板製造與實施過程中，可視為非主要技術與必要技術構成，而系爭機器與上訴人專利成形槽成形機制相同，且系爭機器之滾輪導裝置導引上輸送帶兩端之定位皮帶，與上訴人專利配合定位皮帶設置導槽架以導引輸送帶，僅為簡單容易產生之置換設計，皆符合置換可能性與容易性，故系爭機器與上訴人專利實質相同。依均等論原則：實質上為同一技術手段或方法，同一作用，且產生同一結果時，兩者為均等物；兩者中有等效置換性，而為熟悉該項技術者所能輕易完成時，兩者為均等物。是故侵害人以不同形狀、構造或裝置達成與新型專利相同之效果，而該等差異如為熟悉該項技術者所能輕易完成之形狀、構造或裝置之變更，符合置換容易性及可能性時，仍構成均等物。是故不能僅以壁紙摺邊定型屬非高度技術之事項，即認使用具有同等功效之裝置者，尚不得以均等論原則認定有侵害專利權，而係應逐項審酌系爭機器與上訴人專利之差異，判斷熟悉該項技術者能否輕易完成該變更。原審判決顯屬不當，為此提起上訴。並聲明：㈠原判決廢棄；㈡被上訴人於95年4月13日以前不得使用置於臺中縣豐原市○○○路○○○巷○○號建物內侵害上訴人所有新型第一０五一八五號專利「壁紙包含發泡材料內層之浪板製造機結構」之機器。
二、被上訴人主張：中正大學鑑定報告並無誤認。被上訴人所有置於台中縣豐原市○○○路○○○巷○○號建物內之浪板製造機與上訴人專利二者完全不同，並未侵害上訴人之專利權。又就得否以壁紙摺邊成型屬非高度技術事項，而認使用具有同等功效之裝置者，尚不得以均等論原則認定有侵害專利權，原審是依據鑑定結果為認定的，並無錯誤。並聲明：上訴駁回。
三、兩造不爭執之事實：上訴人係新型專利第105185號「壁紙包含發泡材料內層之浪板製造機結構」之專利權人，專利權期間自83年9月21起至95年4 月13日止。
四、得心證之理由：本件兩造厥有爭執者，為上訴人專利申請範圍為何，中正大學93年11月9日92年度研鑑字第079號補充報告是否誤認？被上訴人所有置於台中縣豐原市○○○路○○○巷○○號建物內之浪板製造機與上訴人專利是否實質相同？及得否以壁紙摺邊成型屬非高度技術事項，而認使用具有同等功效之裝置者，尚不得以均等論原則認定有侵害專利權？查：
(一)按當事人不得提出新攻擊或防禦方法，民事訴訟法第447條第1項前段定有明文。此規定依同法第436條之1第3項之規定，於簡易程序之上訴程序亦準用之。查上訴人於本件簡易程序之上訴程序，雖另提出中國機械工程學會專利侵害鑑定分析報告、隔熱浪板製造機及隔熱浪板產品研發過程及其照片、報紙剪報、德保彩色絕緣板施工說明及注意事項、德保防滲隔熱浪板風雨試驗研究報告及獎狀為證。惟查上訴人於原審並未提出上開證據，核乃屬上訴人之新攻擊方法，依上開民事訴訟法第447條第1項前段之規定，已不得提出。再上訴人所提出之上開中國機械工程學會專利侵害鑑定分析報告，乃分別為臺灣臺南地方法院委由中國機械工程學會鑑定訴外人漢將鋼板有限公司所使用之機器與新型第174942號專利之申請專利範圍是否相同，及臺灣彰化地方法院委由中國機械工程學會鑑定訴外人德泰鋅板企業有限公司所使用之機器與新型第174942號專利之申請專利範圍是否相同，尚難即憑為本件之認定。再隔熱浪板製造機及隔熱浪板產品研發過程若何、報紙報導為何、德保彩色絕緣板施工為何、德保防滲隔熱浪板風雨試驗為何及原告及其法定代理人有無獲有獎狀，均與本件被上訴人之上開機器有無侵害上訴人之上開專利權無涉，上訴人提出之上開證據，自均不足於本件為有利於上訴人之認定，合先敘明。
(二)次按鑑定人由受訴法院選任，並定其人數。法院於選任鑑定人前，得命當事人陳述意見；其經當事人合意指定鑑定人者，應從其合意選任之。但法院認其人選顯不適當時，不在此限，民事訴訟法第326條第1、2項分別定有明文。本件上訴人提起上訴，雖先後聲請本院指定國立屏東科技大學機械工程系、中國機械工程學會、國立中興大學機械工程學系、國立中山大學機械與機電工程學系、國立中央大學機械工程學系、雲林科技大學、台灣經濟發展研究院及屏東科技大學為鑑定機關。惟被上訴人不同意再為鑑定，且如鑑定，認應以財團法人工業技術研究院為鑑定機關。則當事人既未合意指定鑑定機關，自應由本院選任鑑定人。而經本院於94年3 月9日選任財團法人工業技術研究院為鑑定機關就本件為鑑定，該院並於94年7月27日函請當事人繳納鑑定費用，兩造均拒繳納鑑定費用，有本院函、該院函及本院公務電話紀錄在卷可稽。雖上訴人於94年8月1日具狀陳明反對財團法人工業技術研究院為本件鑑定機關，並據其提出訴願審查意見書、經濟部公文、訴願答辯書及臺灣新竹地方法院86年度聲字第314號民事裁定為證。惟按當事人得依聲請法官迴避之原因拒卻鑑定人，民事訴訟法第331條第1項前段定有明文。查依上訴人提出之上開訴願審查意見書及臺灣新竹地方法院86年度聲字第314 號民事裁定所示，乃各發生於00年及86年間之事，且與本件專利無涉，上訴人以該事由不同意財團法人工業技術研究院為本件鑑定機關，拒繳鑑定費用，已於法未合。再又經本院於94年9月7日選任原審之鑑定機關國立中正大學就上訴人所主張上開事項：⒈就上訴人專利而言，紙捲究係下摺或上摺是否為機器作用之效果，而非構造或零件，並非上訴人專利之必要構件？貴校前開補充鑑定報告有否誤認？⒉被上訴人置於臺中縣豐原市○○○路○○○巷○○號建物內有關壁紙包含發泡材料內層之浪板製造機經實地操作結果，有無影響貴校上開補充鑑定之結果？⒊被上訴人置於臺中縣豐原市○○○路○○○巷○○號建物內有關壁紙包含發泡材料內層之浪板製造機經實地操作再為鑑定結果，依均等論原則有無侵害上訴人所有新型第一０五一八五號專利「壁紙包含發泡材料內層之浪板製造機結構」？再為補充鑑定，並經該校於96年2月9日中正研發字第0960001374號函請當事人繳納鑑定費用，俾據以檢覆補充鑑定報告，惟兩造復又拒繳納鑑定費用，亦有本院函、該校函及本院公務電話紀錄在卷可佐。上訴人並遽謂該校鑑定報告不足採憑，又於本院96年5月18日言詞辯論期日具狀聲明拒卻之。惟按當事人得依聲請法官迴避之原因拒卻鑑定人。但不得以鑑定人於該訴訟事件曾為證人或鑑定人為拒卻之原因。除前條第1項情形外，鑑定人已就鑑定事項有所陳述或已提出鑑定書後，不得聲明拒卻。但拒卻之原因發生在後或知悉在後者，不在此限，民事訴訟法第331條亦有明文。中正大學既為原審之鑑定機關，並已提出鑑定報告，上訴人猶聲明拒卻，自亦於法未合。是依民事訴訟法第94 條之1第1項前段：訴訟行為須支出費用者，審判長得定期命當事人預納之。當事人不預納者，法院得不為該行為之規定，兩造既二度拒不繳納鑑定費用，本院自得不為補充鑑定。而被上訴人所有之系爭機器包含兩部分，其中一部分標示「新型專利一七四九四二號」名稱之結構，此部分為訴外人林宗鑫新型一七四九四二號專利之專利申請範圍，又系爭機器無原告所有新型第一０五一八五號專利之左右支架、座板、四個成型槽、上摺功能之專利申請範圍之必要構成要件，且系爭機器除去標示「新型專利一七四九四二號」名稱之結構後之其餘部分，為浪板製造機之輸送機組，此部分並非新型新型一七四九四二號專利之專利申請範圍，惟此部分輸送機組部分缺少原告所有新型第一０五一八五號專利之專利申請範圍之必要技術構成，因此與新型第一０五一八五號專利之專利申請範圍不同，業經國立中正大學以93年11月9日九二年度研鑑字第０七九號補充鑑定報告載明，有該補充鑑定報告附於原審卷內可稽。另「國立中興大學莊書豪教授於本院91年度執字第11785號執行事件中雖曾陳稱：『被上訴人現所用新型一七四九二號新的成型槽與舊的一０五一八五號專利成型槽位置及壁紙走動路線有些不同，但專利注重精神是在使壁紙產生折邊及完全包覆ＰＵ，所以現在使用的專利與以前一０五一八五號的特徵及功能、置換性均符合，所以均等論是一樣的．．．．』等語，惟上訴人之專利係屬新型專利，按新型，指利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或裝置之創作，專利法第93條定有明文，故新型專利權人並無排除他人製造以不同形狀、構造或裝置達成相同效能之物品，此與發明專利所保護之範圍尚有不同，因此，即使被上訴人之系爭機器有上訴人所有新型一０五一八五號專利有相同之效果，亦未必即有侵害上訴人所有新型一０五一八五號專利之情事，上訴人所提出由國立中興大學莊書豪教授出具之鑑定報告雖載明：『．．．．雖然待鑑定物與專利案的裝置構造 (亦即壁紙進行動向不同)並不完全相同，但以上兩種成型槽在成型之機制相同，且此項特徵為待定物與專利案再實施之主要技術，且具有相同之功能，且符合置換可能性及容易性，故待鑑定物與專利案可視為均等，也就是其技術內容實質相同。』等語，然查使壁紙摺邊成型本即屬於非高度技術之事項，在相關業者之領域，具有通常知識者依原告申請新型一０五一八五號專利前之先前技術，顯能輕易以不同之形狀、構造、裝置完成具有使壁紙摺邊成型之裝置，此種置換容易性及可能性係因使壁紙摺邊成型之技術層次不高之原因所致，專利法第94條第4項既規定：『新型雖無第一項所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成時，仍不得依本法申請取得新型專利』，足見新型專利所保護之事項，係有一定創作高度之事項，不能僅因他人使用具有同等功效之裝置，即以均等論之理由而認定有侵害專利權之情事，否則，新型專利之權能即有超過發明專利權能之虞，國立中興大學莊書豪教授之鑑定，在被上訴人機器裝置、構造與上訴人所有新型一０五一八五號專利申請範圍有所不同情形下，以成型之機制相同，即認被上訴人侵害上訴人之專利權，應係未審酌使壁紙摺邊成型之技術層次，為所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成之事項之因素所致，其鑑定之意旨，尚有未臻周延之處，並非可採。」等，亦據原審判決載明。原審上開判斷，於法核無違誤。再如前述，本院因上開情事，得不為補充鑑定，則於本件上訴審，自無從再為有利於上訴人之認定。是已難認被上訴人之系爭機器有侵害上訴人所有新型一０五一八五號專利之專利權。上訴人本於專利權之排除侵害請求權為本件請求，已屬無據。
(三)又按債之關係發生後給付不能者，無論其不能之事由如何，債權人均不得請求債務人為原定之給付，此觀於民法第225條及第226條之規定自明。：：為原告之債權人，如仍求為命被告交付該物之判決，自應認其訴為無理由，予以駁回，最高法院亦著有31年上字第391號判例意旨足資參照。經查：上訴人係新型專利第105185號「壁紙包含發泡材料內層之浪板製造機結構」之專利權人，專利權期間自83年9月21起至95年4月13日止，業有上訴人提出之專利證書附於原審卷內可佐，亦為兩造所不爭執，堪認為真實。是上訴人新型專利第105185號專利既已於95年4月13日期間屆滿，已無專利權效力。再上訴人乃求為「被上訴人於95年4月13日以前不得使用置於臺中縣豐原市○○○路○○○巷○○號建物內侵害上訴人所有新型第一０五一八五號專利『壁紙包含發泡材料內層之浪板製造機結構』之機器」之判決，因95年4月13日早已屆至，被上訴人就上訴人於本件請求判決事項已無從為給付，核已屬給付不能，上訴人猶請求被上訴人為該給付，依上說明，自無理由。
(四)綜上所述，上訴人本於專利權之排除侵害請求權，求為「被上訴人於95年4月13日以前不得使用置於臺中縣豐原市○○○路○○○巷○○號建物內侵害上訴人所有新型第一０五一八五號專利『壁紙包含發泡材料內層之浪板製造機結構』之機器」之判決，並無理由，應予駁回。原審為上訴人敗訴之判決，核無違誤，上訴意旨，仍執陳詞，指摘原判決不當，求予廢棄，為無理由，應駁回其上訴。
五、本件事證已臻明確，兩造其餘之陳述、攻擊防禦方法及舉證，均對本判決之結果不生影響，爰不一一論述，附予敘明。
六、據上論結，本件上訴為無理由，依民事訴訟法第436條之1第3項、第449條第1項、第78條，判決如主文。
中 華 民 國 96 年 6 月 8 日
民事第二庭 審判長法 官 許冰芬
法 官 呂明坤法 官 陳秋月上正本證明與原本無異。
不得上訴。
中 華 民 國 96 年 6 月 8 日
書記官 張皇清