臺灣臺中地方法院民事判決 95年度智字第54號原 告 榮際實業有限公司法定代理人 乙○○訴訟代理人 張宇樞 律師
宋錦武 律師複代理人 己○○被 告 綺利國際有限公司兼法定代理人 丁○上二人訴訟代理人 丙○○被 告兼法定代理人 庚○○被 告 麗緻圓頂大飯店股份有限公司兼法定代理人 戊○○上六人訴訟代理人 梁基暉 律師複代理人 甲○○上列當事人間請求損害賠償等（專利權）事件，於民國97年4月8日言詞辯論終結，本院判決如下：
主 文原告之訴及假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、程序事項之說明：按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但擴張或減縮應受判決事項之聲明者，不在此限，民事訴訟法第255條第1項第3款定有明文。本件原告於起訴時，原請求⑴被告應連帶給付原告新台幣（下同）2,000,000元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息，⑵被告應停止製造、販賣、為販賣之要約及使用原告所享有中華民國發明第I254060號「人造石材之製造方法」專利之行為。
⑶被告應連帶負擔費用，將本件判決書全文以五號字體登載於中國時報、聯合報及自由時報等新聞紙第1版各1日。嗣於訴狀送達後，於民國97年3月7日，以書狀變更此部份聲明為請求⑴被告應連帶給付原告4,615,836元，及自本訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。⑵被告應停止使用原告所享有中華民國發明第I254060號「人造石材之製造方法」專利及使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成物品之行為。⑶被告應連帶負擔費用，將本件最後事實審判決書主文及理由欄，以新聞字體第五號登載於經濟日報、中國時報、自由時報及蘋果日報等新聞紙第1版各1日。再於同年3月25日以書狀變更聲明⑴被告應連帶給付原告7,661,220元，及自本訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。核其性質分係擴張應受判決事項之聲明，依前開規定，尚屬適法。
二、兩造之主張：㈠原告起訴主張：
⒈原告擁有中華民國發明第I254060號「人造石材之製造方法」專利權，專利期間自95年5月1日起至113年7月11日。
該專利係一種可以製得具有豐富圖樣變化觀感之人造石材之製造方法，主要目的在提供不易變形、破損，尺寸不受限及可呈現豐富圖樣變化美感之人造石材。原告於95年6月發現市面上有被告綺利國際有限公司（下稱被告綺利公司）進口販賣之人造石材，經原告送財團法人台灣經濟發展研究院分解鑑定，認定被告綺利公司所有之人造石雪花透光板（型號SL－002產品）之製造方法，係侵害本件原告所有之專利。
⒉被告居昶室內裝修設計工程有限公司（下稱被告居昶公司
）於承包被告麗緻圓頂大飯店股份有限公司（下稱被告麗緻公司）所屬台中分公司（即亞緻大飯店）室內裝修工程時，曾向被告綺利公司訂購其所販賣進口之人造石材並用以施工於亞緻大飯店。被告綺利公司未經原告同意而販賣由中國大陸進口之人造石材；被告居昶公司、麗緻公司所屬台中分公司（即亞緻大飯店）未經原告同意，擅自以被告綺利公司所販賣進口之人造石材，由被告居昶公司施工並使用於亞緻大飯店，上開被告之行為均侵害原告之系爭方法專利權。原告於95年6月以後，曾寄發存證信函或律師函予被告等，詎被告等一再置若罔聞且藉詞推託，仍繼續上開侵權行為，則被告等顯係故意侵害原告之專利權，致原告受有財產上損害，並使其業務上之信譽（包含姓名表示權）受有損害，原告自得請求被告等為回復名譽之必要處分。
⒊原告主張本件應有專利法第87條第1項推定規定之適用；
蓋依發明專利說明書及鑑定報告內容所載「先前習知技術（即指原告專利方法申請日期即93(2004)年7月12日之前而言），係以粉劑與單一性樹脂（即以柔性樹脂或剛性樹脂擇一）混合攪拌成流體成型料，... 而成，其雖然可以製得人造石材，但存有易變形、易破損、尺寸受限及缺乏變化美感的缺失。而本發明方法，係即調製一混合樹脂（即非單一，係由柔性樹脂及剛性樹脂混合）並加入氫氧化鋁，成為一流體基材後，再加入氫氧化鋁、碳酸鈣、以及粉劑調製第一圖料及第二圖料，... 而成，其目的是在提供一種可以製得不易變形、不易破損、尺寸不受限即可呈現出豐富圖樣變化美感的人造石材之製造方法。」就本件而言，系爭方法專利之製造方法發明專利申請前，並無以混合樹脂（即非單一，係由柔性樹脂及剛性樹脂混合）、氫氧化鋁、碳酸鈣為主要成分之人造石材物品，而被告所稱「92年進口報單暨統一發票」顯屬先前技術所製成之物品，與本件發明方法無涉，是原告方法專利所製成之物品為新的（即國內外所未見者），自有專利法第87條第1項規定之適用。再者，被告等本身並無系爭人造石材物品之製成方法專利權，亦未舉出其他任何第三人擁有製造系爭人造石材物品之其他方法專利權，依專利法第87條第1項規定，推定被告等所進口、販賣、使用之系爭人造石材物品，確屬侵害原告方法專利所製成之物品，依同條第2項規定，應由被告提反證推翻其並無侵權行為，原告前之自認因與事實不符，自得撤銷自認；且依被告答辯2狀第4頁陳述「．．．據前所述，被告綺利公司已經證明被告綺利公司所有之系爭產品製作方法根本不同於原告之系爭專利．．．」等語，顯已經同意原告重申主張專利法第87條第1項推定規定之適用。縱認本件不適用專利法第87條第1項推定之規定，被告等並不否認其向中國大陸廠商進口系爭人造石材物品，被告等即無所謂利用何種製成方法生產系爭人造石材產品可言，並無比較被告等與原告間就系爭人造石材物品之製成方法有無相同或侵害專利權之必要，被告之行為僅為進口、販賣、使用等行為，其責任之有無，應僅在被告進口、販賣、使用系爭人造石材物品，究係以種製成方法製造，倘被告所進口、販賣、使用之系爭人造石材係利用原告之方法專利內容而製作，依專利法第56條第2項規定，被告之行為應即構成侵權行為。
⒋發明專利權人依專利法第84條請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：一、依民法第二百十六條之規定。
但不能提供證據方法以證明其損害時，發明專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害。二、依侵害人因侵害行為所得之利益。於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益。除前項規定外，發明專利權人之業務上信譽，因侵害而致減損時，得另請求賠償相當金額。依前二項規定，侵害行為如屬故意，法院得依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過損害額之三倍，專利法第85條定有明文，原告主張依專利法第85條第1項第1款規定請求被告賠償損害，其金額計算如下：
⑴被告居昶公司承包亞緻大飯店室內裝修工程時，原告所
失利益為180,309元（專利商品價值581,642元，專利成本401,333元，所失利益為：581,642－401,333=180,309元）。
⑵原告所受損害應包括毛利額下降、研發所須支付之費用
、行銷專利產品所須之費用、維持專利所須支付之費用、主張權利所使用之律師費、蒐證費用等。而原告研發系爭專利所支付費用為1,064,673元（94年度890,000元、95年度為174,673元），行銷專利產品所須費用1,128,658 元（廣告費379,236元、業務行銷人員薪資749,422元），原告為主張權利所支出費用456,970元（律師費及其他相關費用298,970元、蒐證費用8,000元），則原告所受損失共計2,650,301元。原告因被告等之侵權行為致業務上信譽有所減損，受有損害1,000,000元。爰依專利法第85條第1項第1款、第2項、第3項、民法第185條第1項規定，請求被告等連帶給付本件損害賠償額2倍之懲罰性賠償金計為7,661,220元。
⒌又被告丁○、庚○○、戊○○係被告綺利公司、居昶公司
、麗緻公司之負責人，依公司法第8條、第23條第2項規定，應分別與被告綺利公司、居昶公司、麗緻公司負連帶損害賠償責任；並依專利法第84條第1項規定，請求被告等停止販賣、為販賣之要約及使用系爭專利；再依專利法第84條第4項、第89條、民法第195條規定，請求被告等連帶負擔費用，將本件判決內容全文以5號字體登載於全國性中國時報、聯合報及自由時報等新聞紙頭版各1天，以恢復原告之專利人格權等語。
⒍對被告抗辯之陳述：
⑴被告居昶公司雖抗辯其於原告通知時起，始有知悉其所
使用之系爭產品侵害系爭專利之可能云云。惟系爭專利業於95年1月16日刊登於中華民國專利公報，編號為000000000號，已生公示之效果，被告等未經原告同意而為上開侵害專利權行為，自應推定其有過失，況被告居昶公司係專業室內裝修設計公司，非可自比為一般消費者，應對其所使用之產品都有一定了解，自不能以僅為消費者而非製造商而諉為不知其所使用之人造石材產品有侵害原告之發明方法專利。
⑵原告所取得系爭專利係屬方法專利，於申請專利前並無
見於刊物，亦無公開使用，被告所提出之進口報單僅能證明係以此方法製成之物品，並無法證明該方法本身已見於刊物或已公開使用，故原告並未違反專利法第22條第1項之規定。
⑶被告綺利公司抗辯稱系爭產品之製作方法與原告之系爭
專利並不相同。惟被告綺利公司所販賣之系爭人造石材中，即可用肉眼判斷該產品有氣泡，並由側邊處可清晰看見有兩層工法，故其真空抽取與少一道工法之說詞不足採信，而被告綺利公司所提供製造方法實係原告專利說明書中所稱「先前習知技術」。
⑷被告等辯稱原告所提出鑑定報告有缺失，均係空言指摘，茲分述如下：
①鑑定報告對於待鑑定物柔性樹脂與剛性樹脂之重量比
判定，在科學上邏輯係屬合理：待鑑定物硬度值若落入系爭專利案高硬度值至低硬度值之範圍內，即判定鑑定物落入系爭專利案柔性樹脂與剛性樹脂之重量比範圍內，此為工程上之專業判斷，鑑定報告依此作判定並無違誤。
②系爭鑑定報告第12頁係在討論系爭專利案申請專利範
圍之第13項，惟鑑定機關係依原告之主張，以第1項及第11項二獨立項依據「專利侵害鑑定要點」與待鑑定物進行鑑定分析，並判斷待鑑定物落入系爭專利之專利權範圍，並無違誤，至於待鑑定物是否落入系爭專利之請求第13項，則非本件訴訟所問。
③鑑定報告附件二發明專利說明書第8頁說明「在步驟
32中，是在該混合樹脂中加入5%~70%的氫氧化鋁，並適用攪拌機將兩者攪拌均勻成一流體基材... 」第9頁亦說明「也可使用攪拌機攪拌該流體基材與該粉劑使成為第一圖料... 」，可知系爭專利並非僅人工翻攪方式而已，況被告所販售使用之系爭產品是否係以機器攪拌方式製作，被告等僅以未經鑑定證明之方法及其製程光碟為證，惟其內容均屬鑑定報告第二篇第一章之「先前習知技術」。
④鑑定報告中已說明待鑑定物具有透光率差及透光率佳
之部分，此二部分之差異自產品外觀即可得知，且必然由比例成分不同之材質所構成，且鑑定報告內容中亦有利用儀器檢驗出不同之成分比例，進而推定待鑑定物有第一圖料及第二圖料。被告稱「系爭產品因美觀需求亦可能需求不只一種其他塗料來產生產品圖樣之變化」，實為狡賴之詞。就市面上對於單一圖料形成於底層上之習用製程，均為將圖料由上而下的置於底層上習用製程，至於灑落或拼放只是描述方式之不同。
⒎聲明：
⑴被告應連帶給付原告7,661,220元，及自擴張訴狀繕本
送達翌日即97年3月26日起至清償日止，按年息5%計算之利息。
⑵被告應停止使用原告所享有中華民國發明第I254060號
「人造石材之製造方法」專利及使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成物品之行為。
⑶被告應連帶負擔費用，將本件最後事實審判決書全文，
以新聞字體第五號登載於經濟日報、中國時報、自由時報及蘋果日報等新聞紙第一版各一日。
⑷原告就第一項及第二項之聲明願供擔保，請准宣告假執行。
㈡被告則以：
⒈被告綺利公司為人造石材進出口代理銷售貿易商，所銷售
之商品均為合法進口，與原告所擁有之系爭專利無涉。且被告綺利公司前身（獨領國際有限公司）自92年起即於國內外經銷系爭產品，原告公司於93年7月始申請系爭專利，足證原告申請系爭專利前，被告綺利公司已有進口、銷售系爭產品之事實，縱使系爭產品落入系爭專利範圍，系爭產品於原告申請系爭專利前已公開使用，故原告不得主張專利法第87條之利益。
⒉比較原告與被告之產品製作過程，即知兩者製造方法實不
相同：⑴依原告所述，其所生產者為混合柔性樹脂及單一剛性樹脂，被告所販售者僅為單一樹脂所製成；⑵原告在攪拌基料之方式係以混合樹脂加入粉劑之後由下至上攪拌成蓬鬆狀，被告所販售者係直接攪拌均勻；⑶在圖樣成形方面，原告係將該第一圖料、第二圖料灑落在該底層上使其散開形成圖樣，被告卻是以毛筆或毛刷先將圖形畫出來，再以抓料、拼放及剷平之方式將花色呈現出來，且並無所謂第一圖料或第二圖料，較原告少一道工法；⑷在脫泡方面，原告僅以震動方式將氣泡趕出，被告則進一步以真空抽取加上震動方式，使氣泡更完整被趕出，成品之品質更有保障。系爭產品之製作方法既不同於原告之系爭專利，且被告綺利公司所有之系爭產品製作過程更為簡單，足見被告綺利公司之系爭產品並未侵害原告之專利權。
⒊退萬步言，縱原告得主張適用專利法第87條第1項規定之
利益，則被告已提出反證證明對於系爭產品有不同於系爭專利方法，況原告已自認被告綺利公司所提方法及製程光碟，即是屬於鑑定報告第二篇第一章之「先前習知技術」。
⒋依專利法第87條第1項之文義，該物品係前所未見，若早
在該專利方法出現前即有其他方法製造之相同物品，則無法受該條文之推定。因此不能將全新之產品解為只要依專利方法生產之產品，因其品質優於以往，即為一全新物品，原告主張依系爭方法專利所製成之物品為新的（即國內外所未見者），並無理由，被告亦未同意原告撤銷自認。
⒌原告以經研院之鑑定報告主張系爭產品之製造方法落入原
告之申請專利範圍，惟該鑑定報告係原告私下委託經研院所為，自難期為公正、衡平，因此被告否認該鑑定報告之結論。且就原告提出之鑑定報告內容，有如下缺失：
⑴鑑定報告第23頁有關「證物之硬度檢測」記載「... 照
片一為柔性樹脂為20%、剛性樹脂為80%之比例混合而成，由其可知該比例之產品硬度呈現於硬度計上之數值為90，照片二為柔性樹脂為80%、剛性樹脂為20%之比例混合而成，由其可知該比例之產品硬度值呈現於硬度計上之數值為50，而照片三為待鑑定物接受硬度計所檢測出結果，其所呈現之樹脂約為86，因而可得知待鑑定物之柔性樹脂與剛性樹脂之重量比介於20%~80%：80%~20%此一區間中。」惟本件爭點在於系爭產品是否為單一樹脂所製成，以及其硬度如何，而該鑑定報告僅以柔性樹脂與剛性樹脂混合製造所產生之硬度值與系爭產品比對，未進一步比對單一樹脂之硬度值，其推論過程率斷。
⑵鑑定報告書第21頁「解釋申請專利範圍」末段記載「..
. 由於流體基材為混合樹脂與氫氧化鋁所混合而成，而氫氧化鋁之主要功能在於產生透光性，再由後續第一圖料與第二圖料間加入氫氧化鋁與碳酸鈣的比例形成透光性之差異；同時藉由石材製作不可或缺之粉劑之加入完成圖料之製作。而於其中所主張之有關於流體基質中氫氧化鋁、碳酸鈣及圖料中加入粉劑之比例，均屬於產業在完成此種石材製造過程中，可添加比例的下限與上限；故倘若於證物中可得到氫氧化鋁、碳酸鈣成分之存在與透光性之特性，即可得知該證物落入專利所主張有關氫氧化鋁、碳酸鈣、以及粉劑的比例中。」可知製造該石材必須有氫氧化鋁以產生透光性，且粉劑與氫氧化鋁及碳酸鈣是製造石材所不可或缺，則任何石材製造非賴前述基材無法完成，因此就此部分並無主張排他性之餘地。因此即便如上所稱，只要證物中能得到該相關成分，即可得知該證物落入專利所主張之比例，亦無侵害原告之專利。
⑶依鑑定報告書第12頁記載「步驟 (C)是以人工由下往上
翻攪該流體基材與該粉劑，以使該粉劑含浸在該流體基材並成膨鬆狀」，並於鑑定報告書第7頁「發明背景」中指出「二、因為該成型料是由該粉劑與該單一樹脂混合並經機器攪拌均勻而成（指傳統技術），具有製得之人造石材所呈現的圖樣、圖紋多呈規則狀、較缺乏變化美感之缺失... 」可知流體基材攪拌方式亦是專利申請範圍之重點，由於被告所販售之系爭產品其流體基材是以機器攪拌之方式完成，並未侵害原告之專利，且在鑑定報告書中，就流體基材之攪拌方式並未進行分析，僅言及系爭產品粉劑及流體基材比例落入專利範圍之中，既然攪拌方式會影響成品圖樣美感，則不能以系爭產品成分比例同於專利產品即認定被告系爭產品侵害原告專利，而應進一步鑑定系爭產品是以人工方式由下往上翻攪，或是依傳統方式由機器攪拌均勻。惟鑑定報告對此隻字未提，其推論過程有重大瑕疵，鑑定結論亦不可採。
⑷鑑定報告書第35頁記載「證物之成品外觀呈現上同樣呈
現兩種圖料之存在，且依習知技術有關於成型硬化之程序，可知證物同樣系將第一圖料與第二圖料灑落在該底層上，將第一圖料與第二圖料將在該底層中散開形成圖樣... 」係欠缺實證推論過程。系爭產品以毛筆或毛刷之方式將花紋描繪出來，再以流體基材加以拼放、剷平方式使圖樣固定，因此為美觀需求亦可能需求不只一種其他圖料來產生產品圖樣之變化。又鑑定報告中言及第一圖料及第二圖料之區別是粉劑及基材間比例不同所致，而比例多少有賴於儀器檢測。綜上所述，足見該鑑定報告推論過程相當輕率，在鑑定程序及鑑定內容皆缺乏專業鑑定應有之嚴謹度，不足以採為被告侵害原告專利之依據等語，資為抗辯。
⒍又被告居昶公司將系爭產品施工於被告麗緻公司之台中分公司（即亞緻大飯店）等裝修工程於95年9月7日即完工。
原告於95年9月18日以後始寄發律師函與被告居昶公司，是被告居昶公司係受原告通知之時後，始知悉其所使用之產品有侵害系爭專利之情形。惟被告居昶公司為室內裝修設計公司，所使用之產品眾多，無從亦不可能就其使用之商品逐一檢查是否侵害專利，況專利案之內容有強烈技術性，一般人難以理解其內容，被告居昶公司僅係消費者，實無能力了解所使用系爭產品之技術內容並判斷是否侵害他人專利。
⒎再本件產品並未侵害系爭專利，且被告麗緻公司僅消費者
，並無能力判斷系爭產品是否侵害系爭專利。被告麗緻公司委託被告居昶公司就亞緻大飯店進行裝修工程，由被告居昶公司將系爭產品施工於亞緻大飯店，被告麗緻公司並無故意或過失可言，縱使消費者亦屬專利法第56條第2項之規範範圍，亦應自被告麗緻公司受原告通知之時起，始有知悉其所使用之系爭產品侵害系爭專利之可能。被告麗緻公司於95年9月12日始收受原告所寄發之律師函，則被告麗緻公司於是日起方對侵害系爭專利之結果有預見，惟被告居昶公司將系爭產品施工於亞緻大飯店之行為係於95年9月7日前即已發生，縱有侵害原告專利之行為，被告麗緻公司亦不具故意或過失，應不負侵權行為損害賠償責任，並引用被告綺利公司、丁○之抗辯等語資為抗辯。
⒏聲明：
⑴原告之訴及其假執行之聲請均駁回。
⑵如受不利判決，願供擔保請准免為假執行。
三、得心證之理由：㈠原告主張其為發明第I254060號「人造石材之製造方法」專
利權人，專利期間自95年5月1日起至113年7月11日止。而被告綺利公司有於95年6月進口販賣本件系爭人造透光雲石（型號SL－002產品）；且被告居昶公司於承包被告麗緻公司所屬亞緻大飯店室內裝修工程時，曾向被告綺利公司訂購其所販賣進口之人造石材並用以施工於亞緻大飯店等事實，業據原告提出發明第I254060號「人造石材之製造方法」專利證書、發明專利說明書、被告綺利公司報價單、統一發票等為證，且為被告所不爭執，堪信原告主張被告綺利公司有進口、販賣原告所指系爭人造透光雲石，及被告居昶公司、麗緻公司有使用系爭人造透光雲石產品之事實，為屬真實。
茲本件被告等人既不否認有進口、販賣及使用系爭原告所指人造透光雲石產品之事實，是首應審究系爭產品是否有侵害原告之專利權。
㈡原告雖主張其所有系爭發明第I254060號「人造石材之製造
方法」專利權，有專利法第87條第1項推定規定之適用，可推定被告等所進口、販賣、使用之系爭人造石材物品，為屬侵害原告方法專利所製成之物品，依同條第2項規定，應由被告提反證推翻其並無侵權行為等語。惟為被告否認，並抗辯被告綺利公司於原告取得專利權前即已有販賣系爭人造透光雲石等語。按當事人主張之事實，經他造於準備書狀內或言詞辯論時或在受命法官、受託法官前自認者，無庸舉證。自認之撤銷，除別有規定外，以自認人能證明與事實不符或經他造同意者，始得為之，民事訴訟法第279條第1項、第3項定有明文。且當事人於訴訟上所為之自認，於辯論主義所行之範圍內有拘束當事人及法院之效力，法院應認其自認之事實為真，以之為裁判之基礎，在未經自認人合法撤銷其自認前，法院不得為與自認之事實相反之認定。而自認之撤銷，自認人除應向法院為撤銷其自認之表示外，尚須舉證證明其自認與事實不符，或經他造同意者，始得為之，有最高法院93年度台上字第2341號判決可考。次按製造方法專利所製成之物品在該製造方法申請專利前為國內外未見者，他人製造相同之物品，推定為以該專利方法所製造。前項推定得提出反證推翻之。被告證明其製造該相同物品之方法與專利方法不同者，為已提出反證，專利法第87條亦有明文；其要件為製造方法專利所製成之「物品」，在該製造方法申請專利前為國內外所未見，始有推定以該專利方法製造之適用，若其製成之物品，已見於國內外，即無推定以該專利方法製造之適用。經查，原告固主張其於本件之製造方法專利，有專利法第87條第1項推定規定之適用等語，然其於本院96年1月23日言詞辯論時，已就被告主張於系爭專利申請前，市面上已有人造石材產品之事實，表示不爭執，且陳述不主張專利法第87條第1項之推定等語，顯已自認其製造方法專利所製成之物品，在其申請專利前國內外即有他人製造之相同物品，而無專利法第87條第1項之適用。其後原告於96年9月21日提出民事補充理由㈡始再主張本件系爭專利有專利法第87條第1項推定之適用，自應認屬撤銷自認，然原告仍僅就其專利方法申請前，並無以混合樹脂、氫氧化鋁、碳酸鈣等為主要成份之人造石材物品，而重申其有專利法第87條第1項推定之適用，並未舉證說明其自認如何與事實不符，自不得為之。再原告雖稱被告於答辯2狀第4頁陳述「．．．據前所述，被告綺利公司已經證明被告綺利公司所有之系爭產品製作方法根本不同於原告之系爭專利．．．」等語，顯已經同意原告撤銷自認等語；然為被告所否認，且依被告答辯2狀所載內容，僅就其訴訟上之防禦，提出被告販賣之系爭人造透光雲石之製造方法，而抗辯其所販賣物品之製造方法不同於原告方法專利之製造方法，並未言及同意原告撤銷前揭自認之語，且亦無從就被告之抗辯推論被告已經同意原告撤銷自認，是原告主張撤銷自認，於法尚有未合，尚不可採。而本件既經原告自認其製造方法專利所製成之物品，在其申請專利前國內外已有他人製造之相同物品之事實，且未經合法撤銷自認，是於辯論主義所行之範圍內，即有拘束當事人及法院之效力，已應以之為裁判之基礎，則原告再為主張本件系爭專利有專法利第87條第1項之適用，自非可採。再原告主張系爭專利為「人造石材之製造方法」，依原告提出專利說明書所示，為一種人造石材之製造方法，可其依該製造方法專利所製成之物品為「人造石材」，而於發明說明先前技術部分，已經表明當時已有業者製造出「人造石材」以代替天然石材，只是有易變形、尺寸受限、易破損、乏變化美感等缺失，其發明之目的是在提供一種可以製得不易變形、不易破損、尺寸不受限及可呈現出豐富圖樣變化美感的人造石材之製造方法等，有原告提出之專利說明書在卷可查；可知於原告申請系爭製造方法專利時，即已於專利說明書內載明其製造方法專利所製成之物品即「人造石材」，已存在於國內外，自無專利法第87條第1項之適用。原告雖一再爭執在其申請專利前市面上並無以混合樹脂（即非單一，係由柔性樹脂及剛性樹脂混合）、氫氧化鋁、碳酸鈣為主要成分之人造石材物品，是原告方法專利所製成之物品為新的（即國內外所未見者）等情。惟專利法第87條第1項所指推定之適用，係指製造方法專利所製成之「物品」，在該製造方法申請專利前為國內外所未見，始有推定之適用；並非以物品之成份或製造方法是否為國內外所未見，即有推定之適用；原告所執上情，自亦不可採。
㈢按方法專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經
其同意而使用該方法及使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成物品之權。發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之。專利法第56條第2項、第84條第1項固定有明文。惟不論專利權人主張依專利法第56條第2項排除專利侵害行為或依同法第84條第1項主張損害賠償，均須就被控侵其專利權之人，有實施其專利權行為之利己事實，負舉證之責任。而查本件系爭專利雖為製造方法專利，然並無專利法第87條第1項推定規定之適用，亦即人造石材之製造方法並不是只有原告所有系爭製造方法專利所示一種方法，仍有其他方法可製成人造石材；是原告自仍應就被告所進口、販賣或使用之系爭人造透光雲石係以實施原告所有系爭製造方法專利所製成之事實，負舉證之責。
㈣依經濟部智慧財產局所頒專利侵害鑑定要點下篇第2章關於
發明專利之鑑定原則，其鑑定方法應先解釋申請專利範圍，次則比對解釋後之申請專利範圍與待鑑定對象，此時依該章第2節規定須分別解析申請專利範圍之技術特徵及待鑑定對象之技術內容；而其注意事項第⒊點則訂明「專利標的若為方法時，應就所送之待鑑定對象中與申請專利範圍所述之申請標的對應之方法予以比對；所送待鑑定對象應包括能證明其實施方法之證據。為確定待鑑定對象之實施方法，必要時應進行現場勘驗或實驗。若專利標的為方法，而待鑑定對象為物時，或所送之書面證據欠缺具體技術內容，應補齊相關證據再比對。」可知若專利標的為方法時，欲實施專利侵害鑑定，必先確定待鑑定對象之製造方法，始有與申請專利標的對應之方法予以比對之可能。查本件系爭人造透光雲石為被告綺利公司所進口販賣，其製造地不在國內，本院自無從以勘驗或命鑑定機關以實驗方式確定待鑑定對象之實施方法；雖被告有提出其主張系爭人造透光雲石之製造方法，然為原告所否認，是亦無以被告提出之製造方法與原告所有系爭製造方法鑑定比對之實益。經本院依兩造提出之意見，多方詢問是否有可承接本件鑑定之機關，然均無所得，且其後原告亦已經撤回鑑定之聲請，本院認已無鑑定之必要。
㈤本件原告主張之專利為製造方法專利，且無專利法第87條第
1項推定規定之適用，原告仍應就被告所進口、販賣或使用之系爭人造透光雲石係以實施原告所有系爭製造方法專利所製成之事實，負舉證之責，業已如前述；然查原告並未提出被告所進口、販賣或使用之系爭人造透光雲石之製造方法，是否確係以實施原告所有製造方法專利所製成之證據以實其說，其舉證即有未足，已非可採。雖原告提出財團法人臺灣經濟發展研究院（下稱臺經院）專利權侵害鑑定研究報告書認被告進口、販賣或使用之系爭人造透光雲石之製造方法落入原告所有系爭製造方法專利權之申請專利範圍，以證被告確有侵害原告之專利權等語。惟查原告自行送請臺經院鑑定之鑑定資料僅有原告於市面上取得由被告綺利公司販賣之人造透光雲石（產品編號SL-002）物品本身，並未包括能證明待鑑定對象即人造透光雲石實施方法之證據，亦即原告所送鑑定資料欠缺具體技術內容，依前揭專利侵害鑑定要點之規定，鑑定機關應於補齊相關證據後再行比對，則臺經院得否僅依原告所送待鑑物品本身，即實施鑑定，已非無疑。
㈥再由於本件系爭專利標的為方法，欲實施專利侵害鑑定，必
先確定待鑑定對象之製造方法，始能與申請專利標的對應之方法予以比對，已如前述；於原告未同時檢送證明待鑑定物品實施方法之證據下，受委託鑑定機關臺經院自行鑑定待鑑定物品之實施方法如下：
⒈證據之檢測內容：
a.證物之硬度檢測：照片一為柔性樹脂為20%、剛性樹脂為80%之比例混合而成，由其可知該比例之產品硬度值呈現於硬度計上之數值為90；照片為柔性樹脂為80%、剛性樹脂為20%之比例混合而成，由其可知該比例之產品硬度值呈現於硬度計上之數值為50，而照片三為待鑑定物接受硬度計所檢測出結果，其所呈現出之數值約為86，因而可得知待鑑定物之柔性樹脂與剛性樹脂之重量比介於20%-80%；80%-20%此一區間中。
b.圖式五為針對待鑑定物之透光率差部分所作之成分分析，由檢測結果可得知其鈣成份為跟鋁成份為4.36：87.7，故二者之重量比應為4.74%：95.26%；故可知氫氧化鋁與碳酸鈣之重量比應在99%-95%：1%-5%間。
c.圖式六為針對待鑑定物之透光率佳部分所作之成分分析，由檢測結果可得知其鈣成份為跟鋁成份為3.39：74.85，故二者之重量比應為4.33%：95.67%；故可知氫氧化鋁與碳酸鈣之重量比不在60%-90%：40%-10%間。
⒉所運用步驟部分：
則由上述證物所顯示出之結構，以及參酌該產品之製造過程，可得知該證物之製造方法應包含下列步驟：
⑴利用將一柔性樹脂與一剛性樹脂以重量比20%-80%：80%-20%混合而成一混合樹脂。
⑵在該混合樹脂中加入介於5%-70%間的氫氧化鋁且攪拌均勻而調製成一流體基材。
⑶在該流體基材中加入以重量比在99%-95%：1%-5%之氫氧
化鋁與碳酸鈣、以及粉劑，翻攪使該粉劑與該流體基材結合並呈膨鬆狀；而該流體基材與該粉劑的重量比為1：3-1：4.5，以形成第一圖料。
⑷在流體基材中加入重量比落於60%-90%：40%-10%之外之
氫氧化鋁與碳酸鈣、以及粉劑，翻攪使該粉劑與該流體基材結合並呈膨鬆狀；而該流體基材與該粉劑的重量比為1：3-1：4.5，以形成第二圖料。
⑸將該流體基材注入一成型模內，以成型一底層體。
⑹將該第一圖料、第二圖料灑落在該底層體上，則該第一
圖料與第二圖料在該底層體中散開形成圖樣，而成型一圖樣層體。
⑺將該底層體與該圖樣層體的氣泡趕出。
⑧當將該底層體與該圖樣層體硬化成型為一人造石材後，即可取出該人造石材。
並說明「此部分之內容係由檢驗數據與專利主張之內容所推得，除非已可有與本案檢測證物相同之產品以及其製造方法可證實其非為如上述所述之製程，否則上述之製造方法應可相信為真。」等語，有原告提出臺經院專利權侵害鑑定研究報告書在卷可稽（見報告第23-25頁）。惟查受委託鑑定機關僅以檢測待鑑定物品之硬度及就待鑑定物品透光率佳、差部分作成分分析，是否即得推論出待鑑定物品之製造方法，自非無疑。且其關於硬度之檢測，僅檢測柔性樹脂為20%、剛性樹脂為80%及柔性樹脂為80%、剛性樹脂為20%之比例混合而成物品之硬度區間，並以待鑑定物品之硬度落於此區間中，即推斷待鑑定物品為以混合樹脂製造而成；並未同時檢測單一樹脂製成物品之硬度區間為何，蓋若單一樹脂製成之物品，其硬度區間如有落於前述混合樹脂之硬度區間內之可能，即不能單以硬度是否落於前述區間中，用以證明待鑑定物品究係以單一樹脂或混合樹脂製造而成。且該專利權侵害鑑定研究報告書於鑑定待鑑定物品之製造方法時，僅以「由上述證物所顯示出之結構，以及參酌該產品之製造過程，可得知該證物之製造方法應包含下列步驟」，用以證明待鑑定物品有如該專利權侵害鑑定研究報告書所述之八項製程，其所稱「參酌該產品之製造過程」究係指參酌待鑑定物品產品之製造過程或原告所有系爭製造方法專利產品之製造過程，並未敘明；惟如係指參酌待鑑定物品之製造過程，於原告送鑑定資料中並無此部分證據。參酌鑑定機關謂「此部分之內容係由檢驗數據與專利主張之內容所推得，除非已可有與本案檢測證物相同之產品以及其製造方法可證實其非為如上述所述之製程，否則上述之製造方法應可相信為真。」等語，似係指參酌原告所有系爭製造方法專利產品之製造過程，然查本件專利標的為方法，須證明待鑑定物品之製造方法，始可與系爭製造方法專利申請標的對應之方法予以比對，豈有於證明待鑑定物品之製造方法時，即參考應比對對象之專利方法；此種鑑定方法，幾與適用專利法第87條第1項推定規定，並無不同；而本件並無專利法第87條第1項推定規定之適用，是鑑定機關以此方法推論待鑑定物品之製造方法，自屬不當，所鑑定得出之待鑑定物品製造方法之結論，亦不足採。再為確定待鑑定物品之實施方法，必要時應進行實驗，鑑定機關既以前揭方式推論出待鑑定物品之製造方法，自亦可以實驗之方式以其所稱之製造方法試驗，以確認是否足以鑑定機關所稱之製造方法製成與待鑑定物品相同之物，而鑑定機關並未為此部分之試驗，其所稱之製造方法是否足以製成待鑑定物品相同之物品，亦欠缺憑信性。顯見鑑定機關以上揭檢測待鑑定物品硬度及成分分析等方式鑑定之結果，並不足以鑑定或證明待鑑定物品確實之製造方法；而其後續專利侵害鑑定之比對，係以未經證明確定為待鑑定物品之製造方法與系爭製造方法專利作是否侵害之鑑定，其結論不論是否有侵害（是否有落入原告專利範圍），均不足為本件待鑑定物品是否有侵害原告專利權判斷之依據。從而，原告雖提出臺經院之專利權侵害鑑定研究報告書以證待鑑定物品所實施之方法侵害其製造方法專利，然該專利權侵害鑑定之結果非但不足以證明被告綺利公司販賣之系爭人造透光雲石所實施之方法，亦不足證明該人造透光雲石所實施之方法有侵害原告專利權之事實，自難據以為有利於原告事實認定之依據，原告主張被告有侵害其專利權等情，其舉證即有未足，而難以採信。
㈦綜上所述，本件原告既未能證明被告所進口、販賣或使用之
系爭人造透光雲石，其製造所實施之方法確有侵害原告所有系爭製造方法專利之事實，是原告以被告有侵害其專利為由，請求被告連帶賠償損害、停止侵害其專利權及將判決書登報等，即均無理由，應予駁回。又原告之訴既經駁回，其假執行之聲請即失所附麗，應併予駁回。
四、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所舉證據，經審酌結果，與本件判決結論均無影響，爰不一一論述，附此敘明。
五、據上結論，本件原告之訴為無理由，依民事訴訟法第78 條，判決如主文。
中 華 民 國 97 年 5 月 6 日
民事第三庭 法 官 林源森以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（須附繕本）。
中 華 民 國 97 年 5 月 6 日
書記官 黃士益