臺灣臺中地方法院民事判決 96年度智字第35號原 告 甲○○訴訟代理人 曾琬鈴律師被 告 凱帝爾工業有限公司兼上一人之法定代理人 乙○○上列二人共同訴訟代理人 蔡慶文律師上列當事人間請求損害賠償（專利權）事件，本院於民國98年4月15日言詞辯論終結，判決如下：
主 文原告之訴及其假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
壹、兩造爭執要旨：原告主張：
㈠原告為中華民國新型專利申請案號第000000000號（新型
專利證書號數：M300994）「行李箱後輔助輪結構改良」（以下稱系爭專利）之專利權人，專利期間自民國95年11月21日起至105年5月9日止。按專利法第106條第1項規定：新型專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該新型專利物品之權。而查，原告於95年12月間發現被告生產仿冒原告之系爭專利之行李箱，並對外販售，原告於95年12月間向訴外人新生皮件行購得上開仿冒產品後，委請鉅鼎國際專利商標聯合事務所鑑定，該鑑定結果認為被告之仿冒產品與原告之系爭專利相同，被告顯有侵害原告系爭專利之故意。又按因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任；公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法令致他人受有損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責，民法第184條第1項前段及公司法第23條第2項分別定有明文。再新型專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害；依前條請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：…依侵害人因侵害行為所得之利益。於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益，專利法第108條準用同法第84條第1項及第85條第1項第2款亦定有明文。另當事人已證明受有損害而不能證明其數額或證明顯有重大困難者，法院應審酌一切情況，依所得心證定其數額，民事訴訟法第222條第2項亦有明定。被告凱帝爾工業有限公司（以下稱凱帝爾公司）製造該仿冒產品，被告乙○○為凱帝爾公司之負責人，原告爰依據首開規定，以被告凱帝爾公司銷售系爭行李箱之全部收入為其所得利益。惟被告經鈞院命其提出系爭行李箱之銷售數量資料，被告無正當理由不提出，依民事訴訟法第344條及第345條第1項規定，自應認為原告所主張因被告侵權行為受有損害之金額係新臺幣（下同）60萬元之事實為真實。為此，提起本件訴訟，並聲明：⒈被告應連帶給付原告60萬元，及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止按週年利率百分之五計算之利息；⒉被告不得製造、為販賣之要約、販賣或使用系爭專利權之產品；⒊訴訟費用由被告連帶負擔；⒋第1項之請求，原告願供擔保，請准宣告假執行。
㈡對被告抗辯之陳述：
⒈被告雖表示其擁有新型第M300994號（申請案號0000000
00）專利權，惟我國現行專利法就新型專利之審查對象僅限於新型專利之形式要件，不包括專利要件（未進行實體審查），故如專利專責機關進行形式審查後，認申請案件並無專利法第97條所定不予專利之情事者，依專利法第99條規定，即會准予專利權；且被告之專利其申請日（95年6月9日）在原告專利之後（95年5月10日），故不足為被告並無侵害原告專利權之有利認定。
⒉待鑑定物與被告所主張先前技術阻卻之新型第M285948號專利，兩者間之最大差異乃在於該定向滑輪之數量。
即待鑑定物為四個定向滑輪輔助支撐（原告所有新型第M300994號專利亦為四個定向滑輪），而新型第M285948號專利則為二個定向滑輪，待鑑定物增設該定向滑輪確有增進使用功能之效果，意即此為一具有進步性之技術特徵，適足以證明被告無從引用該先前技術阻卻本件侵害原告專利權之事實。況查，依照我國現行專利侵害鑑定要點中所列鑑定流程圖可知，先前技術阻卻之判斷係位於均等論之後，被告欲主張先前技術阻卻，則明顯已自認本件有均等論之適用。然被告所主張之先前技術阻並不成立，故待鑑定物已落入原告所有系爭專利之申請專利範圍內，至為灼然。況且，新型第M285948號專利業因其為所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成者，而經經濟部智慧財產局審定舉發成立撤銷該專利在案。
⒊原告之系爭專利雖經經濟部智慧財產局於98年2月25日
以（98）智專三（一）02054字第09820101850號舉發審定書為舉發成立撤銷專利權之處分，惟原告業已提出訴願，系爭專利權有效性部分，尚待訴願機關經濟部審定，尚未確定。
被告抗辯：
㈠國立雲林科技大學科技法律研究所專利侵害鑑定中心97年
3月8日專利侵害鑑定報告書及台灣省機械技師公會97年10月9日專利侵害鑑定報告，因均存有諸多瑕疵，故均不具證明力。
㈡被告製造、銷售之行李箱，其構造「行李箱輪組與托架輪
座組結合裝置」業經經濟部智慧財產局於95年12月1日公告，嗣核發新型第M301565號專利證書在案；且依智慧財產局就被告之上開新型專利所為技術報告第13點「先前技術資料範圍」所示，其審查之國內專利文獻期間迄96年3月14日止，而原告之系爭專利係於95年11月21日公告，足徵經智財局審查之結果，兩者之專利各有其申請範圍，並不相同。智慧財產局復於97年5月21日再就被告所有新型第M301565號專利作成新型專利技術報告乙件，其審查之國內專利文獻期間迄97年5月21日止，該報告第14點「比對結果」僅引用文獻1（93.12.21公告新型第M253254號，即訴外人白陽豊所有「行李箱傾斜動作輔助輪構造改良」專利）、文獻2（95.01.21公告新型第M285948號，即被告凱帝爾公司所有「行李箱拉桿之滑輪結構改良」專利），仍未見引用系爭新型第M300994號專利，益徵待鑑定對象並未落入系爭專利之申請範圍。
㈢按「專利侵害之鑑定原則」關於先前技術阻卻之成立要件
規定：「…例如申請專利範圍之技術特徵為A、B、C，待鑑定對象之對應元件、成分、步驟或其結合關係為A、B、D'，先前技術之對應元件、成分、步驟或其結合關係為A、B、D。雖然於侵權行為發生時，以該發明所屬技術領域中所具有通常知識者之技術水準而言，C與D'之間無實質差異，適用『均等論』，若D'與D相同或為D與所屬技術領域中之通常知識的簡單組合時，則適用『先前技術阻卻』。」智慧財產局97年5月21日專利技術報告第14點比對結果，就被告所有新型第M301565號專利請求項1之比對說明內載：「文獻1第2（A）、3、6（A）圖及說明書第6頁倒數第5至11行，記載『…一具有拉桿（11）之箱體（10），於箱體（10）底部四角設有輪座（12）組裝可旋向輪（
13 ），並於箱體（10）前端底部、兩可旋向輪（13）間設兩輔助座（14）組裝定向輔助輪（15），供傾斜拖行時使用（如圖二A、二B），亦即，傾斜拖行時兩定向輔助輪（15 ）抵地、其它之可旋向輪（13）不抵地，於水平推行時（如圖三A、三B），則各可旋向輪（13）抵地、兩定向輔助輪（15）不抵地…』；文獻2申請專利範圍第1項，記載『一種行李箱拉桿之滑輪結構改良，主要在於：該行李箱拉桿底部的左、右兩側處利用一轉軸樞設有兩個轉向固定的滑輪者。』本項之活動輪組、固定輪組、托架、輪座板，如同文獻1之可旋向輪（13）、定向輔助輪（15）、拉桿（11）、輔助座（14）；本項輪座板之軸孔，如同文獻1第2（A）圖所示，其輔助座（14）亦有軸孔；本項之轉軸，如同文獻2之轉軸；本項固定輪組之軸心高於活動輪組之軸心位置，如同文獻1第3圖所示，其定向輔助輪
（15）之軸心高於可旋向輪（13）之軸心位置；本項固定輪組的最大外徑必需大於該活動輪組之最大外徑，如第2
（A）、6（A）圖所示，其定向輔助輪（15）（27）的最大外徑大於可旋向輪（13）（23）之最大外徑；本項與文獻之差異僅為固定輪組數之簡單變化，為所屬技術領域中具有通常知識者所具有之習知技術。本項技術為文獻1、2與習知技術之簡單組合。」等語。查上述文獻1（訴外人白陽豊所有新型第M253254號「行李箱傾斜動作輔助輪構造改良」專利）第2（A）、3圖及說明書第6頁倒數第5至11行所記載者，均係引述第三人白陽豊另件公告號第485772號拖輪箱可多向位移之輪座組合結構追加（一）專利之已公開之先前技術，而文獻2則係被告凱帝爾公司所有新型第M285948號「行李箱拉桿之滑輪結構改良」專利公報，以上文獻均屬早於系爭專利申請前即已公開之資訊，如依上開97年5月21日專利技術報告所見，被告所有新型第M301565號專利「請求項1與文獻之差異僅為固定輪組數之簡單變化，為所屬技術領域中具有通常知識者所具有之習知技術。本項技術為文獻1、2與習知技術之簡單組合。」揆諸首揭說明，則待因鑑定對象實施之技術，與被告所有新型第M301565號專利相同，顯係習知技術之簡單組合，應合於「先前技術阻卻」要件。又智慧財產局97年5月21日專利技術報告第14點比對結果，就被告所有新型第M301565號專利請求項2之比對說明內載：「關於文獻1及2中所記載的創作之認定，如同請求項1之比對說明。本項輪座板一端係凸伸於行李箱背面一側形成適當的距離，以確實加大固定輪組的軸心至後活動輪組間的有效距離，且能使托架與行李箱背面間形成一傾斜狀，如同文獻1第2（A）圖所示，輔助座（14）一端係凸伸於行李箱背面一側形成有適當的距離，以確實加大定向輔助輪（15）的軸心至後可旋向輪（13）間的有效距離，且能使拉桿（11）與行李箱背面間形成一傾斜狀。本項技術為文獻1、2與習知技術之簡單組合。」等語。同理，待鑑定對象所實施之前揭技術，均屬早於系爭專利申請前即已公開者，應有「先前技術阻卻」之適用。
㈣原告於系爭專利說明書八、新型說明之「先前技術欄」曾
謂：「…本創作人曾創作公告第485772號專利案（按，該公告第485772號專利係訴外人白陽豊所創作，非原告所創作），如圖一（A）、一（B）所示，得改善上述習知之問題，係：一箱體10四角具有萬向滑輪11，其拉桿12之拉桿座13雙端配合軸心桿14而各樞組一定向滑輪15，形成箱體10後端中央部位具有二定向滑輪15輔助支撐，…」云云，則原告既已於前揭專利說明書自承上述元件、成分、步驟、結合關係乃先前技術，自不容原告藉「均等論」重為主張其先前已限定或排除之事項。
㈤系爭專利經被告凱帝爾公司提出舉發，智慧財產局業於98
年2月25日以（98）智專三（一）02054字第09820101850號舉發審定書為舉發成立應撤銷專利權之處分。
㈥並聲明：⒈原告之訴及假執行之聲請駁回；⒉訴訟費用由
原告負擔；⒊如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。
參、得心證之理由：按智慧財產案件審理法第16條規定：「當事人主張或抗辯智
慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定。前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利。」經查：
㈠原告主張其為新型第M300994號「行李箱後輔助輪結構改
良」專利之專利權人，為被告所不爭執，並有專利證書1紙附卷可證。惟原告所有之系爭專利，經被告凱帝爾公司於97年5月16日提出舉發，經濟部智慧財產局業於98年2月25日以系爭專利違反專利法第94條第4項規定而為撤銷專利權之審定，此有該局（98）智專三（一）02054字第09820101850號函檢附之專利舉發審定書在卷足憑。㈡該專利舉發審定書理由謂：「……㈡系爭專利之技術內容
為一種行李箱後輔助輪結構改良，係一箱體四角具有萬向滑輪，並於箱體後端二萬向滑輪間設有拉桿座供組裝拉桿；其特徵在於：於拉桿座左、右端各設有較長之軸心桿而樞設二個定向滑輪，形成箱體後端二萬向滑輪間具有四個定向滑輪輔助支撐，而得增大耐力強度及增進拖動時之平穩效果。系爭專利之申請專利範圍共2項，其中第1項為獨立項。（餘詳見系爭專利申請專利範圍）㈢舉發證據共3件；證據二係為93年12月21日公告之第00000000號『行李箱傾斜動作輔助輪構造改良』專利案；證據三係為95年1月21日公告之第00000000號『行李箱拉桿之滑輪結構改良』專利案；…舉發理由主張系爭專利與舉發證據相較，違反專利法第93條、第94條第4項及專利法施行細則第18條之規定云云。…㈤舉發理由引證據二之習知技術（說明書第6頁及圖一、二、三說明專利公告第485772號已揭示『於箱體10底部四角設有輪座12組裝可旋向輪13，並於箱體10前端底部、兩可旋向輪13間設兩輔助座14組裝定向輔助輪15，供傾斜拖行時使用（如圖二A、二B），亦即，傾斜拖行時兩定向輔助輪15抵地、其它之可旋向輪13不抵地』之技術。證據三為一種行李箱拉桿之滑輪結構改良，主要是在於：該行李箱拉桿底部的左、右兩側處利用一轉軸樞結設有兩個轉向固定的滑輪者。舉發理由旨據前揭證據二之習知技術與證據三（併第四圖），指摘系爭專利之申請專利範圍第1項不具進步性云云；茲將系爭專利之申請專利範圍第1項與證據二、三比較：系爭專利係一箱體四角具有萬向滑輪（對應證據二習知技術之箱體四角落的可旋向輪13；證據三之箱底亦設有四只可旋向輪），並於箱體後端二萬向滑輪間設有拉桿座供組裝拉桿（對應證據二習知技術之圖一A、圖三繪示有拉桿座構件；證據三之拉桿20）；其特徵在於：於拉桿座左、右端各設有較長之軸心桿而樞組二個定向滑輪，形成箱體後端二萬向滑輪間具有四個定向滑輪輔助支撐，而得增大耐力強度及增進拖動時之平穩效果。惟證據二習知技術之箱體結構亦於箱體10底部、兩可旋向輪13間，設兩輔助座14以組裝定向輔助輪15，供傾斜拖行時使用（如圖二A、二B），證據三則揭露採用一轉軸21樞結兩個轉向固定的滑輪（22、23）者。故系爭專利與證據二習知技術之箱體僅是在定向滑輪（或定向輔助輪）有數量上之差異，該等數量多寡乃為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成者，且證據三亦有利用一長轉軸作為樞組兩固定滑輪之運用。因此，證據二之習知技術與證據三（併第四圖）之組合，顯可證明系爭專利之申請專利範圍第1項不符合專利法第94條第4項之規定。㈥系爭專利申請專利範圍第2項（依附於第1項）之結構係『可設三個及三個以上之間隔排列定向滑輪以一長軸心桿樞組於拉桿座』；然由證據三行李箱拉桿之滑輪結構觀之，其已揭露在行李箱拉桿底部的左、右兩側處利用一轉軸樞結設有兩個轉向固定的滑輪者，亦能達到增大耐力強度及增進拖動時之平穩效果，顯然系爭專利利用一長軸心桿將三個及三個以上定向滑輪樞組於拉桿座之結構設計，仍為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術，而能輕易在定向滑輪之數量作變化並加以完成。故證據二之習知技術與證據三（併第四圖）之組合，亦可證明系爭專利之申請專利範圍第2項為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成者，不符專利法第94條第4項之規定。」茲參照比對被告提出之該專利舉發申請書證據二專利公報第3622頁圖二A（係專利公告第485772號之傾斜拖行側視圖）、圖二B（係專利公告第485772號之底視圖），及證據三專利公報第7290頁第四圖（即新型專利號數：M285948專利之立體組合示意圖），足認專利專責機關以系爭專利違反專利法第94條第4項規定而撤銷該專利權，應為不當。
從而被告抗辯系爭專利有應撤銷之原因，即堪採認。
㈢原告對智慧財產局前開撤銷專利權之審定，已向經濟部提
起訴願，該舉發案因此尚未確定，本院固然不得逕行認定系爭專利權之效力自始不存在，惟系爭專利既然有應撤銷之原因，依智慧財產案件審理法第16條第2項規定，原告於本件訴訟即不得對被告主張權利。
據上，原告依專利法第108條準用第84條第1項、第85條第1
項第2款、第106條第1項規定，請求：㈠被告應連帶給付原告60萬元，及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止按週年利率百分之五計算之利息；㈡被告不得製造、為販賣之要約、販賣或使用系爭專利權之物品，於法即有未合，為無理由，應予駁回。而原告陳明願供擔保聲請宣告假執行部分，因本訴經敗訴駁回，其假執行之聲請，已失所依附，應併予駁回。
本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法，核與判決結果不生影響，爰不逐一論述。
依民事訴訟法第78條規定，本件訴訟費用，應由敗訴之原告負擔。
中 華 民 國 98 年 5 月 1 日
民事第三庭 法 官 游文科正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。
中 華 民 國 98 年 5 月 1 日
書記官 黃惠閔