臺灣臺中地方法院民事判決 97年度智字第10號原 告 甲○○訴訟代理人 戴雅韻律師被 告 賓果天下科技有限公司兼法定代理人 乙○○共同訴訟代理人 練家雄律師複代理人 陳國樟律師上列當事人間請求損害賠償（專利權）事件，本院於民國97年10月15日言詞辯論終結，判決如下：
主文原告之訴及假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
壹、原告起訴主張：
一、緣原告開發設計之「自動發牌系統」，業於民國96年7 月11日經刊載於專利公報上，並已取得經濟部智慧財產局發明專利第I283596 號之專利證書（下稱系爭發明專利），專利期間自西元2007年7 月11日至2025元12月29日止。拒被告賓果天下科技有限公司（下稱賓果公司）未經原告同意擅自仿製系爭發明專利，經原告委託臺灣省機械技師公會，鑑定結果「賓果天下科技有限公司」（下稱賓果公司）製造之「機械手臂」，與原告所取得之系爭專利之申請專利範圍實質相同（落入專利範圍），該當專利侵權。至於損害賠償的計算方式，按兩造於本院前揭96年度裁全字第10490 號假處分事件（下稱假處分事件）審理中被告所提出之銷售資料，計算，被告製造、販賣系爭專利之仿冒品一個月銷售所得約為新台幣（下同）70萬元，算至起訴時，被告侵害系爭專利之銷售所得為630 萬元，因依法被告得舉證扣除成本或必要費用，僅暫以100 萬元計算被告因侵害行為所獲得之利益。
二、對被告抗辯之陳述：
(一)由被告賓果公司宣傳單可知被告公司製成侵害原告專利之產品為（一）機械手臂- 機檯型1.機械手臂- 四人座（4-Seat）W-202cm/D-210cm/H-216cm 。2.機械手臂- 六人座（6-Seat）W-202cm/D-270cm/H-216cm 。3.機械手臂- 八人座（8-Seat）W-202cm/D-330cm/H-216cm 。（二）機械手臂- 整場型：W-202cm/D-80cm/H-216cm（下稱機械手臂產品）。由以上機械手臂產品之名稱及規格，本件侵害之產品可得確定。兩造於前揭假處分事件審理時，因原告不知被告所製造之產品型號（宣傳單上無型號），被告要求先行確認假處分標的係「單純吸取式」或「混和式」，再針對原告主張之「單純吸取式」之機械手臂提出96年5 月至10月銷售之數量及數額供法院核定擔保金，顯見被告侵害原告專利之產品雖無型號，但由其產品名稱及規格，再經確認為「單純吸取式」，足認被告侵害原告專利權之產品可確定。
(二)被告雖稱其於96年7 月26日接獲原告存證信函後即已停止製造及銷售，然由被告於假處分事件提出之發票96年8 、9 、10月之發票即明被告所言不實。
(三)以上機械手臂產品均為被告所有，請求本院依照智慧財產審理法之規定，要求被告提供上開產品為待鑑定物以供鑑定。
(四)此外，因專利法第56條、第84條第1 項前段、第85條第1項第2 款之規定屬於民法第184 條第2 項之保護他人之法律，被告之產品既有侵害原告之專利權，即應推定被告有過失，應由被告就其行為無故意過失，負舉證責任。
三、綜上，被告乙○○為被告賓果公司之負責人，執行業務違反專利法規定致原告受有損害，爰依專利法第56條、第84條第
1 項前段、第85條第1 項第2 款、民法第184 條第1 項、第
2 項、第185 條、公司法第23條第2 項請求被告乙○○與被告賓果公司應就原告之損害負連帶賠償之責，及依專利法第
84 條 第1 、3 項規定請求排除侵害、防止侵害及銷毀被告侵害行為之器具。
四、並聲明：（一）被告乙○○與被告賓果公司應連帶給付原告100萬元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年利率百分之五計算之利息。（二）被告應立即停止自行或委託他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口侵害原告所有發明專利I283596號「自動發排系統」之物品，並應立即將侵害原告所有上開專利權之物品回收並銷毀。
（三）原告願供擔保，請准予宣告假執行。
貳、被告則以：
一、系爭專利，於原告申請前已公開，業經他人檢具理由向經濟部智慧財產局（下稱智財局）舉發聲請撤銷專利，並經智財局受理在案，故系爭專利是否維持，尚有疑義。
二、退步言之，縱認系爭專利合法存續，原告所提出之臺灣省機械技師公會於96年9 月26日所做成之鑑定編號No96X0905 專利侵害鑑定分析報告（下稱系爭鑑定報告），因鑑定人是原告單方選任，並非法院所選任，且鑑定報告之作成機關（即臺灣省機械技師公會）並未取得待鑑定物，亦未附機台結構真實相片，逕以待鑑定物之廣告傳單（未有具體技術內容），及不知真實與否之現場勘驗，做成鑑定報告，其鑑定過程並未依照智財局專利侵害鑑定要點為之，系爭鑑定報告並不足採信。
三、被告於96年7 月26日接獲原告存證信函通知有侵害系爭專利之虞時，本於尊重智慧財產權的立場，即已停止製造及銷售等行為，並立即與原告聯繫澄清爭議。原告在前揭假處分事件審理時，經原告主張特定在所謂被告製造之「單純吸取式」之機器手臂，該種類之產品方有侵害原告專利之產品之虞，而被告為免爭議，早已停止製造、銷售前揭所謂「單純吸取式」之機器手臂，所有單純吸取式的機器手臂亦已回收銷毀，已賣出的部分亦已更換，此作法係為避免日後紛爭擴大及訴訟勞累，在先進國家實為常態，自無從提出原告所指之勘驗物，當非無正當理由不從法院之命提出待鑑定物。原告又在業界發黑函，不進行法律所賦予之假處分或證據保全等方式，卻一味要求被告提出所有產品或要求善意第三人提出，顯僅欲不當影響市場競爭。
四、又兩造於前揭假處分事件審理時，法官開示因要禁止他人不得製造、銷售，影響他人營運重大，嚴重者甚將導致歇業或倒閉，故須以全部營業額乘以同業利潤標準計算供擔保金額，被告遂提供96年5 月至10月全部銷售數量及數額供假處分承審法官核定假處分擔保金額，是以被告於假處分審理時所提出之銷售記錄係全部之營業所得，包含所有機種，並非僅限於單純吸取式的機械手臂。
五、專利權之損害賠償請求，其性質為侵權行為損害賠償，須加害人有故意或過失始能成立，原告未對被告有故意或過失的侵權行為要件盡舉證之責。今原告提起本案訴訟主張專利侵權，亦未特定侵權標的。且原告並未舉證被告在寄發存證信函前，被告有故意或過失的行為；或在寄發存證信函後，被告尚有侵害其專利的行為，顯見被告對原告主張之侵害事實無故意或過失等語，資為抗辯。
六、並聲明：原告之訴駁回，如受不利判決，被告願供擔保請准宣告免為假執行。
參、兩造不爭執事項（本院採為判決基礎）：
一、原告為系爭專利之專利權人，系爭專利業已取得智財局發明專利第I283596號證書，並經刊載在96年7月11日之專利公報上。系爭專利雖經訴外人黃湘霖向智慧財產局提出舉發，惟智財局並未為撤銷專利之審定，故原告之系爭專利權現仍為有效（專利法第73條反面解釋參照），誠無疑義。
二、系爭專利之申請專利範圍如96年7 月11日專利公報（B）第277-278頁所載。
三、系爭鑑定報告，鑑定機關、鑑定人是原告單方選任，並非法院所選任，且鑑定報告之作成機關（即臺灣省機械技師公會）並未取得被告公司製造、銷售之機械產品實物作為待鑑定物，而係以型錄廣告傳單，及鑑定人黃鴻儀於96年9 月9日於臺北世貿展演二館會場之勘驗為基礎，做成鑑定報告。
四、原告於前揭假處分事件審理時僅針對被告製造、銷售之「單純吸取式」之機械手臂，聲請假處分。
肆、得心證之理由：
一、按當事人主張有利於己之事實，就其事實有舉證之責任，民事訴訟法第277 條定有明文。次按民事訴訟如係由原告主張權利者，應先由原告負舉證之責，若原告先不能舉證，以證實自己主張之事實為真實，被告就其抗辯事實即令不能舉證，或其所舉證據尚有疵累，亦應駁回原告之請求，最高法院17年上字第917 號判例可資參照。復按專利權人以專利權受侵害請求損害賠償時，自應就損害發生、責任原因，暨二者間有相當因果關係負舉證之責，此不因修正前專利法第82條第1 項（現行法第85條第1 項）計算損害額之特別規定而異（最高法院89年台上字第1754號判決參照）。再按法院固得就鑑定依其特別知識觀察事實，加以判斷而陳述之鑑定意見，依自由心證為判斷事實真偽之依據，然就鑑定人鑑定之意見可採與否，則應踐行調查證據之程序而後定其取捨，倘法院不問其取捨之理由如何，遽採為裁判之依據，不啻將法院採證認事之職權行使委諸鑑定人，與鑑定僅為一種調查證據方法之旨趣，殊有違背，最高法院79年台上字第540號判例意旨可資參照。本件原告主張被告未經同意竟擅自仿製原告系爭發明專利，並製造、銷售侵害系爭專利之物品等事實，為被告所否認，揆諸上開說明，自應由原告（專利權人）主張其專利權被侵害時，必須證明系爭專利確有被侵害之事實，且應證明被告（行為人）有實施其專利權之行為。原告就其主張之事實，雖提出系爭鑑定報告，惟查：
(一)按鑑定人由受訴法院選任，此為民事訴訟法第326 條第1 項所明定。查原告於本件起訴前，固委託臺灣省機械技師公會鑑定，鑑定結論為「待鑑定對象與本專利申請範圍為實質相同，待鑑定對象落入專利權範圍」，有臺灣省機械技師公會所出具之「專利侵害鑑定分析報告」在卷可參。惟該鑑定報告係原告自行委託臺灣省機械技師公會所鑑定製作，非由法院於審理中選任為之，充其量僅能認為是原告所提用以證明其主張之證據資料，而非民事訴訟法所稱之鑑定。
(二)另按依智財局所頒專利侵害鑑定要點下篇第2章關於發明專利之鑑定流程，其鑑定流程應先解釋申請專利範圍，其次比對解釋後之申請專利範圍與待鑑定對象，再基於「全要件原則」，判斷待鑑定對象是否符合「文義讀取」.. 等流程，依該篇第3章鑑定方法第2節比對解釋後之申請專利範圍與待鑑定對象規定，須分別解析申請專利範圍之技術特徵及待鑑定對象之技術內容；該節二、解析待鑑定對象之技術內容（三）注意事項第1、3點則訂明「專利標的為物時，所送之待鑑定對象應為物」；「專利標的若為方法時，應就所送之待鑑定對象中與申請專利範圍所述之申請標的對應之方法予以比對；所送待鑑定對象應包括能證明其實施方法之證據。為確定待鑑定對象之實施方法，必要時應進行現場勘驗或實驗。若專利標的為方法，而待鑑定對象為物時，或所送之書面證據欠缺具體技術內容，應補齊相關證據再比對」。然查，系爭鑑定報告，其鑑定方法，經證人即鑑定人鄭鴻儀於97年10月15日到庭證述：「當時本案委託我們公會來鑑定的時候，專利所有權人有提供雜誌、型錄資料，那時有個關於遊戲機的展覽，從現場的機器動作去作鑑定」、「當時我並沒有去操作機器，現場有展示它的動作」、「我去現場時，被告公司不知道我們去做鑑定，我沒有接觸該機器，只是單純看那個機器操作」、「我有跟委託人聯絡過，請他提供鑑定物，他建議我到臺北展覽」、「現場不可能拍照和攝影」等語明確，核與系爭鑑定報告第8頁載明「...2、解析待鑑定對象之技術內容：待鑑定對象「機械手臂」實物如附件一之型錄所示及實地於2007年9月9日於台北世貿展演館二館展示機台訪視，經比對分析，待鑑定對象之特徵為：... 」內容情節相符，足認鑑定人鄭鴻儀於做成鑑定報告時，未取得待鑑定物之實物，系爭鑑定報告之鑑定方法顯然與智慧財產局鑑定原則有違，堪以認定。
(三)雖證人即鑑定人鄭鴻儀到庭證稱：「系爭機械動作並不困難，先是用機械手臂吸取撲克牌，然後去作辨識，辨識完之後，會顯示花色跟點數，再放在架子上。這些動作完全都在現場展示出來」、「我看完展覽後在一個月內做完此報告..」等語，惟查，證人亦自承伊沒有接觸該機器，只是單純看機器操作，現場不可能拍照和攝影等語，可知證人未取得待鑑定物之實物，其並無接觸、操作機器，亦無對實物作拍照、攝影的動作，僅是單純肉眼觀看機器操作的方式，則證人如何僅憑肉眼觀察即能解析待鑑定物之技術內容，恐屬有疑？況人之記憶本存有不正確之風險，在無照片或攝影之影像或實物的輔助下，證人在離開展覽會場，私下完成鑑定報告過程經過了將近一個月時間，是否仍能清楚記憶待鑑定物的機械動作，及證人是否能精確無誤的解析待鑑定物的技術內容，以之與原告所取得系爭專利的「申請專利範圍」之技術特徵作正確比對，進而依照「全要件原則」判斷是否符合「文義讀取」，在在堪慮？
(四)再查，被告乙○○於97年10月15日在庭供稱：「當初展覽當時我們並未展示六人座、八人座的機械，我們只有展示自動發排機的頭而已。頭的外觀看起來是一樣的，但是內容不一樣。機器的頭部分是像型錄上直立部分，不包括平放部分，不會有螢幕出現。在頭的部分就可以吸取撲克牌，但無法顯示在螢幕上的花色點數，因為沒有螢幕」等語，核與證人所稱「現場展示的型號與鑑定報告的型號是相同的。現場機器有六人座、八人座…」、「現場的展示即自動操作，我有看到六人座、八人座」及系爭鑑定報告第8 頁所載：「…待鑑定對象特徵為：一種機械手臂，其作動流程…………，將撲克牌的之花色及點數顯示於螢幕上…」等語，就被告公司於展覽會現場所展示的機型，及是否有螢幕在現場能夠顯示撲克牌的花色及點數等情，並不一致，故就系爭鑑定報告所載待鑑物之來源，雙方已有爭議，且系爭鑑定報告待鑑物既係原告自行提供型錄及請證人即鑑定人鄭鴻儀至展覽會場實地勘驗，因現場勘驗事前未經被告同意，現場勘驗時被告亦不知情，則系爭鑑定報告書第8 頁至第9 頁對解析待鑑定對象之技術內容，待鑑定物是否確為被告製造之產品，亦非無疑。
(五)綜上，本院認臺灣省機械技師公會所為之系爭鑑定報告，不足採為認定被告產品侵害原告系爭專利權之證據。
二、原告雖主張：由被告於前揭假處分事件中所提供之銷售資料，可知被告在97年5 月至10月，有銷售六人座、八人座、整場型之機械手臂，可證明被告有侵權之事實等語，惟為被告所否認，並抗辯：原告於假處分事件審理中所特定侵權的「單純吸取式機械手臂」，為免爭議及訴訟勞累，已無製造銷售等語。經查，原告對於被告曾製造、銷售侵害其系爭專利物品，不論是單純吸取式機械手臂或（一）機械手臂- 機檯型1.機械手臂- 四人座（4-Seat）W-202cm/D-210cm/H-216c
m 。2.機械手臂- 六人座（6-Seat）W-202cm/D-270cm/H-216cm 。3.機械手臂- 八人座（8-Seat）W-202cm/D-330cm/H-216cm。（二）機械手臂- 整場型：W-202cm/D-80cm/H-216cm等機械手臂產品，均未能提 出證據（系爭鑑定報告為本院不採已如前述）證明其專利權遭到侵害，原告空言主張，並不足採。
三、原告另主張：依據智慧財產案件審理法第10條第1 項之規定：「文書或勘驗物之持有人，無正當理由不從法院提出文書或勘驗物者，法院得以裁定新台幣3 萬元以下罰緩；於必要時，並得以裁定命為強制處分」，法院應命被告提供上開機械手臂產品以供勘驗等語，被告則以：原告在前揭假處分事件審理時，經原告主張特定在所謂被告製造之「單純吸取式」之機器手臂，該種類之產品方有侵害原告專利之產品之虞，被告為免爭議，早已停止製造、銷售前揭所謂「單純吸取式」之機器手臂，所有單純吸取式的機器手臂亦已回收銷毀，已賣出的部分亦已更換，並非無正當理由不提出勘驗物等語資為抗辯。經查：被告此舉，或係為避免日後紛爭擴大及訴訟勞累，其所言尚非不可採信，被告實無從提出單純吸取式機械手臂以供鑑定，應具正當理由。本件原告雖主張上開機械手臂產品係被告所有，待鑑定物在被告處，且因價格昂貴，其無法以購買方式取得等語。惟按「證據有滅失或礙難使用之虞者，或經他造同意者，得向法院聲請保全；就確定事、物之現狀有法律上利益並有必要時，亦得聲請為鑑定、勘驗或保全書證」，民事訴訟法第368條第1項定有明文。原告倘認侵害系爭專利之待鑑定物品（即機械手臂產品）有取得之困難，且於訴訟中有遭滅失或礙難使用之虞時，自得依上開規定，於起訴前或訴訟中向法院聲請保全證據，以為救濟，附此敘明。
四、原告另主張因專利法第56條、第84條第1 項前段、第85條第
1 項第2 款之規定屬於民法第184 條第2 項之保護他人之法律，故被告之產品既有侵害原告之專利權，即應推定被告有過失，如被告主張其無過失，應由被告負舉證責任等語。惟按專利法第56條第1 項：「物品專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權。」之規定對於專利權，如同民法第765 條：「所有人，於法令限制之範圍內，得自由使用、收益、處分其所有物，並排除他人之干涉。」對於所有權一般，乃具體規範專利權及所有權具有何等「權能」之權利範圍規定，此二項規定之立法目的在於創設、界限所有權或專利權之權利範圍，並非諸如道路交通安全規則第93條係基於保護他人之目的所規範社會大眾應遵循之一定行為標準之規定一般。本院因認專利法第56條並非民法第184條第2項所規範之「保護他人之法律」；復按「發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之。」、「依前條請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：二、依侵害人因侵害行為所得利益。於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該物品全部收入為所得利益」，專利法第84條第1項、85條第1項第2款固訂有明文。然上開兩規定，僅在明示發明專利權人於專利權遭到侵害時，可得行使之各項權利，及專利法對於損害賠償計算方法之特別規定，與民法第184條第2項所謂「保護他人之法律」有間，是原告認專利法第56條及專利法第84條第1項、第2項第2款之規定屬民法第184條第2項之「保護他人之法律」，即有誤解，併此敘明。
伍、綜上所述，原告所提出之系爭鑑定報告，既經本院所不採，此外原告復未能證明被告確有侵害原告所有專利行為之事實，原告主張依民法第184 條民法185 條、公司法第23條第2項及專利法第84條第1 項、85條第1 項第2 款等規定，請求被告賓果公司及被告乙○○連帶賠償原告因遭侵權所受之損害，即屬無據；其復依專利法第84條第1項之規定，請求被告立即停止自行或委託他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口侵害原告所有發明專利I283596號「自動發排系統」之物品，並應立即將侵害原告所有上開專利權之物品回收並銷毀，亦屬無據。從而，原告之請求均為無理由，應予駁回，其訴既經駁回，其假執行之聲請亦失所附麗，應併予駁回。
陸、本件事實已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法，均與本案判決結果不生影響，爰不予逐一論述，併此敘明。
柒、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。中 華 民 國 97 年 10 月 24 日
民事第一庭 法 官 陳學德正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。
中 華 民 國 97 年 10 月 24 日
書記官