臺灣臺中地方法院民事判決 97年度智字第36號原 告 丁○○訴訟代理人 丙○○被 告 冠昀企業股份有限公司法定代理人 乙○○訴訟代理人 林見軍律師複 代 理人 甲○○上列當事人間請求損害賠償（專利權）事件，本院於民國99年4月16日言詞辯論終結，判決如下：
主 文原告之訴及假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
壹、程序方面：按民事訴訟法第2編第3章簡易訴訟程序、第4章小額訴訟程序規定，於智慧財產之民事訴訟不適用之；本法施行前已繫屬於地方法院及高等法院之智慧財產民事事件，其法院管轄及審理程序依下列規定：一、依其進行程度，由該法院依本法所定程序終結之，其已依法定程序進行之訴訟程序，其效力不受影響。二、地方法院已為之裁判，經上訴或抗告，其卷宗尚未送上訴或抗告法院者，應送智慧財產第二審法院。第23條案件及其附帶民事訴訟於本法施行前已繫屬於各級法院者，其以後之訴訟程序，應由各該繫屬法院依本法之規定終結之。但本法施行前已依法定程序進行之訴訟程序，其效力不受影響。本法施行前，已繫屬於高等行政法院之智慧財產行政訴訟事件，依其進行程度，由該法院依本法所定程序終結之，其已進行之程序，不失其效力，為智慧財產案件審理法第6條、第37條所明定。查原告於智慧財產案件審理法民國97年7月1日施行前之97年6月2日已具狀向本院起訴，有起訴狀上本院之收狀戳可憑，因本件屬民事訴訟法第403條第1項之事件，且無民事訴訟法第406第1項所定事由，依民事訴訟法第424條第1項規定，其逕為起訴，視為調解之聲請，本院乃先行調解，嗣於97年7月11日調解不成立，依民事訴訟法第419條第4項規定，仍自原起訴時發生訴訟繫屬之效力。則本件既屬於97年7月1日前即繫屬於本院第一審之簡易訴訟案件，揆之前開說明，本院於本件調解不成立後，即依智慧財產案件審理法所定訴訟程序審理，合先敘明。
貳、實體方面：
一、原告起訴主張：㈠緣預鑄勾縫、連續無縫接合「建材」及其「製造方法」係原
告配偶丙○○所發明，原告為專利權人，領有中華民國發明第170611號專利證書（下稱系爭專利）。該專利之主要內容為：依材料接合需要，經設計而能調整邊框「曲線」之軟性材料做為底材；及以彈性材料成型於底材上之預鑄勾縫圖案；和舖灑其上之顆粒狀材料，所共同組成為其特徵者。其中「曲線邊框」設計之軟性底材係依材料顆粒規格大小、勾縫圖案接合需要而能調整「底材邊框曲線」，俾使建材接合時，其接合處錯開隱藏到連續無縫接合之效果，為其特徵者。經查，原告取得專利權於公開使用後，不久即獲悉被告之法定代理人乙○○及被告之股東柯錥錤未經原告授權許可，以被告名義製造並出售侵害原告系爭專利之產品，原告乃於94年1月14日以律師函通知被告停止侵害原告系爭專利之行為，且原告於94年5月10日亦對訴外人吉晟建材有限公司提起有關專利侵權行為損害賠償訴訟，其過程及結果在同業中早已傳開，然被告竟仍於96年10月15日擅自製造並出售邊框曲線軟性材料之預鑄勾縫、連續無縫接合建材予訴外人永電工業股份有限公司（下稱永電公司），獲利新臺幣（下同）5,292元，侵害原告之系爭專利權。爰依民法第184條第1項前段、專利法第84條第1項、第85條第1項第1款及第2項、第3項、公司法第23條規定請求被告賠償。而原告請求之項目及金額如下：⒈依專利法第85條第2項之規定，請求業務上信譽減損之損害賠償10萬元。⒉依專利法第85條第3項規定，請求業務上信譽損害10萬元加上被告出賣侵害原告專利產品給訴外人永電公司銷售額5,292元之3倍金額。並聲明：⒈被告應給付原告315,876元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息。⒉願供擔保，請准宣告假執行。
㈡對被告答辯之陳述：
原告於舉發案理由答辯書中，從未有排除以軟性網材作為底材所屬技術特徵相關之論述。而系爭專利自舉發案、訴願、行政訴訟及二次更正案，自始至終，並未改變專利權實質內容。臺灣彰化地方法院（下稱彰化地院）北斗簡易庭97年度斗訴字第5號案件囑託財團法人臺灣經濟科技發展研究院（下稱經濟科技發展研究院）鑑定，該機構鑑定彰化地院前開案件所送之該案被告產品2件後，於98年11月4日做出之鑑定報告，其中證物二（下稱彰化地院案件證物二產品）之技術與本件被告之侵權產品技術特徵相同，該彰化地院證物二產品經鑑定雖然沒有落入原告所主張之系爭專利權範圍，然該鑑定報告之鑑定範圍超越專利法第56條第3項規定之發明專利之專利權係以專利範圍為準。是該鑑定報告實不足採。且經濟科技發展研究院前開鑑定報告書，其鑑定分析比對過程多有未依智慧財產局所頒佈之「專利侵害鑑定要點」進行分析比對，共有以下三大謬誤：⒈文義讀取之鑑定分析謬誤、⒉均等論鑑定分析謬誤、⒊就原告所提出之外部證據及習用技術不加以求證，逕以取證時間之差異及不知發行時間等理由敷衍搪塞，鑑定機構之專業素養令人質疑。是以該鑑定報告實無參考價值。
二、被告則以：㈠原告固主張享有名為「預鑄勾縫、連續無縫接合建材及其製
造方法」之系爭專利。惟被告並無原告所指之侵害專利行為。另原告自行委由中華民國營建基金會所作之鑑定報告（下稱營造基金會鑑定報告），與本案無涉。
㈡而在原告所提之彰化地院北斗簡易庭97年度斗訴字第5號案
件中，其就相同仿品所為主張侵害系爭專利之訴訟，即遭判決敗訴，該判決理由乃略謂：「……經本院（原告所提）該項產品2式囑託經濟科技發展研究院鑑定結果，認為……該二樣產品之構成要件，均未落入系爭專利之專利範圍等情，並有該院98年11月6日（98）經研字真字第011008號函送之專利權侵害鑑定研究報告書可參。……」。而前開經濟科技發展研究院鑑定結論，即已肯認:「囑託單位提供之天然石材網樣品2式，二者之構成要件均未落入中華民國發明專利第170611號『預鑄勾縫、連續無縫接合建材及其製造方法』之專利範圍」。是今原告既已自引該鑑定結論為其論據之基礎，反可足證原告所主張之被告所製造銷售之產品客觀上根本未有任何侵害專利之情事發生。
㈢又原告亦曾對相同之物向訴外人曉理實有限公司提起侵害其
所有系爭發明專利之損害賠償訴訟，而蒙彰化地院以97年度彰簡字第574號受理在案，該案更因原告未善盡舉證之責而遭敗訴判決。而原告自身所提鑑定報告既已明白指出未有侵害系爭專利之實，則原告在未有任何其他積極事證之情況下，豈可僅憑一己之詞推翻該鑑定報告之結論，益見原告主張之無理。
㈣另原告請求金錢賠償計算之方式亦有錯誤。
㈤並聲明：⒈原告之訴駁回。⒉如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。
三、得心證之理由：㈠本件原告主張其為系爭專利之專利權人等情，業據提出專利證書為證，並為被告所不爭執，堪信為真實。
㈡按當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任，
民事訴訟法第277條前段定有明文，此即舉證責任分配之原則。本件原告主張被告製造、販賣之產品侵害其系爭專利乙節，為被告所否認，原告自應就被告有因故意或過失不法侵害其系爭專利之事實，負舉證之責任。
㈢而原告起訴狀所附之中華營建基金會鑑定報告，因該鑑定報
告之待鑑物來源係原告訴訟代理人丙○○所提供，有該鑑定報告影本在卷可參，則該鑑定物事前未經被告確認，是否確為被告製造、販賣之產品，自非無疑。且原告亦自承因系爭專利有更正過，故該鑑定報告已不適用（見99年2月10日準備程序筆錄），是該鑑定報告並不足採為認定被告產品有侵害原告系爭專利之證據。
㈣關於經濟科技發展研究院鑑定報告：
⒈兩造原合意本件由經濟科技發展研究院鑑定，嗣原告以彰化
地院北斗簡易庭97年度斗訴字第5號案件所送鑑定之證物二產品與本件被告之產品是相同技術特徵之產品，彰化地院案件證物二產品業經該案兩造合意之鑑定機關即經濟科技發展研究院鑑定，故不願就同一技術特徵之產品由同一鑑定機構再做同一鑑定，且原告復不願意再送其他機關鑑定。
⒉而查，原告自承其所主張本件被告所製造及銷售之產品與彰
化地院案件證物二產品有完全相同之技術特徵。而依經濟科技發展研究院就彰化地院案件證物二產品鑑定結論為：「……三、證物二對應申請專利範圍獨立項第1項鑑定先依『文義讀取原則』進行鑑定分析，得到不符合文義讀取之結果，再進一步施以『均等論原則』進行鑑定分析，得到不適用該原則而構成實質不相同之結果。四、證物二對應申請專利範圍獨立項第2項鑑定先依『文義讀取原則』進行鑑定分析，得到不符合文義讀取之結果，再進一步施以『均等論原則』進行鑑定分析，得到不適用該原則而構成實質不相同之結果。……本案之最終鑑定結論如下：囑託單位提供之『天然石網材』樣品2式，二者之構成要件均應未落入中華民國發明專利第170611號『預鑄勾縫、連續無縫接合建材及其製造方法』（專利範圍以97年11月13日申請更正者為準）之專利權範圍」，有該鑑定報告影本在卷可參。可知，與原告本件所主張被告之產品有完全相同技術特徵之彰化地院案件證物二產品，並未落入系爭專利範圍，則原告本件所主張被告之產品，即難認有落入系爭專利範圍而侵害原告之系爭專利權。
⒊原告雖主張該鑑定報告有三種謬誤等語，然查：
⑴按「就申請專利範圍之界定：參酌申請過程之原則：為明確
申請專利範圍，應當參考申請至取得專利權之過程中，申請人所表示之意圖和審查委員之見解，而定其技術範圍。專利權人在專利申請過程中為對應審查委員，核駁理由或第三人之異議理由，就創作內容作某種限定，或為明確創作之特徵，就申請專利範圍或創作說明之記載，作補正或闡明時，自不得依限定補正或闡明前之申請專利範圍或說明書之技術範圍主張權利。及參酌專利權人意識的限定或排除事項原則：專利權人於申請時，在請求專利範圍之際有意的將說明書所載之創作事項排除於申請範圍之外，則該排除事項不屬於專利之範圍；又專利權人倘將其創作之申請專利範圍限於特定事項而排除其他事項，則專利之技術範圍僅限定於該特定事項上」（參經濟部中央標準局85年6月出版之「專利侵害鑑定基準」一書第50及51頁）。則經濟科技發展研究院鑑定報告以原告在第000000000NO1號舉發案提出答辯書內容所稱：
「因本案之底材為軟性材料，因此，本案可選擇預先於工廠將每一建材單元製作完成或於施工現場再製作，反觀，引證一之底材係為矩形網，該矩形網因設有網目，因此，碎石粒之粒徑需小於矩形網之網目，否則碎石將由網目掉落，故，只能於施工現場製作」，認定系爭專利所定義之軟性底材當不具有網目之結構，並無違反申請專利範圍界定之原則。則原告主張：鑑定報告所稱之「專利權所主張之軟性底材不應為『有網目之網狀材料』而形成排除之認定」，有文義讀取之鑑定分析謬誤云云，即無足採。
⑵經濟科技發展研究院鑑定報告就均等論原則之鑑定分析結果
，已認定：「由證物二分析項對應於專利申請範圍第1獨立項之鑑定結果不同之分析項，經過均等論之鑑定後並未有逆轉之產生，仍為實質不相同；由證物二分析項對應於專利申請範圍第2獨立項之鑑定結果不同之分析項，經過均等論之鑑定後並未有逆轉之產生，仍為實質不相同」，即已就待鑑定對象之對應元件、成分、步驟或其結合關係與申請專利範圍之技術特徵是否有實質差異為判斷，並認定為實質不相同。是原告主張鑑定報告以「維持文義讀取」作為均等論鑑定結論，而有均等論鑑定分析謬誤云云，亦無可採。
⑶原告雖主張經濟科技發展研究院就其所提出之外部證據及習
用技術不加以求證云云，然並未舉出該部分對鑑定結果有何影響，是原告此部分之主張，對鑑定結論亦無影響。
㈤原告再主張依其所提出之發票、照片可證明被告有侵害原告
系爭專利之行為。然查，原告所提出之發票，僅能證明被告有販賣品名為「米黃石」之產品予訴外人永電公司，另原告所提出之照片，僅能確認照片中之外箱包裝為被告之包裝，並無法確認內容物為何，是發票及照片均無法證明被告所製造及販賣之產品有侵害原告之系爭專利。而原告復未能舉出其他證據證明之，則原告主張被告所製造、銷售之產品有侵害原告系爭專利權情形，即難憑採。
㈥又本件原告所主張之損害賠償原因既未成立，則有關損害賠償之範圍，本院即無庸再予審認，附此敘明。
四、綜上所述，原告未能證明被告所製造、販賣之產品有侵害原告系爭專利情形。從而，原告依民法第184條第1項前段、專利法第84條第1項、第85條第1項第1款及第2項、第3項、公司法第23條規定，請求被告給付315,876元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息，核屬無據，不應准許。而原告之訴既經駁回，其假執行之聲請亦失所依附，應併予駁回。
五、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊、防禦方法及所提出之各項證據資料，核與判決結果不生影響，爰不逐一論述，附此敘明。
六、據上論結，原告之訴為無理由，依民事訴訟法第78條，判決如主文。
中 華 民 國 99 年 5 月 14 日
民事第三庭 審判長法 官 許秀芬
法 官 林慧貞法 官 黃佳琪正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。
中 華 民 國 99 年 5 月 14 日
書記官